Anordnung
des Gerichts erster Instanz des Einheitlichen Patentgerichts erlassen am 10.02.2025
Leitsätze:
1. Die Zuständigkeit des EPG gemäß Art. 32 Abs. 1 a) EPGÜ, Art. 2g), Art. 3c) EPGÜ umfasst Verletzungsklagen auch insoweit, als dass sie auf Benutzungshandlungen gestützt werden, die vor dem Inkrafttreten des EPGÜ und/oder in der Zeit zwischen einem Opt-Out und dem Rücktritt hiervon stattgefunden haben sollen.
2. Zuständigkeit und anwendbares Recht sind voneinander zu trennende Aspekte, die separat voneinander zu beurteilen sind. Weder kann aus der Zuständigkeit des EPG geschlossen werden, dass auf jeden zur Entscheidung gestellten Sachverhalt stets das EPGÜ Anwendung findet, noch ist das anwendbare Recht ausschlaggebend für die Zuständigkeit des EPG.

KLÄGERIN
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG, Flachsmarktstraße 8-28, 32825 Blomberg,
Deutschland,
vertreten durch: Rechtsanwalt Hannes Jacobsen, CBH Rechtsanwälte, Ismaninger Straße 65a, 81675 München, Deutschland.

BEKLAGTE
1. Industria Lombarda Materiale Elettrico I.L.M.E. S.p.A., Via Marco Antonio Colonna 9 –
20149, Mailand, Italien,
2. ILME GmbH Elektrotechnische Handelsgesellschaft, Max-Planck-Straße 12, 51674 Wiehl, Deutschland,
Lokalkammer München
vertreten durch: Rechtsanwalt Dr. Henrik Timmann, rospatt Rechtsanwälte PartGmbB, 40547 Düsseldorf, Deutschland.

STREITPATENT
Europäisches Patent EP 3 602 692

SPRUCHKÖRPER/KAMMER
Spruchkörper/Panel 2 der Lokalkammer München

MITWIRKENDE RICHTERIN
Die Anordnung wurde durch die Vorsitzende Richterin Ulrike Voß als Berichterstatterin erlassen.

VERFAHRENSSPRACHE
Deutsch

STREITGEGENSTAND
Einspruch R. 19.1 (a) VerfO, R. 20.1 VerfO

SACHVERHALT
1. Die Klägerin ist eingetragene Inhaberin des am 28.03.2018 angemeldeten Europäischen Patents EP 3 602 692 (nachfolgend Streitpatent), dessen Erteilung am 11.10.2023 veröffentlicht worden ist. Am 12.05.2023 nahm die Klägerin für das Streitpatent die Ausnahmeregelung gem. Art. 83 Abs. 3 EPGÜ (Opt-Out) in Anspruch. Von dieser ist sie am 19.06.2024 gem. Art. 84 Abs. 4 EPGÜ zurückgetreten.
2. Die Klägerin nimmt die Beklagten wegen Verletzung des Streitpatents u.a. auf Auskunft und Offenlegung der Bücher, Vernichtung, Rückruf, Entfernung aus den Vertriebswegen, (vorläufigen) Schadenersatz und Entschädigung in Anspruch. Die von ihr insoweit gestellten Klageanträge betreffen auch Benutzungshandlungen der Beklagten, die vor dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des EPGÜ stattgefunden haben sollen.
3. Die am 24.06.2024 beim EPG eingereichte Klageschrift ist den Beklagten am 07.07.2024 bzw. 08.07.2024 zugestellt worden. Mit Schriftsatz vom 06.08.2024 haben die Beklagten Einspruch gem. Regel 19 VerfO erhoben. Die Klägerin hat hierauf mit Schriftsatz vom 21.08.2024 Stellung genommen, worauf die Beklagten mit Schriftsatz vom 27.01.2025 erwidert haben.

ANTRÄGE
4. Die Beklagten beantragen:
I.
Dem Einspruch wird stattgegeben.
II.
1. Die Klage wird abgewiesen, soweit sie sich auf die Zeit vor dem 19.06.2024 bezieht.
2. Hilfsweise: Die Klageanträge auf Auskunftserteilung, Offenlegung der Bücher, Vernichtung, Rückruf und Entfernung aus den Vertriebswegen, vorläufigen Schadensersatz i. H. v. EUR 100.000,00, Schadensersatz und Zahlung einer angemessenen Entschädigung (Klageanträge Ziff. IV 1–4, VII, VIII 1–2) werden abgewiesen, soweit sie sich auf die Zeit vor dem 19.06.2024 beziehen.
III.
Weiter hilfsweise: Das Verfahren wird gemäß Regel 266 Abs. 5 S. 1 VerfO ausgesetzt und dem EuGH wird gemäß Art. 21 EPGÜ i. V. m Art. 267 AEUV die folgende Frage zur Vorabentscheidung vorgelegt:
Gebietet die Unionsrechtsordnung die Anwendung und Auslegung des EPGÜ gemäß den in der Wiener Vertragsrechtskonvention von 1969 kodifizierten und völkergewohnheitsrechtlich anerkannten Grundsätzen der Vertragsanwendung und -auslegung?
5. Die Klägerin beantragt:
I.
Der Einspruch wird zurückgewiesen.
II.
Hilfsweise: Der Einspruch wird im Hauptverfahren behandelt.

WESENTLICHE STREITPUNKTE
6. Die Beklagten sind der Ansicht, dem EPG fehle die Zuständigkeit gemäß Art. 32 Abs. 1 a) und f) EPGÜ, über die Verletzungsklage zu entscheiden, soweit sie sich auf die Zeit vor dem Inkrafttreten des EPGÜ zum 01.06.2023 beziehe. Die Verletzungsklage sei insofern vor dem unzuständigen Gericht erhoben worden und insoweit bereits als unzulässig abzuweisen.
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7. Ob das EPG über angebliche Benutzungshandlungen entscheiden könne, die sich vor dem 01.06.2023 zugetragen haben sollen, sei nicht nur eine Frage des anwendbaren Rechts, sondern auch eine Frage der Zuständigkeit nach Art. 32 Abs. 1 a) EPGÜ. Dies folge aus Art. 32 Abs. 1 a) EPGÜ.
8. Das EPGÜ sehe keine materiell-rechtlichen Ansprüche vor, sondern halte nur eine begrenzte Anzahl von verfahrensrechtlichen Befugnissen gemäß den Artt. 56 ff. EPGÜ bereit. Diese übertrügen dem EPG die Befugnis, auf Antrag des Klägers bestimmte Maßnahmen gegen den Beklagten anzuordnen, die im Ermessen des EPG stehen. Das EPGÜ basiere also nicht auf den materiell-rechtlichen Ansprüchen des Gläubigers, sondern auf den Kompetenzen des EPG. Da das EPGÜ keine materiell-rechtlichen Ansprüche kenne, entfalle die Trennung zwischen materiell-rechtlichem Anspruch und seiner prozessualen Verwirklichung. Diese fehlende Unterscheidung habe zur Folge, dass das EPG bereits im Rahmen der Zuständigkeit gemäß Art. 32 Abs. 1 a) EPGÜ zu prüfen habe, ob die verfahrensrechtlichen Befugnisse gemäß Artt. 56 ff. EPGÜ überhaupt die in der Verletzungsklage geltend gemachte „tatsächliche oder drohende Verletzung von Patenten“ erfassten. Zumindest dann, wenn eine Verletzungsklage von vornherein nicht geeignet sei, die notwendigen Voraussetzungen der verfahrensrechtlichen Befugnisse gemäß Artt. 56 ff. EPGÜ zu erfüllen, müsse das EPG seine Zuständigkeit gemäß Art. 32 Abs. 1 a) EPGÜ verneinen.
9. Das EPG habe die Wienervertragskonvention als völkerrechtlichen Vertrag zu beachten, insbesondere Art. 28 und Art. 31 WVK, welche Völkergewohnheitsrecht widerspiegelten. Art. 28 WVK beinhalte den Grundsatz, dass ein Vertrag im Zweifel keine Rückwirkung hat. Wenn ein völkerrechtlicher Vertrag nicht nur ein Tribunal mit Zuständigkeit für die Beilegung von Streitigkeiten, die sich in der Vergangenheit zugetragen haben, vorsehe, sondern sowohl materielles Recht begründe als auch ein internationales Gericht errichte, das mit der Durchsetzung dieses materiellen Rechts betraut sei, beschränke sich die Zuständigkeit dieses Gerichts deshalb auf Handlungen nach dem Inkrafttreten des Vertrages. Die Bestimmungen eines völkerrechtlichen Vertrages könnten daher ausnahmsweise nur dann auf Tatsachen und Situationen angewendet werden, die vor dem Inkrafttreten des Vertrages lagen, wenn aus dem Vertrag eine entsprechende Absicht der Vertragsstaaten hervorgehe.
10. Ausgehend von diesen Grundsätzen habe sich die ILC und die Praxis der Europäischen Kommission der Menschenrechte bzw. des EGMR eingehend und vielfach mit der zeitlichen Zuständigkeit befasst. Diese werde grundsätzlich nur für die Zeit ab Inkrafttreten des jeweiligen Vertrages angenommen. Gleiches gelte für internationale Schiedsgerichte. All dies sei auch vorliegend zu berücksichtigen. Die Grundsätze des EGMR zur zeitlichen Zuständigkeit würden auch für das EPG als internationales Gericht gelten, obgleich das EPG nicht für Streitigkeiten zwischen Staaten, sondern für Rechtsstreitigkeiten zwischen Privatpersonen zuständig sei.
11. Dem EPGÜ könne nicht die Absicht der Vertragsmitgliedstaaten entnommen werden, dass das Übereinkommen bzw. die (materiellen) Vorschriften der Artt. 25, 32, 34, 63, 64, 67 und 68 EPGÜ Rückwirkung entfalten sollen. Die Vertragsmitgliedstaaten hätten sich weder dazu verpflichtet, im Hinblick auf Benutzungshandlungen vor dem 01.06.2023 die jeweiligen nationalen Patentgesetze durch die materiellen Bestimmungen des EPGÜ zu ersetzen. Noch hätten sie den nationalen Gerichten ihre Zuständigkeit für Benutzungshandlungen, die sich vor dem 01.06.2023 zugetragen haben, entzogen, noch
würden sie insofern das EPG an die Stelle der nationalen Gerichte treten lassen. Für die Zeit vor dem Inkrafttreten des EPGÜ seien aufgrund des Protokolls zur vorläufigen Anwendbarkeit vom 01.10.2015 nur institutionelle Bestimmungen, nicht jedoch materielles Recht anwendbar gewesen. Es würde eine Missachtung der souveränen Entscheidung der Vertragsmitgliedstaaten, das EPGÜ erst zum 01.06.2023 in Kraft treten zu lassen, darstellen, wenn das EPGÜ auch auf Benutzungshandlungen aus der Zeit vor seinem Inkrafttreten erstreckt und auch insofern den nationalen Gerichten die Zuständigkeit entzogen würde.
12. Art. 3c) EPGÜ bestätige, dass das EPGÜ grundsätzlich keine Rückwirkung entfalte. Dieser stelle in zeitlicher Hinsicht auf das Inkrafttreten des EPGÜ und nicht auf einen früheren Zeitpunkt ab. Zudem betreffe Art. 3 EPGÜ lediglich die Frage, für welche Schutzrechte das EPG zuständig sein soll. Diese Norm betreffe lediglich die absoluten Herrschaftsrechte, nicht jedoch das sogenannte sekundäre Recht, d.h. die verfahrensrechtlichen Befugnisse gem. Art. 56 ff. EPGÜ. Da Art. 3 EPGÜ kein sekundäres Recht erfasse, könne auch aus Art. 3c) EPGÜ keine Rückwirkung abgeleitet werden. Vor dem Inkrafttreten des EPGÜ seien die nationalen Gerichte ausschließlich für solche sekundären Rechte zuständig gewesen. Das EPGÜ besage weder ausdrücklich noch stillschweigend, dass die nationalen Gerichte nicht mehr zuständig sein sollen. Vielmehr folge Gegenteiliges aus Art. 32 Abs. 2 EPGÜ.
13. Gleichfalls könne eine Zuständigkeit nicht mittels Art. 32 Abs. 1 f) EPGÜ begründet werden. Auch diese Vorschrift habe keine Rückwirkung.
14. Eine Beschränkung der zeitlichen Zuständigkeit des EPG auf angebliche Benutzungshandlungen in der Zeit nach dem 01.06.2023 ergebe sich auch aus dem Sinn und Zweck des EPGÜ. Die Geltung der Richtlinie 2004/47/EG vor Inkrafttreten des EPGÜ ändere hieran ebenso wenig etwas wie der Umstand, dass das EPGÜ bereits im Jahr 2013 unterzeichnet worden ist.
15. Somit sei die Zuständigkeit des EPG gemäß Art. 32 Abs. 1 a) EPGÜ auf Sachverhalte beschränkt, die sich nach dem 01.06.2023 ereignet haben, während Sachverhalte aus der Zeit vor dem 01.06.2023 von der Zuständigkeit des EPG ausgenommen seien. Diese Auslegung des Art. 32 Abs. 1 a) EPGÜ sei vor dem Hintergrund des in Erwägungsgrund 5 der Präambel des EPGÜ niedergelegten Gebots der Rechtssicherheit sowie des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit nach Erwägungsgrund 6 der EPGÜ-Präambel auch zwingend und werde im Übrigen durch die Regelungen des EPGÜ und der VerfO zum Opt-Out bestätigt.
16. Gemäß völkerrechtlichen Grundsätzen würden Handlungen, die vor Inkrafttreten eines völkerrechtlichen Vertrags begonnen wurden und danach fortgesetzt werden, von dem Vertrag nur insoweit erfasst, als sie nach Inkrafttreten des Vertrags erfolgen. Die von der ILC und dem EGMR hierzu aufgestellten Grundsätze zu (fortgesetzten) Handlungen würden auch für angebliche Benutzungshandlungen, die ohne Zustimmung des Patentinhabers erfolgt seien, gelten. Daher sei jede einzelne (vermeintliche) Benutzungshandlung der Beklagten, die sich vor dem 01.06.2023 zugetragen habe, von der zeitlichen Zuständigkeit des EPG nach Art. 32 Abs. 1 a) EPGÜ ausgeschlossen, selbst wenn sie Teil einer Reihe von Handlungen sei, die vor dem 01.06.2023 begonnen haben und danach fortgesetzt wurden.
17. Die Unzuständigkeit des EPG in zeitlicher Hinsicht gelte in jedem Fall für die von der Klägerin gestellten Klageanträge auf Auskunftserteilung, Offenlegung der Bücher, Vernichtung, Rückruf und Entfernung aus den Vertriebswegen, vorläufigen Schadensersatz, Schadensersatz und Zahlung einer angemessenen Entschädigung.
18. In Bezug auf Benutzungshandlungen in der Zeit vor dem Inkrafttreten des EPGÜ sei ausschließlich das jeweils gemäß Art. 8 Rom II-VO anwendbare nationale Recht einschlägig. Die Anordnung von Rechtsfolgen, die sich aus dem jeweils anwendbaren nationalen Recht ergeben, liege in der Zuständigkeit der jeweiligen nationalen Gerichte. Das EPGÜ enthalte keine verfahrensrechtlichen Befugnisse gem. Artt. 56 ff EPGÜ, die es dem EPG gestatten würden, Rechtsfolgen anzuordnen, die aus einer Patentverletzung nach nationalem Recht resultierten.
19. Die Beklagten sind ferner der Ansicht, dem EPG fehle die Zuständigkeit gemäß Art. 32 Abs. 1 a) und f) EPGÜ, soweit sich die Verletzungsklage auf den Zeitraum vom 01.06.2023 bis zum 19.06.2024 beziehe. Das Opt-Out werde gem. Art. 83 Abs. 3 S. 3 EPGÜ mit der Eintragung der entsprechenden Mitteilung in das Register wirksam und habe keine Rückwirkung, wie Regel 5 Abs. 5 S. 2 VerfO bestätige. Das „Opt-In“ sei spiegelbildlich in Art. 83 Abs. 4 EPGÜ geregelt, so dass auch diesem keine Rückwirkung zukomme. Das „Opt-In“ habe ex-nunc-Wirkung, d.h. ab Eintragung der Mitteilung über den Rücktritt in das Register. Dem EPG fehle es infolgedessen an der Zuständigkeit gem. Art. 32 Abs. 1 a), f) EPGÜ, über eine Verletzungsklage zu entscheiden, soweit sie sich auf die Zeit des Opt-Outs eines europäischen Patents beziehe. Der Patentinhaber müsse sich insofern an die gem. Art. 32 Abs. 2 EPGÜ weiterhin zuständigen nationalen Gerichte wenden, deren ausschließliche Zuständigkeit er durch seine Opt-Out selbst begründet habe. Dies folge auch aus dem Sinn und Zweck des EPGÜ, welches gemäß Erwägungsgrund 5 seiner Präambel nicht nur die Durchsetzung von Patenten, sondern auch die Verteidigung gegen unbegründete Klagen verbessern und die Rechtssicherheit stärken soll.
20. Die Klägerin ist demgegenüber der Ansicht, der Einspruch sei schon nicht statthaft. Die von den Beklagten behauptete zeitliche Teilunzuständigkeit sei kein Einspruchsgrund nach R. 19.1 (a) VerfO. Von der Frage der Zuständigkeit losgelöst sei ferner zu beurteilen, ob das EPG die mit der Klage begehrten Rechtsfolgen aussprechen könne. Ob das der Fall sei, sei einer Entscheidung in der Hauptsache vorbehalten und keine Frage der Zuständigkeit. Daran ändere es nichts, dass die Beklagten diese Entscheidungsfindung der Hauptsache als „zeitliche Zuständigkeit“ umschrieben.
21. Die Argumentation betreffend Art. 28 WVK verfange bereits deshalb nicht, weil Parteien von völkerrechtlichen Verträgen Staaten seien. Die Parteien des vorliegenden Rechtsstreits seien indes keine Vertragsparteien des EPGÜ oder sonstiger völkerrechtlicher Verträge.
22. Bei der Frage der Zuständigkeit für Sachverhalte vor dem 01.06.2023 handele es sich nicht um eine völkerrechtlich relevante Rückwirkung. Das EPGÜ regele zunächst keine Rückwirkung, da es nicht in die Vergangenheit eingreife und etwa die Zuständigkeit des EPG für bereits vor den nationalen Gerichten anhängig gemachte Klagen begründe. Das EPGÜ enthalte vielmehr eine in die Zukunft gerichtete Stichtagsregelung in Art. 89 Abs. 1 EPGÜ, welche ab einem bestimmten Zeitpunkt alle künftig anhängig gemachten Verfahren
gem. Art. 31 Abs. 1 EPGÜ ausschließlich dem EPG zuweise. Gegenstand dieser Verfahren könnten dann und werden insbesondere Sachverhalte sein, die sich in der Vergangenheit zugetragen haben. Mit der Frage der Zuständigkeit für diese ab dem 01.06.2023 anhängig gewordenen, „neuen“ Verfahren ergäbe sich aber keine Rückwirkung. Das EPG trete auch an die Stelle der nationalen Gerichte und stehe den nationalen Gerichten gleich. Dass im Übrigen nationale Gerichte auch nicht weiterhin für die Entscheidung über Sachverhalte vor dem Stichtag zuständig seien, ergebe sich aus dem Fehlen einer Übergangsregelung hinsichtlich der Zuständigkeit im EPGÜ. Dieser bedürfte es systematisch, um die Zuständigkeit so zu verteilen, wie die Beklagten es behaupteten. Konsequenz der Ansicht der Beklagten wäre es im Übrigen, dass Ansprüche aus dem Patent untergingen oder nicht mehr durchsetzbar seien, insbesondere Entschädigungsansprüche, die das EPGÜ aber sogar ausdrücklich regele.
23. Eine zeitliche Zäsur für die Zuständigkeit des EPG vor dessen Arbeitsaufnahme könne es nicht geben, da es in die Position der (bis dahin zuständigen) nationalen Gerichte am 01.06.2023 vollständig eingetreten sei. Das EPG sei somit für alle Fälle zuständig, die bei ihm anhängig gemacht werden und die die allgemeinen Zuständigkeitskriterien des EPGÜ und der VerfO erfüllten.
24. Aus dem zeitweisen „Opt-Out“ der Klägerin ergebe sich keine andere Beurteilung, da dieses allein die Frage behandele, welches Gericht zum Zeitpunkt der Klageerhebung zuständig sei.
25. Art. 3 EPGÜ regele i. V. m. Art. 32 Abs. 1 EPGÜ eindeutig die ausschließliche Zuständigkeit des EPG. Hätte die ausschließliche Zuständigkeit des EPGÜ nicht für die Zeit vor dem 01.06.2023 gelten sollen, hätte gerade diese Ausnahme geregelt werden müssen. Das Gegenteil sei der Fall und dem EPG sei eine umfassende Zuständigkeit gegeben.
26. Der Vorlageantrag der Beklagten sei unzulässig. Insbesondere deshalb, weil es sich bei der Frage, ob bei Anwendung und Auslegung des EPGÜ Grundsätze der WVK und des Völkergewohnheitsrechts anzuwenden seien, nicht um eine Frage der Auslegung von Unionsrecht handele. Selbst wenn dies anders zu sehen wäre, würde die beantragte Vorlagefrage auf einen acte clair zielen und wäre damit inhaltlich nicht für eine Vorlagefrage geeignet, da vernünftigerweise keine Zweifel darüber bestehen könnten, dass die WVK und die völkergewohnheitsrechtlich anerkannten Grundsätze bei der Anwendung des EPGÜ Niederschlag finden.

GRÜNDE FÜR DIE ANORDNUNG
27. Der zulässige Einspruch hat in der Sache keinen Erfolg.
I.
28. Der Einspruch der Beklagten ist zulässig. Er ist entsprechend Regel 19.1 VerfO innerhalb eines Monats nach Zustellung der Klageschrift erhoben worden und genügt zudem den
8
formalen Anforderungen der Regel 19.2 VerfO sowie der Regel 19.3 VerfO. Der Einspruch betrifft des Weiteren einen zulässigen Einspruchsgrund. Die Beklagten erheben die Rüge der fehlenden Zuständigkeit des EPG gem. Regel 19.1 (a) VerfO.
29. Dass die Rüge der Unzuständigkeit lediglich in Bezug auf (behauptete) Benutzungshandlungen in bestimmten Zeiträumen erhoben wird, ändert an der Zulässigkeit des Einspruchs nichts. Regel 19.1 (a) VerfO setzt nicht voraus, dass mit dem Einspruch die Zuständigkeit des EPG für die erhobene Klage insgesamt in Abrede gestellt wird. Ein Einspruch kann auch nur gegenüber einem (von mehreren) Streitgegenständen geltend gemacht werden.
30. Der Zulässigkeit des Einspruchs steht ebenso wenig entgegen, dass die (vermeintliche) teilweise Unzuständigkeit des EPG im Wesentlichen mit dem Recht begründet wird, welches nach Auffassung der Beklagten auf die Sachverhalte vor dem 01.06.2023 bzw. dem 19.04.2024 anwendbar sein soll. Zwar trifft es zu, dass die Aufzählung der in Regel 19.1 VerfO genannten Einspruchsgründe abschließender Natur ist, weshalb ein Einspruch nicht auf andere Gründe gestützt werden kann (Berufungsgericht, CoA_188/2024, Anordnung v. 03.09.2024 – Aylo/Dish). Ebenso zutreffend ist, dass in Regel 19.1 (a) VerfO das anwendbare Recht keine Erwähnung findet. Gleichwohl ist vorliegend eine Ausweitung der Einspruchsgründen nicht zu konstatieren. Die Beklagten rügen explizit die Zuständigkeit des EPG gem. Regel 19.1(a) VerfO für einen bestimmten Zeitraum. Nur zur Begründung des Einspruchs berufen sie sich auf das anwendbare Recht, welches ihrer Ansicht nach für die Zuständigkeitsbestimmung von Bedeutung sein soll. Diese Verknüpfung von Zuständigkeit und anwendbarem Recht ist weder willkürlich noch ohne jeden sachlichen Bezug zueinander, so dass der Einspruch nicht bereits aus diesem Grund als unzulässig zurückgewiesen werden kann. Ob diese Verknüpfung tatsächlich besteht und ob die Begründung der Beklagten in der Sache Erfolg verspricht, ist für die Frage der Zulässigkeit des Einspruchs irrelevant.
II.
31. Der Einspruch ist unbegründet. Das EPG ist gem. Art. 32 Abs. 1 a) EPGÜ, Art. 2g), Art. 3c) EPGÜ für die Klage zuständig, ohne zeitliche Einschränkung.
1.
32. Nach Art. 32 Abs. 1 a) EPGÜ besitzt das EPG u.a. die ausschließliche Zuständigkeit für Klagen wegen tatsächlicher oder drohender Verletzung von Patenten, wobei diese sachliche Zuständigkeit nach Art. 2g) EPGÜ auch für Verletzungsverfahren betreffend ein europäisches Patent besteht, das entsprechend Art. 3c) EPGÜ zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des EPGÜ noch nicht erloschen war. Die Zuständigkeit des EPG in sachlicher Hinsicht ist demnach vorliegend grundsätzlich eröffnet. Die Klägerin macht Ansprüche wegen (vermeintlicher) Benutzung eines europäischen Patents geltend, welches am 01.06.2023 noch nicht erloschen war.
33. Die ausschließliche Zuständigkeit des EPG gem. Art. 32 Abs. 1 a), 2g), 3c) EPGÜ gilt während der Übergangszeit allerdings nicht uneingeschränkt. Nach Art. 83 Abs. 1 EPGÜ können während einer Übergangszeit von sieben Jahren nach Inkrafttreten des EPGÜ Klagen wegen (vermeintlicher) Verletzung eines europäischen Patents (ohne einheitliche Wirkung) weiterhin bei nationalen Gerichten erhoben werden. Art. 83 Abs. 3 EPGÜ gibt dem Inhaber eines europäischen Patents zudem die Möglichkeit, die Zuständigkeit des EPG für ein europäisches Patent auszuschließen. Der Kläger bzw. der Inhaber des europäischen Patents hat – bei Beachtung der entsprechenden Voraussetzungen – mithin während der Übergangszeit grundsätzlich ein Wahlrecht. Bei der ausschließlichen Zuständigkeit gem. Art. 32 Abs. 1 a) EPGÜ handelt es sich während der Übergangszeit mit Blick auf ein europäisches Patent folglich um eine konkurrierende Zuständigkeit.
34. Die Abgrenzung der Zuständigkeit des EPG gem. Art. 32 Abs. 1 a) EPGÜ im Verhältnis zum nationalen Gericht bestimmt sich während der Übergangszeit angesichts des zuvor Gesagten danach, ob das europäische Patent, dessen Verletzung behauptet wird, von der ausschließlichen Zuständigkeit des EPG ausgenommen worden ist oder nicht. Liegt ein (wirksamer) Opt-out im Sinne des Art. 83 Abs. 3 EPGÜ vor, ist nur das nationale Gericht zuständig. Das EPG ist hingegen unzuständig, sofern mangels Einspruchs nicht gem. Regel 19.7 VerfO die Zuständigkeit des EPG als anerkannt gilt. Ist die Ausnahmeregelung gem. Art. 83 Abs. 3 EPGÜ nicht in Anspruch genommen oder tritt der Patentinhaber vom Opt-Out gemäß Art. 83 Abs. 4 EPGÜ (wirksam) zurück, ist die konkurrierende Zuständigkeit von EPG und nationalem Gericht wieder hergestellt, so dass das EPG – infolge der Ausübung des insoweit bestehenden Wahlrechts eines Klägers – zuständig ist.
35. Angewendet auf den vorliegenden Sachverhalt bedeutet dies, dass das EPG gem. Art. 32 Abs. 1 a) EPGÜ i. V. m. Art. 2g), Art. 3c) EPGÜ für die Klage zuständig ist. Von der am 12.05.2023 erklärten Inanspruchnahme der Ausnahmeregelung gem. Art. 83 Abs. 3 EPGÜ ist die Klägerin am 19.06.2024 (wirksam) entsprechend Art. 83 Abs. 4 EPGÜ zurückgetreten. Es bestand seitdem wieder eine konkurrierende Zuständigkeit zwischen dem nationalen Gericht und dem EPG. Daher durfte die Klägerin sich am 24.06.2024 dafür entscheiden, das vorliegende Verfahren vor das EPG zu bringen.
36. Maßgeblicher Zeitpunkt für die vorgenannte Abgrenzung ist der Zeitpunkt, in dem die Klage beim EPG erhoben wird bzw. erhoben worden ist. Entscheidend ist allein, wie sich die Lage in diesem Zeitpunkt darstellt. Weder ist von Interesse, welches Gericht zu einem vorherigen Zeitpunkt zuständig gewesen ist bzw. wäre. Noch wird eine einmal begründete Zuständigkeit aufgrund geänderter Umstände nachträglich beseitigt.
2.
37. Die Zuständigkeit des EPG umfasst den gesamten mit der Klage geltend gemachten Zeitraum. Dem EPG ist der Rechtsstreit auch insoweit zur Entscheidung zugewiesen, als mit der Klage Ansprüche wegen (vermeintlichen) Benutzungshandlungen vor dem 01.06.2023 (Inkrafttreten des EPGÜ) und vor dem 19.06.2024 (Rücktritt vom Opt-Out) geltend gemacht werden. Ein Verstoß gegen Art. 28 WVK ist darin nicht zu erblicken. Bezogen auf die Zuständigkeit ist bereits kein Rückwirkungssachverhalt gegeben.
38. Das EPGÜ ist am 01.06.2023 in Kraft getreten. Die Zuständigkeitsvorschriften in Teil I, Kapitel VI EPGÜ entfalten ab diesem Tag Wirkung; sie sind seit diesem Tag anzuwenden. Dies stellen auch die Beklagten nicht in Abrede. Für die am bzw. seit dem Stichtag 01.06.2023 beim EPG eingereichten Klagen ist demzufolge anlässlich eines Einspruchs gem. Regel 19 ff. VerfO zu prüfen, ob die internationale und sachliche Zuständigkeit des EPG gem. Art. 31 ff., 83, 3 EPGÜ gegeben ist. Die Zuständigkeit des EPG muss im Zeitpunkt der Entscheidung über die erhobene Rüge der Unzuständigkeit begründet sein. Ob sie zuvor gegeben gewesen ist oder nicht, ist demgegenüber unerheblich. Da Klagen beim EPG erst ab dem 01.06.2023 eingereicht werden können, so dass auch ein Einspruch erst nach diesem Tag erhoben sowie entschieden werden kann, ist für die Zuständigkeit immer die Situation zu einem Zeitpunkt maßgeblich, der nach dem Inkrafttreten des EPGÜ liegt. Es findet keinerlei Vorverlagerung (auf einen Zeitpunkt vor dem 01.06.2023) statt.
39. Für den Fall, dass die Prüfung entsprechend Art. 31 ff., 83, 3 EPGÜ zu dem Ergebnis führt, dass nicht das EPG, sondern das nationale Gericht zuständig ist, weil der Kläger sein bestehendes Wahlrecht ausgeübt hat, ist das nationale Gericht (ausschließlich) zuständig. Wenn der Patentinhaber kein Opt-Out vorgenommen hat, ist das EPG (konkurrierend) zuständig. Für den Fall, dass ein Kläger, ohne Opt-Out, parallel das EPG und ein nationales Gericht anruft, gegen dieselbe Partei wegen desselben Anspruchs, muss sich das zuletzt angerufene Gericht für unzuständig erklären (Art. 31 EPGÜ, Art. 71c (2) und 29 Brüssel Ia-Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2012 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen). Das EPG „entzieht“ dem nationalen Gericht daher in keinem Fall (rückwirkend) die Zuständigkeit. Insbesondere bereits beim nationalen Gericht anhängige Verfahren verbleiben dort. Dies gilt im Übrigen nach Art. 83 Abs. 2 EPGÜ auch für Klagen, die am Ende der Übergangszeit vor einem nationalen Gericht anhängig sind. Diese werden durch den Ablauf der Übergangszeit nicht berührt. Das EPGÜ statuiert mithin jedenfalls insoweit ausdrücklich den Grundsatz des perpetuatio fori Prinzips.
40. Der Hinweis, dass im Falle eines Opt-Outs keine Zuständigkeit des EPG besteht, verfängt vorliegend nicht. Dies ist grundsätzlich zutreffend. Indes, ist ein Rücktritt von der Inanspruchnahme der Ausnahmeregelung vor Klageerhebung beim EPG (wirksam) gem. Art. 83 Abs. EPGÜ erfolgt, tritt erneut die Situation der konkurrierenden Zuständigkeit ein und das EPG besitzt die konkurrierende Zuständigkeit. Das für einen davor liegenden Zeitraum zwischenzeitlich nur das nationale Gericht zuständig war, ist irrelevant. Denn während dieser Zeit ist keine Klage (vor dem nationalen Gericht) erhoben worden, was dazu geführt hätte, dass ein Rücktritt von der Inanspruchnahme der Ausnahmeregelung nicht mehr möglich gewesen wäre.
41. Eine in zeitlicher Hinsicht eingeschränkte Zuständigkeit des EPG folgt auch nicht aus der (vermeintlichen) Nichtanwendbarkeit der Art. 25 ff. EPGÜ und/oder Art. 56 ff. EPGÜ auf (vermeintliche) Benutzungshandlungen, die vor dem 01.06.2023 bzw. 19.06.2024 stattgefunden haben sollen. Im Rahmen des Einspruchs kann dahinstehen, ob die dahingehenden Erwägungen der Beklagten zutreffend sind. Es ist nicht bereits im Rahmen der Zuständigkeit gemäß Art. 32 Abs. 1 a) EPGÜ zu prüfen, ob die verfahrensrechtlichen Befugnisse gemäß Artt. 56 ff. EPGÜ überhaupt die in der Verletzungsklage geltend gemachte tatsächliche oder drohende Verletzung von Patenten erfassen.
42. Zuständigkeit und anwendbares Recht sind voneinander zu trennende Aspekte, die separat voneinander zu beurteilen sind. Weder kann aus der Zuständigkeit des EPG geschlossen werden, dass auf jeden zur Entscheidung gestellten Sachverhalt stets das materielles Recht des EPGÜ Anwendung findet, noch ist das anwendbare Recht ausschlaggebend für die Zuständigkeit des EPG. Die von den Beklagten vorgenommene Verknüpfung besteht nicht.
43. Es mag sein, dass die Ausführungen der Beklagten zum Ansatz des EPGÜ zutreffend sind und insbesondere Art. 56 ff. EPGÜ nicht als Ansprüche eines Klägers, sondern als Befugnisse des Gerichts ausgestaltet sind. Dies ändert jedoch nichts an der notwendigen Unterscheidung zwischen Zuständigkeit und anwendbaren Recht. Sie betreffen unterschiedliche Aspekte. Erstere befasst sich lediglich mit der Frage, welche Art von Streitigkeit einem Gericht zur Entscheidung zugewiesen wird. Fällt eine Streitigkeit hiernach in die Zuständigkeit des Gerichts stellt sich sodann im zweiten Schritt die Frage, welches Recht das (zuständige) Gericht auf den zur Entscheidung gestellten Sachverhalt anzuwenden hat.
44. Diese Unterscheidung liegt auch dem EPGÜ zugrunde. Zwar spricht Artikel 3 EPGÜ nur von Geltungsbereich (bzw. scope of application und champ d´application), ohne insoweit eine Differenzierung zwischen prozessualen Vorschriften und substanziellem Recht vorzunehmen, was zu dem Verständnis führen könnte, dass dieser Artikel für beide Aspekte gilt und eine Verknüpfung in der dargestellten Weise zwischen Zuständigkeit und anwendbarem Recht anzunehmen wäre. Letztlich ist dem jedoch nicht so. Selbst wenn Artikel 3 EPGÜ auch für die Frage, welches Recht anwendbar ist, maßgeblich ist bzw. sein sollte, differenziert das EPGÜ anderenorts zwischen Zuständigkeit und anwendbaren Recht. Die Regelungen zur Zuständigkeit des EPG finden sich in Teil I, Kapitel VI EPGÜ, die Regelungen zum materiellen Recht und zu den Rechtsquellen in Teil I, Kapitel V EPGÜ. Eine Verknüpfung oder eine Bezugnahme dieser jeweils gesonderten Vorschriften aufeinander ist den Vorschriften nicht zu entnehmen. Gleiches gilt mit Blick auf die in Teil II, Kapitel IV geregelten Befugnisse des Gerichts. Es findet sich auch in diesen Vorschriften kein Anhalt dafür, dass bei der Bestimmung der Zuständigkeit das anwendbare Recht von Bedeutung sein soll.
45. Die Unterscheidung zwischen Zuständigkeit und anwendbarem Recht ist im Übrigen auch auf europäischer Ebene anerkannt, wie z. B. die Brüssel Ia-VO Verordnung (EU) belegt. Diese enthält allein Regelungen zur internationalen Zuständigkeit, ohne das von dem zuständigen Gericht anwendbare materielle Recht zu determinieren und/oder dies als Aspekt der Zuständigkeit zu betrachten. Steht also die internationale Zuständigkeit des EPG in Rede, ist diese gem. Art. 31 EPGÜ ohne Rückgriff auf das anwendbare Recht zu bestimmen. Es ist nicht ersichtlich, dass im Hinblick auf die sachliche Zuständigkeit von diesem grundsätzlichen Ansatz abgewichen werden soll. Im Gegenteil, während der Übergangszeit gem. Art. 83 EPGÜ gelten gem. Art. 71c Abs. 2 EuGVVO die Art. 29 bis 32 EuGVVO für etwaige Zuständigkeitskonflikte zwischen dem EPG und den nationalen Gerichten.
46. Aus dem Sinn und Zweck des EPGÜ und der Präambel des EPGÜ rechtfertigt sich schließlich auch kein hiervon abweichendes Verständnis. Weder der beabsichtigte Beitrag zum Integrationsprozess in Europa (Erwägungsgrund 1) noch die Absicht, die Rechtssicherheit im Hinblick auf Rechtsstreitigkeiten über die Verletzung und Rechtsgültigkeit zu verbessern und zu stärken (Erwägungsgrund 5) noch der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz (Erwägungsgrund 6) erfordern, die im EPGÜ normierte Trennung von Zuständigkeit und anwendbaren (materiellen) Recht unbeachtet zu lassen und die Frage der Zuständigkeit an die Frage des anwendbaren Rechts zu knüpfen.
3.
47. Ob die von der Klägerin in ihrer Klage beantragten Rechtsfolgen wegen (vermeintlicher) Benutzungshandlungen der Beklagten seitens des Gerichts auszusprechen sind und welches Recht insoweit anzuwenden ist, insbesondere auch für Sachverhalte, die vor dem 01.06.2023 und dem 19.06.2024 stattgefunden haben sollen, ist eine Frage der Begründetheit der Klage. Diese Prüfung bleibt dem Hauptverfahren vorbehalten.
III.
48. Es besteht keine Veranlassung, das Verfahren gemäß Regel 266 Abs. 5 S. 1 VerfO auszusetzen und dem EuGH gemäß Art. 21 EPGÜ i. V. m Art. 267 AEUV die von den Beklagten formulierte Frage zur Vorabentscheidung vorzulegen. Nach Ansicht der Berichterstatterin besteht kein vernünftiger Zweifel daran, dass das EPGÜ als völkerrechtlicher Vertrag an den Grundsätzen der Wienervertragsrechtskonvention zu messen ist. Für die Entscheidung über den Einspruch ist die formulierte Vorlagefrage überdies nicht entscheidungserheblich.
IV.
49. Entsprechend Regel 20.1 VerfO werden die Parteien darauf hingewiesen, dass das Verfahren aufgrund Zurückweisung des Einspruchs gemäß den Regeln der Verfahrensordnung fortgesetzt wird. Die Parteien haben die Gelegenheit, die jeweils für sie noch ausstehenden Schriftsätze fristgerecht einzureichen.
50. Nach Regel 21.1 VerfO kann gegen eine Entscheidung der Berichterstatterin, den Einspruch zurückzuweisen, nur gemäß Regel 220.2 VerfO Berufung eingelegt werden. Es bedarf mithin der Zulassung der Berufung, welche im Ermessen der Berichterstatterin steht. Unter Berücksichtigung von Erwägungsgrund 8 der Verfahrensordnung wird vorliegend die Berufung zugelassen. Die Entscheidung betrifft eine Rechtsfrage, die für eine Vielzahl von Fällen entscheidungserheblich sein kann, so dass eine einheitliche Anwendung und Auslegung der Zuständigkeitsvorschriften des EPGÜ angezeigt ist.

ANORDNUNG
1. Der Einspruch der Beklagten einschließlich der Hilfsanträge wird zurückgewiesen.
2. Das Verfahren wird fortgesetzt.
3. Die Berufung wird zugelassen.

INFORMATION ZUR BERUFUNG
Gegen die Anordnung kann gem. Regel 21.1 VerfO i. V. m. Regel 220.2 VerfO innerhalb von 15 Tagen nach Zustellung der Anordnung Berufung eingelegt werden.
ANGABEN ZUR ANORDNUNG
Anordnung Nr. ORD_68781/2024 im Verfahren: ACT_37621/2024
UPC Nummer: UPC_CFI_342/2024
Art des Vorgangs: Verletzungsklage
Antragsnummer: App_45481/2024


Machine Translation

Order
of the Court of First Instance of the Unified Patent Court issued on 10 February 2025
Headnotes:
1. The jurisdiction of the EPG pursuant to Art. 32(1)(a) UPCA, Art. 2(g) and Art. 3(c) UPCA also covers infringement actions insofar as they are based on acts of use which are alleged to have taken place before the entry into force of the UPCA and/or during the period between an opt-out and the withdrawal thereof.

2. Jurisdiction and applicable law are separate issues that must be assessed independently of each other. Neither can it be concluded from the jurisdiction of the EPG that the UPCA always applies to every case brought before it, nor is the applicable law decisive for the jurisdiction of the EPG.


PLAINTIFF
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG, Flachsmarktstraße 8-28, 32825 Blomberg,
Germany
represented by: Hannes Jacobsen, lawyer, CBH Rechtsanwälte, Ismaninger Straße 65a, 81675 Munich, Germany.

DEFENDANT
1. Industria Lombarda Materiale Elettrico I.L.M.E. S.p.A., Via Marco Antonio Colonna 9 –
20149, Milan, Italy,
2. ILME GmbH Elektrotechnische Handelsgesellschaft, Max-Planck-Straße 12, 51674 Wiehl, Germany,
Local Division Munich
represented by: Attorney Dr Henrik Timmann, rospatt Rechtsanwälte PartGmbB, 40547 Düsseldorf, Germany.

PATENT IN SUIT
European Patent EP 3 602 692

DECISION-MAKING BODY/CHAMBER
Decision-making body/Panel 2 of the Local Division Munich


PARTICIPATING JUDGE
The order was issued by the presiding judge Ulrike Voß as rapporteur.

LANGUAGE OF THE PROCEEDINGS
German

SUBJECT MATTER
Opposition R. 19.1 (a) RoP, R. 20.1 RoP


FACTS
1. The plaintiff is the registered proprietor of European patent EP 3 602 692 (hereinafter referred to as the patent in suit), which was filed on 28 March 2018 and published on 11 October 2023. On 12 May 2023, the plaintiff invoked the opt-out provision under Art. 83(3) UPCA for the patent in suit. It withdrew this invocation on 19 June 2024 pursuant to Art. 84(4) UPCA.

2. The plaintiff is suing the defendants for infringement of the patent in suit, seeking, among other things, disclosure of information and of the books, destruction, recall, removal from the distribution channels, (provisional) damages and compensation. The claims brought by the plaintiff in this regard also relate to acts of use by the defendants which are alleged to have taken place before the date of entry into force of the UPCA.

3. The statement of claim filed with the EPG on 24 June 2024 was served on the defendants on 7 July 2024 and 8 July 2024, respectively. By written submission dated 6 August 2024, the defendants lodged an objection pursuant to Rule 19 RoP. The plaintiff responded to this in a written submission dated 21 August 2024, to which the defendants replied in a written submission dated 27 January 2025.


Requests
4. The defendants request that:
I.
The objection be upheld.
II.
1. The action be dismissed insofar as it relates to the period prior to 19 June 2024.

2. In the alternative: The claims for disclosure of information, disclosure of books, destruction, recall and removal from distribution channels, provisional damages in the amount of EUR 100,000.00, damages and payment of appropriate compensation (claims IV 1–4, VII, VIII 1–2) are dismissed insofar as they relate to the period prior to 19 June 2024.

III.
In the further alternative: The proceedings are suspended pursuant to Rule 266(5) sentence 1 RoP and the following question is referred to the ECJ for a preliminary ruling pursuant to Art. 21 UPCA in conjunction with Art. 267 TFEU:

Does the legal order of the European Union require the application and interpretation of the UPCA in accordance with the principles of treaty application and interpretation codified in the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties and recognised in customary international law?
5. The plaintiff requests that:
I.
The opposition be dismissed.
II.
In the alternative: The opposition be dealt with in the main proceedings.


MAIN ISSUES
6. The defendants are of the opinion that the EPG lacks jurisdiction under Article 32(1)(a) and (f) UPCA to rule on the infringement action insofar as it relates to the period prior to the entry into force of the UPCA on 1 June 2023. The infringement action was therefore brought before the wrong court and should be dismissed as inadmissible.

4
7. Whether the EPG can rule on alleged acts of use that are said to have occurred before 1 June 2023 is not only a question of applicable law, but also a question of jurisdiction under Article 32(1)(a) UPCA. This follows from Article 32(1)(a) UPCA.
8. The UPCA does not provide for any substantive legal claims, but only confers a limited number of procedural powers in accordance with Articles These conferred on the EPG the power, at the request of the claimant, to order certain measures against the defendant at the discretion of the EPG. The UPCA was therefore not based on the substantive claims of the creditor, but on the powers of the EPG. Since the UPCA does not recognise substantive legal claims, the distinction between substantive legal claims and their procedural enforcement is irrelevant. This lack of distinction means that the EPG must already examine, within the scope of its jurisdiction under Article 32(1)(a) UPCA, whether the procedural powers under Articles 56 et seq. UPCA actually cover the ‘actual or threatened infringement of patents’ asserted in the infringement action. At least where an infringement action is not capable from the outset of fulfilling the necessary conditions for the procedural powers under Articles 56 et seq. UPCA, the EPG must decline jurisdiction under Article 32(1)(a) UPCA.

9. The EPG must observe the Vienna Convention as an international treaty, in particular Articles 28 and 31 of the Vienna Convention, which reflect customary international law. Article 28 of the Vienna Convention contains the principle that, in case of doubt, a treaty does not have retroactive effect. If an international treaty not only provides for a tribunal with jurisdiction to settle disputes that have arisen in the past, but also establishes substantive law and an international court entrusted with the enforcement of that substantive law, the jurisdiction of that court is therefore limited to acts occurring after the entry into force of the treaty. The provisions of an international treaty could therefore, by way of exception, only be applied to facts and situations that existed before the treaty entered into force if the treaty expressed the intention of the contracting states to that effect.

10. Based on these principles, the ILC and the practice of the European Commission of Human Rights and the ECtHR have dealt extensively and repeatedly with temporal jurisdiction. This is generally assumed to apply only from the date of entry into force of the respective treaty. The same applies to international arbitral tribunals. All of this must also be taken into account in the present case. The principles of the ECtHR on temporal jurisdiction would also apply to the EPG as an international court, even though the EPG does not have jurisdiction over disputes between states, but rather over legal disputes between private individuals.

11. The UPCA cannot be interpreted as indicating that the contracting Member States intended the Agreement or the (substantive) provisions of Articles 25, 32, 34, 63, 64, 67 and 68 UPCA to have retroactive effect. The contracting member states had not undertaken to replace their respective national patent laws with the substantive provisions of the UPCA with regard to acts of use prior to 1 June 2023.
Nor had they withdrawn their jurisdiction from the national courts for acts of use that took place before 1 June 2023, nor would they allow the EPG to take the place of the national courts in this respect.
For the period prior to the entry into force of the UPCA, only institutional provisions, but not substantive law, were applicable on the basis of the Protocol on provisional applicability of 1 October 2015. It would constitute a disregard of the sovereign decision of the contracting Member States to allow the UPCA to enter into force only on 1 June 2023 if the UPCA were also extended to acts of use from the period prior to its entry into force and if the national courts were also deprived of jurisdiction in this respect.

12. Article 3c) UPCA confirms that the UPCA does not, in principle, have retroactive effect. In terms of time, it refers to the entry into force of the UPCA and not to an earlier date. Furthermore, Article 3 UPCA only concerns the question of which property rights are to be governed by the EPG. This provision only concerns absolute rights of ownership, but not so-called secondary rights, i.e. procedural powers under Articles 56 et seq. UPCA. Since Article 3 UPCA does not cover secondary law, no retroactive effect can be derived from Article 3(c) UPCA either. Before the UPCA entered into force, the national courts had exclusive jurisdiction over such secondary rights. The UPCA does not state either expressly or implicitly that the national courts are no longer competent. Rather, the opposite follows from Article 32(2) UPCA.
13. Similarly, jurisdiction cannot be established by means of Article 32(1)(f) UPCA. This provision also has no retroactive effect.

14. A restriction of the EPG's temporal jurisdiction to alleged acts of use in the period after 1 June 2023 also follows from the meaning and purpose of the UPCA. The validity of Directive 2004/47/EC prior to the entry into force of the UPCA does not alter this, nor does the fact that the UPCA was already signed in 2013.

15. Thus, the jurisdiction of the EPG under Article 32(1)(a) UPCA is limited to cases that occurred after 1 June 2023, while cases from the period before 1 June 2023 are excluded from the jurisdiction of the EPG. This interpretation of Article 32(1)(a) UPCA is also mandatory in light of the requirement of legal certainty laid down in recital 5 of the preamble to the UPCA and the principle of proportionality in recital 6 of the preamble to the UPCA and is confirmed by the provisions of the UPCA and the RoP on opt-outs.

16. According to principles of international law, acts which were commenced before the entry into force of an international treaty and are continued thereafter are covered by the treaty only to the extent that they occur after the entry into force of the treaty. The principles established by the ILC and the ECtHR on (continued) acts would also apply to alleged acts of use that were carried out without the consent of the patent proprietor. Therefore, any individual (alleged) act of use by the defendant that took place before 1 June 2023 is excluded from the temporal jurisdiction of the EPG under Article 32(1)(a) UPCA, even if it is part of a series of acts that began before 1 June 2023 and continued thereafter.

17. The EPG's lack of jurisdiction in terms of time applies in any case to the plaintiff's claims for disclosure of information, disclosure of books, destruction, recall and removal from distribution channels, provisional damages, damages and payment of appropriate compensation.

18. With regard to acts of use in the period prior to the entry into force of the UPCA, only the national law applicable under Article 8 of the Rome II Regulation is relevant. The order of legal consequences resulting from the applicable national law is within the jurisdiction of the respective national courts. The UPCA does not contain any procedural powers under Articles 56 et seq. UPCA that would allow the EPG to order legal consequences resulting from a patent infringement under national law.

19. The defendants further argue that the EPG lacks jurisdiction under Article 32(1)(a) and (f) UPCA insofar as the infringement action relates to the period from 1 June 2023 to 19 June 2024. The opt-out becomes effective upon entry of the relevant notification in the register pursuant to Article 83(3) sentence 3 UPCA and has no retroactive effect, as confirmed by Rule 5(5) sentence 2 RoP. The ‘opt-in’ is regulated in a mirror image in Article 83(4) UPCA, so that it too has no retroactive effect. The opt-in has ex nunc effect, i.e. from the date of entry of the notice of withdrawal in the register. Consequently, the EPG lacks jurisdiction under Article 32(1)(a) and (f) UPCA to rule on an infringement action insofar as it relates to the period of the opt-out of a European patent. In this respect, the patent proprietor must continue to apply to the national courts which remain competent pursuant to Article 32(2) UPCA, whose exclusive jurisdiction he himself established by his opt-out. This also follows from the meaning and purpose of the UPCA, which, according to recital 5 of its preamble, is intended not only to improve the enforcement of patents but also to strengthen legal certainty by improving the defence against unfounded actions.
20. The plaintiff, on the other hand, is of the opinion that the objection is inadmissible. The partial lack of jurisdiction in time asserted by the defendants is not a ground for objection under Rule 19.1(a) RoP. Furthermore, the question of whether the EPG can pronounce the legal consequences sought by the action must be assessed separately from the question of jurisdiction. Whether this is the case is a matter for the main proceedings and not a question of jurisdiction. This is not affected by the fact that the defendants described this decision on the main issue as ‘temporal jurisdiction’.
21. The argument concerning Art. 28 WVK is already invalid because the parties to international treaties are states. However, the parties to the present dispute are not parties to the UPCA or any other international treaties.

22. The question of jurisdiction for matters prior to 1 June 2023 does not involve retroactive effect under international law. The UPCA does not initially provide for retroactive effect, as it does not interfere with the past and does not, for example, establish the jurisdiction of the EPG for actions already pending before the national courts. Rather, the UPCA contains a forward-looking cut-off date provision in Article 89(1) UPCA, which, from a certain point in time, assigns all future proceedings brought
pursuant to Article 31(1) UPCA exclusively to the EPG. The subject matter of these proceedings could then and would in particular be matters that occurred in the past. However, the question of jurisdiction for these ‘new’ proceedings pending as of 1 June 2023 would not have any retroactive effect. The EPG also replaces the national courts and is equivalent to them. The fact that national courts are also no longer competent to rule on matters arising before the cut-off date follows from the absence of a transitional provision regarding jurisdiction in the UPCA. This would be necessary in order to allocate jurisdiction as claimed by the defendants. The consequence of the defendants' view would be that claims arising from the patent would be lost or no longer enforceable, in particular claims for compensation, which the UPCA expressly regulates.

23. There could be no temporal break in the jurisdiction of the EPG before it commenced its work, as it had fully assumed the position of the (previously competent) national courts on 1 June 2023. The EPG therefore has jurisdiction over all cases brought before it which meet the general criteria for jurisdiction laid down in the UPCA and the RoP.
24. The plaintiff's temporary ‘opt-out’ does not give rise to a different assessment, as it only deals with the question of which court has jurisdiction at the time the action is brought.

25. Article 3 UPCA, in conjunction with Article 32(1) UPCA, clearly regulates the exclusive jurisdiction of the EPG. If the exclusive jurisdiction of the EPG had not been intended to apply for the period prior to 1 June 2023, this exception would have had to be regulated. The opposite is the case and the EPG has been given comprehensive jurisdiction.
26. The defendant's request for a preliminary ruling is inadmissible. In particular, this is because the question of whether the principles of the WVK and customary international law are applicable to the application and interpretation of the UPCA is not a question of interpretation of Union law. Even if this were to be viewed differently, the question referred for a preliminary ruling would be aimed at an acte clair and would therefore not be suitable for a preliminary ruling as to its substance, since there could be no reasonable doubt that the WVK and the principles recognised by customary international law are reflected in the application of the UPCA.

REASONS FOR THE ORDER

27. The admissible objection is unsuccessful on the merits.
I.
28. The defendant's objection is admissible. It was raised within one month of service of the statement of claim in accordance with Rule 19.1 RoP and also satisfies the
8
formal requirements of Rule 19.2 RoP and Rule 19.3 RoP. Furthermore, the objection relates to an admissible ground for objection. The defendants raise the objection that the EPG lacks jurisdiction pursuant to Rule 19.1 (a) RoP.
29. The fact that the objection of lack of jurisdiction is raised only in relation to (alleged) acts of use during certain periods does not affect the admissibility of the objection. Rule 19.1(a) RoP does not require that the opposition challenge the EPG's jurisdiction over the action brought as a whole. An opposition may also be brought against only one (of several) matters in dispute.

30. Nor does the admissibility of the objection preclude the fact that the (alleged) partial lack of jurisdiction of the EPG is essentially based on the law which, in the defendant's opinion, should apply to the facts of the case prior to 1 June 2023 or 19 April 2024. It is true that the list of grounds for opposition in Rule 19.1 RoP is exhaustive, which is why an opposition cannot be based on other grounds (Court of Appeal, CoA_188/2024, order of 3 September 2024 – Aylo/Dish). It is also true that Rule 19.1(a) RoP does not mention the applicable law. Nevertheless, no extension of the grounds for opposition can be found in the present case. The defendants explicitly challenge the jurisdiction of the EPG under Rule 19.1(a) RoP for a certain period of time. They only refer to the applicable law, which in their opinion is relevant for determining jurisdiction, in order to substantiate their objection. This link between jurisdiction and applicable law is neither arbitrary nor without any objective connection, so that the objection cannot be rejected as inadmissible on this ground alone. Whether this link actually exists and whether the defendant's reasoning on the merits is likely to succeed is irrelevant to the question of the admissibility of the objection.
II.
31. The objection is unfounded. Pursuant to Art. 32(1)(a) UPCA, Art. 2(g) Art. 3c) UPCA, the EPG has jurisdiction over the action without any time limitation.
1.
32. According to Art. 32(1)(a) UPCA, the EPG has, inter alia, exclusive jurisdiction over actions for actual or threatened infringement of patents, whereby this subject-matter jurisdiction also extends to infringement proceedings concerning a European patent which, pursuant to Art. 2(c) UPCA, had not yet expired at the time of the entry into force of the EPG, in accordance with Art. 3(c) UPCA. UPCA also extends to infringement proceedings concerning a European patent which, pursuant to Art. 3c) UPCA, had not yet expired at the time of the entry into force of the UPCA. The EPG therefore has jurisdiction in the present case. The plaintiff asserts claims for (alleged) use of a European patent which had not yet expired on 1 June 2023.
33. However, the exclusive jurisdiction of the EPG pursuant to Art. 32(1)(a), (2)(g), 3c) UPCA does not apply without restriction during the transitional period. According to Art. 83(1) UPCA, during a transitional period of seven years after the entry into force of the UPCA, actions for (alleged) infringement of a European patent (without unitary effect) may continue to be brought before national courts. Article 83(3) UPCA also gives the proprietor of a European patent the option of excluding the jurisdiction of the EPG for a European patent. The plaintiff or the proprietor of the European patent therefore has a right of choice during the transitional period, provided that the relevant conditions are met. In the case of exclusive jurisdiction under Article 32(1)(a) UPCA, this therefore constitutes concurrent jurisdiction with regard to a European patent during the transitional period.

34. In view of the foregoing, the delimitation of the jurisdiction of the EPG pursuant to Article 32(1)(a) UPCA in relation to the national court during the transitional period depends on whether or not the European patent whose infringement is alleged has been excluded from the exclusive jurisdiction of the EPG. If there is an (effective) opt-out within the meaning of Article 83(3) UPCA, only the national court has jurisdiction. However, the EPG has no jurisdiction if, in the absence of an opposition, the jurisdiction of the EPG is not deemed to have been recognised pursuant to Rule 19.7 RoP. If the exception under Art. 83(3) UPCA has not been invoked or if the patent proprietor withdraws the opt-out pursuant to Art. 83(4) UPCA (effectively), the concurrent jurisdiction of the EPG and the national court is restored, so that the EPG has jurisdiction as a result of the exercise of the plaintiff's right of choice in this respect.

35. Applied to the present case, this means that the EPG has jurisdiction over the action pursuant to Art. 32(1)(a) UPCA in conjunction with Art. 2(g) and Art. 3(c) UPCA. The plaintiff withdrew its declaration of 12 May 2023 invoking the exception under Article 83(3) UPCA on 19 June 2024 (effective) pursuant to Art. 83(4) UPCA. Since then, there has again been competing jurisdiction between the national court and the EPG. The plaintiff was therefore entitled to decide on 24 June 2024 to bring the present proceedings before the EPG.

36. The decisive point in time for the above distinction is the point in time at which the action is brought or has been brought before the EPG. The only decisive factor is the situation at that point in time. It is irrelevant which court had or would have had jurisdiction at an earlier point in time. Nor is jurisdiction that has been established on the basis of changed circumstances subsequently removed.

2.
37. The jurisdiction of the EPG covers the entire period covered by the action. The EPG is also assigned jurisdiction to decide on the legal dispute insofar as the action asserts claims for (alleged) acts of use prior to 1 June 2023 (entry into force of the UPCA) and prior to 19 June 2024 (withdrawal from the opt-out). This does not constitute a violation of Article 28 of the CCP is not apparent. With regard to jurisdiction, there is no retroactive effect.
38. The UPCA entered into force on 1 June 2023. The jurisdiction provisions in Part I, Chapter VI of the UPCA take effect on that date and are applicable from that date. The defendants do not dispute this either. For actions brought before the EPG on or since the effective date of 1 June 2023, it must therefore be examined, in the event of an objection pursuant to Rule 19 et seq. RoP, whether the EPG has international and subject-matter jurisdiction pursuant to Art. 31 et seq. The jurisdiction of the EPG must be established at the time of the decision on the objection of lack of jurisdiction. Whether or not it existed previously is irrelevant. Since actions can only be brought before the EPG from 1 June 2023, meaning that an opposition can only be lodged and decided after that date, the situation at a point in time after the entry into force of the UPCA is always decisive for jurisdiction. There is no advance transfer (to a point in time before 1 June 2023).

39. If the examination pursuant to Art. 31 et seq., 83, 3 UPCA leads to the conclusion that the national court has jurisdiction because the plaintiff has exercised its existing right of choice, the national court shall have (exclusive) jurisdiction. If the patent proprietor has not opted out, the EPG shall have (concurrent) jurisdiction. In the event that a claimant, without opting out, brings parallel proceedings before the EPG and a national court against the same party on the same claim, the court last seised shall decline jurisdiction (Art. 31 UPCA, Art. 71c (2) and 29 of the Brussels Ia Regulation (EU) No 1215/2012 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2012 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters). The EPG therefore does not (retrospectively) ‘withdraw’ jurisdiction from the national court in any case. In particular, proceedings already pending before the national court remain there. Incidentally, this also applies to actions pending before a national court at the end of the transitional period pursuant to Article 83(2) UPCA. These are not affected by the expiry of the transitional period. The UPCA therefore expressly establishes the principle of perpetuatio fori in this respect.
40. The reference to the fact that the EPG has no jurisdiction in the event of an opt-out does not apply in the present case. This is correct in principle. However, if a withdrawal from the application of the derogation has been made (effectively) pursuant to Article 83(1) UPCA before an action is brought before the EPG, the situation of concurrent jurisdiction arises again and the EPG has concurrent jurisdiction. The fact that only the national court had jurisdiction for a preceding period is irrelevant. During that period, no action was brought (before the national court), which would have meant that it would no longer have been possible to withdraw from the application of the derogation.

41. Nor does the EPG's jurisdiction being limited in time follow from the (alleged) inapplicability of Art. 25 et seq. UPCA and/or Art. 56 et seq. UPCA to (alleged) acts of use which are alleged to have taken place before 1 June 2023 or 19 June 2024. In the context of the opposition, it can be left open whether the defendant's considerations in this regard are correct. It is not necessary to examine within the scope of jurisdiction under Art. 32(1)(a) UPCA whether the procedural powers under Arts. 56 et seq. UPCA cover the actual or threatened infringement of patents asserted in the infringement action.

42. Jurisdiction and applicable law are separate issues that must be assessed independently of each other. Neither can it be concluded from the jurisdiction of the EPG that the substantive law of the UPCA always applies to every case brought before it, nor is the applicable law decisive for the jurisdiction of the EPG. The link made by the defendants does not exist.
43. It may be that the defendants' comments on the approach of the UPCA are correct and, in particular, that Articles 56 et seq. UPCA are not formulated as claims of a plaintiff but as powers of the court. However, this does not alter the necessary distinction between jurisdiction and applicable law. They concern different aspects. The former deals only with the question of what type of dispute is assigned to a court for decision. If a dispute falls within the jurisdiction of the court, the second question is which law the (competent) court must apply to the facts of the case.
44. This distinction also underlies the UPCA. Article 3 UPCA refers only to the scope of application (or champ d'application) without distinguishing between procedural rules and substantive law, which could lead to the understanding that this article applies to both aspects and that a link between jurisdiction and applicable law should be assumed in the manner described above. Ultimately, however, this is not the case. Even if Article 3 UPCA is or should be decisive for the question of which law is applicable, the UPCA distinguishes elsewhere between jurisdiction and applicable law. The provisions on the jurisdiction of the EPG are found in Part I, Chapter VI UPCA, while the provisions on substantive law and sources of law are found in Part I, Chapter V UPCA. There is no link or reference between these separate provisions in the provisions themselves. The same applies to the powers of the court laid down in Part II, Chapter IV. There is also no indication in these provisions that the applicable law is relevant for determining jurisdiction.

45. The distinction between jurisdiction and applicable law is also recognised at European level, as evidenced, for example, by the Brussels Ia Regulation (EU). This contains only provisions on international jurisdiction, without determining the substantive law applicable by the competent court and/or considering this as an aspect of jurisdiction. If the international jurisdiction of the EPG is at issue, it must therefore be determined in accordance with Article 31 UPCA without recourse to the applicable law. It is not apparent that this fundamental approach should be deviated from with regard to subject-matter jurisdiction. On the contrary, during the transitional period pursuant to Art. 83 UPCA, Art. 71c(2) EuGVVO stipulates that Art. 29 to 32 EuGVVO apply to any conflicts of jurisdiction between the EPG and the national courts.

46. Finally, the meaning and purpose of the UPCA and the preamble to the UPCA do not justify a different interpretation. Neither the intended contribution to the process of European integration (recital 1) nor the intention to improve and strengthen legal certainty with regard to disputes concerning infringement and validity (recital 5) or the principle of proportionality (recital 6) require that the separation of jurisdiction and applicable (substantive) law laid down in the UPCA be disregarded and that the question of jurisdiction be linked to the question of applicable law.
3.
47. Whether the legal consequences sought by the plaintiff in its action are to be declared by the court on the basis of (alleged) acts of use by the defendant and which law is applicable in this respect, in particular also for facts that are alleged to have occurred before 1 June 2023 and 19 June 2024, is a question of the merits of the action. This examination is reserved for the main proceedings.
III.
48. There is no reason to suspend the proceedings pursuant to Rule 266(5) sentence 1 RoP and to refer the question formulated by the defendants to the ECJ for a preliminary ruling pursuant to Art. 21 UPCA in conjunction with Art. 267 TFEU. In the opinion of the rapporteur, there is no reasonable doubt that the UPCA, as an international treaty, must be measured against the principles of the Vienna Convention on the Law of Treaties. Furthermore, the question referred for a preliminary ruling is not relevant to the decision on the objection.

IV.
49. In accordance with Rule 20.1 of the Rules of Procedure, the parties are advised that the proceedings will continue in accordance with the Rules of Procedure following the rejection of the objection. The parties have the opportunity to submit any outstanding written pleadings within the time limit.

50. Pursuant to Rule 21.1 of the Rules of Procedure, an appeal may be brought against the decision of the rapporteur to reject the objection only in accordance with Rule 220.2 of the Rules of Procedure. The appeal must therefore be allowed, which is at the discretion of the rapporteur. Taking into account recital 8 of the Rules of Procedure, the appeal is allowed in the present case. The decision concerns a question of law which may be decisive for a large number of cases, so that a uniform application and interpretation of the rules on jurisdiction of the UPCA is appropriate.

ORDER
1. The defendant's objection, including the alternative claims, is dismissed.

2. The proceedings shall continue.
3. The appeal is allowed.

INFORMATION ON THE APPEAL
An appeal may be lodged against the order pursuant to Rule 21.1 RoP in conjunction with Rule 220.2 RoP within 15 days of service of the order.

INFORMATION ON THE ORDER
Order No. ORD_68781/2024 in proceedings: ACT_37621/2024
UPC number: UPC_CFI_342/2024
Type of case: Infringement action
Application number: App_45481/2024