Lokalkammer Düsseldorf
UPC_CFI_16/2024
Entscheidung
des Gerichts erster Instanz des Einheitlichen Patentgerichts
verkündet am 14. Januar 2025
betreffend EP 3 466 498 B1

LEITSÄTZE:
1. Ist eine Vorrichtung im angebotenen bzw. vertriebenen Zustand noch nicht geeignet, von sämtlichen Merkmalen des Patentanspruchs Gebrauch zu machen, weil es zunächst noch der Aktivierung bestimmter Funktionen durch den Abnehmer bedarf, muss sich der vermeintli-che Verletzer das Verhalten seiner Abnehmer dann zurechnen lassen, wenn er diese zu einer solchen Aktivierung anleitet oder wenn er eine solche abnehmerseitige Aktivierung in dem Wissen, dass eine solche stattfinden wird, bewusst ausnutzt.
2. Die Vernichtung soll den Eintritt oder Wiedereintritt der Erzeugnisse in den Markt zuverlässig verhindern. Die Möglichkeit einer softwarebasierten Deaktivierung einer bestimmten, für die Verwirklichung der beanspruchten technischen Lehre notwendigen Funktion kann nur dann gegen eine Vernichtung sprechen, wenn sichergestellt wäre, dass die angegriffene Aus-führungsform beim Einsatz einer solchen Lösung nicht erneut in einen patentverletzenden Zustand versetzt werden kann.
3. Art. 80 EPGÜ stellt es in das Ermessen des Gerichts, ob es eine solche Veröffentlichung ge-stattet oder nicht. Damit eine solche Anordnung ergehen kann, muss das Interesse des Klä-gers an der Veröffentlichung die notwendigen Folgen einer Solchen für den Beklagten über-wiegen. Im Regelfall kommt eine solche Veröffentlichung nur in Betracht, wenn der Schutz des Klägers nicht bereits durch andere Maßnahmen gewährleistet ist.

SCHLAGWÖRTER:
unmittelbare Patentverletzung; mittelbare Patentverletzung; Neuheit; erfinderische Tätigkeit; Vernichtung; Rückruf und Entfernung aus den Vertriebswegen; Gestattung der Veröffentlichung der Entscheidung

KLÄGERIN:
Ortovox Sportartikel GmbH, vertreten durch den Geschäftsführer Christian Schneidermeier, Rot-wandweg 5, 82024 Taufkirchen,
vertreten durch: Rechtsanwältin Miriam Kiefer, Rechtsanwalt Robert Knaps, Kanz-lei Kather Augenstein, Bahnstraße 16, 40212 Düsseldorf,
elektronische Zustelladresse: kiefer@katheraugenstein.com
mitwirkend: Patentanwalt Michael Siebel, Kanzlei Hofstetter, Schurack & Part-ner, Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB,

BEKLAGTE:
1. Mammut Sports Group AG, vertreten durch ihre gesetzlichen Vertreter, Birren 5, 5703 Seon, Schweiz,
2. Mammut Sports Group GmbH, vertreten durch ihre gesetzlichen Vertreter Mammut-Base-camp 1, 87787 Wolfertschwenden, Deutschland,
vertreten durch: Rechtsanwalt Oliver Jan Jüngst, Rechtsanwalt Dr. Moritz Schroe-der, Rechtsanwalt Dr. Alexander Bothe, Kanzlei Bird & Bird LLP, Carl-Theodor-Straße 6, 40213 Düsseldorf,
elektronische Zustelladresse: oliver.jan.juengst@twobirds.com
mitwirkend: Patentanwalt Dr. Dr. Fabian Leimgruber, Sozietät Thomann Fi-scher, Elisabethenstraße 30, CH-4010 Basel,

STREITPATENT:
Europäisches Patent Nr. EP 3 466 498 B1

SPRUCHKÖRPER/KAMMER:
Spruchkörper der Lokalkammer Düsseldorf

MITWIRKENDE RICHTER:
Diese wurde verkündet unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richter Thomas als Berichterstatter, der rechtlich qualifizierten Richterin Dr. Thom, des rechtlich qualifizierten Richters Dr. Schober so-wie des technisch qualifizierten Richters Dr. Wismeth.

VERFAHRENSSPRACHE: Deutsch

GEGENSTAND: Verletzungsklage und Nichtigkeitswiderklage

MÜNDLICHE VERHANDLUNG: 26. November 2024

KURZE DARSTELLUNG DES SACHVERHALTS:
Die Klägerin nimmt die Beklagten wegen einer Verletzung des europäischen Patents EP 3 466 498 B1 (nachfolgend: Streitpatent) in Anspruch.
Das Streitpatent wurde am 9. Oktober 2017 in deutscher Verfahrenssprache angemeldet. Die Of-fenlegung der Patentanmeldung erfolgte am 10. April 2019. Der Hinweis auf die Erteilung des Streitpatents wurde am 4. Dezember 2019 veröffentlicht. Das Streitpatent steht derzeit unter an-derem in der Bundesrepublik Deutschland und in der Republik Österreich in Kraft. Die Klägerin hat in Bezug auf das Streitpatent kein Opt-out erklärt.
Gegen die Erteilung des Streitpatents wurde kein Einspruch eingelegt. Jedoch hat die Beklagte zu 1) den schweizerischen Teil des Streitpatents mit einer Nichtigkeitsklage vom 11. Juli 2023 (Pro-zessnummer: 02023_012) angegriffen. Hinsichtlich des Inhalts dieser Nichtigkeitsklage wird auf die Anlagen KAP 15 bis KAP 28 im vorausgegangenen Eilverfahren sowie auf das Anlagenkonvolut BB 1 Bezug genommen. Eine Entscheidung des Bundespatentgerichts der Schweiz über diese Nich-tigkeitsklage steht noch aus. Hinsichtlich des Inhalts des im Verfahren vor dem Schweizerischen Bundespatentgericht vorliegenden Fachrichtervotums vom 4. November 2024 wird auf die Anlage KAP 24 verwiesen.
Das Streitpatent stellt ein „Lawinen-Verschütteten-Suchgerät“ (nachfolgend: LVS) unter Schutz. Sein Patentanspruch 1 ist wie folgt formuliert:
„Lawinen-Verschütteten-Suchgerät, mit einer Sendeeinheit (16) zum Senden wenigstens eines Sen-designals (18), einer Empfangseinheit (16) zum Empfangen wenigstens eines Sendesignals (30) von wenigstens einem weiteren Lawinen-Verschütteten-Suchgerät (32), und mit einer Steuerungseinrich-tung (24) zum Ansteuern wenigstens eines Lautsprechers (22), wobei die Steuerungseinrichtung (24) dazu ausgebildet ist, in Abhängigkeit von wenigstens einem Ereignis den wenigstens einen Lautspre-cher (22) zum Ausgeben zumindest einer Sprachnachricht anzusteuern, wobei das wenigstens eine Ereignis mit einer Suche nach dem wenigstens einen weiteren Lawinen-Verschütteten-Suchgerät (32) in Zusammenhang steht, wobei das Lawinen-Verschütteten-Suchgerät (10) den wenigstens einen Lautsprecher (22) aufweist und der wenigstens eine Lautsprecher (22) dazu ausgebildet ist, wenigs-tens ein Tonsignal auszugeben, dadurch gekennzeichnet, dass das wenigstens ein(e) Tonsignal mit der Suche nach dem wenigstens einen weiteren Lawinen-Verschütteten-Suchgerät (32) in Zusam-menhang steht, wobei die Steuerungseinrichtung (24) dazu ausgebildet ist, den wenigstens einen Lautsprecher (22) derart anzusteuern, dass das wenigstens eine Tonsignal während des Ausgebens der zumindest einen Sprachnachricht unterdrückt wird oder mit einer verringerten Lautstärke aus-gegeben wird.“
Daneben schützt das Streitpatent in Patentanspruch 13 ein „Verfahren zum Betreiben eines Lawi-nen-Verschütteten-Suchgeräts“, das wie folgt ausgestaltet ist:
„Verfahren zum Betreiben eines Lawinen-Verschütteten-Suchgeräts (10), welches eine Sendeeinheit (16) zum Senden wenigstens eines Sendesignals (18) aufweist, und eine Empfangseinheit (16) zum Empfangen wenigstens eines Sendesignals (30), welches von wenigstens einem weiteren Lawinen-Verschütteten-Suchgerät (32) ausgegeben wird, bei welchem eine Steuerungseinrichtung (24) des Lawinen-Verschütteten-Suchgeräts (10) wenigstens einen Lautsprecher (22) ansteuert, wobei die Steuerungseinrichtung (24) den wenigstens einen Lautsprecher (22) derart ansteuert, dass der we-nigstens eine Lautsprecher (22) zumindest eine Sprachnachricht ausgibt, wobei der wenigstens eine Lautsprecher (22) von der Steuerungseinrichtung (24) in Abhängigkeit von wenigstens einem Ereignis angesteuert wird, welches mit einer Suche nach dem wenigstens einen weiteren Lawinen-Verschüt-teten-Suchgerät (32) in Zusammenhang steht, das Lawinen-Verschütteten-Suchgerät (10) den wenigstens einen Lautsprecher (22) aufweist und der wenigstens eine Lautsprecher (22) wenigstens ein Tonsignal ausgibt, dadurch gekennzeichnet, dass das wenigstens ein(e) Tonsignal mit der Suche nach dem wenigstens einen weiteren Lawinen-Verschütteten-Suchgerät (32) in Zusammenhang steht, wo-bei die Steuerungseinrichtung (24) den wenigstens einen Lautsprecher (22) derart ansteuert, dass das wenigstens eine Tonsignal während des Ausgebens der zumindest einen Sprachnachricht unter-drückt wird oder mit einer verringerten Lautstärke ausgegeben wird.“
Die nachfolgend eingeblendeten Figuren 1 und 2 erläutern die technische Lehre des Streitpatents anhand eines bevorzugten Ausführungsbeispiels. Während sich das Lawinen-Verschütteten-Such-gerät (10) in Figur 1 in einem Sendemodus befindet, arbeitet es in Figur 2 in einem Empfangsmo-dus. In diesem Fall befindet sich ein weiteres Lawinen-Verschütteten-Suchgerät (32) in einem Sen-demodus.
Hinsichtlich der Formulierung der lediglich im Rahmen von „insbesondere, wenn“-Anträgen gel-tend gemachten Unteransprüche 3, 6, 9 und 11 wird auf die Streitpatentschrift Bezug genommen.
Mit ihrer Klage richtet sich die Klägerin gegen das Angebot und den Vertrieb des Lawinen-Ver-schütteten-Suchgeräts „Barryvox S2“ (nachfolgend: angegriffene Ausführungsform), welches aus der nachfolgend eingeblendeten Abbildung ersichtlich ist:
Die Beklagte zu 1) stellte die angegriffene Ausführungsform in der Zeit vom 8. Oktober 2023 bis zum 13. Oktober 2023 auf der Messe „ISSW“ in Bend, Oregon (USA), aus, wo es von Mitarbeitern der Klägerin untersucht wurde. Anfang November 2023 erhielt die Klägern den Hinweis eines Händlers, dass die angegriffene Ausführungsform für das Jahr 2024 über die B2B-Plattform des Konzerns der Beklagten vorbestellt werden kann. Ausweislich der auf dieser Plattform zu findenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist die Beklagte zu 2) für Angebote und Lieferungen in die Bundesrepublik Deutschland und die Republik Österreich verantwortlich. Hinsichtlich des weiteren Inhalts der Plattform wird auf die Anlage KAP 9 Bezug genommen.
Des Weiteren war die Beklagte zu 1) auf der Messe „ISPO Munich 2023“, die in der Zeit vom 28. November 2023 bis zum 30. November 2023 in München stattfand, als Mitausstellerin präsent. Auch auf dieser Messe wurde die mit dem „ISPO Award 2023“ ausgezeichnete angegriffene Aus-führungsform ausgestellt.
Nachdem die Klägerin die Beklagten mit Schriftsatz vom 28. November 2023 (Anlage KAP 12) er-folglos abgemahnt hatte, hat sie bei der Lokalkammer Düsseldorf mit Schriftsatz vom 1. Dezember 2023 die Anordnung einstweiliger Maßnahmen ex-parte beantragt. Daraufhin hat die Lokalkam-mer Düsseldorf den Beklagten mit einer ex-parte Anordnung vom 11. Dezember 2013 (UPC_CFI_452/2023; ACT_589655/2023; ORD_592936/2023) sinngemäß aufgegeben, das Ange-bot und den Vertrieb der angegriffenen Ausführungsform in der Bundesrepublik Deutschland und in der Republik Österreich zu unterlassen. Zugleich hat die Lokalkammer Düsseldorf den Beklagten für jeden Fall der Zuwiderhandlung gegen dieses Unterlassungsgebot ein (ggf. wiederholtes) und an das Gericht zu zahlendes Zwangsgeld von bis zu 10.000,- EUR pro Erzeugnis und/oder bei Dau-erhandlungen, wie beispielsweise Angeboten im Internet, von bis zu 30.000,- EUR pro Tag ange-droht. In Ergänzung dazu hat die Lokalkammer Düsseldorf den Beklagten weiter aufgegeben, die streitgegenständlichen Lawinen-Verschütteten-Suchgeräte bzw. Vorrichtungen, die zur Durchfüh-rung eines Verfahrens zum Betreiben eines Lawinen-Verschütteten-Suchgeräts geeignet sind, an einen Gerichtsvollzieher zum Zwecke der Verwahrung herauszugeben, die andauert, bis über das Bestehen eines Vernichtungsanspruchs zwischen den Parteien rechtskräftig entschieden oder eine einvernehmliche Regelung herbeigeführt worden ist.
Auf einen Prüfungsantrag der Beklagten (App_4074/2024) hat die Lokalkammer Düsseldorf die Anordnung einstweiliger Maßnahmen am 9. April 2024 (ORD_13918/2024) aufrechterhalten und den Beklagten aufgegeben, der Klägerin vorläufig Kosten in Höhe von 33.375,70 EUR zu erstatten.
Eine hiergegen gerichtete Berufung wies das Berufungsgericht am 25. September 2024 (UPC_CoA_182/2024; APL_21143/2024; ORD_44387/2024) zurück.
Die Beklagten bieten das „Barryvox S2“ derzeit mit dem Hinweis an, die Sprachsteuerung sei unter anderem derzeit in Deutschland und Österreich nicht verfügbar. Bei diesen Geräten kann die Sprachsteuerung erstmalig nur über die „Barryvox App“ aktiviert werden. Hierzu stellt der Nutzer eine Verbindung zwischen der „Barryvox App“ und dem „Barryvox S2“ her. Dafür muss auf dem die „Barryvox App“ ausführenden Gerät, wie etwa einem Smartphone, gleichzeitig die Standort-verfolgung aktiviert werden. Über diese Standortverfolgung wird überprüft, ob sich der Benutzer bei Aktivierung der Sprachsteuerung in einem Land aufhält, in welchem die Sprachsteuerung nicht verfügbar sein soll (etwa in der Bundesrepublik Deutschland oder der Republik Österreich). Wurde die Sprachsteuerung allerdings einmal im Ausland aktiviert, kann sie zumindest vorübergehend auch in der Bundesrepublik Deutschland und in der Republik Österreich eingesetzt werden.

ANTRÄGE DER PARTEIEN:
Klage:
Die Klägerin beantragt,
I. festzustellen, dass die Beklagten das Europäische Patent 3 466 498 verletzt haben;
II. die Beklagten zu verurteilen, es zu unterlassen,

1. Lawinen-Verschütteten-Suchgeräte
in der Bundesrepublik Deutschland und/oder der Republik Österreich anzubie-ten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu diesen Zwecken einzufüh-ren oder zu besitzen, mit zumindest
einer Sendeeinheit zum Senden wenigstens eines Sendesignals,
einer Empfangseinheit zum Empfangen wenigstens eines Sendesignals von we-nigstens einem weiteren Lawinen-Verschütteten-Suchgerät,
und mit einer Steuerungseinrichtung zum Ansteuern wenigstens eines Lautspre-chers,
wobei die Steuerungseinrichtung dazu ausgebildet ist, in Abhängigkeit von we-nigstens einem Ereignis den wenigstens einen Lautsprecher zum Ausgeben zu-mindest einer Sprachnachricht anzusteuern,
wobei das wenigstens eine Ereignis mit einer Suche nach dem wenigstens einen
weiteren Lawinen-Verschütteten-Suchgerät in Zusammenhang steht,
wobei das Lawinen-Verschütteten-Suchgerät den wenigstens einen Lautspre-cher aufweist und der wenigstens eine Lautsprecher dazu ausgebildet ist, we-nigstens ein Tonsignal auszugeben,
dadurch gekennzeichnet, dass
das wenigstens eine Tonsignal mit der Suche nach dem wenigstens einen weite-ren Lawinen-Verschütteten-Suchgerät in Zusammenhang steht,
wobei die Steuerungseinrichtung dazu ausgebildet ist, den wenigstens einen Lautsprecher derart anzusteuern, dass das wenigstens eine Tonsignal während des Ausgebens der zumindest einen Sprachnachricht unterdrückt wird oder mit einer verringerten Lautstärke ausgegeben wird;
(unmittelbare Verletzung Anspruch 1)
2. Vorrichtungen, die zur Durchführung eines Verfahrens zum Betreiben eines La-winen-Verschütteten-Suchgeräts geeignet sind
in der Bundesrepublik Deutschland und/oder der Republik Österreich zur Ver-wendung in der Bundesrepublik Deutschland und/oder der Republik Österreich
anzubieten und/oder zu liefern,
wobei das Verfahren zumindest folgendes umfasst:
eine Sendeeinheit zum Senden wenigstens eines Sendesignals,
eine Empfangseinheit zum Empfangen wenigstens eines Sendesignals, welches von wenigstens einem weiteren Lawinen-Verschütteten-Suchgerät ausgegeben wird, bei welchem eine Steuerungseinrichtung des Lawinen-Verschütteten-Suchgeräts wenigstens einen Lautsprecher ansteuert,
wobei die Steuerungseinrichtung den wenigstens einen Lautsprecher derart an-steuert, dass der wenigstens eine Lautsprecher zumindest eine Sprachnachricht
ausgibt,
wobei der wenigstens eine Lautsprecher von der Steuerungseinrichtung in Ab-hängigkeit von wenigstens einem Ereignis angesteuert wird, welches mit einer Suche nach dem wenigstens einen weiteren Lawinen-Verschütteten-Suchgerät in Zusammenhang steht,
das Lawinen-Verschütteten-Suchgerät den wenigstens einen Lautsprecher auf-weist und der wenigstens eine Lautsprecher wenigstens ein Tonsignal ausgibt,
dadurch gekennzeichnet, dass
das wenigstens eine Tonsignal mit der Suche nach dem wenigstens einen weite-ren Lawinen-Verschütteten-Suchgerät in Zusammenhang steht,
wobei die Steuerungseinrichtung den wenigstens einen Lautsprecher derart an-steuert, dass das wenigstens eine Tonsignal während des Ausgebens der zumin-dest einen Sprachnachricht unterdrückt wird oder mit einer verringerten Laut-stärke ausgegeben wird;
(mittelbare Verletzung des Verfahrensanspruchs 13)
III. die Beklagten zu verurteilen, auf ihre Kosten
1. die in ihrem unmittelbaren oder mittelbaren Besitz und/oder Eigentum befindli-chen, oben unter Nr. II. genannten Erzeugnisse auf eigene Kosten zu vernichten oder nach ihrer Wahl an einen von der Klägerin zu benennenden Gerichtsvollzie-her zum Zwecke der Vernichtung herauszugeben;
2. die unter Nr. II. genannten und seit dem 4. Dezember 2019 in Verkehr gebrach-ten Erzeugnisse gegenüber gewerblichen Abnehmern schriftlich unter Hinweis auf den vom Einheitlichen Patentgericht gerichtlich festgestellten patentverlet-zenden Zustand der Erzeugnisse und mit der verbindlichen Zusage zurückzuru-fen, etwaige Entgelte zu erstatten sowie notwendige Verpackungs- und Trans-portkosten sowie mit der Rückgabe verbundene Zoll- und Lagerkosten zu über-nehmen und die Erzeugnisse wieder an sich zu nehmen, wobei der Klägerin ein Muster der Rückrufschreiben sowie eine Liste der Adressaten mit Namen und postalischer Anschrift oder – nach Wahl der Beklagten – eine Kopie sämtlicher Rückrufschreiben zu überlassen sind;
3. die unter Nr. II. bezeichneten, seit dem 4. Dezember 2019 in Verkehr gebrachten Erzeugnisse endgültig aus den Vertriebswegen zu entfernen, wobei insbeson-dere die folgenden Maßnahmen zu ergreifen sind:
a) die Beklagten haben alle möglichen und zumutbaren Maßnahmen zu er-greifen, um die Standorte und die Besitzer über die unter Nr. II. bezeichne-ten Erzeugnisse zu ermitteln;
b) soweit die Beklagten selbst rechtliche oder tatsächliche Verfügungsgewalt über die unter Nr. II. bezeichneten Erzeugnisse inne haben, müssen die rechtlich zulässigen und zumutbaren Maßnahmen ergriffen werden, damit diese Erzeugnisse in den unmittelbaren Besitz der Beklagten gelangen und dort verbleiben;
c) soweit die Beklagten weder rechtliche noch tatsächliche Verfügungsgewalt über die unter Nr. II. bezeichneten Erzeugnisse inne haben, müssen sie alle rechtlich zulässigen und zumutbaren Maßnahmen ergreifen, um die Perso-nen, die Ansprüche auf Herausgabe oder Vernichtung gegen die Inhaber der Verfügungsgewalt der Erzeugnisse inne haben, zur Geltendmachung dieser Ansprüche veranlassen und/oder diese Personen bei der Geltend-machung dieser Ansprüche zu unterstützen;
IV. die Beklagten zu verurteilen,
1. der Klägerin in einer für jeden Monat des Kalenderjahres und nach patentverlet-zenden Erzeugnissen strukturierten Aufstellung ab dem 4. Dezember 2019 Aus-kunft über die unter Nr. II. genannten Erzeugnisse zu erteilen über
a) den Ursprung und die Vertriebswege der genannten Erzeugnisse;
b) die ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Mengen und Preise, die für die unter Nr. II. genannten Erzeugnisse gezahlt wurden;
c) die Identität aller an dem Vertrieb der unter Nr. II. genannten Erzeugnisse beteiligten dritten Personen;
2. der Klägerin ihre Bücher zum Nachweis der gemäß Nr. IV.1. gemachten Angaben zuzüglich der Angaben zum erzielten Gewinn offen zu legen, indem sie für jeden Monat eines Kalenderjahres und für jedes patentverletzende Erzeugnis in elekt-ronischer Form, die mit Hilfe eines Computers ausgewertet werden kann, fol-gende Unterlagen zur Verfügung stellt:
a) Rechnungen – oder, falls diese nicht verfügbar sind, Lieferscheine – der ein-zelnen Lieferungen, wobei sie die jeweiligen Lieferungen nach Angebots-mengen, Angebotszeiten, Preisen der angebotenen Waren und Typenbe-zeichnungen sowie Namen und Anschriften der gewerblichen Empfänger der Verkaufsangebote für alle verkauften oder anderweitig abgesetzten Er-zeugnisse aufschlüsselt;
b) Nachweise über die durchgeführte Werbung einschließlich der Nachweise für diese Werbetätigkeiten, wobei sie die durchgeführte Werbung nach Werbeträgern, ihre Verbreitung, den Vertriebszeitraum und das Vertriebs-gebiet aufschlüsselt;
c) Nachweise über die Kosten, wobei sie die Kosten aufgeschlüsselt nach ein-zelnen Kostenfaktoren und den erzielten Gewinnen aufgeschlüsselt;
d) Rechnungen – oder, wenn diese nicht verfügbar sind, Lieferscheine – und entsprechende Abrechnungen aller aufgewendeten Kosten, auf die sich die
Beklagten bei der Berechnung ihrer Gewinne berufen;
deren Richtigkeit von einem vom Kläger benannten, vereidigten Wirtschaftsprü-fer auf Kosten des Beklagten geprüft und bestätigt wird, wobei der Wirtschafts-prüfer über die vorstehend genannten Informationen hinaus dem Kläger gegen-über zur Verschwiegenheit verpflichtet ist;
hilfsweise:
2. der Klägerin zum Nachweis der gemäß Nr. IV.1. gemachten Angaben zuzüglich der Angaben zum erzielten Gewinn folgende Unterlagen für jeden Monat eines Kalenderjahrs und für jedes patentverletzende Erzeugnis in elektronischer Form, die mit Hilfe eines Computers ausgewertet werden kann, zur Verfügung zu stel-len:
a) Rechnungen – oder, falls diese nicht verfügbar sind, Lieferscheine – der ein-zelnen Lieferungen, wobei sie die jeweiligen Lieferungen nach Angebots-mengen, Angebotszeiten, Preisen der angebotenen Waren und Typenbe-zeichnungen sowie Namen und Anschriften der gewerblichen Empfänger der Verkaufsangebote für alle verkauften oder anderweitig abgesetzten Er-zeugnisse aufschlüsselt;
b) Nachweise über die durchgeführte Werbung einschließlich der Nachweise für diese Werbetätigkeiten, wobei sie die durchgeführte Werbung nach Werbeträgern, ihre Verbreitung, den Vertriebszeitraum und das Vertriebs-gebiet aufschlüsselt;
c) Nachweise über die Kosten, wobei sie die Kosten aufgeschlüsselt nach ein-zelnen Kostenfaktoren und den erzielten Gewinnen aufgeschlüsselt;
d) Rechnungen – oder, wenn diese nicht verfügbar sind, Lieferscheine – und entsprechende Abrechnungen aller aufgewendeten Kosten, auf die sich die Beklagten bei der Berechnung ihrer Gewinne berufen;
deren Richtigkeit von einem von der Klägerin benannten, vereidigten Wirt-schaftsprüfer auf Kosten des Beklagten geprüft und bestätigt wird, wobei der Wirtschaftsprüfer über die vorstehend genannten Informationen hinaus der Klä-gerin gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichtet ist;
V. der Klägerin zu gestatten, auf Kosten der Beklagten, die Entscheidung ganz oder teil-weise in den folgenden öffentlichen Medien bekannt zu machen und zu veröffentlichen: für die Bundesrepublik Deutschland in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung so-wie in der Zeitung Handelsblatt; für die Republik Österreich in der Zeitung Der Stan-dard;
VI. festzustellen, dass die Beklagten verpflichtet sind, der Klägerin als Gesamtschuldner jeden Schaden zu ersetzen, der ihr durch Handlungen gemäß Nr. II. seit dem 4. De-zember 2019 entstanden ist oder zukünftig entstehen wird;
VII. die Beklagten zu verurteilen, an die Klägerin als Gesamtschuldner einen Betrag in Höhe 100.000,00 EUR als vorläufigen Schadenersatz zu zahlen;
VIII. die Beklagten zu verurteilen, die Kosten und Auslagen des Verfahrens inklusive des Verfahrens über die Anordnung einstweiliger Maßnahmen zu tragen;
IX. dass die Entscheidung wie folgt vollstreckt werden kann:
1. Die unter Nr. II.1 und II.2 genannten Verfügungen sind unmittelbar vollstreckbar.
Im Falle jeder Zuwiderhandlung gegen diese Verfügung haben die Beklagten ein (ggf. wiederholtes) Zwangsgeld in Höhe von bis zu 10.000,00 EUR pro Erzeugnis und/oder bei Dauerhandlungen wie beispielsweise Angeboten im Internet von bis zu 30.000,00 EUR zu zahlen.
2. Die unter Nr. III., Nr. IV., Nr. VII., Nr. VIII. genannten Anordnungen sind vollstreck-bar,
nachdem die Klägerin dem Gericht mitgeteilt hat, welchen Teil der Anord-nungen sie zu vollstrecken beabsichtigt und nachdem die Mitteilung der Beklagten zugestellt wurde.
3. Nach dem Ablauf eines Zeitraums von 45 Tagen nach der Zustellung gemäß Nr. IX.2 haben die Beklagten im Falle jeder Zuwiderhandlung gegen eine der unter Nr. III., Nr. IV., Nr. VII. und/oder Nr. VIII. genannten Anordnungen ein Zwangsgeld von bis zu 30.000,00 EUR pro Tag der Verzögerung an das Gericht zu bezahlen.
Hinsichtlich der Formulierung der „insbesondere, wenn“-Anträge wird auf die Klageschrift Bezug genommen.
Die Beklagten beantragen;
1. die Klage als unbegründet abzuweisen;
hilfsweise:
2. das Verfahren bis zur rechtskräftigen Entscheidung, zumindest aber bis zum Abschluss des erstinstanzlichen Verfahrens über die Widerklage auf Nichtigerklärung gegen das Streitpatent auszusetzen;
3. Bedingung
3.1. etwaige Anordnungen der Lokalkammer gegen die Beklagten aufschiebend dadurch zu bedingen, dass das unter Ziffer 2 genannte Verfahren rechtskräftig, zumindest aber bis zum Abschluss des erstinstanzlichen Verfahrens, zugunsten der hiesigen Kläger entschieden wird;
weiter hilfsweise:
3.1.1. zumindest eine Unterlassungsanordnung aufschiebend dadurch zu be-dingen, dass das unter Ziffer 2 genannte Verfahren rechtskräftig, zumin-dest aber bis zum Abschluss des erstinstanzlichen Verfahrens, zuguns-ten der hiesigen Kläger entschieden wird;
weiter hilfsweise:
3.2. jede Anordnung oder Maßnahme zu Lasten der Beklagten von einer vom Gericht gemäß Regel 352 festzusetzenden Sicherheitsleistung abhängig zu machen, wo-bei diese bei einer Unterlassungsanordnung nicht unter 2.000.000,00 EUR liegen sollte;
weiter hilfsweise:
3.3. etwaige Anordnungen der Lokalkammer gegen die Beklagten auflösend dadurch zu bedingen, dass das unter Ziffer 2 genannte Verfahren erstinstanzlich, hilfs-weise rechtskräftig, gegen die Kläger entschieden wird;
weiter hilfsweise:
3.3.1. etwaige Anordnungen der Lokalkammer gegen die Beklagten auflösend dadurch zu bedingen, dass das unter Ziffer 2 genannte Verfahren gegen den Rechtsbestand des Streitpatents erstinstanzlich, hilfsweise rechts-kräftig, zumindest soweit gegen die hiesigen Kläger entschieden wird, dass das Streitpatent in einem Umfang beschränkt oder widerrufen wird, der die Verletzung entfallen lässt;
weiter hilfsweise:
3.4. eine Unterlassungsanordnung gegen die Beklagten auflösend dadurch zu bedin-gen, dass die Beklagten eine Sicherheitsleistung stellen, deren Höhe in das Er-messen des Gerichts gestellt wird („dauerhafte Abwendungsbefugnis“);
weiter hilfsweise:
3.4.1 eine Unterlassungsanordnung gegen die Beklagten bis zur rechtskräfti-gen Entscheidung, zumindest aber bis zum Abschluss der erstinstanzli-chen Verfahren nach Ziffer 2 auflösend dadurch zu bedingen, dass die Beklagten eine Sicherheitsleistung stellen, deren Höhe in das Ermessen des Gerichts gestellt wird („beschränkte Abwendungsbefugnis“):

Widerklage und Änderungsanträge:
Die Beklagten beantragen,
I. das Europäische Patent EP 3 466 498 B1 für die Hoheitsgebiete der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Österreich in vollem Umfang für nichtig zu erklären;
II. den Streitwert der Widerklage auf Nichtigerklärung auf 1 Mio. EUR festzusetzen;
III. anzuordnen, dass englischsprachige Unterlagen und Zitate, die mit der Widerklage auf Nichtigerklärung eingereicht werden oder in dieser enthalten sind und/oder zu einem späteren Zeitpunkt eingereicht werden, nicht übersetzt werden müssen;
IV. eine vorläufige und sofort vollstreckbare Erstattung von erstinstanzlichen Kosten der Widerklägerinnen in Höhe von 60.000,00 EUR anzuordnen;
V. der Widerbeklagten die Kosten des Rechtsstreits aufzuerlegen.
Die Klägerin beantragt,
I. die Nichtigkeitswiderklage der Beklagten vom 2. April 2024 abzuweisen;
II. den Beklagten die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.
Für den Fall, dass das Gericht Teile der Nichtigkeitsangriffe als begründet erachtet, beantragt die Klägerin,
III. jeweils hilfsweise: das Klagepatent in der Reihenfolge der Hilfsanträge HA1 bis HA11 zu ändern und aufrecht zu erhalten.
Hinsichtlich des Inhalts dieser Hilfsanträge wird auf den hilfsweisen Antrag auf Änderung des Kla-gepatents nach R. 30.1 VerfO (App_34230/2024) vom 3. Juni 2024 Bezug genommen.
Die Beklagten beantragen,
das Europäische Patent EP 3 466 498 B1 für die Hoheitsgebiete der Bundesrepublik Deutsch-land und der Republik Österreich auch in der Fassung der Hilfsanträge HA1 bis HA11 in vol-lem Umfang für nichtig zu erklären.
Mit Schriftsatz vom 25. November 2024 (App_62736/2024) hat die Klägerin den Unterlassungsan-trag zu Ziffer II. aus der Klage vom 17. Januar 2024 in der Fassung der Hilfsanträge zur Akte ge-reicht. Die Beklagten sind dem in der mündlichen Verhandlung entgegengetreten.

TATSÄCHLICHE UND RECHTLICHE STREITPUNKTE:
Schutzbereich:
Nach Auffassung der Beklagten kommuniziert das Tonsignal des Streitpatents auf der semanti-schen Ebene nur „richtig/falsch“. Eine komplexere und frei bestimmbare Anweisung wie „rechts/links“ oder „oben/unten“ liefere allein die Sprachnachricht. Von Tonsignalen im Sinne des Streitpatents abzugrenzen seien „Tonmuster“ im Sinne einzeln unterscheidbarer Signalmuster mit einem frei zuordenbaren, diskreten Bedeutungsgehalt. Die Tonmuster-Technologie erlaube nicht nur eine Anweisung im Sinne von „richtig/falsch“, sondern könne über die alternativ von einem Steuergerät abzuspielenden Tonmuster konkrete, klar unterscheidbare Anweisungen geben. Sol-che „Tonmuster“ seien nicht vom Begriff des „Tonsignals“ des Streitpatents erfasst. Derartige Ton-muster seien vielmehr Gegenstand der proprietären Technologie der Unternehmensgruppe der Beklagten wie in EP 2 527 011 A1 (nachfolgend: EP ‘011, Anlage BB 1, Beilage 28) beschrieben. Dessen Lehre offenbare einen akustischen Signalgenerator, der eine technische Signalsprache mit einem differenzierten, frei bestimmbaren Bedeutungsgehalt bereitstelle.
Soweit erfindungsgemäß „das wenigstens eine Tonsignal während des Ausgebens der wenigstens einen Sprachnachricht unterdrückt werde“, müsse für ein solches „Unterdrücken“ ein Tonsignal existieren, das zurückgehalten werde. Nicht ausreichend sei, wenn das Tonsignal gar nicht erst erzeugt werde. Nur dann werde der Lautsprecher wie erfindungsgemäß gefordert angesteuert, um das Tonsignal zu unterdrücken. Dies entspreche auch dem Verständnis der Klägerin im Ertei-lungsverfahren. Dort habe sich die Klägerin zur Abgrenzung des Streitpatents vom Stand der Tech-nik WO 2006/015721 A1 (nachfolgend: WO ‘721, Anlage BB 1, Beilage 32) und DE 299 22 217 U1 (nachfolgend: DE ‘217, Anlage BB 1, Beilage 33) bewusst auf die gleichzeitigen Signale (Ton- und Sprachsignal) und deren relative Lautstärke oder Unterdrückung eingeschränkt.
Verletzung:
Ausgehend von ihrem vorstehend wiedergegebenen Verständnis des Schutzbereichs stellen die Beklagten das Vorhandensein patentgemäßer Tonsignale bei der angegriffenen Ausführungsform in Abrede. Dort komme eine eigens patentierte Technologie zur Erzeugung von (ereignisabhängi-gen) Tonmustern zum Einsatz, welche dem Suchenden neben einem bestimmten Raumwinkel zum Verschütteten noch weitere Informationen vermitteln. Bei der angegriffenen Ausführungsform würden alternativ Anweisungen für bestimmte Raumwinkelbereiche gegeben. Dies erfolge mittels Tonmustern, die (alternierend) in sich geschlossen abgesetzt würden. Diese Tonmuster hätten ei-nen gegenüber einfachen Tonsignalen deutlich überschießenden semantischen Gehalt und seien daher keine Tonsignale im Sinne des Streitpatents.
Darüber hinaus werde das Tonmuster bei der angegriffenen Ausführungsform unstreitig vollstän-dig abgestellt, während eine Sprachnachricht ausgegeben werde. Dabei werde von einem Signal-generator auf einen vollständig unabhängigen zweiten Signalgenerator umgeschaltet. Daher exis-tierten die verschiedenen Signale nicht zeitgleich, sondern immer nur alternativ/nacheinander. Je nach Aktivierung gebe der Lautsprecher das entsprechende Signal aus oder nicht. Es werde daher zum Ansteuern nichts „unterdrückt“ (oder „in der Lautstärke vermindert“).
Damit fehle es bei der angegriffenen Ausführungsform auch an einer Steuerungseinrichtung im Sinne des Streitpatents. Erfindungsgemäß steuere die Steuerungseinheit die Ausgabe beider Sig-nale relativ zueinander. Dafür müssten ihr folglich beide Signale zur Verfügung stehen. Nur so könne sie das Ausgeben der beiden Signale zueinander steuern. Bei der angegriffenen Ausfüh-rungsform seien zwei vollständig unabhängige Signalgeneratoren vorhanden, von denen stets nur einer aktiv sei. Es gebe daher keine Steuerungseinheit, die den Lautsprecher mit einem Tonsignal und einem Sprachsignal ansteuere. Es werde jeweils nur einer der beiden unabhängigen Signalge-neratoren aktiv, die unabhängig voneinander den Lautsprecher ansprechen würden.
Darüber hinaus haben die Beklagten, ausgehend vom prioritätsälteren EP ‘011, den Einwand des älteren/besseren Rechts erhoben. Werde der Begriff „Tonsignal“ bei der Auslegung des Streitpa-tents breit in dem Sinne ausgelegt, dass auch Tonmuster erfasst seien, dann müsse eine entspre-chende Auslegung auch bei der EP ‘011 angewendet werden. Diese offenbare dann Sprachnach-richt und Tonsignal. Die Beklagten müssten dann aber in der Lage sein, ihre prioritätsältere Lehre auch ausüben zu können. In der nationalen deutschen Rechtsprechung sei anerkannt, dass der Inhaber eines jüngeren Patents dem Inhaber eines älteren Patents die Benutzung seines Schutz-rechts nicht untersagen könne, soweit beide Patente hinsichtlich ihrer Merkmale übereinstimmen. Die national anerkannten Grundsätze spiegelten wesentliche und allgemein gültige Prinzipien des Patentrechts wider und seien daher auch im Rahmen von EPG-Verfahren zu berücksichtigen. Die Kollision zweier Patente sei dabei im EPGÜ nicht ausdrücklich geregelt. Sie könne daher sinnvoll im Wege einer Güterabwägung nur so gelöst werden: Entweder sei das jüngere Patent gegenüber dem älteren Patent nicht rechtsbeständig oder der Inhaber des älteren Rechts behalte die Mög-lichkeit, dessen Lehre auch gegenüber dem jüngeren Patent auszuüben. Das jüngere Ausschlie-ßungsrecht des Patentinhabers gemäß Art. 25 und Art. 26 EPGÜ könne das gleiche Recht älterer Schutzrechte nicht beschränken.
Schließlich verfügten die Beklagten unter anderen für die Bundesrepublik Deutschland und die Re-publik Österreich über eine Lizenz am europäischen Patent EP 1 577 679 B1 (BB4), welche gegen-über dem Streitpatent glatt neuheitsschädlich sei. Daraus folge unabhängig von der Rechtsbe-standsposition jedenfalls ein Abwehrrecht der Beklagten gegen eine Inanspruchnahme aus dem Streitpatent. Die angegriffene Ausführungsform sei entweder unmittelbar lizenziert, oder – hilfs-weise – sei das Vorgehen der Klägerin gegen ihre eigene Lizenznehmerin rechtsmissbräuchlich.
Widerklage:
Nach Auffassung der Beklagten wird die technische Lehre des Streitpatents durch die EP 1 577 679 A1 (nachfolgend: EP ‘679, Anlage BB 2), die WO 2006/015721 A1 (nachfolgend: WO ‘721, Anlage BB 1, Beilage 32), die DE 299 22 217 U1 (nachfolgend: DE ‘217, Anlage BB 1, Beilage 33) sowie die EP 2 527 011 A1 (nachfolgend: EP ‘011, Anlage BB 1, Beilage 28) neuheitsschädlich vorweggenom-men. Insbesondere offenbare die EP ‘679 bereits ein LVS-Gerät, welches eine Peilungssuche er-laube und dabei nicht nur über eine (klassische) Tonführung, sondern zusätzlich über eine Sprach-führung verfügen könne (vgl. Abs. [0049], [0065] und [0097]).
Darüber hinaus sei das Streitpatent ausgehend von der EP ‘679, der WO ‘721 und DE ‘217 sowie ausgehend von einem klassischen LVS-Gerät nicht erfinderisch.
Die drei vorgenannten Dokumente würden ein LVS-Gerät beschreiben, welches in einer Ausfüh-rungsform Tonsignale ausgeben könne und jedenfalls in einer anderen auch Sprachnachrichten. Es würden mithin in allen drei Dokumenten bereits beide Ausgabevarianten (Ton und Sprache), die im Streitpatent miteinander kombiniert würden, genannt. Deshalb seien auch alle drei Dokumente geeignetes „Sprungbrett“, weil der Fachmann wisse, dass die parallele Audioausgabe Verständnis-probleme bereiten könne. Sprache und Ton miteinander zu kombinieren sei dabei nicht erfinde-risch. Dasselbe gelte für die Ausgestaltung der Hierarchie zwischen konkurrierenden Audioquellen. Die im Streitpatent angegebenen Lösungen seien dem Fachmann seit langem bekannt gewesen.
Daneben könne für die Bewertung der erfinderischen Tätigkeit auch von einem herkömmlichen, im Stand der Technik unstreitig bekannten LVS-Gerät ausgegangen werden. Gemeint sei damit ein Peilsuchgerät mit einer oder mehrerer Antennen, welches ein empfangendes Signal eines ver-schütteten LVS-Geräts aufnehme und anhand der Feldstärke die Entfernung und Richtung zu die-sem Gerät berechne, um diese Positionsinformationen sodann mittels Angaben auf einem Display visuell oder mittels lauter/leiser werdenden Pieptönen akustisch wahrnehmbar zu machen. In dem klassischen und in der Streitpatentschrift erwähnten US 2006/0148423 A1 beschriebenen LVS-Ge-rät seien bereits alle Merkmale des Streitpatents enthalten mit Ausnahme der Kombination von Tonsignalen und Sprachnachrichten sowie die Regelung des Verhältnisses dieser beiden Audio-quellen zueinander. Eine erfinderische Tätigkeit begründe die Integrierung dieser zusätzlichen Funktionen jedoch nicht. Zunächst existierten zum Anmeldezeitpunkt des Streitpatents unstreitig bereits LVS-Geräte, die mit einer Sprachführung ausgestattet waren (WO ‘721; DE ‘217; EP ‘679). Unterstellt, in diesen Schriften sei nicht bereits die Kombination aus Ton- und Sprachführung in einem LVS-Gerät offenbart, sei es für den Fachmann naheliegend, den genannten Stand der Tech-nik mit Blick auf eine mögliche Weiterentwicklung des klassischen LVS-Geräts heranzuziehen. Dem Fachmann seien mithin LVS-Geräte mit einer Tonführung und andere mit einer Sprachführung be-kannt gewesen. Es sei nicht ersichtlich, inwieweit die reine Zusammenführung dieser beiden Funk-tionen in einem Gerät eine erfinderische Tätigkeit begründen solle. Werde eine Kombination zweier Audioquellen vorgenommen, stelle sich lediglich noch die Frage, wie die Ausgabe der je-weiligen Tonsignale und Sprachnachrichten so ausgestaltet werden könne, dass beide stets vom Suchenden gut wahrnehmbar seien. Das Streitpatent biete für dieses Problem als Lösung an, das während der Suche durchgehend erklingende Tonsignal während der Ausgabe einer Sprachnach-richt zu unterdrücken oder mit verringerter Lautstärke auszugeben. Beide Varianten seien dem Fachmann im Anmeldezeitpunkt bereits bekannt gewesen und seien überdies häufig im Alltag zu beobachten. Für den Fachmann habe auch Anlass bestanden, bei der Weiterentwicklung eines klassischen LVS-Geräts auf die in Navigationsgeräten verwendete Technologie zurückzugreifen. Sowohl in der EP ‘679 als auch in der DE ‘217 werde klar auf die Nähe von LVS-Geräten zu sonstigen Navigationsgeräten verwiesen. Schließlich sei auch der Einbau einer Steuerungseinrichtung im Sinne des Streitpatents naheliegend, da anders die Ausgabe von konkurrierenden Audioquellen nicht geregelt werden könne.
Schließlich fehle es auch an einer hinreichenden Offenbarung gemäß Art. 138 Abs. 1 lit. b) EPÜ.
Rechtsfolgen:
Aus Sicht der Beklagten ist eine Unterlassungsanordnung vorliegend unangemessen. Insbesondere handele es sich bei der angegriffenen Ausführungsform um das wohl fortschrittlichste LVS-Gerät und das einzige Gerät mit einer intelligenten Feinsuchfunktion, wodurch Leben gerettet werden könnten. Überdies habe die Klägerin durch ihr Absehen von Rechtsschutz in der Schweiz und damit am Sitz der Beklagten selbst demonstriert, dass sie kein legitimes Interesse am Erlass einer (dau-erhaften) Unterlassungsanordnung habe. Darüber hinaus verfolge die Klägerin nur rein monetäre Interessen, denen durch Schadenersatz hinreichend entsprochen werden könne.
Den durch sie begehrten vorläufigen Schadenersatz in Höhe von 100.000,- EUR habe die Klägerin nicht substantiiert. Es sei per se nicht ersichtlich, welcher Schaden durch das Ausstellen eines Pro-totyps entstanden sein solle.
Mangels eines Schadenersatzanspruchs scheide auch ein Auskunftsanspruch bereits dem Grunde nach aus. Eine Offenlegung der Bücher sei unverhältnismäßig. Als milderes Mittel stehe die Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung zur Verfügung. Darüber hinaus sei auch nicht ersichtlich, in-wieweit Informationen über Werbemaßnahmen zur Berechnung eines möglichen Schadens geeig-net sein sollen.
Ferner habe die Klägerin selbst im Fall einer Verletzung des Streitpatents keinen Anspruch auf Rückruf, Entfernung aus den Vertriebswegen und Vernichtung der streitgegenständlichen Erzeug-nisse. Insbesondere seien die Beklagten auch im Fall eines Unterliegens im vorliegenden Verfahren berechtigt, die streitgegenständlichen Erzeugnisse weiterhin außerhalb Deutschlands und Öster-reichs zu vertreiben. Daher wäre die Anordnung der Vernichtung der Erzeugnisse klar unverhält-nismäßig, da diese schlicht in andere Länder verlagert werden könnten.
Für die durch die Klägerin begehrte Veröffentlichung der Entscheidung fehle es an dem dafür er-forderlichen Interesse.

Hilfsweise sei das Verfahren zumindest bis zum rechtskräftigen Abschluss des Nichtigkeitsverfah-rens, zumindest aber bis zum Vorliegen einer erstinstanzlichen Entscheidung, auszusetzen. Jeden-falls sei die Entscheidung im Verletzungsverfahren zumindest in Abhängigkeit vom Ausgang des Nichtigkeitsverfahrens zu bedingen.
Äußerst hilfsweise habe die Klägerin eine Vollstreckungssicherheit von mindestens 2.000.000,- EUR zu leisten. Durch eine erstinstanzliche Verurteilung würde den Beklagten neben Prozesskos-ten auch ein erheblicher Schaden entstehen, der durch eine endgültige/dauerhafte Unterlassung der Markteinführung der streitgegenständlichen Ausführungsformen bewirkt werde. Denn dadurch würden die Beklagten zumindest bis zu einer für sie positiven Entscheidung in der Beru-fungsinstanz vom Markt Deutschland und Österreich ausgeschlossen. Die verlorenen Marktanteile würden sie auch über einen längeren Zeitraum nicht zurückgewinnen können, da in der Regel ein LVS-Gerät für mehrere Jahre angeschafft werde.

ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE:
Die zulässige Klage hat in der Sache im tenorierten Umfang Erfolg.
Die Nichtigkeitswiderklage ist zulässig, aber unbegründet.
A. Zulässigkeit der Klage und der Nichtigkeitswiderklage
Sowohl die Klage als auch die Nichtigkeitswiderklage sind zulässig.
I. Nachdem die Beklagten innerhalb der Einspruchsfrist keinen Einspruch eingelegt haben, gelten sowohl die Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts als auch die Zuständigkeit der Lokalkam-mer Düsseldorf als anerkannt, R. 19.7 VerfO.
II. Hinsichtlich der Zulässigkeit der Widerklage bestehen keine Bedenken.
Insbesondere ist das Einheitliche Patentgericht (EPG) auch international zuständig. Gemäß Art. 32 Abs. 1 (e) EPGÜ ist das EPG für Widerklagen auf Nichtigkeit von (europäischen) Patenten aus-schließlich zuständig. Da derzeit kein Opt-Out (Art. 83 Abs. 3 EPGÜ) von der ausschließlichen Zu-ständigkeit des Gerichts in Bezug auf das Streitpatent in Kraft ist, ist das EPG – als gemeinsames Gericht der Mitgliedstaaten des EPGÜ – gemäß Art. 24 Abs. 4, 71a Abs. 2 a), 71b Abs. 1 der Ver-ordnung (EU) Nr. 1215/2012 für die vorliegende Widerklage international zuständig.
B. Schutzbereich des Streitpatents
Im Hinblick auf den Schutzbereich des Streitpatents gilt Folgendes:
I. Die Erfindung betrifft ein Lawinen-Verschütteten-Suchgerät mit einer Sendeeinheit zum Senden wenigstens eines Sendesignals, einer Empfangseinheit zum Empfangen wenigstens eines Sende-signals von wenigstens einem weiteren Lawinen-Verschütteten-Suchgerät, und mit einer Steue-rungseinrichtung zum Ansteuern wenigstens eines Lautsprechers sowie ein Verfahren zum Betrei-ben eines solchen Gerätes.
Nach der Beschreibung des Streitpatents sind Lawinen-Verschütteten-Suchgeräte im Stand der Technik bekannt. So beschreibe die WO 2006/015721 A1 ein Lawinen-Verschütteten-Suchgerät mit einer Anzeigeeinrichtung, welche für menschliche Sinne wahrnehmbare Reize, wie etwa akus-tische Reize in Form von Summern oder Lautsprechern, erzeuge. Des Weiteren sei eine Sprachaus-gabeeinrichtung vorgesehen, die einen Benutzer sprachgesteuert zu einer aufzufindenden Person leite (Abs. [0002]).
Überdies beschreibe die US 2006/0148423 A1 ein Lawinen-Verschütteten-Suchgerät mit einer An-zeige, auf der Richtungspfeile anzeigten, in welche Richtung sich ein Suchender fortbewegen solle, um ein sendendes Lawinen-Verschütteten-Suchgerät aufzufinden. Des Weiteren werde der Ab-stand von dem sendenden Suchgerät dargestellt. Das Lawinen-Verschütteten-Suchgerät weise zu-dem einen Lautsprecher auf, welcher im Suchmodus ein Audiosignal ausgebe. Dieses Audiosignal werde lauter, wenn sich das suchende Lawinen-Verschütteten-Suchgerät annähere (Abs. [0003]).
An diesem Stand der Technik bezeichnet es das Streitpatent als nachteilig, dass sich die Suche nach dem sendenden Lawinen-Verschütteten-Suchgerät trotz der auf der Anzeige dargestellten Hin-weise für die Suche und des Tonsignals als schwierig gestalte. Insbesondere sei die Beachtung der in der Anzeige dargestellten Hinweise und des Audiosignals in der Stresssituation, in welcher sich der nach dem verschütteten Träger des sendenden Suchgerätes Suchende befinde, eine beträcht-liche Herausforderung (Abs. [0004]).
Dem Streitpatent liegt daher nach der Streitpatentbeschreibung die Aufgabe zugrunde, ein Lawi-nen-Verschütteten-Suchgerät und ein Verfahren der eingangs genannten Art zu schaffen, welches die Suche nach einem sendenden Lawinen-Verschütteten-Suchgerät vereinfacht (Abs. [0005]).
Zur Lösung dieser Aufgabe stellt das Streitpatent ein Lawinen-Verschütteten-Suchgerät unter Schutz, welches nach Patentanspruch 1 durch folgende Merkmale gekennzeichnet ist:
1. Lawinen-Verschütteten-Suchgerät,
1.1. mit einer Sendeeinheit (16) zum Senden wenigstens eines Sendesignals (18),
1.2. einer Empfangseinheit (16) zum Empfangen wenigstens eines Sendesignals (30) von we-nigstens einem weiteren Lawinen-Verschütteten-Suchgerät (32)
1.3. und mit einer Steuerungseinrichtung (24) zum Ansteuern wenigstens eines Lautspre-chers (22).
2. Die Steuerungseinrichtung (24) ist ausgebildet, in Abhängigkeit von wenigstens einem Ereignis den wenigstens einen Lautsprecher (22) zum Ausgeben zumindest einer Sprachnachricht an-zusteuern.
2.1. Das wenigstens eine Ereignis steht mit einer Suche nach dem wenigstens einen weiteren Lawinen-Verschütteten-Suchgerät (32) in Zusammenhang.
3. Das Lawinen-Verschütteten-Suchgerät (10) weist den wenigstens einen Lautsprecher (22) auf und der wenigstens eine Lautsprecher (22) ist dazu ausgebildet, wenigstens ein Tonsignal aus-zugeben.
3.1. Das wenigstens eine Tonsignal steht mit der Suche nach dem wenigstens einen weiteren Lawinen-Verschütteten-Suchgerät (32) in Zusammenhang.
4. Die Steuerungseinrichtung (24) ist dazu ausgebildet, den wenigstens einen Lautsprecher (22) derart anzusteuern, dass das wenigstens eine Tonsignal während des Ausgebens der zumin-dest einen Sprachnachricht unterdrückt oder mit einer verringerten Lautstärke ausgegeben wird.

II. Einige Merkmale bedürfen der Erläuterung.
1. Gemäß Art. 69 EPÜ i.V.m. dem Protokoll über dessen Auslegung ist der Patentanspruch nicht nur der Ausgangspunkt, sondern die maßgebliche Grundlage für die Bestimmung des Schutzbereichs eines europäischen Patents. Für die Auslegung eines Patentanspruchs kommt es nicht allein auf seinen genauen Wortlaut im sprachlichen Sinne an. Vielmehr sind die Beschreibung und die Zeich-nungen als Erläuterungshilfen für die Auslegung des Patentanspruchs stets mit heranzuziehen und nicht nur zur Behebung etwaiger Unklarheiten im Patentanspruch anzuwenden. Das bedeutet aber nicht, dass der Patentanspruch lediglich als Richtlinie dient und sich sein Gegenstand auch auf das erstreckt, was sich nach Prüfung der Beschreibung und der Zeichnungen als Schutzbegehren des Patentinhabers darstellt (UPC_CoA_335/2023, Anordnung v. 26.02.2023 i.V.m. Anordnung v. 11.03.2024, GRUR-RS 2024, 2829, Leitsatz 2. und Rz. 73 - 77 – 10x Genomics v. NanoString; UPC_COA_182/2024, Anordnung v. 25.09.2024, Rz. 82 – Mammut v. Ortovox; vgl. auch UPC_CFI_7/2024 (LD Düsseldorf), Entscheidung v. 03.07. 2024, ORD_598324/2023 – Franz Kalde-wei v. Bette).
2. Der relevante Fachmann ist ein Diplom-Ingenieur oder Master der Fachrichtung Elektrotechnik mit Abschluss an einer Fachhochschule oder Hochschule für angewandte Wissenschaften und mehr-jähriger Berufserfahrung in der Entwicklung und Konstruktion von Lawinen-Verschütteten-Such-geräten, der zumindest die Funktionen von mobilen Navigationsgeräten genau kennt (so auch UPC_CoA_182/2024, Anordnung v. 25.09.2024, Rz. 83 – Mammut v. Ortovox).
3. Dies vorausgeschickt legt die Lokalkammer ihrer Entscheidung das folgende Merkmalsverständnis zugrunde:
a) Erfindungsgemäß verfügt das Lawinen-Verschütteten-Suchgerät (LVS) neben einer Sende- und ei-ner Empfangseinheit (16) über einen Lautsprecher (22) sowie eine Steuerungseinrichtung (24) zum Ansteuern dieses Lautsprechers (Merkmalsgruppe 1.). Weshalb es einer solchen Steuerungsein-richtung bedarf, erschließt sich dem zuständigen Fachmann mit Blick auf die Merkmalsgruppen 2. bis 4.
b) Wie der Fachmann der Merkmalsgruppe 3. entnimmt, ist der wenigstens eine Lautsprecher erfin-dungsgemäß dazu ausgebildet, wenigstens ein Tonsignal auszugeben, das mit der Suche nach dem wenigstens einen weiteren LVS-Gerät im Zusammenhang steht. Dazu, wie ein solcher Zusammen-hang ausgestaltet sein soll, schweigt Patentanspruch 1 ebenso wie zum Inhalt sowie der näheren technischen Gestaltung des Tonsignals. Ein Fachmann, der ausgehend vom Wortlaut des Patent-anspruchs die Reichweite des Schutzbereichs zu ermitteln versucht, hat daher keinen Anlass, den Begriff „Tonsignal“ auf bestimmte akustische Signale zu beschränken. Er wird vielmehr bei isolier-ter Betrachtung der vorgenannten Merkmalsgruppen unter einem „Tonsignal“ jedes, in einem Zu-sammenhang mit einem weiteren LVS-Gerät stehende akustische Signal verstehen, und zwar un-abhängig davon, ob dieses Signal über den geforderten Zusammenhang hinausgehende Informa-tionen enthält oder nicht. Nicht als Tonsignale im Sinne des Streitpatents zu klassifizieren sind rein optische Signale, etwa in Form von Richtungspfeilen. Sie können zusätzlich und in Ergänzung zu den Tonsignalen vorhanden sein (Abs. [0047], Sp. 11, Z. 17 – 26), machen das Vorliegen von Ton-signalen jedoch nicht entbehrlich.

Bei einer solchen, allein am Wortlaut des Patentanspruchs orientierten Betrachtung bleibt der Fachmann jedoch nicht stehen. Gemäß Art. 69 Abs. 1 S. 2 EPÜ sind die Beschreibung und die Zeich-nungen zur Auslegung des Patentanspruchs heranzuziehen (vgl. zu den dabei geltenden Grunds-ätzen: UPC_CoA_335/2023, Anordnung v. 26.02.2024, GRUR-RS 2024, 2829, Rz. 73 - 79 – Nach-weisverfahren). Nimmt der Fachmann davon ausgehend die Streitpatentbeschreibung in den Blick, wird ihm dort in Abs. [0010] offenbart, dass als Tonsignale beispielsweise sich in der Frequenz, der Wiederholungsrate und/oder sich in der Lautstärke verändernde Pieptöne von dem wenigstens einen Lautsprecher in Abhängigkeit von der Entfernung zum Verschütteten ausgegeben werden (Sp. 2, Z. 49 – 53, Hervorhebung hinzugefügt). Nachdem die Streitpatentbeschreibung den bei-spielhaften Charakter der dort im Einzelnen beschriebenen Tonsignale ausdrücklich hervorhebt, hat der Fachmann keinen Anlass zu der Annahme, das Streitpatent verstehe den Begriff des Ton-signals abweichend von dem zuvor herausgearbeiteten weiten Verständnis. Für die durch die Be-klagten vertretene Unterscheidung zwischen „Tonsignalen“ und „Tonmustern“ findet sich im Streitpatent kein Anhaltspunkt. Stehen sie mit der Suche nach wenigstens einem weiteren LVS-Gerät im Zusammenhang, sind daher auch „Tonmuster“ „Tonsignale“ im Sinne des Streitpatents.
Soweit die Beklagten zur Begründung ihrer abweichenden Auffassung auf die EP ‘011 verweisen, ist diese in der Streitpatentschrift unerwähnt geblieben. Den Nachweis, dass dieser Stand der Technik und insbesondere die vorgenannte Unterscheidung von Tonsignalen und Tonmustern im Prioritätszeitpunkt zum allgemeinen Fachwissen auf dem das Streitpatent betreffenden Fachge-biet gehörte, sind die Beklagten auch im Hauptsacheverfahren schuldig geblieben. Es handelt sich damit bei dieser Schrift von vornherein um kein zulässiges Auslegungsmaterial.
c) In seine Überlegungen hat der Fachmann weiterhin einzubeziehen, dass Patentanspruch 1 neben den Tonsignalen auch Sprachnachrichten kennt, die ebenfalls mit einer Suche nach dem wenigstens einen LVS im Zusammenhang stehen (Merkmalsgruppe 2.).
Obwohl auch diese Sprachnachrichten durch den Lautsprecher ausgegeben werden und damit akustisch wahrnehmbar sind, lässt Merkmal 4. keinen Zweifel daran, dass sich Sprachnachrichten und Tonsignale nach dem Begriffsverständnis des Streitpatents voneinander unterscheiden müs-sen. Nur dann macht es Sinn, das Tonsignal während der Ausgabe einer Sprachnachricht zu unter-drücken oder mit verringerter Lautstärke wiederzugeben. Auch wenn Patentanspruch 1 weder Vorgaben zur näheren Ausgestaltung des Tonsignals noch der Sprachnachricht enthält, erschließt sich aus der Gesamtsystematik des Anspruchs somit klar, dass es sich bei einem Tonsignal im Sinne des Streitpatents um jedes mit der Suche nach einem anderen LVS im Zusammenhang stehende akustische Signal handelt, welches nicht als Ausgabe von Sprache und damit als Sprachnachricht zu klassifizieren ist. Unter einer Sprachnachricht versteht das Streitpatent hingegen eine Anwei-sung oder Information an den Suchenden in Form von Worten (vgl. z.B. Abs. [0017] f., [0021], [0023] f., [0028] f., Abs. [0031], [0033] f., Abs. [0036] – [0039]).
Entgegen der Auffassung der Beklagten ist das Vorliegen eines oder mehrerer Worte ein geeigne-tes Unterscheidungskriterium zur Abgrenzung von Ton und Sprachnachrichten. Soweit die Beklag-ten auf Khoisan-Sprachen, Pfeifsprachen und die türkische Vogelsprache verweisen (vgl. Widerkla-gebegründung, Rz. 29), ist auch insoweit eine Unterscheidung dieser Sprachen zu Tönen bzw. Ton-mustern deshalb möglich, weil auch sie unmittelbar Worte wiedergeben. Dass die Sprache ledig-lich „in einem anderen Sound“ daherkommt, ändert nichts daran, dass die Kommunikation direkt mittels Worten und nicht lediglich von Worten repräsentierenden Tonmustern erfolgt. Im Übrigen kann, worauf bereits das Berufungsgericht zu Recht hingewiesen hat, nicht angenommen werden, dass der Fachmann diese besonderen Kommunikationsformen dem Verständnis des Patentanspruchs zugrunde legt (UPC_CoA_182/2024, Anordnung v. 25.09.2024, Rz. 90 – Mammut v. Orto-vox).
d) Erfindungsgemäß werden durch den Lautsprecher somit zwei voneinander zu unterscheidende akustische Reize (Tonsignale, Sprachnachricht) ausgeben. Erfolgt dies gleichzeitig, können jedoch die (etwa in Form von Pieptönen) ausgegebenen Tonsignale die Verständlichkeit der Sprache stö-ren (Sp. 3, Z. 3 – 5). Daher soll die Steuerungseinrichtung (24) erfindungsgemäß so ausgebildet sein, dass sie den wenigstens einen Lautsprecher in Abhängigkeit von wenigstens einem mit der Suche nach einem weiteren LVS im Zusammenhang stehenden Ereignis derart ansteuern kann, dass das wenigstens eine Tonsignal während des Ausgebens der Sprachnachricht unterdrückt oder mit einer verringerten Lautstärke ausgegeben wird (Merkmale 2. und 4.).
Dem entnimmt der Fachmann zweierlei:
aa) Zum einen soll die Ansteuerung des Lautsprechers in Abhängigkeit von einem mit der Suche nach einem weiteren LVS im Zusammenhang stehenden Ereignis erfolgen (Merkmale 2. und 2.1.).
Die Berücksichtigung des wenigstens einen Ereignisses nach Merkmal 2.1 steht in Zusammenhang mit der Suche nach dem sendenden Suchgerät. Ausgelöst wird danach eine Sprachnachricht ins-besondere dann, wenn es zu einem Ereignis in Form eines Zustandswechsels kommt (Abs. [0013]) oder eine Veränderung eines mit der Suche in Zusammenhang stehenden Parameters erfasst wird (Abs. [0014], Z. 26 – 32). So kann besonders gut auf eine Veränderung der Suchsituation reagiert werden (Abs. [0014], Z. 32 – 37).
Damit steht aber, wie bereits das Berufungsgericht in seiner im Eilverfahren ergangenen Anord-nung festgestellt hat (UPC_CoA_182/2024, Anordnung v. 25.09.2024, Rz. 66 – Mammut v. Orto-vox), das Ereignis in einem Wirkzusammenhang mit dem sendenden Suchgerät, nämlich seinem Sendesignal. Denn hierdurch erfolgt eine Verbindung zwischen den Geräten. Nicht ausreichend ist daher eine beliebige Sprachausgabe, die nur in zeitlichem Zusammenhang mit der Nutzung des Geräts während der Suche steht.
Gleichzeitig bedarf es eines Wirkzusammenhangs zwischen der Ausgabe des Tonsignals und der Sprachnachricht durch die Steuereinrichtung.
Nach Merkmal 4. soll die Steuereinrichtung den Lautsprecher in Abhängigkeit von wenigstens ei-nem mit der Suche nach einem weiteren Lawinen-Verschütteten-Suchgerät im Zusammenhang stehenden Ereignis derart ansteuern, dass das wenigstens eine Tonsignal während der Ausgabe des Sprachsignals unterdrückt bzw. mit einer geringeren Lautstärke ausgegeben wird. Es bedarf somit eines funktionalen Zusammenhangs zwischen der Ansteuerung des Lautsprechers durch die Steuereinheit und der Unterdrückung des Tonsignals oder der Reduzierung von dessen Lautstärke. Nicht vom Schutzbereich umfasst sind somit Gestaltungen, bei denen das Tonsignal und die Sprachnachricht unabhängig voneinander ausgegeben werden, ohne dass eine entsprechende An-steuerung des Lautsprechers erfolgt.
Nur dann, wenn ein solcher Wirkzusammenhang gegeben ist, erfolgt eine Sprachausgabe gemäß den Merkmalen 2., 2.1 und 4. Entgegen der Auffassung des Fachrichtervotums des Bundespatent-gerichts der Schweiz vom 4. November 2024 (Anlage KAP 24, S. 17 – 18, Rz. 29) reicht daher eine beliebige, während einer Suche ausgegebene Sprachnachricht nicht aus.

bb) Zum anderen kann das wenigstens eine Tonsignal während des Ausgebens der zumindest einen Sprachnachricht entweder unterdrückt oder mit einer verringerten Lautstärke ausgegeben wer-den.
Die zweite Variante ermöglicht, dass das Tonsignal während der Ausgabe der Sprachnachricht wei-ter erzeugt und ausgegeben wird. Eine Unterdrückung des Tonsignals erfordert hingegen, dass das Tonsignal akustisch nicht mehr wahrnehmbar ist. Die dafür eingesetzten technischen Mittel lässt das Streitpatent offen. Es beschäftigt sich an keiner Stelle mit der näheren technischen Gestaltung der Unterdrückung des Tonsignals. Auch deren technische Realisierung ist somit dem Fachmann überlassen. Vom Schutzbereich umfasst sind daher sowohl Gestaltungen, bei denen die Lautstärke des Tonsignals temporär auf null gesetzt wird als auch solche, bei denen das Signal vorübergehend nicht mehr erzeugt wird. Wird das Tonsignal temporär nicht erzeugt, erkennt der Fachmann darin eine vorübergehende Abschaltung und damit Unterdrückung dieses Signals.
Auch bei einem solchen Verständnis kommt der Steuerungseinrichtung Bedeutung zu. In dem Fall, in dem das Unterdrücken des Tonsignals dadurch geschieht, dass Tonsignale gar nicht erst erzeugt werden, muss zwar keine Ansteuerung des Lautsprechers zur Ausgabe des Tonsignals erfolgen. Dies ist nach Merkmal 4. jedoch auch nicht zwingend. Die Steuerungseinrichtung verfolgt den Zweck, aufgrund des Eintritts eines vordefinierten Ereignisses den Lautsprecher „derart“ (Wortlaut Merkmal 4.) anzusteuern, dass eine Sprachnachricht und kein Tonsignal über den Lautsprecher ausgegeben wird. Damit genügt es, dass eine Steuerungseinrichtung vorhanden ist, die dazu aus-gebildet ist, dass sie abhängig von einem bestimmten Ereignis (Merkmal 2.1.) eine Ansteuerung des Lautsprechers zum Ausgeben einer Sprachnachricht vornimmt (Merkmal 2.), und die eine An-steuerung zur Folge hat, dass während der Ausgabe der Sprachnachricht entweder ein Tonsignal unterdrückt oder mit einer verringerten Lautstärke ausgegeben wird (so auch bereits (UPC_CoA_182/2024, Anordnung v. 25. September 2024, Rz. 99 – Mammut v. Ortovox).
Der durch die Beklagten zur Begründung ihrer abweichenden Auffassung herangezogene allge-meine Sprachgebrauch zwingt schon deshalb zu keiner abweichenden Beurteilung, weil der Begriff des „Unterdrückens“ nach der durch die Beklagten selbst zitierten Passage aus dem Duden auch dort im Sinne eines „nicht aufkommen Lassens“ verstanden werden kann (vgl. Klageerwiderung, S. 27, Rz. 84). Überdies hat das Berufungsgericht im Eilverfahren zu Recht darauf hingewiesen (UPC_CoA_182/2024, Anordnung v. 25.09.2024, Rz. 97 – Mammut v. Ortovox), dass es zwar zu-trifft, dass nur etwas Vorhandenes unterdrückt werden kann. Da der Patentanspruch verlangt, dass mindestens ein Tonsignal ausgegeben wird (Merkmal 3.), ist ein solches Tonsignal zeitweise auch vorhanden. Lediglich „während“ der Ausgabe der Sprachnachricht soll es unterdrückt wer-den. Das Verständnis, dass es genügt, dass bei derselben Suche zeitabschnittsweise ein Tonsignal ausgegeben wird, während der Ausgabe des Sprachsignals aber eine Ausgabe von Tonsignalen un-terbleibt, wird dadurch bestätigt, dass nach der Beschreibung die Suche sowohl durch das Tonsig-nal (Abs. [0011], Sp. 3, Z. 5 - 7) als auch die Sprachnachricht (Abs. [0012], Sp. 3, Z. 14 f.) unterstützt werden soll und das Unterdrücken des Tonsignals lediglich dazu dient, die Verständlichkeit der Sprachnachricht zu gewährleisten (Abs. [0011], Sp. 3, Z. 3). Abgesehen davon kann sich aus der gemäß Art. 69 Abs. 1 S. 2 EPÜ zur Auslegung heranzuziehenden Beschreibung sowie den Zeichnun-gen ohnehin ergeben, dass die Patentschrift Begriffe eigenständig definiert.
Auch wenn Patentanspruch 1 die nähere technische Ausgestaltung der Unterdrückung des Tonsig-nals dem Fachmann überlässt, darf dieser nicht aus dem Blick verlieren, dass Steuereinrichtung, Tonsignal und Sprachnachricht erfindungsgemäß in einem Wirkzusammenhang stehen: Die Steu-ereinrichtung soll den Lautsprecher in Abhängigkeit von wenigstens einem mit der Suche nach einem weiteren LVS im Zusammenhang stehenden Ereignis derart ansteuern, dass das wenigstens eine Tonsignal während der Ausgabe des Sprachsignals unterdrückt bzw. mit einer geringeren Lautstärke ausgegeben wird. Es bedarf somit eines funktionalen Zusammenhangs zwischen der Ansteuerung des Lautsprechers durch die Steuereinheit und der Unterdrückung des Tonsignals o-der der Reduzierung von dessen Lautstärke. Nicht vom Schutzbereich umfasst sind somit Gestal-tungen, bei denen das Tonsignal und die Sprachnachricht unabhängig voneinander ausgegeben werden, ohne dass eine entsprechende Ansteuerung des Lautsprechers erfolgt.
Soweit sich die Beklagten im Rahmen der Patentauslegung auf Äußerungen der Klägerin im Ertei-lungsverfahren beziehen, hat es das Berufungsgericht im vorausgegangenen Eilverfahren offenge-lassen, ob und ggf. in welchem Umfang derartige Äußerungen im Rahmen der Patentauslegung berücksichtigungsfähig sind (UPC_CoA_182/2024, Anordnung v. 25.09.2024, Rz. 98 – Mammut v. Ortovox). Eine solche Entscheidung ist auch im Hauptsacheverfahren entbehrlich. Die Lokalkam-mer teilt die Auffassung des Berufungsgerichts, dass die Klägerin im Erteilungsverfahren nicht mit der Gleichzeitigkeit der Ton- und Sprachsignale argumentiert hat. Sie hat dort vielmehr lediglich argumentiert, die WO ‘721 offenbare nicht, dass ein Lautsprecher eines LVS-Gerätes dazu ausge-bildet sei, sowohl eine Sprachnachricht auszugeben als auch wenigstens ein Tonsignal, welches mit der Suche nach dem weiteren LVS-Gerät im Zusammenhang steht (Anlage KAP 14, S. 3). Daraus ergibt sich keine Einschränkung für LVS-Geräte, bei denen Tonsignale auch während der Ausgabe der Sprachnachricht erzeugt werden. Vielmehr kommt dadurch lediglich zum Ausdruck, dass zeit-abschnittsweise eine Sprachnachricht die Suche unterstützt.
III. Die Merkmale des mit Patentanspruch 13 beanspruchten Verfahrens entsprechen denjenigen des Patentanspruchs 1. Der Gegenstand des nebengeordneten Patentanspruchs 13 unterliegt deshalb der gleichen Beurteilung wie derjenige von Patentanspruch 1.
C. Begründetheit der Widerklage
Die Widerklage hat in der Sache keinen Erfolg.
I. Neuheit
Die durch die Patentansprüche 1 und 13 unter Schutz gestellte technische Lehre wird in dem durch die Beklagten entgegengehaltenen Stand der Technik nicht neuheitsschädlich offenbart.
1. Maßstab der Neuheitsprüfung
Eine technische Lehre ist neu, wenn sie in wenigstens einem der bekannten Merkmale von dem
im Stand der Technik Vorhandenen abweicht. Im Stand der Technik vorweggenommen ist nur das,
was sich für eine mit dem jeweiligen technischen Gebiet vertrauten Fachperson unmittelbar aus
der Veröffentlichung oder Vorbenutzung ergibt. Erkenntnisse, die ein Fachperson erst aufgrund
weiterführender Überlegungen oder der Heranziehung weiterer Schriften oder Benutzungen ge-
winnt, sind nicht Stand der Technik (vgl. UPC_ CFI_452/2023 (LK Düsseldorf), Anordnung vom
09.04.2024 – Ortovox v. Mammut; UPC_CFI_7/2024 (LK Düsseldorf), Entscheidung v. 03.07.2024 –
Kaldewei v. Bette).
2. Neuheitsprüfung im Einzelfall
Davon ausgehend erweist sich die durch die Patentansprüche 1 und 13 unter Schutz gestellte Er-findung gegenüber dem durch die Beklagten entgegengehaltenen Stand der Technik als neu.

a) EP ‘679
Dies gilt zunächst im Hinblick auf die EP ‘679.
Die Entgegenhaltung betrifft ein Suchgerät zur Ortung eines Senders und insbesondere ein Lawi-nen-Verschütteten-Suchgerät. Dieses wird durch den Benutzer zum Absuchen eines Suchgebietes in einem Winkelbereich von Suchwinkeln geschwenkt, welcher das Suchgebiet überdeckt. Das Ge-rät ist mit einer Suchantenne, einer Signalverarbeitungseinrichtung und einer Ausgabeeinrichtung zur Ausgabe von Ergebnissignalen an den Benutzer ausgestattet (Patentanspruch 1). Dabei kann die Ausgabeeinheit (10) zur graphischen Ausgabe von Ergebnissignalen ausgebildet sein, die den Sendersuchwinkel repräsentieren (Unteranspruch 7).
Wie der Fachmann Abs. [0049] der Entgegenhaltung entnimmt, kann das Lawinen-Verschütteten-Suchgerät in einem bevorzugten Ausführungsbeispiel über ein Display und einen Lautsprecher zur Ausgabe eines synthetisch generierten Suchtons als Feedback für den Benutzer verfügen. Bei einer solchen Gestaltung wird die graphische Anzeige mithin durch einen Suchton ergänzt. Es fehlt je-doch an einer Sprachausgabe im Sinne des Streitpatents (Merkmalsgruppe 2.). Daher bedarf es auch keiner Steuerungseinrichtung im Sinne der Merkmalsgruppe 4. Soweit die Beklagten in Bezug auf die Sprachausgabe auf Abs. [0097] verweisen, findet eine solche dort zwar Erwähnung. Der betreffende Absatz ist jedoch zusammen mit Abs. [0096] zu lesen. Danach ist es denkbar, ein er-findungsgemäßes Suchgerät mit einem GPS-System zu kombinieren (Hervorhebung hinzugefügt). Wird von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht, verfügt das Suchgerät daher über eine graphische Ausgabe sowie ein GPS-System. Die Ergänzung um ein Tonsignal ist lediglich ein (anderes) Ausfüh-rungsbeispiel. Für eine Kombination beider Ausführungsbeispiele findet sich in der Entgegenhal-tung kein Anhaltspunkt.
Die Entgegenhaltung möchte nach Abs. [0093] die vorher beschriebenen Funktionen des Suchge-räts als Module verstanden wissen, die als getrennte Einheiten zahlreiche Kombinationen erlau-ben, wodurch das Suchgerät auch ohne einzelne dieser Einheiten auskommt (Abs. [0094], [0095]).
Nach Abs. [0096] ist das Suchgerät mit einem GPS-System kombinierbar. Das GPS-System dient dazu, eine naturgetreue Darstellung des Geländes bereitzustellen. Der Standpunkt des Suchenden und die von dem Suchgerät erfassten Senderorte, d.h. die vermuteten Liegepunkte der Verschüt-teten, werden der Darstellung des GPS-Systems überlagert. Ein derartiges System ermöglicht es dem Suchenden, die Position des Liegepunktes anhand von eventuell vorhandenen markanten Ge-ländepunkten intuitiv, d.h. rasch zu erfassen, so dass er mit geringstmöglicher Verzögerung den Liegepunkt aufsuchen kann.
Im darauffolgenden Abs. [0097] offenbart die Entgegenhaltung, dass das Suchgerät alternativ oder zusätzlich mit einer Sprachsteuerung kombiniert werden kann, wie dies etwa bei GPS-Systemen für Kraftfahrzeuge bekannt ist. Hierbei erhält der Suchende akustische Anweisungen, etwa in Form einer vom Suchgerät erzeugten Stimme. Dies ermöglicht dem Suchenden, sich auf das Gelände zu konzentrieren.
Damit offenbart die EP ‘679 entgegen der Auffassung der Beklagten nicht die Merkmale 2. und 2.1. Die davon abweichende Auffassung des Schweizerischen Bundespatentgerichts in seinem Fach-richtervotum beruht auf einem sehr weiten Verständnis von Merkmal 2.1., dem die Lokalkammer Düsseldorf, wie bereits ausgeführt, nicht folgt.
Abs. [0097] nimmt mit der Angabe „alternativ oder zusätzlich“ auf die Ausgestaltung eines Suchgeräts Bezug, das an Stelle oder zusätzlich zu der naturgetreuen Darstellung des Geländes Sprach-anweisungen ausgeben kann.
Die Kombinationsmöglichkeiten, die in Abs. [0094] bis [0097] beschrieben werden, beziehen sich, wie schon in der Anordnung des Berufungsgerichts im Eilverfahren erläutert (UPC_CoA_182/2024, Anordnung v. 25.09.2024, R. 46 – Mammut v. Ortovox), auf ein „erfindungsgemäßes Suchgerät“ (Abs. [0097]). Dieses ist dadurch gekennzeichnet, dass die Position des Verschütteten „selbsttätig“ bestimmt wird (Abs. [0008]). Da das Suchgerät gemäß EP ‘679 von dem Erdmagnetfeld als Bezugs-koordinatensystem Gebrauch macht (Abs. [0015]), ist die grafische Anzeige der Position eines Ver-schütteten relativ zum eigenen Standort möglich (Abs. [0049]). Es unterscheidet sich damit von „herkömmlichen“ Geräten zur Ortung nach Gehör (Abs. [0004]), welche vom Suchenden hohe Konzentration, Übung und gerade bei größerer Entfernung geringe Umgebungsgeräusche (Abs. [0004]) und bei dem zeitgleichen Empfang von Signalen mehrerer Verschütteter außeror-dentlich viel Übung und eine umständliche Suchstrategie erfordern (Abs. [0007]). Während sich die Suche bei den „herkömmlichen“ oder konventionellen Geräten anhand des Tons an den Feld-linien orientiert, ist die Position des Verschütteten relativ zum eigenen Standort bei einem „erfin-dungsgemäßen Suchgerät“ bekannt.
Es kann dahingestellt bleiben, ob es infolgedessen zusätzlich zur Ausgabe der Position von Ver-schütteten relativ zum eigenen Standort über das Display einer konventionellen Führung mittels eines synthetisch generierten Suchtons bedarf und diese Ausgestaltung von den Abs. [0049] und [0065] umfasst ist.
Selbst wenn zugunsten der Beklagten unterstellt wird, dass die Möglichkeit einer Sprachausgabe nach Abs. [0097] nicht als Alternative oder Zusatz zu einer naturgetreuen Darstellung des Geländes erfolgt, sondern als eine beliebige Kombinationsmöglichkeit des modular ausgestalteten Suchge-räts verstanden wird und damit das Suchgerät die Ausgabe von Tonsignal und Sprache ermöglicht, sind damit die Merkmale 2. und 2.1 nicht offenbart. Abs. [0097] gibt dem Fachmann keinen Hin-weis, in welchem funktionalen Zusammenhang Sprachausgabe und Tonsignal liegen sollen und wie sie sich zueinander verhalten. Abs. [0097] offenbart lediglich, dass das Gerät als solches eine Sprachausgabe zur Suche ermöglichen kann. Ob diese überhaupt in einem zeitlichen Zusammen-hang mit einem Tonsignal steht und wenn ja, wie dieser Zusammenhang funktional gestaltet ist, bleibt vielmehr offen. Es fehlt daher an dem nach den Merkmalen 2 und 2.1 erforderlichen Ereig-nis, das eine Sprachnachricht initiiert.
Die gegenteilige Auffassung der Beklagten ist hingegen von einer rückschauenden Betrachtung ge-prägt, wonach die in der EP ‘679 beschriebene Sprachausgabe nach Abs. [0097] bei einer her-kömmlichen Suche nach den Abs. [0049] und [0065] in einem Wirkzusammenhang zum Einsatz kommt.
Nicht offenbart ist zudem eine Steuerung der Ausgabe zweier akustischer Signale und damit eine Steuerungseinrichtung im Sinne der Merkmalsgruppe 4.
b) WO ‘721
Der Gegenstand der Patentansprüche 1 und 13 wird auch nicht durch die schon im Erteilungsver-fahren berücksichtigte und in der Streitpatentbeschreibung gewürdigte WO ‘721 neuheitsschäd-lich vorweggenommen.
Wie bereits das Berufungsgericht mit einer ausführlichen Begründung im Eilverfahren im Einzelnen herausgearbeitet hat (UPC_CoA_182/2024, Anordnung v. 25.09.2024, R. 180 - 183 – Mammut v.
Ortovox), offenbart die Entgegenhaltung zwar neben der Ausgabe von Schallsignalen auch eine Vorrichtung zur Sprachausgabe im Sinne der Merkmale 2. und 2.1. Jedoch fehlt es an der Vorweg-nahme einer Vorrichtung, die zusätzlich auch die Merkmale 3., 3.1. und 4. aufweist.
Eine Offenbarung von Sprachsignalen und Tonsignalen kann insbesondere nicht in den durch die Beklagten in Bezug genommenen Ausführungen auf Seite 5 der Entgegenhaltung gesehen werden, wo es heißt:
„Als Ausgabeeinrichtung wird im Rahmen der Erfindung jede Einrichtung verstanden, die für die menschlichen Sinne wahrnehmbare Reize erzeugt, wie bevorzugt optische Reize in Form optischer Anzeigen und Bildschirme und/oder akustische Reize in Form von Summern oder Lautsprechern.“
(WO ‘721, S. 5, Z. 16 – 19, Hervorhebung hinzugefügt)
Damit ist zwar eine Ausgabeeinrichtung offenbart, die optische und/oder akustische Reize erzeu-gen kann. Nicht unmittelbar und eindeutig offenbart ist jedoch, dass diese Reize sowohl von einem Summer als auch einem Lautsprecher erzeugt werden können, so dass sowohl Tonsignale als auch Sprachnachrichten (entweder parallel oder alternativ) erzeugt werden können. Denn insoweit ist lediglich von „Summern oder Lautsprechern“ (Hervorhebung durch das Gericht) die Rede. Die Ver-wendung des Plurals für die Summer und Lautsprecher stellt entgegen der Auffassung der Beklag-ten nicht klar, dass verschiedene Signale gleichzeitig ausgegeben werden können. Der Fachmann erkennt dies lediglich als Hinweis, dass es eine Vielzahl konkreter Bauformen für optische Anzei-gen, Bildschirme, Summer oder Lautsprecher gibt.
Nichts Anderes gilt für die Ausführungen auf Seite 11 Zeilen 21 bis 30, wo es heißt:
„Diese Informationen können vorzugsweise auf der mit der jeweiligen Empfangseinrichtung signal-verbundenen Ausgabeeinrichtung mittels entsprechend zugeordneter Signale, Symbole oder Zeichen ausgegeben werden. Bevorzugt werden die Informationen auf optische Anzeigen, wie insbesondere LCD-Anzeigen, TFT-Bildschirmen oder dergleichen dargestellt. Denkbar sind jedoch auch Kosten spa-rende Ausführungsformen mit LED-Richtungspfeilen und LED-Entfernungsskalen. In komfortablen Weiterbildungen der erfindungsgemäßen Vorrichtung ist eine Sprachausgabeeinrichtung vorgese-hen, welche den Benutzer sprachgesteuert zu der aufzufindenden Person oder dem aufzufindenden Objekt steuert.“
(Hervorhebung hinzugefügt)
Dem lässt sich lediglich entnehmen, dass eine Ausgabeeinrichtung mit optischer Anzeige oder eine solche mit optischer und akustischer Ausgabe möglich ist.
c) DE ‘217
Gegenüber der gleichfalls im Erteilungsverfahren berücksichtigten DE ‘217 erweist sich der Gegen-stand von Patentanspruch 1 ebenfalls als neu.
Das dort offenbarte Verschüttetensuchgerät weist eine Empfangsvorrichtung auf, die Signale eines Navigationssatelliten empfängt. Mittels einer Positions-Recheneinrichtung werden daraus erste Positionswerte errechnet. Eine Sendeeinrichtung kann Positionswerte an die Empfangsvorrichtung eines anderen Verschüttetensuchgeräts senden. Die Empfangseinrichtung ist zudem in der Lage, errechnete zweite Positionswerte eines anderen Verschüttetensuchgeräts zu empfangen. Ein Komparator vergleicht die beiden Positionswerte und ermittelt Bestimmungswerte, die eine Or-tung des anderen Verschüttetensuchgeräts ermöglichen. Die Bestimmungswerte werden auf einer Ausgabeeinrichtung ausgegeben (Anspruch 1). Davon ausgehend zeichnet sich die in der DE ‘217 offenbarte Lösung dadurch aus, dass die Position des Verschütteten anhand eines Vergleichs der errechneten Positionswerte und der von dem anderen Verschüttetensuchgerät gesendeten Posi-tionssignale genau bestimmt und angezeigt wird (DE ‘217, S. 3, 2. Abs.).
Auch wenn die Ausgabe der für die Ortung auf dieser Grundlage notwendigen Bestimmungswerte einen Sprachprozessor umfassen kann (vgl. Unteranspruch 7 sowie S. 6, 4. Abs.), fehlt es an der Offenbarung der Ausgabe wenigstens eines Tonsignals im Sinne des Streitpatents und damit je-denfalls an einer Offenbarung der Merkmale 3., 3.1. und 4 (so auch: UPC_CoA_182/2024, Anord-nung v. 25.09.2024, R. 190 - 192 – Mammut v. Ortovox). Wie bereits im Einzelnen ausgeführt sind Tonsignal und Sprachnachricht nach der technischen Lehre des Streitpatents nicht dasselbe. Die durch das Streitpatent unter Schutz gestellte Erfindung zeichnet sich vielmehr dadurch aus, dass die Steuereinrichtung den Lautsprecher derart ansteuert, dass das Tonsignal während der Ausgabe der Sprachnachricht unterdrückt oder zumindest mit einer verringerten Lautstärke ausgegeben wird. Eine solche partielle Unterdrückung bzw. Reduzierung der Lautstärke des Tonsignals wäh-rend der Ausgabe der Sprachnachricht schließt eine Identität beider Signale von vornherein aus.
Im Ansatz zutreffend weisen die Beklagten darauf hin, dass eine die Ausgabe eines Sprachsignals ermöglichende Ausgabevorrichtung auch zur Ausgabe eines Tonsignals geeignet ist. Zudem be-nennt die Entgegenhaltung neben dem Sprachprozessor als weitere Ausgabevorrichtungen nur ein Display und eine Signaleinrichtung (Unteransprüche 6. und 8.). Letztere wird in Unteranspruch 8 lediglich funktional dahingehend beschrieben, dass sie ein auffälliges Signal abgibt, wenn die ers-ten und zweiten Positionswerte übereinstimmen. Selbst wenn der Fachmann aus dieser funktio-nalen Umschreibung einer solchen Signaleinrichtung den Schluss zieht, dass es sich bei diesem Signal – anders als bei der auf S. 6 im dritten Absatz erwähnten Signalleuchte – auch um einen Signalton handeln kann, findet er in der Entgegenhaltung keinerlei Hinweis, einen solchen Ton während der Ausgabe der Sprachnachricht zu unterdrücken oder zumindest in der Lautstärke zu reduzieren.
d) EP ‘011
Ebenso wenig steht die EP ‘011 der Neuheit von Patentanspruch 1 entgegen.
Die Entgegenhaltung betrifft ein Lawinen-Verschütteten-Suchgerät, welches eine Empfangseinheit zum Bestimmen einer Empfangsrichtung eines Sendesignals, eine Verarbeitungseinheit und einen akustischen Signalgenerator umfasst (Abs. [0001]). Nachteilig an bekannten Such- und Sendegeräten sei, dass die Suche nach einem Verschütteten viel Zeit und Übung erfordere. Bei einer Suche sei es schwierig, sich auf die Topografie des Lawinenkegels zu konzentrieren, gleichzeitig auf die optische und/oder akustische Anzeige des Such- und Sendegeräts zu achten und die Suche mit weiteren Suchenden zu koordinieren (Abs. [0008]). Davon ausgehend soll der Suchvorgang verein-facht werden, um ihn schneller erfolgreich zu Ende führen zu können (Abs. [0009]). Zur Lösung schlägt die Entgegenhaltung ein Lawinen-Verschütteten-Suchgerät vor, das verschiedenen Raum-winkelbereichen abhängig von der Empfangsrichtung unterschiedliche Tonmuster zuordnet (Abs. [0010]).
Das Such- und Sendegerät umfasst eine Empfangs- und eine Sendeeinheit (Abs. [0055], Z. 50 – 53; Abs. [0056], Z. 4 – 5) sowie einen akustischen Signalgenerator mit einem Lautsprecher (Abs. [0055], Z. 38 – 41). Zusätzlich umfasst das Such- und Sendegerät eine optische Anzeige in der die von der Empfangseinheit bestimmte Empfangsrichtung dargestellt werden kann (Abs. [0064], Z. 50 – 53).
Anders als nach den bisher bekannten Lösungen ist das akustische Signal nicht proportional zur Stärke des empfangenen Sendesignals und damit auch zur Ausrichtung der Empfangsantenne zur Empfangsrichtung des Sendesignals. Die Empfangsrichtung wird vielmehr unabhängig von der Stärke des empfangenen Sendesignals signalisiert. Deshalb ist keine Schwenkbewegung des Lawinen-Verschütteten-Suchgeräts nötig (Abs. [0016]). Hierzu erzeugt der Signalgenerator mindestens drei Tonmuster. Durch das erste Tonmuster ist die Empfangsrichtung einem vorderen, durch das zweite einem hinteren und durch das dritte einem seitlichen Raumwinkelbereich zuordenbar (Abs. [0010], [0017], [0018], [0020]). Alternativ besteht auch die Möglichkeit, die Empfangsrichtung mehr als 10 Raumwinkelbereichen zuzuordnen. Durch eine entsprechende Anzahl an Tonmustern wird eine quasikontinuierliche oder gar kontinuierliche Anzeige der Empfangsrichtung ermöglicht (Abs. [0034]).
Vorzugsweise unterscheiden sich die Tonmuster in wenigstens einem der Merkmale Tonfrequenz, Wiederholrate, Dauer der Einzeltöne sowie Lautstärke von periodisch wiederholten Einzeltönen. Ein Tonmuster kann auch Doppeltöne oder Mehrfachtöne umfassen, wobei sich deren einzelne Töne wiederum in den genannten Merkmalen unterscheiden können. Auch eine zeitliche Variation einzelner oder mehrerer Merkmale innerhalb eines Tonmusters ist möglich (Abs. [0039]).
Damit fehlt es an einer Offenbarung der Erzeugung von Sprachnachrichten im Sinne des Streitpa-tents (Merkmale 2., 2.1. und 4.). Die in der Entgegenhaltung beschriebenen Tonmuster bestehen ausschließlich aus Tönen und unterscheiden sich in einer Kombination der Parameter Tonfre-quenz, Wiederholrate von Einzeltönen, Dauer der Einzeltöne und Lautstärke (Abs. [0045], Z. 1 - 41). Eine Handlungsanweisung in Form von gesprochenen Worten ist dort nicht beschrieben. Viel-mehr soll der Suchende die Empfangsrichtung „intuitiv“ aus dem durch den Signalgenerator er-zeugten Tonmuster ablesen können (Abs. [0045], Z. 54 – 56).
Soweit die Beklagten zur Begründung ihrer abweichenden Auffassung auf Abs. [0046] der Entge-genhaltung Bezug nehmen, heißt es dort:
„Unter dem Begriff Tonmuster soll im Rahmen dieser Beschreibung auch ein leeres oder stil-les bzw. unhörbares Tonmuster verstanden werden, das keinerlei Töne umfasst. Dies ist bei-spielsweise dann der Fall, wenn der Signalgenerator still bleiben, d.h. kein bzw. ein unhörba-res akustisches Signal erzeugen soll, wenn die Empfangsrichtung einem oder mehreren be-stimmten Raumwinkelbereichen zugeordnet worden ist.“
Der damit an dieser Stelle verwendete Begriff „akustisches Signal“ wird lediglich als Synonym zum Begriff „Tonmuster“ gebraucht. Eine Signalisierung in Form von Sprache ergibt sich daraus nicht.
Soweit die Beklagten demgegenüber zur Definition des Begriffs „Tonmuster“ auf die Druckschrift DE 10 2014 204 630 A1 (Anlage BB 1, Beilage 58) und den dortigen Absatz [0009] verweisen, wo-nach ein akustisches Quellsignal alle Arten von Signalen umfasst, die über die Lautsprecher eines Kopfhörers ausgegeben werden können, also beispielsweise gesprochene Sprache, Musik, Geräu-sche, Töne, etc., führt dies zu keiner anderen Bewertung. Zum einen findet sich dort bereits keine Definition der „Tonmuster“. Es werden lediglich akustische Quellsignale definiert. Zum anderen fehlt es dort auch an einem Hinweis auf das allgemeine Verständnis des Fachmanns, weshalb sich der genannten Fundstelle auch nicht entnehmen lässt, dass der dortigen Definition das allgemeine Verständnis des Fachmanns zugrundeliegt (so auch UPC_CoA_182/2024, Anordnung v. 25.09.2024, R. 168 - 170 – Mammut v. Ortovox).

II. Erfinderische Tätigkeit
1. Maßstab
Gemäß Art. 56 EPÜ gilt eine Erfindung als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend, wenn sie sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt.
Nach Auffassung der Zentralkammer München (UPC_CFI_1/2023 (CD München), Entscheidung vom 16.07.2024 – Sanofi v. Amgen), der die Lokalkammer Düsseldorf bereits in der Vergangenheit beigetreten ist (UPC_CFI_363/2023, Entscheidung vom 10.10.2024, ORD_598458/2023 – Seoul Viosys v. expert), bedarf es im Rahmen der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit immer einer Be-urteilung im Einzelfall unter Berücksichtigung aller relevanten Tatsachen und Umstände. Dabei ist ein objektiver Ansatz zu wählen. Die subjektiven Vorstellungen des Anmelders oder Erfinders sind unerheblich. Es ist nur relevant, was die beanspruchte Erfindung tatsächlich zum Stand der Technik beiträgt.
Die erfinderische Tätigkeit ist aus der Sicht des Fachmanns auf der Grundlage des gesamten Stan-des der Technik einschließlich des allgemeinen Fachwissens zu beurteilen. Es ist davon auszuge-hen, dass der Fachmann zum maßgeblichen Zeitpunkt Zugang zum gesamten allgemein zugängli-chen Stand der Technik hatte. Entscheidend ist, ob sich der beanspruchte Gegenstand so aus dem Stand der Technik ergibt, dass der Fachmann ihn aufgrund seiner Kenntnisse und Fähigkeiten ge-funden hätte, z. B. durch naheliegende Abwandlungen des bereits Bekannten.
Um zu beurteilen, ob eine beanspruchte Erfindung für einen Fachmann naheliegend war oder nicht bedarf es zunächst der Bestimmung eines Ausgangspunktes im Stand der Technik. Es muss begrün-det werden, warum der Fachmann einen bestimmten Teil des Standes der Technik als realistischen Ausgangspunkt ansehen würde. Ein Ausgangspunkt ist realistisch, wenn seine Lehre für einen Fachmann von Interesse gewesen wäre, der zum Prioritätszeitpunkt des Streitpatents ein ähnli-ches Erzeugnis oder Verfahren wie das im Stand der Technik offenbarte zu entwickeln suchte, das also ein ähnliches Grundproblem wie die beanspruchte Erfindung hat (vgl. UPC_CoA_335/2024, Anordnung v. 26.02.2024, S. 34 – Nanostring v. 10x Genomics, unter „cc“ in der deutschen Origi-nalfassung, „Für eine Fachperson, die sich zum Prioritätszeitpunkt des Verfügungspatents vor die Aufgabe gestellt sah, war [...] D 6 von Interesse“). Es kann mehrere realistische Ausgangspunkte geben, wobei es nicht notwendig ist, den „vielversprechendsten“ Ausgangspunkt zu bestimmen.
Vergleicht man den beanspruchten Gegenstand nach Auslegung mit dem Stand der Technik, so stellt sich die Frage, ob es für den Fachmann naheliegend gewesen wäre, ausgehend von einer realistischen Offenbarung des Standes der Technik in Anbetracht des zugrundeliegenden Problems zu der beanspruchten Lösung zu gelangen. Wenn es nicht naheliegend war, zu dieser Lösung zu gelangen, erfüllt der beanspruchte Gegenstand die Erfordernisse des Artikels 56 EPÜ.
Im Allgemeinen ist eine beanspruchte Lösung naheliegend, wenn der Fachmann, ausgehend vom Stand der Technik, motiviert wäre (d.h. einen Anreiz hätte, siehe den CoA in NanoString v. 10x Genomics, S. 34), die beanspruchte Lösung in Betracht zu ziehen und als nächsten Schritt („nächs-ter Schritt“, vgl. UPC_CoA_335/2024, Anordnung v. 26.02.2024, S. 35, zweiter Absatz – Nanostring v. 10x Genomics) bei der Entwicklung des Standes der Technik umzusetzen. Andererseits kann es von Bedeutung sein, ob der Fachmann mit besonderen Schwierigkeiten bei der Durchführung des nächsten Schritts oder der nächsten Schritte gerechnet hätte. Je nach den Tatsachen und Umstän-den des Falles kann es zulässig sein, Offenbarungen aus dem Stand der Technik zu kombinieren.
Eine technische Wirkung oder ein Vorteil, der durch den beanspruchten Gegenstand im Vergleich
zum Stand der Technik erzielt wird, kann ein Hinweis auf erfinderische Tätigkeit sein. Ein Merkmal, das willkürlich aus mehreren Möglichkeiten ausgewählt wurde, kann im Allgemeinen nicht zur er-finderischen Tätigkeit beitragen.
Einseitigkeit muss vermieden werden. Die Frage der erfinderischen Tätigkeit sollte nicht dadurch beantwortet werden, dass bei Kenntnis des patentierten Gegenstands oder der patentierten Lö-sung im Nachhinein nach (kombinierten) Offenbarungen des Stands der Technik gesucht wird, aus denen diese Lösung abgeleitet werden könnte.
2. Angriffe
Gemessen daran ist das Vorbringen der Beklagten nicht geeignet, die erfinderische Tätigkeit in Frage zu stellen.
a) Ausgehend von der EP ‘679
Soweit die Beklagten das Fehlen der erfinderischen Tätigkeit ausgehend von der EP ‘679 in Frage
stellen, beruhen die diesbezüglichen Überlegungen auf der Prämisse, dass die Entgegenhaltung
sämtliche Merkmale von Patentanspruch 1 offenbart mit Ausnahme der in Merkmal 4. geforderten
Steuerung der Ausgabe von Tonsignal und Sprachnachricht. Auch das Fachrichtervotum geht im
Ausgangspunkt davon aus, dass sich Anspruch 1 des Streitpatents von der in der EP ‘679 offenbar-
ten technischen Lehre ausschließlich durch Merkmal 4 (bzw. 1E in der Merkmalsgliederung des
Schweizerischen Bundespatentgerichts) unterscheidet.
Ausgehend von den vorstehenden Ausführungen ist die entscheidende Frage allerdings vorgela-
gert. Es stellt sich nämlich die Frage, ob der Fachmann Anlass hatte, (überhaupt) Tonsignale im
Sinne des Merkmals 3.1. gemeinsam mit Sprachnachrichten zur Anzeige von Suchergebnissen an-
zuzeigen. Das ist nach Auffassung des Berufungsgerichts im Eilverfahren nicht der Fall
(UPC_CoA_182/2024, Anordnung v. 25.09.2024, R. 195 – Mammut v. Ortovox), wobei die Lokal-
kammer diese Auffassung auch unter Berücksichtigung des Vorbringens im Hauptsacheverfahren
teilt.
Die EP ‘679 betrachtet die Ortung rein nach Gehör als nachteilig (Abs. [0007]) und sieht deshalb
eine selbstständige Positionsbestimmung (Abs. [0009]) vor. Die Entfernung und die Position wer-
den bestimmt und im Display angezeigt. Der Fachmann, der vor der Aufgabe steht, die Suche zu
vereinfachen, wird in der Entgegenhaltung von der Verwendung von Tonsignale weggeführt. Da
der gleichzeitige Einsatz einer konventionellen Suche und der in der Entgegenhaltung vorgeschla-
genen Lösung zu widersprüchlichen Ergebnissen führen kann, besteht die Gefahr einer Verwirrung
des Suchenden. Während die konventionelle Suche den Suchenden auf einer gekrümmten Bahn
entlang der durch das LVS-Gerät des Verschütteten erzeugten Magnetfeldlinien führt, wird der
Suchende nach der in der EP ‘679 vorgeschlagenen Suche in gerader Linie zum Verschütteten hin-
geführt (ggf. mit Umwegen, um mögliche Hindernisse zu umgehen).
Ausgehend von der EP ‘679 wird der Fachmann, der vor der Aufgabe stehe, die Suche zu vereinfa-
chen, daher von der Verwendung der Tonsignale weggeführt. Dies folgt daraus, dass die gleichzei-
tige Verwendung von konventioneller Suche und der in der EP ‘679 vorgeschlagenen Suche zu wi-
dersprüchlichen Ergebnissen führen kann, was die Gefahr einer Verwirrung des Suchenden mit
sich bringt. Die konventionelle Suche würde nämlich den Suchenden auf einer gekrümmten Bahn,
entlang der durch das LVS-Gerät des Verschütteten erzeugten Magnetfeldlinien, führen, während
die in der EP ‘679 vorgeschlagene Suche den Suchenden gerade in gerader Linie zum Verschütteten
hinführen würde (ggf. mit Umwegen, um mögliche Hindernisse zu vermeiden).

Vor diesem Hintergrund erweist sich der Gegenstand der Patentansprüche 1 und 13 ausgehend von der EP ‘679 als erfinderisch.
b) Ausgehend von einem klassischen LVS-Gerät
Vergleichbares gilt für die durch die Beklagten darüber hinaus angesprochene Kombination, aus-
gehend von einem klassischen „LVS-Gerät“ und insbesondere der bereits in der Streitpatentbe-
schreibung gewürdigten US 2006/0148423 A1 (Beilage 34).
Insoweit gehen auch die Beklagten davon aus, dass es dort an der Offenbarung einer Kombination
aus Tonsignalen und Sprachnachrichten und damit folglich auch an der Offenbarung einer Rege-
lung dieser beiden Audioquellen untereinander fehlt.
Davon ausgehend hat das Berufungsgericht im Eilverfahren die erfinderische Tätigkeit unter Ver-
weis auf das Fehlen einer Anregung aus dem Stand der Technik verneint. Nach Auffassung des
Berufungsgerichts ergibt sich eine solche Anregung insbesondere auch nicht aus der Kenntnis des
Fachmanns, dass Richtungsangaben des GPS mittels Sprachausgabe angezeigt werden. Der Fach-
mann sehe von einer Kombination von Richtungsangaben mittels GPS und herkömmlichen Tonsig-
nalen ab, weil die gleichzeitige Verwendung von konventioneller Suche und Richtungsangaben
mittels GPS zu widersprüchlichen Ergebnissen führen könnte, was die Suche nicht vereinfachen,
sondern den Suchenden verwirren würde. Die konventionelle Suche würde nämlich den Suchen-
den auf einer gekrümmten Bahn, entlang der durch das LVS-Gerät des Verschütteten erzeugten
Magnetfeldlinien führen, während die Richtungsangaben über GPS den Suchenden auf gerader
Linie zum Verschütteten hinführen würden (UPC_CoA_182/2024, Anordnung v. 25.09.2024,
Rz. 202 - 204 – Mammut v. Ortovox).
Die Lokalkammer Düsseldorf tritt der Auffassung des Berufungsgerichts auch unter Berücksichti-
gung des Vorbringens im Hauptsacheverfahren bei. Soweit das Schweizerische Bundespatentge-
richt im Fachrichtervotum gleichwohl die erfinderische Tätigkeit verneint, gehen die dortigen
Überlegungen davon aus, dass in der bereits angesprochenen EP ‘679 zusätzlich zu einem Tonsig-
nal eine Sprachnachricht ausgegeben wird, weshalb das Fachrichtervotum die Merkmale 2. und
2.1., anders als das Berufungsgericht, in der EP ‘679 als offenbart ansieht. Dieser Auffassung
schließt sich die Lokalkammer Düsseldorf jedoch, wie ausgeführt, nicht an, weshalb sich die im
Fachrichtervotum weiterhin angesprochene Frage einer Kombination der US ‘423 mit der US ‘857
(Kfz-Navigationssysteme) nicht stellt.
c) Ausgehend WO ‘721
Soweit die Beklagten das Fehlen der erfinderischen Tätigkeit weiterhin ausgehend von der WO ‘721 zu begründen versuchen, ist auch unter Berücksichtigung der Ausführungen der Beklagten im Hauptsacheverfahren nicht ersichtlich, welchen Anlass der Fachmann haben sollte, das dort offen-barte LVS-Gerät mit einer Steuerungseinrichtung zu versehen, die abhängig von den in den Merk-malen 2.1., 3.1. und 4. genannten Bedingungen eine alternative Ansteuerung des Lautsprechers mit Sprachnachrichten und Tonsignalen vorwegnimmt. Wie ausgeführt offenbart die Entgegenhal-tung Summer und Lautsprecher als Alternativen und nicht in Kombination. Die in Bezug genom-mene Textstelle auf Seite 11, Z. 21 – 30 bezeichnet die Sprachausgabeeinrichtung als besonders komfortable Weiterbildung und stellt deshalb dem um Vereinfachung der Suche bemühten Fach-mann eine abgeschlossene, nicht ergänzungsbedürftige Lehre bereit.

Ohne Erfolg berufen sich die Beklagten auch im Hauptsacheverfahren darauf, das Aneinanderrei-hen von zwei bekannten Technologien (Sprachführung und Führung durch das Tonsignal) könne keinen erfinderischen Schritt begründen. Dies gelte umso mehr, als durch die alternative, abwech-selnde Anwendung von als gleichwertig bekannten technischen Mitteln keinerlei weiterer techni-scher Effekt erzeugt werde. Es bedarf keiner Entscheidung, ob es eines solchen weiteren techni-schen Effekts für eine erfinderische Tätigkeit bedürfte. Entgegen der Auffassung der Beklagten hat die Kombination von Tonsignalen und Sprachführung einen über die Einzelmerkmale hinausgehen-den technischen Effekt. Durch das Ausgeben der zumindest einen Sprachnachricht wird die durch die Tonsignale geleitete Suche zusätzlich unterstützt (Abs. [0008]). Die Abhängigkeit der Ausgabe einer Sprachnachricht von dem wenigstens einen Ereignis erlaubt es, die Sprachausgabe von be-stimmten Suchsituationen abhängig zu machen (Abs. [0013], so auch UPC_CoA_182/2024, Anord-nung v. 25.09.2024, Rz. 196 f. – Mammut v. Ortovox).
d) Ausgehend von der DE ‘217
Eine abweichende Beurteilung ergibt sich auch nicht hinsichtlich der DE ‘217.
Insbesondere ist eine Kombination von Sprachnachrichten und Tonsignalen dort auch nicht in den Ansprüchen 7 und 8 angelegt. Es mag sein, dass der Fachmann anstelle einer Signalleuchte einen Signalton für das auffällige Signal in Erwägung zieht. Es macht aber keinen Sinn, dieses Tonsignal bei Ausgabe der Sprachnachricht zu unterdrücken oder mit einer verringerten Lautstärke auszu-geben, da es sich um ein auffälliges Tonsignal handeln muss. Damit ist jedenfalls Merkmal 4. nicht offenbart (so auch UPC_CoA_182/2024, Anordnung v. 25.09.2024, Rz. 198 f. – Mammut v. Orto-vox).
III. Hinreichende Offenbarung (Art. 83 EPGÜ)
Auch unter Berücksichtigung des Vorbringens im Hauptsacheverfahren bestehen keine erhebli-chen Zweifel daran, dass die Erfindung gemäß den Patentansprüchen 1 und 13 so deutlich und vollständig offenbart ist, dass der Fachmann sie ausführen kann und damit die Voraussetzungen des Art. 83 EPÜ erfüllt werden.
Wie bereits das Berufungsgericht im Eilverfahren im Einzelnen herausgearbeitet hat, fehlt es bei richtigem Verständnis der Patentansprüche im Hinblick auf die Ansteuerung des Lautsprechers und eines Unterscheidungskriteriums für die Abgrenzung von Sprachnachricht und Tonsignal nicht an der Offenbarung der Ausführbarkeit der Erfindung. Auf die diesbezüglichen Ausführungen UPC_CoA_182/2024, Anordnung v. 25.09.2024, Rz. 168 - 170 – Mammut v. Ortovox) wird Bezug genommen.
D. Begründetheit der Verletzungsklage
Die Verletzungsklage ist im tenorierten Umfang begründet. Da die angegriffene Ausführungsform wortsinngemäß von der technischen Lehre des Streitpatents Gebrauch macht, verletzen die Be-klagten das Streitpatent durch das Angebot und den Vertrieb der angegriffenen Ausführungsform unmittelbar (Art. 25 (a) EPGÜ) und mittelbar (Art. 26 EPGÜ).
I. Zu Recht steht zwischen den Parteien auch im Hauptsacheverfahren eine Verwirklichung der Merk-malsgruppe 1 sowie der Merkmale 2. und 2.1. nicht in Streit, so dass es insoweit keiner weiteren Ausführungen bedarf.

II. Darüber hinaus macht die angegriffene Ausführungsform auch von den übrigen Merkmalen des Streitpatents Gebrauch.
1. Wie die Lokalkammer bereits im vorausgegangenen Eilverfahren festgestellt hat, ist der wenigs-tens eine Lautsprecher bei der angegriffenen Ausführungsform dazu ausgebildet, ein Tonsignal auszugeben, das mit der Suche nach dem wenigstens einen weiteren Lawinen-Verschütteten-Suchgerät im Zusammenhang steht (Merkmale 3. und 3.1.; UPC_CFI_452/2023 (LK Düsseldorf), Anordnung v. 09.04.2024, S. 14, Punkt II.4.b). Diese Auffassung hat das Berufungsgericht im Eilver-fahren geteilt (UPC_CoA_182/2024, Anordnung v. 25.09.2024, Rz. 213 – Mammut v. Ortovox). Auf die entsprechenden Ausführungen wird zur Vermeidung von Wiederholungen Bezug genommen. Das Vorbringen der Beklagten im Hauptsacheverfahren bietet für eine abweichende Bewertung keinen Anlass.
Die bei der angegriffenen Ausführungsform eingesetzten Tonmuster sind von Sprachnachrichten verschiedene akustische Signale und damit Tonsignale im Sinne des Streitpatents, und zwar unab-hängig davon, ob diese Technologie ihrerseits Gegenstand eines Patents (EP ‘011) der Beklagten zu 1) ist. Es kann vorliegend offenbleiben, ob sich der Beklagte vor dem Einheitlichen Patentgericht gegen den Vorwurf der unmittelbaren Patentverletzung damit verteidigen kann, die angegriffene Ausführungsform sei unter Zugrundelegung einer bestimmten Auslegung bereits im Stand der Technik offenbart (sog. „Gilette-Defence“, vgl. dazu: UPC_CFI_373/2023 (LK Düsseldorf), Entschei-dung v. 31.10.2024, S. 23 – SodaStream v. Aarke). Die bloße Verwendung von aus dem Stand der Technik bekannten Tonsignalen bzw. Tonmustern reicht hierfür ohnehin nicht aus. Wie vorstehend bereits ausgeführt fehlt es in der EP ‘011 an der Offenbarung der Erzeugung von Sprachnachrich-ten, wie sie bei der angegriffenen Ausführungsform zum Einsatz kommen.
Die angegriffene Ausführungsform ist daher nicht mit all ihren Merkmalen im Stand der Technik vorweggenommen.
2. Des Weiteren macht die angegriffene Ausführungsform auch von Merkmal 4. in der Alternative des „Unterdrückens“ wortsinngemäß Gebrauch.
Unstreitig verfügen die streitgegenständlichen Suchgeräte über zwei unterschiedliche Signalquel-len, nämlich eine für akustische Muster (Tonmuster) und die andere für akustische Sprache, wobei während des Betriebs der angegriffenen Ausführungsform im Suchmodus jeweils nur eine der bei-den Quellen ausgewählt und über den Lautsprecher wiedergegeben wird, während die Ausgabe der jeweils anderen Quelle deaktiviert ist. Wird die Sprachnachricht bei der angegriffenen Ausfüh-rungsform ausgegeben, unterbleibt daher die Ausgabe des Tonsignals. Mit anderen Worten wird dessen Erzeugung temporär unterbrochen und damit im Sinne des Streitpatents unterdrückt. Die parallele Erzeugung beider Signale ist, wie die Lokalkammer bereits im Einzelnen ausgeführt hat, für eine Verwirklichung der unter Schutz gestellten technischen Lehre keine Voraussetzung. Dass die angesprochene Auswahl einer Quelle und deren Wiedergabe über den Lautsprecher durch eine Steuereinrichtung im Sinne des Streitpatents erfolgt, stellen die Beklagten nicht in Abrede (R. 171.2 VerfO).
3. Unstreitig und wie auf dem durch die Klägerin bereits im Eilverfahren als Anlage KAP 32 zur Akte gereichten Video zu sehen verfügte das auf der Messe ISPO in München gezeigte „Barryvox S2“
über eine Sprachausgabe. Eine solche findet auch in der Begründung des ISPO-Awards ausdrück-lich Erwähnung. Selbst wenn im Zeitpunkt der Messe, wie von den Beklagten behauptet, noch nicht festgestanden haben sollte, in welcher Konfiguration das „Barryvox S2“ letztlich auf den Markt kommt, können die angesprochenen Verkehrskreise, jedenfalls solange sie keine abwei-chenden Informationen erhalten, davon ausgehen, dass das letztlich gelieferte Produkt im We-sentlichen dem Gerät entspricht, welches auf der Messe ausgestellt wurde. Dies gilt erst recht, wenn das betreffende Produkt – wie hier – auf der Messe ausgezeichnet und in diesem Zusam-menhang bestimmte Funktionen wie die Sprachausgabe hervorgehoben wurden. Abgesehen da-von konnte das „Barryvox S2“ jedenfalls auf der B2B-Plattform der Unternehmensgruppe der Be-klagten bereits (vor-)bestellt werden (vgl. KAP 9 im Eilverfahren). Auch die durch die Klägerin vor-gelegten Bestellübersicht lässt jeden Hinweis darauf vermissen, dass das „Barryvox S2“ in unter-schiedlichen Konfigurationen und insbesondere auch ohne eine Sprachausgabe vertrieben wird. Auch dort haben Besteller daher keinen Grund zu der Annahme, das betreffende Gerät verfüge – anders als das auf der Messe ausgestellte und prämierte Exemplar – nicht über eine Sprachaus-gabe.
4. Dass die Sprachsteuerung bei der nunmehr im Handel erhältlichen Version des „Barryvox S2“ zu-nächst deaktiviert ist und mithilfe der „Barryvox App“ aktiviert werden muss, führt aus dem Schutzbereich des Streitpatents nicht heraus.
Der Umstand, dass die so konfigurierten Geräte im Auslieferungszustand bis zur Aktivierung durch den Nutzer in Ermanglung einer Sprachsteuerung noch nicht geeignet sind, von sämtlichen Merk-malen des Patents Gebrauch zu machen, steht einer wortsinngemäßen Verwirklichung der techni-schen Lehre des Streitpatents nicht entgegen. Nachdem die Beklagten die Möglichkeit der Aktivie-rung über die „Barryvox App“ zur Verfügung stellen, leiten sie ihre Abnehmer dazu an, von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen. Dass die Aktivierung in bestimmten Gebieten und insbesondere in der Bundesrepublik Deutschland und in der Republik Österreich derzeit nicht verfügbar ist, steht dem nicht entgegen. Nachdem die Sprachsteuerung bereits auf der ISPO 2023 als eines der Merk-male der angegriffenen Ausführungsform hervorgehoben wurde und (potentielle) Erwerber ledig-lich darauf hingewiesen werden, die Sprachsteuerung sei derzeit unter anderem in Deutschland und Österreich nicht verfügbar, haben Nutzer allen Anlass, die Sprachsteuerung in anderen Län-dern zu aktivieren, sobald sie sich außerhalb der genannten Gebiete befinden. Nur dann steht ihnen der volle Funktionsumfang der angegriffenen Ausführungsform zur Verfügung. Ist eine sol-che Aktivierung erfolgt, steht die Sprachsteuerung auch nach einer Rückkehr nach Deutschland bzw. Österreich zumindest temporär zur Verfügung. Wirksame Maßnahmen, um dies zu verhin-dern, haben die Beklagten nicht ergriffen. Sie müssen sich eine solchermaßen erfolgte Aktivierung der angegriffenen Ausführungsform daher zurechnen lassen.
5. Die Verwendung der angegriffenen Ausführungsform erfordert gleichfalls den Gebrauch des Ver-fahrens nach Patentanspruch 13. Auf die vorstehenden Ausführungen wird zur Vermeidung von Wiederholungen Bezug genommen. Auch die weiteren Voraussetzungen der mittelbaren Patent-verletzung liegen vor, Art. 26 (1) EPGÜ.
Insbesondere ist der subjektive Tatbestand der mittelbaren Patentverletzung gegeben. Die Beklag-ten bewerben die Eignung der angegriffenen Ausführungsform zur ergänzenden Sprachausgabe in allen Suchphasen. Damit ist nicht nur aufgrund der Umstände offensichtlich, dass die Beklagten wissen, dass die angegriffene Ausführungsform objektiv geeignet ist, patentverletzend verwendet zu werden, sondern auch, dass die Abnehmerinnen und Abnehmer der angegriffenen Ausfüh-rungsform diese verwenden, um das patentgemäße Verfahren auszuführen. Die Beklagten hätten die objektive Eignung zum patentgemäßen Gebrauch und die Nutzungsabsicht der Anwenderinnen und Anwender daher jedenfalls kennen müssen.
Dass die Beklagten die angegriffene Ausführungsform nunmehr mit dem Hinweis anbieten, die Sprachsteuerung sei derzeit in Deutschland und Österreich nicht verfügbar, rechtfertigt ebenso wenig eine andere Bewertung wie die zur Nutzung der Sprachsteuerung notwendige und nur im patentfreien Ausland mögliche Aktivierung derselben.
Auf der Grundlage des Vorbringens der Parteien lässt sich bereits nicht feststellen, dass ein solcher Hinweis stets derart mit der angegriffenen Ausführungsform verknüpft wäre, dass er durch deren (potentielle) Erwerber oder Nutzer sicher zur Kenntnis genommen wird. Dass die angegriffene Aus-führungsform mit einer im patentfreien Ausland aktivierten Sprachsteuerung zumindest temporär im Inland auch mit einer solchen genutzt werden kann, hätte den Beklagten ebenso bekannt sein müssen wie die daraus resultierende Nutzungsabsicht der Anwenderinnen und Anwender. Dies gilt umso mehr, da die Sprachsteuerung des „Barryvox S2“ im Rahmen des auf der Messe „ISPO 2023“ verliehenen „ISPO Awards 2023“ Erwähnung gefunden hat und dementsprechend zumin-dest für einen Teil der Nutzer ein erhebliches Entscheidungskriterium für den Erwerb derartiger Geräte darstellen kann.
III. Einwand des älteren/besseren Rechts
Ob der durch die Beklagten erhobene Einwand des älteren bzw. besseren Rechts vor dem Einheit-lichen Patentgericht erhoben werden kann, bedarf auch im Hauptsacheverfahren keiner Entschei-dung. Wie bereits durch die Lokalkammer im Eilverfahren erläutert und durch das Berufungsge-richt bestätigt wurde, kann sich auf das ältere Recht nach den durch den Bundesgerichtshof ent-wickelten Grundsätzen nur derjenige berufen, der ausschließlich dessen Lehre benutzt und nicht von zusätzlichen Merkmalen Gebrauch macht, die erst von dem jüngeren Schutzrecht gelehrt wer-den (UPC_CoA_182/2024, Anordnung v. 25.09.2024, Rz. 217 – Mammut v. Ortovox unter Verweis auf BGH, GRUR 2009, 655, Rz. 27 – Trägerplatte). In der durch die Beklagten zur Begründung ihres Einwands herangezogenen EP ‘011 werden jedoch nicht alle Merkmale der Patentansprüche 1 und 13 vorweggenommen. Auf die vorstehenden Ausführungen wird zur Vermeidung von Wiederho-lungen Bezug genommen.
IV. Lizenzeinwand
Im Hinblick auf den durch die Beklagten erhobenen Lizenzeinwand vermag die Lokalkammer auch
im Hauptsacheverfahren, ebenso wie das Berufungsgericht im vorausgegangenen Eilverfahren
(UPC_CoA_182/2024, Anordnung v. 25.09.2024, Rz. 218 - 222 – Mammut v. Ortovox), nicht zu
erkennen, weshalb das Streitpatent Gegenstand des Lizenzvertrages (vgl. Anlage BB 3) sein soll.
Das Streitpatent findet sich nicht unter den dort aufgeführten und damit lizenzierten Patenten.
Dass sich die Lizenz nach Ziffer 4. der Vereinbarung auch auf Nachfolgemodelle des „Pulse Bar-
ryvox“ beziehen soll, bedeutet angesichts der eindeutigen Regelung in Ziffer 1 und der Präambel
zudem nicht, dass damit Abwandlungen, die von anderen als den genannten Patenten Gebrauch
machen, lizensiert wären (so auch UPC_CoA_182/2024, Anordnung v. 25.09.2024, Rz. 222 – Mam-
mut v. Ortovox).
Soweit die Beklagten vor diesem Hintergrund auf die Lizenzierung des EP ‘679 abstellen wollen,
beruhen ihre Überlegungen auf der Prämisse, dass die Entgegenhaltung für das Streitpatent glatt
neuheitsschädlich ist. Diese Auffassung teilt die Lokalkammer jedoch, wie bereits ausgeführt,
nicht.

E. Rechtsfolgen
Die vorherigen Ausführungen rechtfertigen die nachfolgend im Einzelnen erläuterten Rechtsfol-gen:
I. Feststellung der Patentverletzung
Die Feststellung der Patentverletzung findet ihre Grundlage in Art. 64 Abs. 2 lit. a) EPGÜ. Sie bildet die Grundlage dafür, dass das Gericht seine Befugnisse nach Art. 56 ff. EPGÜ ausüben kann (vgl. hierzu: Luginbühl/Hüttermann/Klein, Einheitspatentsystem, Art. 64 Rz. 8; Tilmann/Plass-mann/Steininger, Einheitspatent/Einheitliches Patentgericht, R. 13 Rz. 19; so auch: UPC_CFI_210/2023 (LK Mannheim), Entscheidung v. 22.11.2024 – Panasonic v. OPPO).
II. Unterlassung
Die Klägerin hat unter Berücksichtigung der Umstände des Falles ein Recht auf Untersagung der Fortsetzung der Verletzung gem. Art. 25 (a) EPGÜ bzw. Art. 26 EPGÜ i.V.m. Art. 63 Abs. 1 EPGÜ.
Im Hinblick auf die begehrte Unterlassungsanordnung gilt es zu berücksichtigen, dass das Aus-schließlichkeitsrecht der Kern des Wesens des Patentrechts (Art. 25 EPGÜ) ist. Ein Absehen von einer Unterlassungsanordnung kommt allenfalls in begründeten Ausnahmefällen in Betracht (vgl. dazu Tilmann/von Falck/Tilmann, Einheitspatent, Einheitliches Patentgericht, Art. 63 EPGÜ, Rz. 29 ff.).
Derartige Gründe sind vorliegend jedoch nicht ersichtlich.
Soweit sich die Beklagten mit der Begründung, das „Barryvox S2“ gebe es schlicht nicht, da auf der Messe „ISPO 2023“ in München nur ein Prototyp gezeigt und noch nicht über die endgültige Kon-figuration entschieden worden sei, gegen eine Unterlassungsanordnung verteidigt haben, ist die-ses Vorbringen bereits dadurch obsolet geworden, dass das „Barryvox S 2“ mittlerweile erhältlich ist. Dass sich die Klägerin nicht auf ein Verfahren in der Schweiz verweisen lassen muss, haben sowohl die Lokalkammer als auch das Berufungsgericht bereits im vorausgegangenen Eilverfahren im Einzelnen ausgeführt (UPC_CFI_452/2024 (LK Düsseldorf), Anordnung v. 09.04.2024, S. 28 f.; UPC_CoA_182/2024, Anordnung v. 25.09.2024, Rz. 244 f. – Mammut v. Ortovox). Die entsprechen-den Ausführungen gelten sinngemäß auch für das Hauptsacheverfahren.
Ebenso wenig können sich die Beklagten auf mögliche Drittinteressen berufen. Es kann dahinste-hen, ob derartige Interessen im Rahmen von Art. 63 Abs. 1 EPGÜ überhaupt Berücksichtigung fin-den können. Jedenfalls handelt es sich bei der angegriffenen Ausführungsform nicht um die einzi-gen LVS-Geräte mit Sprachunterstützung. Vielmehr werden derartige Geräte auch durch die Klä-gerin vertrieben, weshalb die Verfügbarkeit der angegriffenen Ausführungsformen zur Verbesse-rung der Überlebensrate von Lawinenverschütteten jedenfalls nicht zwingend erforderlich ist (so auch UPC_CoA_182/2024, Anordnung v. 25.09.2024, Rz. 246 – Mammut v. Ortovox).
Dass die Klägerin mit ihrer Klage, wie von den Beklagten behauptet, rein monetäre Interessen ver-folgt, denen durch Schadenersatz hinreichend Rechnung getragen werden könnte, haben die Be-klagten bereits nicht schlüssig darzulegen vermocht. Der Verweis auf den als Anlage BB 5 vorge-legten Lizenzvertrag aus dem Jahr 2010 führt an dieser Stelle bereits deshalb nicht weiter, weil er, wie ausgeführt, weder das Streitpatent noch die angegriffene Ausführungsform erfasst.

III. Auskunftserteilung und Rechnungslegung
Der Ausspruch, die begehrten Auskünfte zu erteilen, findet seine Grundlage in Art. 25 (a), Art. 26 i.V.m. Art. 67 Abs. 1 EPGÜ. Die Auskünfte sind zur Berechnung des Schadenersatzes und zur Beur-teilung, nach welcher Schadenersatzmethodik vorgegangen werden soll, nötig.
Gegenstand der Auskunft ist auch die mit dem Antrag zu IV.2. begehrte Rechnungslegung („ihre Bücher […] offen zu legen, indem sie […] die folgenden Unterlagen zur Verfügung stellen“.). Die Lokalkammer Düsseldorf tritt der Auffassung der Lokalkammer Mannheim (UPC_CFI_210/2023, Entscheidung vom 22.11.2024, Rz. 179 – Panasonic v. OPPO) darin bei, dass sich der Antrag bei verständiger Würdigung des Vorbringens der Klägerin nicht auf die Überprüfung der Richtigkeit der erteilten Auskünfte und Rechnungslegung im Sinne der R. 141 ff. VerfO richtet. Vielmehr be-gehrt die Klägerin dem Inhalt nach die Rechnungslegung unter Belegvorlage, die ihre Grundlage gleichfalls in Art. 68 Abs. 3 EPGÜ, R. 191 VerfO findet. Dies kommt in dem durch die Klägerin ge-stellten Hilfsantrag deutlicher zum Ausdruck, weshalb der Tenor – auch in Abgrenzung zu R. 141 VerfO – auf der Grundlage dieses Hilfsantrages gefasst ist. Die vorgenannten Regeln beinhalten eine materielle Berechtigung, Informationen zu fordern, die der Verletzte benötigt, um die Aus-künfte auf ihre Stichhaltigkeit überprüfen zu können und Anhaltspunkte für ihre Schadensberech-nung zu erlangen. Hierfür sprechen insbesondere Effizienzgesichtspunkte, weil so weitere Verfah-rensabschnitte erspart werden können (vgl. UPC_CFI_7/2023 (LK Düsseldorf), Entscheidung v. 03.07.2024, S. 29, F. II. b – Kaldewei v. Bette).
Daneben kann der Patentinhaber im Rahmen dieses Übermittlungsrechts ebenfalls eine Belegvor-lage für die Auskünfte nach Art. 67 Abs. 1 EPGÜ verlangen, nämlich Rechnungen oder – wenn diese nicht verfügbar sind – hilfsweise Lieferscheine. Denn abgesehen von dem Interesse an den reinen Auskünften, die der Patentinhaber nach Art. 67 Abs. 1 EPGÜ erhält, ist auch sein Interesse aner-kennenswert, die Richtigkeit dieser Auskünfte jedenfalls stichprobenartig überprüfen zu können (UPC_CFI_7/2023 (LK Düsseldorf), Entscheidung v. 03.07.2024, S. 29, F. II. b – Kaldewei v. Bette; UPC_CFI_210/2023, Entscheidung vom 22.11.2024, Rz. 179 – Panasonic v. OPPO). Die Möglichkeit der im Ausspruch vorgesprochenen Schwärzung trägt etwaigen vertraulichen Informationen Rech-nung (R. 191 S. 2, R. 190.1 S. 2 VerfO).
Der beantragte Wirtschaftsprüfervorbehalt erlaubt einen angemessenen Ausgleich zwischen dem Interesse des Verletzten an einer zutreffenden Auskunft und den berechtigten Geheimhaltungsin-teressen des Verletzers. Da der Wirtschaftsprüfer nur in dem in der Entscheidung ausgesproche-nen Umfang tätig werden darf und auch dem Verletzten gegenüber zur Verschwiegenheit ver-pflichtet ist, kann die Auswahl auch durch den Verletzten erfolgen (vgl. UPC_CFI_210/2023, Ent-scheidung vom 22.11.2024, Rz. 180 – Panasonic v. OPPO).
IV. Rückruf und Entfernung aus den Vertriebswegen
Der Entscheidung hinsichtlich des Rückrufs aus den Vertriebswegen in Bezug auf die unmittelbar verletzenden Erzeugnisse rechtfertigt sich nach Art. 25(a) EPGÜ i.V.m. Art. 64 Abs. 2 (b), 4 EPGÜ. Die zuletzt gestellte Fassung des Antrages ist auch unter Bestimmtheitsgesichtspunkten nicht zu beanstanden.
Vergleichbares gilt im Hinblick auf die begehrte endgültige Entfernung aus den Vertriebswegen. Insoweit findet die begehrte Anordnung ihre Grundlage in Art. 25(a) EPGÜ i.V.m. Art. 64 Abs. 2 (d), 64 Abs. 4 EPGÜ.
Die endgültige Entfernung aus den Vertriebswegen ist ausweislich des Wortlauts des EPGÜ eine eigenständige, von dem Rückruf zu trennende Maßnahme. Sie flankiert den Rückruf, wobei eine Entfernung nur dann in Betracht kommt, wenn der Verletzer hierzu die tatsächlichen und rechtli-chen Möglichkeiten hat. Die Formulierung konkreter und hinreichend bestimmter Maßnahmen hat sich hieran auszurichten (vgl. UPC_CFI_7/2024 (Lokalkammer Düsseldorf), Entscheidung v. 03.07.2024 – Kaldewei v. Bette). Dem trägt die Anspruchsfassung in ausreichendem Maße Rech-nung.
Da Erzeugnisse, die nur dem Vorwurf der mittelbaren Patentverletzung begründen, nicht „Gegen-stand des Patents“ sind, fehlt es insoweit regelmäßig für die Anordnung eines Rückrufs sowie einer Entfernung aus den Vertriebswegen an Raum (UPC_CFI_140/2023 (LK Mannheim), Entscheidung v. 22.11.2024, Rz. 184 – Panasonic v. OPPO; zum deutschen Recht: Benkard/Grabinski/Zülch/Toch-termann, § 140a PatG, Rz. 14).
V. Vernichtung Die Anordnung der Vernichtung findet ihre Grundlage in Art. 25(a) EPGÜ i.V.m. Art. 64 Abs. 2 (e), Art. 64 Abs. 4 EPGÜ.
Die Vernichtung soll den Eintritt oder Wiedereintritt der Erzeugnisse in den Markt zuverlässig ver-
hindern (Tilmann/von Falck/Tilmann, Einheitspatent, Einheitliches Patentgericht, Art. 64 EPGÜ, Rz.
33). Davon ausgehend stellt die abstrakte Möglichkeit der Verbringung der angegriffenen Ausfüh-
rungsform in das patentfreie Ausland hinsichtlich der unmittelbaren Patentverletzung schon des-
halb keinen Grund dar, von einer Vernichtung abzusehen, weil es sich auch bei einer solchen um
eine unmittelbare Patentverletzung im Sinne von Art. 25(a) EPGÜ handelt. In Bezug auf die mittel-
bare Patentverletzung schließt eine solche Verbringungsmöglichkeit ins Ausland demgegenüber
eine Anordnung zur Vernichtung im Regelfall aus (vgl. hierzu: Kühnen, Handbuch der Patentverlet-
zung, 16. Aufl., Abschn. D, Rz. 1015), weshalb der Ausspruch zur Vernichtung vorliegend auf die
unmittelbare Verletzung zu beschränken war.
Eine softwarebasierte Deaktivierung der Sprachsteuerung könnte nur dann gegen eine Vernich-
tung sprechen, wenn sichergestellt wäre, dass die streitgegenständlichen Geräte beim Einsatz ei-
ner derartigen Lösung nicht erneut in einen patentverletzenden Zustand versetzt werden und
dann in Verkehr gebracht werden könnten. Eine solche Lösung haben die Beklagten jedoch nicht
zu präsentieren vermocht. Im Gegenteil haben sie in der mündlichen Verhandlung selbst einge-
räumt, dass die zunächst deaktivierte Sprachfunktion bei in Deutschland und Österreich vertriebe-
nen Geräten im patentfreien Ausland aktiviert werden kann. Eine derart aktivierte Sprachfunktion
bleibt unstreitig zumindest vorübergehend auch dann aktiv, wenn das Gerät im Anschluss zurück
nach Deutschland oder Österreich verbracht wird. Eine solche Softwarelösung ist mithin nicht ge-
eignet, die angegriffenen Ausführungsformen dauerhaft und sicher in einen patentfreien Zustand
zu versetzen. Dass sich eine solche Reaktivierung der Sprachfunktion mit einer anderen, auf
Deutschland und Österreich zugeschnittenen Softwarelösung verhindern lässt, vermag die Lokal-
kammer auf der Grundlage des Sach- und Streitstandes am Schluss der mündlichen Verhandlung
nicht festzustellen.
VI. Feststellung der Schadenersatzpflicht dem Grunde nach
Die Feststellung der Zuerkennung der Schadensersatzleistung dem Grunde nach ist auf der Grund-lage von Art. 68 Abs. 1 EPGÜ möglich. Die Beklagten hätten bei entsprechender Sorgfalt erkennen müssen, dass sie durch ihre Handlungen das Streitpatent verletzen.
Nachdem die angegriffenen Geräte bereits in der Vergangenheit zumindest angeboten wurden, ist
die daraufhin ergangene vorläufige Unterlassungsanordnung kein Grund, von der Feststellung ei-
ner Schadenersatzpflicht dem Grunde nach abzusehen. Selbst wenn sich die Beklagten, was an
dieser Stelle zu ihren Gunsten unterstellt werden kann, vollumfänglich an die vorläufige Unterlas-
sungsanordnung gehalten haben, haften sie der Klägerin in Bezug auf vorausgegangenen Verlet-
zungshandlungen auf Schadenersatz.
VII. Vorläufiger Schadenersatz
Gemäß R. 119 VerfO kann das Gericht der obsiegenden Partei unter von ihm festgelegten Bedin-gungen vorläufigen Schadenersatz zuerkennen, der zumindest die vorläufigen Kosten des Scha-denersatz- und Entschädigungsverfahrens auf Seiten der obsiegenden Partei abdecken soll.
In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass der Streitwert des Schadenersatzverfahrens
nicht zwingend demjenigen des Verletzungsverfahrens entspricht. Vielmehr richtet sich der Streit-
wert nach der vom Kläger gemäß R. 131.2 lit. e) VerfO anzustellenden Berechnung des ihm zu-
stehenden Schadenersatzes.
Da es an einer entsprechenden klägerseitigen Berechnung fehlt, kann zu Gunsten der Klägerin le-
diglich die stets anfallende Festgebühr in Höhe von 3.000,- EUR Berücksichtigung finden (vgl.
R. 132 VerfO i.V.m. Abschn. I. der Gerichtsgebührentabelle). Soweit die Klägerin zur Begründung
des durch sie geltend gemachten vorläufigen Schadenersatzes auf die für das Schadenersatzfest-
setzungsverfahren anfallenden Rechtsanwalts- und Patentanwaltsgebühren rekurriert, fehlt es
hierzu an entsprechendem Vortrag. Ein Verweis auf RVG-Gebühren ist an dieser Stelle unbehilflich.
Diese sind ebenfalls streitwertabhängig. Wie hoch der Streitwert des Schadenersatzverfahrens
sein wird, lässt sich derzeit allerdings noch nicht abschätzen.
In Bezug auf den durch die Klägerin zur Begründung des vorläufigen Schadenersatzes weiterhin
herangezogenen, durch mögliche Verkäufe der angegriffenen Ausführungsform entstandenen
Schaden gilt es zu berücksichtigen, dass die Klägerin noch vor Vertriebsbeginn eine vorläufige Un-
terlassungsanordnung erwirkt hat. Dass ihr gleichwohl ein Schaden mindestens in der als vorläufi-
gen Schadenersatz geltend gemachten Höhe entstanden ist, hat die Klägerin nicht darzulegen ver-
mocht.
VIII. Keine Veröffentlichung der Entscheidung
Unter Ausübung des ihr eingeräumten Ermessens sieht die Lokalkammer für eine Gestattung der Veröffentlichung vorliegend keinen Grund.
Art. 80 EPGÜ stellt es in das Ermessen des Gerichts, ob es eine solche Veröffentlichung gestattet oder nicht. Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass eine Veröffentlichung auch ein zusätzliches Sank-tionselement enthält. Damit eine solche Anordnung ergehen kann, muss das Interesse der Klägerin an der Veröffentlichung die negativen Folgen einer Solchen für die Beklagten überwiegen. Im Re-gelfall kommt die Gestattung einer Veröffentlichung nur in Betracht, wenn der Schutz des Klägers nicht bereits durch andere Maßnahmen gewährleistet ist (UPC_CFI_373/2023 (LK Düsseldorf), Ent-scheidung vom 31.10.2024 – SodaStream v. Aarke).
Ausgehend von diesen Grundsätzen sind Gründe, die vorliegend eine Gestattung der Veröffentli-chung rechtfertigen würden, weder vorgetragen noch ersichtlich. Soweit die Klägerin ihr Begehren nach einer Urteilsveröffentlichung mit verschiedenen Angeboten der angegriffenen Ausführungs-form zu rechtfertigen versucht, ist nichts dafür erkennbar, dass es dadurch, wie von der Klägerin lediglich pauschal behauptet wurde, zu einer Marktverwirrung gekommen wäre, welche die be-gehrte Urteilsveröffentlichung notwendig machen würde. Vielmehr genügt insoweit unter Verhält-nismäßigkeitsgesichtspunkten der Ausspruch nach Art. 64 Abs. 2 EPGÜ.
IX. Androhung von Zwangsmitteln
Die Androhung von Zwangsgeld für die Unterlassung (Art. 63 Abs. 2 EPGÜ) begegnet keinen Be-denken. Dies gilt auch unter Verhältnismäßigkeitsgesichtspunkten. Die Androhung für die Maß-nahmen der Auskunft, Information, Rückruf, Entfernung und Vernichtung finden ihre Grundlage in Art. 82 Abs. 1 und 4 EPGÜ, R. 354.3 VerfO (UPC_CFI_7/2023 (LK Düsseldorf), Entscheidung v. 03.07.2024, S. 31, F. 5. – Kaldewei v. Bette).
Das angedrohte Zwangsgeld gibt der Lokalkammer jeweils die notwendige Flexibilität, um im Fall der Zuwiderhandlung die jeweiligen Umstände des Einzelfalls einschließlich des Verhaltens des Verletzers zu berücksichtigen und davon ausgehend gemäß Art. 82 Abs. 4 S. 2 EPGÜ i.V.m. R. 354.4 VerfO ein angemessenes Zwangsgeld festsetzen zu können.
F. Kostengrundentscheidung
Gemäß Art. 69 Abs. 2 EPGÜ i.V.m. R. 118.5 VerfO war eine Kostengrundentscheidung zu treffen.
Da die Beklagten in Bezug auf die Klage vollumfänglich unterliegen, ist es gerechtfertigt, ihnen die Kosten insoweit vollumfänglich aufzuerlegen und sie zur jeweils hälftigen Zahlung der Kosten zu verpflichten.
Vergleichbares gilt für die erfolglose Nichtigkeitswiderklage. Deren Kosten haben die Beklagten ebenfalls jeweils hälftig zu tragen.
Darüber hinaus sind die Beklagten auch verpflichtet, der Klägerin die Kosten des vorausgegange-nen Eilverfahrens jeweils hälftig zu erstatten.
G. Erstattungsobergrenze
Die Festsetzung der Obergrenzen für erstattungsfähige Vertreterkosten beruht auf dem Beschluss des Verwaltungsausschusses über die Obergrenzen erstattungsfähiger Kosten vom 24. April 2023 (D - AC/10/24042023_D).
Entgegen der Auffassung der Beklagten ist jeweils eine entsprechende Obergrenze für das Verfah-ren auf Anordnung einstweiliger Maßnahmen sowie für das Hauptsacheverfahren festzusetzen. Auch wenn nach Auffassung der Lokalkammer Düsseldorf im Eilverfahren regelmäßig keine Kos-tengrundentscheidung veranlasst ist (vgl. hierzu zuletzt: UPC_CFI_347/2024, Anordnung v. 31.10.2024, S. 41 f. – Valeo v. Magna), bedeutet dies nicht, dass die im Eilverfahren angefallenen Vertretungskosten nicht gesondert erstattungsfähig wären. Vielmehr ist lediglich die Abrechnung dieser Kosten einem einheitlichen, sich an das Hauptsacheverfahren anschließenden Kostenfest-setzungsverfahren unter Berücksichtigung eventuell im Wege der vorläufigen Kostenerstattung (vgl. R. 211.1 (d) VerfO) bereits gezahlten Beträge vorbehalten. Sind diese Kosten gesondert er-stattungsfähig, bedingt dies auch die Festsetzung einer entsprechenden Erstattungsobergrenze für das Eilverfahren.
H. Keine Sicherheitsleistung
Gemäß Art. 82 Abs. 2 EPGÜ, R. 118.8 S.2 VerfO kann das Gericht jede Anordnung bzw. Maßnahme
von einer Sicherheitsleistung abhängig machen, die es festzusetzen hat. Für eine solche Anordnung sieht die Lokalkammer vorliegend jedoch weder einen Anlass noch ein Bedürfnis.
I. Wie bereits der Wortlaut der vorgenannten Norm verdeutlicht, steht der Lokalkammer bei der An-ordnung einer Sicherheitsleistung ein Ermessen zu, wobei das Interesse der Klägerin an einer effekti-ven Durchsetzung ihres Schutzrechts mit dem Interesse an der effektiven Durchsetzung möglicher Schadenersatzansprüche im Fall einer späteren Aufhebung des Urteils abzuwägen ist.
Es bedarf mithin stets einer Einzelfallprüfung. Zu den Faktoren, die bei der Frage nach der Anord-nung einer Sicherheitsleistung zu berücksichtigen sind, gehören die finanzielle Lage des Klägers, die Anlass zu der berechtigten und realen Sorge geben kann, dass ein möglicher Schadenersatzan-spruch bei einer Aufhebung oder Änderung der erstinstanzlichen Entscheidung nicht oder nur mit einem unverhältnismäßigen Aufwand durchgesetzt und/oder vollstreckt werden kann. Ob und in-wieweit solche Faktoren vorliegen, ist nicht anders als bei einem Antrag auf Sicherheitsleistung nach R. 158 VerfO anhand der von den Parteien vorgetragenen Tatsachen und Argumente zu er-mitteln. Macht die Lokalkammer eine Anordnung oder Maßnahme von einer Sicherheitsleistung abhängig, dient dies dem Schutz der Position und der potenziellen Rechte des Beklagten. Dessen Schutz muss gegen die Belastung des Klägers durch die Anordnung einer Sicherheitsleistung abge-wogen werden. Vor diesem Hintergrund obliegt es dem Beklagten, Tatsachen und Argumente vor-zubringen, warum es im konkreten Fall angemessen erscheint, die Anordnung oder Maßnahme gemäß R. 118.8 VerfO von einer vom Gericht festzusetzenden Sicherheitsleistung abhängig zu ma-chen. Ist der Beklagte dem nachgekommen, obliegt es dem Kläger, diese Tatsachen und Gründe substantiiert zu bestreiten, zumal er in der Regel über Kenntnisse und Beweise zu seiner finanziel-len Situation verfügt. Ebenso ist es die Aufgabe des Klägers, gegebenenfalls darzulegen, weshalb trotz der durch den Beklagten vorgebrachten Gründe sein Interesse an der Durchsetzung seines Schutzrechts ohne Sicherheitsleistung überwiegt (vgl. UPC_CFI_363/2024 (LK Düsseldorf), Ent-scheidung vom 10. Oktober 2024, ORD_598458/2023 – Seoul Viosys v. expert), zum Antrag auf Sicherheitsleistung nach R. 158 VerfO: UPC_COA_328/2024, Anordnung v. 26.08.2024 – Ballinno v. Kinexon Sports; UPC_CFI_373/2024 (LK Düsseldorf), Anordnung v. 05.08.2024 – SodaStream v. Aarke; UPC_CFI_514/2023 (LK München), Anordnung v. 23.04.2024 – Volkswagen v. NST m.w.N.).
Ausgehend von diesen Grundsätzen haben die Beklagten keine Gründe vorgetragen, die Anlass geben, die Vollstreckung im vorliegenden Fall von einer Sicherheitsleistung abhängig zu machen. Der durch die Beklagten in diesem Zusammenhang in Bezug genommene Ausschluss der angegrif-fenen Ausführungsform von den Märkten Deutschland und Österreich ist ebenso wie der damit verbundene mögliche Verlust von Marktanteilen die regelmäßige Folge einer Unterlassungsanord-nung und vermag für sich genommen die Anordnung einer Sicherheitsleistung auch dann nicht zu begründen, wenn die verlorenen Marktanteile (möglicherweise) über einen längeren Zeitraum nicht zurückgewonnen werden können. Von der Anordnung einer solchen Sicherheitsleistung hat die Lokalkammer daher abgesehen.
Gemäß R. 118.8 VerfO sind die in R. 118.1 und 2 VerfO genannten Anordnungen erst vollstreckbar, nachdem der Kläger dem Gericht mitgeteilt hat, welchen Teil der Anordnungen er zu vollstrecken beabsichtigt, er gemäß R. 7.2 gegebenenfalls eine beglaubigte Übersetzung der Anordnungen in die Amtssprache des Vertragsmitgliedsstaates, in dem die Vollstreckung erfolgen soll, eingereicht hat und nachdem die Mitteilung und gegebenenfalls beglaubigte Übersetzung dem Beklagten von der Kanzlei zugestellt wurde. Dies gilt auch für die Unterlassungsanordnung. Für die durch die Klä-gerin mit ihren Anträgen begehrte Differenzierung zwischen Unterlassung (unmittelbar vollstreck-bar) sowie Vernichtung, Rückruf, Entfernung und Auskunft (vollstreckbar nach Zustellung einer entsprechenden Mitteilung) besteht kein Grund.

I. Keine Aussetzung oder bedingte Verurteilung
Nachdem die Lokalkammer Düsseldorf sowohl über die Verletzungsklage als auch über die Nich-
tigkeitswiderklage entscheidet, ist zumindest erstinstanzlich für eine Aussetzung weder Anlass
noch Raum. Entweder, die Lokalkammer hält das Streitpatent sowohl in der erteilten Fassung als
auch auf der Grundlage der Hilfsanträge nicht für schutzfähig. Dann wird das Streitpatent vernich-
tet und es fehlt der Verletzungsklage die Grundlage. Oder das Patent wird (wie hier) unbeschränkt
oder beschränkt aufrechterhalten. Dann hat die Lokalkammer – und zwar im Hauptsacheverfahren
– über die Rechtsbeständigkeit des Streitpatents entschieden und dieses in der aufrechterhaltenen
Fassung für rechtsbeständig gehalten. In diesem Fall besteht für die Lokalkammer kein Grund,
diese Entscheidung selbst wieder dadurch in Zweifel zu ziehen, dass sie das Verfahren bis zum
rechtskräftigen Abschluss des Nichtigkeitsverfahrens aussetzt.
Eine bedingte Verurteilung, wie sie die Beklagten hilfsweise anstreben, sieht R. 118.2 VerfO nur
für den Fall vor, dass vor der Zentralkammer ein Nichtigkeitsverfahren zwischen denselben Par-
teien oder alternativ ein Einspruch beim EPA anhängig ist. Beides ist hier nicht der Fall. Für eine
Analogie fehlt es aus den soeben genannten Gründen sowohl an einer planwidrigen Regelungslü-
cke als auch an einer gleichen Interessenlage.

ENTSCHEIDUNG:
A.
I. Es wird festgestellt, dass die Beklagten das Europäische Patent 3 466 498 verletzt ha-ben.
II. Es wird den Beklagten untersagt,
1. Lawinen-Verschütteten-Suchgeräte
in der Bundesrepublik Deutschland und/oder der Republik Österreich anzubie-ten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu diesen Zwecken einzufüh-ren oder zu besitzen, mit zumindest
einer Sendeeinheit zum Senden wenigstens eines Sendesignals,
einer Empfangseinheit zum Empfangen wenigstens eines Sendesignals von we-nigstens einem weiteren Lawinen-Verschütteten-Suchgerät,
und mit einer Steuerungseinrichtung zum Ansteuern wenigstens eines Lautspre-chers,
wobei die Steuerungseinrichtung dazu ausgebildet ist, in Abhängigkeit von we-nigstens einem Ereignis den wenigstens einen Lautsprecher zum Ausgeben zu-mindest einer Sprachnachricht anzusteuern,
wobei das wenigstens eine Ereignis mit einer Suche nach dem wenigstens einen
weiteren Lawinen-Verschütteten-Suchgerät in Zusammenhang steht,
wobei das Lawinen-Verschütteten-Suchgerät den wenigstens einen Lautspre-cher aufweist und der wenigstens eine Lautsprecher dazu ausgebildet ist, we-nigstens ein Tonsignal auszugeben,
dadurch gekennzeichnet, dass
das wenigstens eine Tonsignal mit der Suche nach dem wenigstens einen weite-ren Lawinen-Verschütteten-Suchgerät in Zusammenhang steht,
wobei die Steuerungseinrichtung dazu ausgebildet ist, den wenigstens einen Lautsprecher derart anzusteuern, dass das wenigstens eine Tonsignal während des Ausgebens der zumindest einen Sprachnachricht unterdrückt wird oder mit einer verringerten Lautstärke ausgegeben wird;
2. Vorrichtungen, die zur Durchführung eines Verfahrens zum Betreiben eines La-winen-Verschütteten-Suchgeräts geeignet sind
in der Bundesrepublik Deutschland und/oder der Republik Österreich zur Ver-wendung in der Bundesrepublik Deutschland und/oder der Republik Österreich
anzubieten und/oder zu liefern,
wobei das Verfahren zumindest folgendes umfasst:
eine Sendeeinheit zum Senden wenigstens eines Sendesignals,
eine Empfangseinheit zum Empfangen wenigstens eines Sendesignals, welches von wenigstens einem weiteren Lawinen-Verschütteten-Suchgerät ausgegeben wird,
bei welchem eine Steuerungseinrichtung des Lawinen-Verschütteten-Suchgeräts
wenigstens einen Lautsprecher ansteuert,
wobei die Steuerungseinrichtung den wenigstens einen Lautsprecher derart an-steuert, dass der wenigstens eine Lautsprecher zumindest eine Sprachnachricht
ausgibt,
wobei der wenigstens eine Lautsprecher von der Steuerungseinrichtung in Ab-hängigkeit von wenigstens einem Ereignis angesteuert wird, welches mit einer Suche nach dem wenigstens einen weiteren Lawinen-Verschütteten-Suchgerät in Zusammenhang steht,
das Lawinen-Verschütteten-Suchgerät den wenigstens einen Lautsprecher auf-weist und der wenigstens eine Lautsprecher wenigstens ein Tonsignal ausgibt,
dadurch gekennzeichnet, dass
das wenigstens eine Tonsignal mit der Suche nach dem wenigstens einen weite-ren Lawinen-Verschütteten-Suchgerät in Zusammenhang steht,
wobei die Steuerungseinrichtung den wenigstens einen Lautsprecher derart an-steuert, dass das wenigstens eine Tonsignal während des Ausgebens der zumin-dest einen Sprachnachricht unterdrückt wird oder mit einer verringerten Laut-stärke ausgegeben wird.
III. Im Falle jeder Zuwiderhandlung gegen die Anordnungen unter Ziff. II.1. und II.2. haben die Beklagten ein (ggf. wiederholtes) Zwangsgeld in Höhe von bis zu 10.000,- EUR pro Erzeugnis und/oder bei Dauerhandlungen, wie beispielsweise Angeboten im Internet, von bis zu 30.000,- EUR zu zahlen.
IV. Die Beklagten werden verurteilt, auf ihre Kosten
1. die in ihrem unmittelbaren oder mittelbaren Besitz und/oder Eigentum befindli-chen, oben unter Ziff. II.1. genannten Erzeugnisse auf eigene Kosten zu vernich-ten oder nach ihrer Wahl an einen von der Klägerin zu benennenden Gerichts-vollzieher zum Zwecke der Vernichtung herauszugeben;
2. die unter Ziff. II.1. genannten und seit dem 4. Dezember 2019 in Verkehr ge-brachten Erzeugnisse gegenüber gewerblichen Abnehmern schriftlich unter Hin-weis auf den vom Einheitlichen Patentgericht gerichtlich festgestellten patentverletzenden Zustands der Erzeugnisse und mit der verbindlichen Zusage zurück-zurufen, etwaige Entgelte zu erstatten sowie notwendige Verpackungs- und Transportkosten sowie mit der Rückgabe verbundene Zoll- und Lagerkosten zu übernehmen und die Erzeugnisse wieder an sich zu nehmen, wobei der Klägerin ein Muster der Rückrufschreiben sowie eine Liste der Adressaten mit Namen und postalischer Anschrift oder – nach Wahl der Beklagten – eine Kopie sämtlicher Rückrufschreiben zu überlassen sind;
3. die unter Ziff. II.1. bezeichneten, seit dem 4. Dezember 2019 in Verkehr gebrach-ten Erzeugnisse endgültig aus den Vertriebswegen zu entfernen, wobei insbe-sondere die folgenden Maßnahmen zu ergreifen sind:
a) die Beklagten haben alle möglichen und zumutbaren Maßnahmen zu er-greifen, um die Standorte und die Besitzer über die unter Ziff. II.1. bezeich-neten Erzeugnisse zu ermitteln;
b) soweit die Beklagten selbst rechtliche oder tatsächliche Verfügungsgewalt über die unter Ziff. II.1. bezeichneten Erzeugnisse inne haben, müssen die rechtlich zulässigen und zumutbaren Maßnahmen ergriffen werden, damit diese Erzeugnisse in den unmittelbaren Besitz der Beklagten gelangen und dort verbleiben;
c) soweit die Beklagten weder rechtliche noch tatsächliche Verfügungsgewalt über die unter Ziff. II.1. bezeichneten Erzeugnisse inne haben, müssen sie alle rechtlich zulässigen und zumutbaren Maßnahmen ergreifen, um die Personen, die Ansprüche auf Herausgabe oder Vernichtung gegen die In-haber der Verfügungsgewalt der Erzeugnisse inne haben, zur Geltendma-chung dieser Ansprüche veranlassen und/oder diese Personen bei der Gel-tendmachung dieser Ansprüche zu unterstützen.
V. Die Beklagten werden verurteilt,
1. der Klägerin in einer für jeden Monat des Kalenderjahres und nach patentverlet-zenden Erzeugnissen strukturierten Aufstellung ab dem 4. Dezember 2019, Aus-kunft über die unter Ziff. II.1. und II.2. genannten Erzeugnisse zu erteilen über
a) den Ursprung und die Vertriebswege der genannten Erzeugnisse;
b) die ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Mengen und Preise, die für die unter Nr. II. genannten Erzeugnisse gezahlt wurden;
c) die Identität aller an dem Vertrieb der unter Ziff. II.1. und II.2. genannten Erzeugnisse beteiligten dritten Personen;
2. der Klägerin zum Nachweis der gemäß Nr. V.1. gemachten Angaben zuzüglich der Angaben zum erzielten Gewinn folgende Unterlagen für jeden Monat eines Ka-lenderjahrs und für jedes patentverletzende Erzeugnis in elektronischer Form, die mit Hilfe eines Computers ausgewertet werden kann, zur Verfügung zu stellen:

a) Rechnungen – oder, falls diese nicht verfügbar sind, Lieferscheine – der ein-zelnen Lieferungen, wobei sie die jeweiligen Lieferungen nach Angebots-mengen, Angebotszeiten, Preisen der angebotenen Waren und Typenbe-zeichnungen sowie Namen und Anschriften der gewerblichen Empfänger der Verkaufsangebote für alle verkauften oder anderweitig abgesetzten Er-zeugnisse aufschlüsselt;
b) Nachweise über die durchgeführte Werbung einschließlich der Nachweise für diese Werbetätigkeiten, wobei sie die durchgeführte Werbung nach Werbeträgern, ihre Verbreitung, den Vertriebszeitraum und das Vertriebs-gebiet aufschlüsselt;
c) Nachweise über die Kosten, wobei sie die Kosten aufgeschlüsselt nach ein-zelnen Kostenfaktoren und den erzielten Gewinnen;
d) Rechnungen – oder, wenn diese nicht verfügbar sind, Lieferscheine – und entsprechende Abrechnungen aller aufgewendeten Kosten, auf die sich die Beklagten bei der Berechnung ihrer Gewinne berufen;
deren Richtigkeit von einem von der Klägerin benannten, vereidigten Wirt-schaftsprüfer auf Kosten des Beklagten geprüft und bestätigt wird, wobei der Wirtschaftsprüfer über die vorstehend genannten Informationen hinaus der Klä-gerin gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichtet ist.
VI. Es wird festgestellt, dass die Beklagten verpflichtet sind, der Klägerin als Gesamt-schuldner jeden Schaden zu ersetzen, der ihr durch Handlungen gemäß Ziff. II.1. und II.2. seit dem 4. Dezember 2019 entstanden ist oder zukünftig entstehen wird.
VII. Die Beklagten werden verurteilt, an die Klägerin als Gesamtschuldner einen Betrag in Höhe 3.000,- EUR als vorläufigen Schadenersatz zu zahlen.
VIII. Im Übrigen wird die Verletzungsklage abgewiesen.
B.
Die Nichtigkeitswiderklage wird abgewiesen.
C.
Die Kosten und Auslagen des Verfahrens über die Anordnung einstweiliger Maßnahmen ha-ben die Beklagten je zur Hälfte zu tragen.
Von den Kosten des Verletzungsverfahrens haben die Klägerin 80 % und die Beklagten je-weils 10 % zu tragen.
Die Kosten der Nichtigkeitswiderklage tragen die Beklagten je zur Hälfte.
D.
Der Streitwert des Verfahrens auf Anordnung einstweiliger Maßnahmen wird auf 500.000,- EUR festgesetzt.
Der Streitwert für die Klage und die Nichtigkeitswiderklage wird auf jeweils 1.000.000,- EUR
festgesetzt.
E.
Die Obergrenze der erstattungsfähigen Vertretungskosten wird für das Verfahren auf Anord-nung einstweiliger Maßnahmen auf 56.000,- EUR festgesetzt.
Die Obergrenze der erstattungsfähigen Vertretungskosten wird für die Klage und die Nich-tigkeitswiderklage auf insgesamt 200.000,- EUR festgesetzt.
F.
Die Anordnungen zu Buchstaben A.II. bis VII. sind erst vollstreckbar, nachdem die Klägerin dem Gericht mitgeteilt hat, welchen Teil der Anordnungen sie zu vollstrecken beabsichtigt und eine beglaubigte Übersetzung der Anordnungen in die Amtssprache des Vertragsmit-gliedstaats, in dem die Vollstreckung erfolgen soll, eingereicht hat und nachdem den Beklag-ten die Mitteilung und die (jeweilige) beglaubigte Übersetzung zugestellt wurde.
G.
Nach Ablauf eines Zeitraums von 45 Tagen nach Zustellung gemäß Buchstabe F. haben die Beklagten im Fall jeder Zuwiderhandlung gegen eine der unter Ziff. A. IV., V. und VII. genann-ten Anordnungen ein jeweils vom Gericht festzusetzendes Zwangsgeld von bis zu 30.000,- EUR pro Tag der Verzögerung an das Gericht zu zahlen.

DETAILS DER ANORDNUNG:
Hauptaktenzeichen ACT_2379/2024 und CC_17292/2024
UPC-Nummer: UPC_CFI_16/2024
Verfahrensart: Verletzungsklage und Nichtigkeitswiderklage
Düsseldorf am 14. Januar 2025

INFORMATIONEN ZUR BERUFUNG:
Gegen die vorliegende Entscheidung kann durch jede Partei, die ganz oder teilweise mit ihren Anträgen erfolglos war, binnen zwei Monaten ab Zustellung der Entscheidung beim Berufungsgericht Berufung ein-gelegt werden (Art. 73 Abs. 1 EPGÜ, R. 220.1 (a), 224.1 (a) VerfO).
Informationen zur Vollstreckung (Art. 82 EPGÜ, Art. 37 Abs. 2 EPGS, R. 118.8, 158.2, 354, 355.4 VerfO):
Eine beglaubigte Kopie der vollstreckbaren Entscheidung wird vom Hilfskanzler auf Antrag der vollstrecken-den Partei ausgestellt, R. 69 RegR.
Diese Entscheidung wurde am 14. Januar 2025 in öffentlicher Sitzung verkündet.


Machine Translation

1
Local Division Düsseldorf
UPC_CFI_16/2024
Decision
of the Court of First Instance of the Unified Patent Court pronounced
on 14 January 2025
concerning EP 3 466 498 B1
HEADNOTES:
1. If a device in its offered or marketed state is not yet capable of making use of all the features of
the patent claim because it first requires the activation of certain functions by the customer,
the alleged infringer must be held responsible for the behaviour of his customers if he induces
them to such activation or if he deliberately exploits such activation by the customer in the
knowledge that such activation will take place.
2. Destruction is intended to reliably prevent the products from entering or re-entering the
market. The possibility of a software-based deactivation of a certain function necessary for the
realisation of the claimed technical teaching can only speak against destruction if it is ensured
that the attacked embodiment cannot be put into a patent-infringing state again when such a
solution is used.
3. Art. 80 UPCA leaves it to the discretion of the court whether or not to order such publication.
For such an order to be issued, the plaintiff's interest in publication must outweigh the
necessary consequences of such publication for the defendant. As a rule, such publication can
only be considered if the protection of the plaintiff is not already guaranteed by other
measures.
KEYWORDS:
Direct patent infringement; indirect patent infringement; novelty; inventive step; destruction; recall
and removal from the distribution channels; permission to publish the decision
2
CLAIMANT:
Ortovox Sportartikel GmbH, represented by the managing director Christian Schneidermeier, Rot-
wandweg 5, 82024 Taufkirchen,
represented by: Rechtsanwältin Miriam Kiefer, Rechtsanwalt Robert Knaps, Kanz-lei
Kather Augenstein, Bahnstraße 16, 40212 Düsseldorf,
electronic address for service: kiefer@katheraugenstein.com
co-operating: Patent attorney Michael Siebel, law firm Hofstetter, Schurack &
Part- ner, Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB,
DEFENDANT:
1. Mammut Sports Group AG, represented by its legal representatives, Birren 5, 5703 Seon,
Switzerland,
2. Mammut Sports Group GmbH, represented by its legal representatives, Mammut-Base-
camp 1, 87787 Wolfertschwenden, Germany,
represented by: Oliver Jan Jüngst, lawyer, Dr Moritz Schroe-der,
lawyer Dr Alexander Bothe, law firm Bird & Bird LLP, Carl-
Theodor-Straße 6, 40213 Düsseldorf,
electronic address for service: oliver.jan.juengst@twobirds.com
contributor: Patent attorney Dr Dr Fabian Leimgruber, law firm Thomann Fi-
scher, Elisabethenstrasse 30, CH-4010 Basel,
PATENT IN SITUATION:
European Patent No. EP 3 466 498 B1
PANEL/CHAMBER:
Panel of the Local Division Düsseldorf JUDGES:
This was pronounced with the participation of the presiding judge Thomas as rapporteur, the legally
qualified judge Dr Thom, the legally qualified judge Dr Schober as well as the technically qualified
judge Dr Wismeth.
LANGUAGE OF PROCEEDINGS: German
SUBJECT MATTER: Action for infringement and action for annulment
ORAL NEGOTIATION: 26 November 2024
3
BRIEF DESCRIPTION OF THE FACTS:
The plaintiff is suing the defendants for infringement of the European patent EP 3 466 498 B1
(hereinafter: patent in suit).
The patent in suit was filed in German on 9 October 2017. The patent application was published on
10 April 2019 and the mention of the grant of the patent in suit was published on 4 December 2019.
The patent in suit is currently in force in the Federal Republic of Germany and the Republic of Austria,
among other countries. The plaintiff has not declared an opt-out in relation to the patent in suit.
No opposition was filed against the grant of the patent in suit. However, the defendant has
1) challenged the Swiss part of the patent in suit with an action for revocation of 11 July 2023
(process number: 02023_012). With regard to the content of this nullity action, reference is made to
the annexes KAP 15 to KAP 28 in the previous summary proceedings and to the annex BB 1. A
decision by the Federal Patent Court of Switzerland on this nullity action is still pending. With regard
to the content of the expert opinion of 4 November 2024 available in the proceedings before the
Swiss Federal Patent Court, reference is made to Annex KAP 24.
The patent in suit protects an "avalanche transceiver" (hereinafter: avalanche transceiver). Its patent
claim 1 is worded as follows:
"Avalanche transceiver, comprising a transmitting unit (16) for transmitting at least one transmission
signal (18), a receiving unit (16) for receiving at least one transmission signal (30) from at least one
further avalanche transceiver (32), and a control device (24) for activating at least one loudspeaker (22),
wherein the control device (24) is designed to control the at least one loudspeaker (22) for outputting at
least one voice message as a function of at least one event, wherein the at least one event is associated
with a search for the at least one further avalanche transceiver (32), wherein the avalanche transceiver
(10) has the at least one loudspeaker (22) and the at least one loudspeaker (22) is designed to emit at
least one sound signal, characterised in that the at least one sound signal is associated with the search
for the at least one further avalanche transceiver (32), wherein the control device (24) is designed to
control the at least one loudspeaker (22) in such a way that the at least one audio signal is suppressed
during the output of the at least one voice message or is output at a reduced volume."
In addition, the patent in suit in claim 13 protects a "method for operating an avalanche transceiver",
which is designed as follows:
"Method for operating an avalanche transceiver (10) which comprises a transmitter unit
(16) for transmitting at least one transmission signal (18), and a receiving unit (16) for receiving at least
one transmission signal (30) which is output by at least one further avalanche transceiver (32), in which
a control device (24) of the avalanche transceiver (10) controls at least one loudspeaker (22), the control
device (24) controlling the at least one loudspeaker (22) in such a way that the at least one loudspeaker
(22) outputs at least one voice message, the at least one loudspeaker (22) being controlled by the
control device (24) as a function of at least one event which is associated with a search message, that
the at least one loudspeaker (22) emits at least one voice message, the at least one loudspeaker (22)
being controlled by the control device (24) as a function of at least one event which is associated with a
search for the at least one further avalanche victim search device (32), the avalanche victim search
device (10) having the at least one loudspeaker (22) and the at least one loudspeaker (22) emitting at
least one sound signal, characterised in that the at least one loudspeaker (22) is controlled by the
control device (24) as a function of at least one event which is associated with a search for the at least
one further avalanche victim search device (32).
4
characterised in that the at least one audio signal is associated with the search for the at least one
further avalanche transceiver (32), whereby the control device (24) controls the at least one
loudspeaker (22) in such a way that the at least one audio signal is suppressed or output at a reduced
volume during the output of the at least one voice message."
Figures 1 and 2, shown below, explain the technical teaching of the patent in suit by means of a
preferred embodiment. While the avalanche transceiver (10) in Figure 1 is in a transmitting mode, it
operates in a receiving mode in Figure 2. In this case, another avalanche transceiver (32) is in a
transmit mode.
With regard to the wording of sub-claims 3, 6, 9 and 11, which are only asserted in the context of "in
particular if" claims, reference is made to the patent in suit.
The plaintiff's action is directed against the offer and sale of the avalanche transceiver "Barryvox S2"
(hereinafter: attacked embodiment), which can be seen from the figure shown below:
Defendant 1) exhibited the attacked embodiment in the period from 8 October 2023 to 13 October
2023 at the "ISSW" trade fair in Bend, Oregon (USA), where it was examined by employees of the
plaintiff. At the beginning of November 2023, the plaintiff received a notice from a dealer that the
attacked embodiment for the year 2024 could be pre-ordered via the B2B platform of the
defendant's group. According to the General Terms and Conditions to be found on this platform, the
defendant 2) is authorised to make offers and deliveries to the
5
The Federal Republic of Germany and the Republic of Austria are responsible. With regard to the
further content of the platform, reference is made to Annex KAP 9.
Furthermore, the defendant 1) was present as a co-exhibitor at the trade fair "ISPO Munich 2023",
which took place in Munich from 28 November 2023 to 30 November 2023. The challenged design,
which was honoured with the "ISPO Award 2023", was also exhibited at this trade fair.
After the plaintiff had unsuccessfully warned the defendants by letter dated 28 November 2023
(Annex KAP 12), it applied to the Local Division Düsseldorf for an ex parte order for interim measures
by letter dated 1 December 2023. In response, the Local Chamber of Düsseldorf issued an ex parte
order dated 11 December 2013 (UPC_CFI_452/2023; ACT_589655/2023; ORD_592936/2023)
ordering the defendants to refrain from offering and distributing the challenged embodiment in the
Federal Republic of Germany and the Republic of Austria. At the same time, the Local Division
Düsseldorf threatened the defendants with a penalty payment of up to EUR 10,000.00 per product
and/or up to EUR 30,000.00 per day in the case of permanent acts, such as offers on the Internet, for
each case of non-compliance with this injunction (possibly repeated) and to be paid to the court. In
addition to this, the Local Division of Düsseldorf also ordered the defendants to hand over the
avalanche transceivers in dispute or devices suitable for carrying out a procedure for operating an
avalanche transceiver to a bailiff for the purpose of safekeeping, which will continue until a final
decision has been made on the existence of a claim for destruction between the parties or an
amicable settlement has been reached.
Following an application for review by the defendants (App_4074/2024), the Düsseldorf Local
Division upheld the order for interim measures on 9 April 2024 (ORD_13918/2024) and ordered the
defendants to provisionally reimburse the plaintiff for costs in the amount of EUR 33,375.70.
The Court of Appeal dismissed an appeal against this on 25 September 2024 (UPC_CoA_182/2024;
APL_21143/2024; ORD_44387/2024).
The defendants are currently offering the "Barryvox S2" with the information that voice control is
currently not available in Germany and Austria, among other countries. With these devices, voice
control can only be activated for the first time via the "Barryvox App". To do this, the user establishes
a connection between the "Barryvox App" and the "Barryvox S2". To do this, location tracking must
also be activated on the device running the "Barryvox App", such as a smartphone. This location
tracking is used to check whether the user is in a country in which voice control should not be
available (such as the Federal Republic of Germany or the Republic of Austria) when voice control is
activated. However, once voice control has been activated abroad, it can also be used, at least
temporarily, in the Federal Republic of Germany and the Republic of Austria.
FORM OF ORDER SOUGHT BY THE PARTIES:
Action:
The applicant claims that the Court should,
I. declare that the defendants have infringed European patent 3 466 498;
II. order the defendants to cease and desist,
6
1. avalanche transceivers
in the Federal Republic of Germany and/or the Republic of Austria, from offering,
placing on the market or using or importing or possessing for these purposes, with
at least
a transmitter unit for transmitting at least one transmission signal,
a receiving unit for receiving at least one transmission signal from at least one
further avalanche transceiver,
and with a control device for controlling at least one loudspeaker,
wherein the control device is designed to control the at least one loudspeaker for
outputting at least one voice message as a function of at least one event,
wherein the at least one event is associated with a search for the at least one
further avalanche transceiver,
wherein the avalanche transceiver has the at least one loudspeaker and the at
least one loudspeaker is designed to emit at least one sound signal,
characterised in that
the at least one audio signal is associated with the search for the at least one
further avalanche transceiver,
wherein the control device is adapted to control the at least one loudspeaker such
that the at least one audio signal is suppressed or output at a reduced volume
during the output of the at least one voice message;
(direct infringement claim 1)
2. Devices suitable for carrying out a method for operating an avalanche transceiver
in the Federal Republic of Germany and/or the Republic of Austria for use in the
Federal Republic of Germany and/or the Republic of Austria
and/or the Republic of Austria,
wherein the method comprises at least the following:
a transmitting unit for transmitting at least one transmission signal,
a receiving unit for receiving at least one transmission signal, which
7
from at least one further avalanche transceiver,
in which a control device of the avalanche transceiver controls at least one
loudspeaker,
wherein the control device controls the at least one loudspeaker in such a way that
the at least one loudspeaker emits at least one voice message,
wherein the at least one loudspeaker is controlled by the control device as a
function of at least one event which is associated with a search for the at least one
further avalanche transceiver,
the avalanche transceiver has the at least one loudspeaker and the at least one
loudspeaker emits at least one sound signal,
characterised in that
the at least one audio signal is associated with the search for the at least one
further avalanche transceiver,
wherein the control device controls the at least one loudspeaker such that the at
least one sound signal is suppressed during the output of the at least one voice
message or is output at a reduced volume;
(indirect infringement of claim 13)
III. order the defendants, at their own expense
1. to destroy at their own expense the products in their direct or indirect possession
and/or ownership referred to in No. II. above or, at their discretion, to hand them
over to a bailiff to be appointed by the plaintiff for the purpose of destruction;
2. to destroy the products mentioned under No. II. to return the products referred to
in No. II and placed on the market since 4 December 2019 to commercial
customers in writing with reference to the patent-infringing condition of the
products as determined by the Unified Patent Court and with the binding
undertaking to reimburse any fees and to bear any necessary packaging and
transport costs as well as customs and storage costs associated with the return and
to take back the products, whereby the plaintiff is to be provided with a sample of
the recall letters as well as a list of the addressees with names and postal
addresses or - at the defendant's option - a copy of all recall letters;
3. the products referred to under No. II. that have been placed on the market since 4
December 2019
8
permanently remove the products from the distribution channels, in particular by
taking the following measures:
a) the defendants must take all possible and reasonable measures to identify
the locations and owners of the products referred to in No. II;
b) to the extent that the Defendants themselves have legal or actual control
over the products referred to in No. II, all legally permissible and reasonable
measures must be taken to ensure that these products come into the direct
possession of the Defendants and remain there;
c) to the extent that the defendants have neither legal nor actual control over
the products referred to in No. II, they must take all legally permissible and
reasonable measures to induce the persons who have claims for surrender or
destruction against the holders of the control of the products to assert these
claims and/or to assist these persons in asserting these claims;
IV. order the defendants,
1. to provide the plaintiff, in a list structured for each month of the calendar year and
by patented products from 4 December 2019, with information on the products
referred to in No. II. on
a) the origin and distribution channels of said products
b) the quantities delivered, received or ordered and the prices paid for the
products referred to in No. II;
c) the identity of all third parties involved in the distribution of the products
referred to in No. II;
2. to disclose to the plaintiff its accounts to prove the information provided in
accordance with No. IV.1. plus the information on the profit made by providing the
following documents for each month of a calendar year and for each infringing
product in electronic form which can be analysed with the aid of a computer:
a) Invoices - or, if these are not available, delivery notes - of the individual
deliveries, itemising the respective deliveries by quantities offered, offer
periods, prices of the goods offered and type designations as well as names
and addresses of the commercial recipients of the sales offers for all
products sold or otherwise disposed of;
b) Evidence of the advertising carried out, including evidence of such
advertising activities, categorising the advertising carried out by
9
advertising media, its distribution, the distribution period and the
distribution area;
c) Proof of costs, with a breakdown of the costs by individual cost factors and
the profits realised;
d) Invoices - or, if these are not available, delivery notes - and corresponding
statements of all costs incurred on which the defendants rely in calculating
their profits;
the accuracy of which is audited and confirmed by a sworn auditor appointed by
the plaintiff at the defendant's expense, whereby the auditor is obliged to maintain
confidentiality vis-à-vis the plaintiff beyond the above-mentioned information;
in the alternative:
2. to provide the plaintiff with the following documents for each month of a calendar
year and for each infringing product in electronic form, which can be analysed with
the aid of a computer, as proof of the information provided pursuant to No. IV.1.
plus the information on the profit made:
a) Invoices - or, if these are not available, delivery notes - of the individual
deliveries, itemising the respective deliveries by quantities offered, times
offered, prices of the goods offered and type designations as well as names
and addresses of the commercial recipients of the sales offers for all
products sold or otherwise disposed of;
b) Evidence of the advertising carried out, including evidence of such
advertising activities, with a breakdown of the advertising carried out by
advertising medium, its distribution, the distribution period and the
distribution area;
c) Evidence of costs, itemising the costs by individual cost factors and the
profits made;
d) Invoices - or, if these are not available, delivery notes - and corresponding
statements of all costs incurred on which the defendants rely in calculating
their profits;
the accuracy of which shall be audited and certified by a sworn auditor appointed
by the claimant at the defendant's expense, whereby the auditor shall be bound to
secrecy vis-à-vis the claimant beyond the above-mentioned information;
V. to authorise the plaintiff, at the defendant's expense, to announce and publish the
decision in whole or in part in the following public media
10
the following public media: for the Federal Republic of Germany in the Frankfurter
Allgemeine Zeitung and in the Handelsblatt newspaper; for the Republic of Austria in the
newspaper Der Standard;
VI. declare that the defendants are obliged to compensate the plaintiff as joint and several
debtors for any damage that she has suffered or will suffer in the future as a result of
actions pursuant to No. II. since 4 December 2019
VII. order the defendants to pay the plaintiff as joint and several debtors an amount of EUR
100,000.00 as provisional damages
VIII. order the defendants to bear the costs and expenses of the proceedings, including the
proceedings concerning the order for interim measures;
IX. that the decision can be enforced as follows:
1. The orders referred to in No. II.1 and II.2 are directly enforceable.
In the event of any infringement of this injunction, the defendants shall pay a
(possibly repeated) penalty payment of up to EUR 10,000.00 per product and/or up
to EUR 30,000.00 in the case of permanent offences such as offers on the Internet.
2. The orders mentioned under No. III, No. IV, No. VII and No. VIII are enforceable,
after the plaintiff has notified the court which part of the orders it intends to
enforce and after the notification has been served on the defendant.
3. After the expiry of a period of 45 days after service pursuant to no.
IX.2, the Defendants shall pay to the Court a penalty payment of up to EUR
30,000.00 per day of delay in the event of any breach of any of the orders referred
to in No. III, No. IV, No. VII and/or No. VIII.
With regard to the wording of the "in particular if" claims, reference is made to the statement of claim.
The defendants request that
1. dismiss the action as unfounded;
alternatively:
2. to stay the proceedings until a final decision has been made, or at least until the
conclusion of the proceedings at first instance on the counterclaim for a declaration of
invalidity against the patent in suit;
3. condition
11
3.1. to make any orders of the Local Division against the defendants subject to the
condition precedent that the proceedings referred to in item 2 above are decided
in favour of the plaintiffs here with final effect, but at least until the conclusion of
the proceedings at first instance;
further in the alternative:
3.1.1. at the very least, to impose an injunction as a condition precedent by
ensuring that the proceedings referred to in paragraph 2 above are
decided in favour of the present plaintiffs with final effect, at least until
the conclusion of the proceedings at first instance;
further in the alternative:
3.2. to make any order or measure against the defendants subject to a security deposit
to be determined by the court in accordance with Rule 352, whereby this should
not be less than EUR 2,000,000.00 in the case of an injunction;
in the further alternative:
3.3. To make any orders of the Local Division against the defendants subject to the
condition precedent that the proceedings referred to in paragraph 2 above are
decided against the plaintiffs in the first instance, in the alternative with res
judicata effect;
further in the alternative:
3.3.1. To condition any orders of the Local Division against the defendants in a
dissolving manner by deciding the proceedings against the legal validity of
the patent in suit referred to in point 2 in the first instance, alternatively
with res judicata effect, at least to the extent that the patent in suit is
restricted or revoked to such an extent that the infringement is cancelled;
further in the alternative:
3.4. to make an injunction against the defendants subject to the condition subsequent
that the defendants provide security, the amount of which is at the discretion of
the court ("permanent power to avert");
further in the alternative:
3.4.1 to condition an injunction against the defendants until the final judgement,
but at least until the conclusion of the proceedings at first instance
pursuant to section 2, by the defendants providing a security, the amount
of which is at the discretion of the court ("limited power to avert"):
12
Counterclaim and Amendments:
The defendants request
I. that the European Patent EP 3 466 498 B1 be declared invalid in its entirety for the
territories of the Federal Republic of Germany and the Republic of Austria;
II. to set the value in dispute of the counterclaim for a declaration of invalidity at EUR 1
million;
III. order that English language documents and citations filed with or included in the
counterclaim for a declaration of invalidity and/or filed at a later date need not be
translated;
IV. order a provisional and immediately enforceable reimbursement of the first instance
costs of the counterclaimants in the amount of EUR 60,000.00;
V. order the counter-defendant to pay the costs of the proceedings.
The plaintiff requested the following,
I. dismiss the defendants' action for annulment of 2 April 2024;
II. order the defendants to pay the costs of the proceedings.
In the event that the court considers parts of the nullity attacks to be well-founded, the plaintiff
requests that the court
III. in the alternative, amend and maintain the patent in suit in the order of auxiliary
requests HA1 to HA11.
With regard to the content of these auxiliary requests, reference is made to the alternative request
for amendment of the patent in suit pursuant to R. 30.1 RoP (App_34230/2024) of 3 June 2024.
The defendants request,
that the European patent EP 3 466 498 B1 be declared invalid in its entirety for the territories
of the Federal Republic of Germany and the Republic of Austria, also in the version of auxiliary
requests HA1 to HA11.
In a pleading dated 25 November 2024 (App_62736/2024), the plaintiff filed the application for
injunctive relief under II. from the action of 17 January 2024 in the version of the auxiliary requests.
The defendants opposed this at the hearing.
POINTS OF FACTUAL AND LEGAL DISPUTE:
Scope of protection:
According to the defendants, the sound signal of the patent in suit only communicates "right/wrong"
on the semantic level. A more complex and freely definable instruction such as
"right/left" or "up/down" is provided solely by the voice message. "Sound patterns" in the sense of
individually distinguishable signal patterns with a freely assignable, discrete meaning are to be
distinguished from sound signals within the meaning of the patent in suit. The sound pattern
technology does not only allow an instruction in the sense of "right/wrong", but can also be used to
determine the meaning of the alternative sound patterns to be played by a control device.
13
can give concrete, clearly distinguishable instructions via the alternative sound patterns to be played
by a control unit. Such "sound patterns" are not covered by the term "sound signal" in the patent in
suit. Rather, such sound patterns are the subject matter of the proprietary technology of the
defendant's group of companies as described in EP 2 527 011 A1 (hereinafter: EP '011, Annex BB 1,
Exhibit 28). Its teaching discloses an acoustic signal generator which provides a technical signalling
language with a differentiated, freely determinable meaning.
Insofar as "the at least one audio signal is suppressed during the output of the at least one voice
message" according to the invention, an audio signal must exist for such "suppression", which is
withheld. It is not sufficient if the sound signal is not generated in the first place. Only then would the
loudspeaker be activated as required by the invention in order to suppress the sound signal. This also
corresponds to the applicant's understanding in the grant proceedings. There, the plaintiff had
deliberately limited itself to the simultaneous signals (sound and speech signal) and their relative
volume or suppression in order to distinguish the patent in suit from the state of the art WO
2006/015721 A1 (hereinafter: WO '721, Annex BB 1, Exhibit 32) and DE 299 22 217 U1 (hereinafter:
DE '217, Annex BB 1, Exhibit 33).
Violation:
Based on their understanding of the scope of protection as described above, the defendants deny the
existence of patent-compliant sound signals in the challenged embodiment. There, a specially
patented technology for the generation of (event-dependent) sound patterns is used, which provide
the searcher with further information in addition to a certain spatial angle to the buried person. In
the challenged embodiment, instructions are alternatively given for certain solid angle ranges. This is
done by means of tone patterns that are set off (alternately) in a self-contained manner. These sound
patterns have a semantic content that is clearly excessive compared to simple sound signals and are
therefore not sound signals within the meaning of the patent in suit.
Furthermore, in the contested embodiment, the sound pattern is indisputably completely cancelled
while a voice message is being output. This involves switching from one signal generator to a
completely independent second signal generator. Therefore, the different signals do not exist
simultaneously, but only alternately/consecutively. Depending on activation, the loudspeaker either
emits the corresponding signal or not. Therefore, nothing is "suppressed" (or "reduced in volume")
for activation.
Thus, the contested embodiment also lacks a control device within the meaning of the patent in suit.
According to the invention, the control unit controls the output of both signals relative to each other.
Therefore, both signals must be available to it. Only in this way can it control the output of the two
signals relative to each other. In the challenged embodiment, there are two completely independent
signal generators, only one of which is active at any one time. There is therefore no control unit that
controls the loudspeaker with a sound signal and a speech signal. Only one of the two independent
signal generators would be active at any one time, which would address the loudspeaker
independently of each other.
In addition, the defendants raised the objection of earlier/better right on the basis of the earlier EP
'011. If the term "sound signal" is interpreted broadly in the interpretation of the patent in dispute in
the sense that sound patterns are also covered, then a corresponding interpretation must also be
applied to EP '011. This would then disclose voice message and sound signal. However, the
defendants would then have to be in a position to exercise their earlier teaching. It is recognised in
German national case law that the proprietor of a
14
recognised that the proprietor of a later patent cannot prohibit the proprietor of an earlier patent
from using his property right if the two patents are identical in terms of their features. The nationally
recognised principles reflect essential and generally applicable principles of patent law and must
therefore also be taken into account in the context of UPC proceedings. The collision of two patents
is not expressly regulated in the UPCA. It could therefore only be sensibly resolved by way of a
balancing of interests: Either the later patent is not legally valid in relation to the earlier patent or the
proprietor of the earlier right retains the option of exercising its teaching in relation to the later
patent. The more recent patent proprietor's right of exclusion pursuant to Art. 25 and Art. 26 UPCA
cannot restrict the same right of earlier property rights.
Finally, the defendants held a licence for the European patent EP 1 577 679 B1 (BB4) for the Federal
Republic of Germany and the Republic of Austria, among others, which is outright novelty-destroying
compared to the patent in suit. This means that the defendant has a right of defence against a claim
based on the patent in suit, irrespective of the legal position. The challenged embodiment was either
directly licensed or - in the alternative - the plaintiff's action against its own licensee was an abuse of
rights.
Counterclaim:
According to the defendant, the technical teaching of the patent in suit is covered by EP 1 577 679 A1
(hereinafter: EP '679, Annex BB 2), WO 2006/015721 A1 (hereinafter: WO '721, Annex BB 1, Exhibit
32), DE 299 22 217 U1 (hereinafter: DE '217, Annex BB 1, Exhibit 33) and the
EP 2 527 011 A1 (hereinafter: EP '011, Annex BB 1, Exhibit 28). In particular, EP '679 already discloses
an avalanche transceiver which provides a direction finding function and can have not only a (classic)
sound guide, but also a voice guide (see paragraphs [0049], [0065] and [0097]).
Furthermore, the patent in suit is not inventive on the basis of EP '679, WO '721 and DE '217 and on
the basis of a classic avalanche transceiver.
The three above-mentioned documents describe an avalanche transceiver which can output sound
signals in one embodiment and, in any event, voice messages in another. Thus, all three documents
already mention both output variants (sound and voice), which are combined with each other in the
patent in suit. Therefore, all three documents are also a suitable "springboard" because the skilled
person knows that the parallel audio output can cause comprehension problems. Combining speech
and sound is not inventive. The same applies to the organisation of the hierarchy between competing
audio sources. The solutions stated in the patent in suit had been known to the skilled person for a
long time.
In addition, the assessment of the inventive step could also be based on a conventional avalanche
transceiver which is indisputably known in the prior art. This refers to a direction finder with one or
more antennas, which picks up a signal received from a buried avalanche transceiver and calculates
the distance and direction to this device on the basis of the field strength, in order to then make this
position information visually perceptible by means of information on a display or acoustically
perceptible by means of louder/quieter beeps. The classic avalanche transceiver described in US
2006/0148423 A1, mentioned in the patent in suit, already contains all the features of the patent in
suit, with the exception of the combination of audio signals and voice messages and the regulation of
the relationship between these two audio sources. However, the integration of these additional
functions did not constitute an inventive step. Firstly, it was undisputed that at the time of filing the
patent in suit
15
Avalanche transceivers equipped with voice guidance have already been disclosed (WO '721; DE '217;
EP '679). Assuming that these documents did not already disclose the combination of sound and
voice guidance in an avalanche transceiver, it would be obvious for the skilled person to use the
aforementioned state of the art with a view to a possible further development of the classic
avalanche transceiver. The skilled person was therefore familiar with avalanche transceivers with
audio guidance and others with voice guidance. It was not apparent to what extent the mere
combination of these two functions in one device should constitute an inventive step. If two audio
sources were combined, the only remaining question was how the output of the respective sound
signals and voice messages could be designed in such a way that both could always be easily
perceived by the searcher. The patent in suit offers the solution to this problem of suppressing the
continuous sound signal during the search or outputting it at a reduced volume during the output of
a voice message. Both variants were already known to the skilled person at the time of filing the
application and were, moreover, frequently observed in everyday life. The skilled person also had
reason to use the technology used in navigation devices in the further development of a classic
avalanche transceiver. Both EP '679 and DE '217 clearly referred to the proximity of avalanche
transceivers to other navigation devices. Finally, the installation of a control device within the
meaning of the patent in suit was also obvious, since the output of competing audio sources could
not be controlled otherwise.
Finally, there was also a lack of sufficient disclosure pursuant to Art. 138(1)(b) EPC. Legal
consequences:
From the defendant's point of view, an injunction is inappropriate in the present case. In particular,
the challenged embodiment is probably the most advanced avalanche transceiver and the only
device with an intelligent fine search function, which could save lives. Moreover, by refraining from
seeking legal protection in Switzerland and thus at the defendant's place of business, the plaintiff has
demonstrated that it has no legitimate interest in obtaining a (permanent) injunction. Furthermore,
the plaintiff is only pursuing purely monetary interests, which can be adequately satisfied by
damages.
The plaintiff had not substantiated its claim for provisional damages of EUR 100,000. It was not
apparent per se what damage should have been caused by the issue of a prototype.
In the absence of a claim for damages, a claim for information is also ruled out on the merits.
Disclosure of the books would be disproportionate. The submission of an affidavit is available as a
milder means. Furthermore, it is not clear to what extent information about advertising measures
should be suitable for calculating possible damages.
Furthermore, even in the event of an infringement of the patent in suit, the plaintiff is not entitled to
a recall, removal from the distribution channels and destruction of the products at issue. In
particular, the defendants are entitled to continue to distribute the products in dispute outside
Germany and Austria even if they are unsuccessful in the present proceedings. Therefore, the order
to destroy the products would be clearly disproportionate, as they could simply be relocated to other
countries.
The publication of the decision requested by the plaintiff lacked the necessary interest.
16
In the alternative, the proceedings should be suspended at least until the final judgement in the
nullity proceedings, or at least until a first-instance decision has been issued. In any case, the decision
in the infringement proceedings should at least be conditional on the outcome of the nullity
proceedings.
In the further alternative, the plaintiff would have to provide an enforcement security of at least EUR
2,000,000. A judgement at first instance would cause the defendants considerable damage in
addition to legal costs, which would be caused by a definitive/permanent failure to market the
embodiments at issue. This would exclude the defendants from the German and Austrian markets, at
least until a favourable decision in the appellate instance. They would also not be able to regain the
lost market shares over a longer period of time, as an avalanche transceiver is usually purchased for
several years.
REASONS FOR THE DECISION:
The admissible action is successful on the merits to the extent
tenorised. The action for annulment is admissible but unfounded.
A. Admissibility of the action and the action for annulment
Both the action and the action for annulment are admissible. I.
Since the defendants did not file an opposition within the opposition period, both the jurisdiction of
the Unified Patent Court and the jurisdiction of the Düsseldorf Local Court are deemed to be
recognised, R. 19.7 RoP.
II.
There are no objections regarding the admissibility of the counterclaim.
In particular, the Unified Patent Court (UPC) also has international jurisdiction. Pursuant to Art. 32 (1)
(e) UPCA, the UPC has exclusive jurisdiction for counterclaims for revocation of (European) patents.
As there is currently no opt-out (Art. 83 (3) UPCA) from the exclusive jurisdiction of the court with
regard to the patent in suit in force, the UPC - as the common court of the UPCA member states - has
international jurisdiction for the present counterclaim pursuant to Art. 24 (4), 71a (2) (a), 71b (1) of
Regulation (EU) No. 1215/2012.
B. Scope of protection of the patent in suit
With regard to the scope of protection of the patent in suit, the following applies:
I.
The invention relates to an avalanche transceiver with a transmitting unit for transmitting at least
one transmission signal, a receiving unit for receiving at least one transmission signal from at least
one other avalanche transceiver, and with a control device for controlling at least one loudspeaker,
as well as a method for operating such a device.
According to the description of the patent in suit, avalanche transceivers are known in the prior art.
For example, WO 2006/015721 A1 describes an avalanche transceiver
17
with a display device which generates stimuli perceptible to the human senses, such as acoustic
stimuli in the form of buzzers or loudspeakers. Furthermore, a voice output device is provided which
guides a user by voice to a person to be found (para. [0002]).
In addition, US 2006/0148423 A1 describes an avalanche transceiver with a display on which
directional arrows indicate the direction in which a searcher should move in order to locate a
transmitting avalanche transceiver. The distance from the transmitting search device is also shown.
The avalanche transceiver also has a loudspeaker which emits an audio signal in search mode. This
audio signal becomes louder as the searching avalanche transceiver approaches (para. [0003]).
In this prior art, the patent in suit describes it as disadvantageous that the search for the transmitting
avalanche transceiver is difficult despite the search instructions and the audio signal shown on the
display. In particular, observing the instructions shown on the display and the audio signal is a
considerable challenge in the stressful situation in which the person searching for the buried carrier
of the transmitting search device finds himself (para. [0004]).
According to the description of the patent in suit, the patent in suit is therefore based on the task of
creating an avalanche transceiver and a method of the type mentioned at the beginning, which
simplifies the search for a transmitting avalanche transceiver (para. [0005]).
To solve this task, the patent in suit provides protection for an avalanche transceiver which is
characterised by the following features according to patent claim 1:
1. Avalanche transceiver,
1.1. with a transmitter unit (16) for transmitting at least one transmission signal (18),
1.2. a receiver unit (16) for receiving at least one transmission signal (30) from at least one
further avalanche transceiver (32)
1.3. and with a control device (24) for activating at least one loudspeaker (22).
2. The control device (24) is designed to control the at least one loudspeaker (22) to output at least
one voice message as a function of at least one event.
2.1. The at least one event is associated with a search for the at least one further avalanche
transceiver (32).
3. The avalanche transceiver (10) has the at least one loudspeaker (22) and the at least one
loudspeaker (22) is designed to emit at least one audio signal.
3.1. The at least one audio signal is associated with the search for the at least one further
avalanche transceiver (32).
4. The control device (24) is designed to control the at least one loudspeaker (22) in such a way that
the at least one audio signal is suppressed or output at a reduced volume during the output of the
at least one voice message.
18
II.
Some features need to be explained.
1.
According to Art. 69 EPC in conjunction with the Protocol on its interpretation, the patent claim is not
only the starting point, but the decisive basis for determining the scope of protection of a European
patent. The interpretation of a patent claim does not depend solely on its exact wording in the
linguistic sense. Rather, the description and the drawings must always be taken into account as
explanatory aids for the interpretation of the patent claim and not only be used to resolve any
ambiguities in the patent claim. However, this does not mean that the patent claim merely serves as
a guideline and that its subject matter also extends to what, after examination of the description and
drawings, appears to be the patentee's request for protection (UPC_CoA_335/2023, order of 26
February 2023 in conjunction with order of 11 March 2023). Order of 11 March 2024, GRUR-RS 2024,
2829, Headnote 2. and para. 73 - 77 - 10x Genomics v. NanoString; UPC_COA_182/2024, order of 25
September 2024, para. 82 - Mammut v. Ortovox; see also UPC_CFI_7/2024 (LD Düsseldorf), decision
of 3 July 2024, ORD_598324/2023 - Franz Kalde- wei v. Bette).
2.
The relevant skilled person is a graduate engineer or master's degree in electrical engineering with a
degree from a university of applied sciences and several years of professional experience in the
development and design of avalanche transceivers, who at least knows the functions of mobile
navigation devices in detail (see also UPC_CoA_182/2024, order of 25 September 2024, para. 83 -
Mammut v. Ortovox).
3.
Having said this, the Local Division bases its decision on the following understanding of the
characteristics:
a)
According to the invention, the avalanche transceiver (LVS) has, in addition to a transmitter and a
receiver unit (16), a loudspeaker (22) and a control device (24) for controlling this loudspeaker
(feature group 1.). Why such a control device is required is clear to the competent person skilled in
the art in view of feature groups 2. to 4.
b)
As the skilled person can see from feature group 3, the at least one loudspeaker is designed
according to the invention to emit at least one sound signal which is associated with the search for
the at least one further avalanche transceiver. Patent claim 1 is silent on how such a connection is to
be designed, as well as on the content and the more detailed technical design of the audio signal. A
person skilled in the art who attempts to determine the scope of protection on the basis of the
wording of the patent claim therefore has no reason to limit the term "sound signal" to certain
acoustic signals. Rather, when considering the aforementioned feature groups in isolation, he will
understand a "sound signal" to mean any acoustic signal in connection with another avalanche
transceiver, irrespective of whether this signal contains information beyond the required context or
not. Purely optical signals, for example in the form of directional arrows, are not to be classified as
sound signals within the meaning of the patent in suit. They may be present in addition and as a
supplement to the sound signals (para. [0047], col. 11, lines 17 - 26), but do not make the presence of
sound signals superfluous.
19
However, the skilled person does not stop at such a view based solely on the wording of the patent
claim. According to Art. 69 (1) sentence 2 EPC, the description and the drawings must be used to
interpret the patent claim (cf: UPC_CoA_335/2023, order of 26 February 2024, GRUR-RS 2024, 2829,
para. 73 - 79 - Proof proceedings.
proof proceedings). If the skilled person looks at the description of the patent in suit on this basis, it is
disclosed to him there in para. [0010] that the sound signals emitted by the at least one loudspeaker
are, for example, beeps that change in frequency, repetition rate and/or volume depending on the
distance to the buried person (para. 2, lines 49 - 53, emphasis added). Since the description of the
patent in suit expressly emphasises the exemplary character of the sound signals described therein in
detail, the skilled person has no reason to assume that the patent in suit understands the term
"sound signal" in a way that deviates from the broad understanding previously elaborated. The
distinction between "sound signals" and "sound patterns" advocated by the defendants is not
supported by the patent in suit. If they are associated with the search for at least one other
avalanche transceiver, "sound patterns" are therefore also "sound signals" within the meaning of the
patent in suit.
Insofar as the defendants refer to EP '011 in support of their differing view, this was not mentioned in
the patent in suit. The defendants also failed to prove in the main proceedings that this prior art and
in particular the aforementioned distinction between sound signals and sound patterns was part of
the general technical knowledge in the field of the patent in suit at the time of priority. This
document is therefore not admissible interpretative material from the outset.
c)
In his considerations, the skilled person must also take into account that, in addition to the sound
signals, patent claim 1 also recognises voice messages which are also associated with a search for the
at least one avalanche transceiver (feature group 2.).
Although these voice messages are also output through the loudspeaker and are thus acoustically
perceptible, feature 4. leaves no doubt that voice messages and sound signals must be distinguished
from each other according to the understanding of the term in the patent in suit. Only then does it
make sense to suppress the sound signal during the output of a voice message or to play it back at a
reduced volume. Even if claim 1 does not contain any specifications for the more detailed
embodiment of the sound signal or the voice message, it is clear from the overall system of the claim
that a sound signal within the meaning of the patent in suit is any acoustic signal associated with the
search for another WMS which is not to be classified as the output of speech and thus as a voice
message. By contrast, the patent in suit understands a voice message to mean an instruction or
information to the searcher in the form of words (see, for example, paragraphs [0017] f., [0021],
[0023] f., [0028] f., paragraphs [0031], [0033] f., paragraphs [0036] - [0039]).
Contrary to the defendant's view, the presence of one or more words is a suitable criterion for
distinguishing between sound and voice messages. Insofar as the defendants refer to Khoisan
languages, whistling languages and the Turkish bird language (cf. statement of defence, para. 29), a
distinction between these languages and sounds or sound samples is also possible in this respect
because they also directly reproduce words. The fact that the language merely comes "in a different
sound" does not change the fact that communication takes place directly by means of words and not
merely by sound patterns representing words. Moreover, as the Court of Appeal has already rightly
pointed out, it cannot be assumed that the person skilled in the art would have understood these
particular forms of communication to be similar to the understanding of the patent applicant.
20
(UPC_CoA_182/2024, order of 25 September 2024, para. 90 - Mammut v. Orto- vox).
d)
According to the invention, the loudspeaker thus emits two acoustic stimuli (sound signals, voice
message) that can be distinguished from each other. If this is done simultaneously, however, the
sound signals emitted (for example in the form of beeps) can interfere with the intelligibility of the
speech (Sp. 3, lines 3 - 5). Therefore, according to the invention, the control device (24) should be
designed such that it can control the at least one loudspeaker as a function of at least one event
associated with the search for a further WMS such that the at least one audio signal is suppressed or
output at a reduced volume during the output of the voice message (features 2. and 4.).
The skilled person recognises two things from this:
aa)
Firstly, the loudspeaker is to be activated as a function of an event associated with the search for a
further WMS (features 2. and 2.1.).
The consideration of the at least one event according to feature 2.1 is related to the search for the
transmitting search device. Accordingly, a voice message is triggered in particular when an event
occurs in the form of a change of state (para. [0013]) or a change in a parameter associated with the
search is detected (para. [0014], lines 26 - 32). This makes it particularly easy to react to a change in
the search situation (para. [0014], lines 32 - 37).
However, as the Court of Appeal has already stated in its order issued in summary proceedings
(UPC_CoA_182/2024, order of 25 September 2024, para. 66 - Mammut v. Orto- vox), the event is in
an effective connection with the transmitting search device, namely its transmission signal. This is
because this establishes a connection between the devices. Therefore, an arbitrary voice output that
is only temporally related to the use of the device during the search is not sufficient.
At the same time, there must be an effective connection between the output of the sound signal and
the voice message by the control device.
According to feature 4, the control unit is to control the loudspeaker as a function of at least one
event associated with the search for a further avalanche transceiver in such a way that the at least
one audio signal is suppressed or output at a lower volume during the output of the voice signal. A
functional connection is therefore required between the activation of the loudspeaker by the control
unit and the suppression of the audio signal or the reduction of its volume. The scope of protection
therefore does not cover designs in which the sound signal and the voice message are output
independently of each other without the loudspeaker being controlled accordingly.
Only if such a causal relationship exists is a voice output according to features 2., 2.1 and 4. Contrary
to the opinion of the expert opinion of the Federal Patent Court of Switzerland of 4 November 2024
(Annex KAP 24, p. 17 - 18, para. 29), an arbitrary voice message output during a search is therefore
not sufficient.
21
bb)
On the other hand, the at least one audio signal can either be suppressed or output at a reduced
volume during the output of the at least one voice message.
The second variant allows the sound signal to continue to be generated and output during the output
of the voice message. Suppression of the sound signal, on the other hand, requires that the sound
signal is no longer acoustically perceptible. The technical means used for this purpose are left open in
the patent in suit. At no point does it deal with the more detailed technical design of the suppression
of the sound signal. Its technical realisation is therefore also left to the skilled person. The scope of
protection therefore covers both designs in which the volume of the sound signal is temporarily set
to zero and those in which the signal is temporarily no longer generated. If the sound signal is
temporarily not generated, the person skilled in the art recognises this as a temporary deactivation
and thus suppression of this signal.
The control device is also important in such an understanding. In the case in which the sound signal is
suppressed by not generating sound signals in the first place, the loudspeaker does not have to be
activated to output the sound signal. However, this is not mandatory according to feature 4. The
purpose of the control device is to control the loudspeaker "in such a way" (according to feature 4.)
that a voice message and not a sound signal is output via the loudspeaker when a predefined event
occurs. It is therefore sufficient that a control device is present which is designed to control the
loudspeaker to output a voice message (feature 2.1.) depending on a certain event (feature 2.1.), and
which results in a control that either suppresses a sound signal or outputs it at a reduced volume
during the output of the voice message (see also UPC_CoA_182/2024, order of 25 September 2024,
para. 99 - Mammut v. Ortovox).
The general use of language invoked by the defendants to justify their differing view does not compel
a different assessment, if only because the term "suppression" can also be understood there in the
sense of "not allowing to arise" according to the passage from the Duden dictionary cited by the
defendants themselves (see Statement of Defence, p. 27, para. 84). Moreover, the Court of Appeal
rightly pointed out in the summary proceedings (UPC_CoA_182/2024, order of 25 September 2024,
para. 97 - Mammut v. Ortovox) that it is true that only something existing can be suppressed. Since
the patent claim requires that at least one sound signal is emitted (feature 3.), such a sound signal is
also present at times. It should only be suppressed "during" the output of the voice message. The
understanding that it is sufficient for an audio signal to be output intermittently during the same
search, but that there is no audio signal output during the output of the voice signal, is confirmed by
the fact that, according to the description, the search is triggered both by the audio signal (para.
[0011], para. 3, lines 5 - 7) as well as the voice message (para. [0012], para. 3, lines 14 f.) and the
suppression of the audio signal only serves to ensure the intelligibility of the voice message (para.
[0011], para. 3, line 3). Apart from this, the description to be used for interpretation pursuant to Art.
69 (1) sentence 2 EPC and the drawings may in any case show that the patent specification defines
terms independently.
Even if patent claim 1 leaves the more detailed technical design of the suppression of the audio signal
to the skilled person, the latter must not lose sight of the fact that the control device, audio signal
and voice message are operatively connected in accordance with the invention: The control device
should control the loudspeaker as a function of at least one event associated with the search for a
further WMS in such a way that the at least one audio signal is output during the output of the voice
message.
22
at least one sound signal is suppressed or output at a lower volume during the output of the speech
signal. A functional relationship is therefore required between the activation of the loudspeaker by
the control unit and the suppression of the audio signal or the reduction of its volume. The scope of
protection therefore does not cover configurations in which the sound signal and the voice message
are output independently of each other without the loudspeaker being activated accordingly.
Insofar as the defendants refer to statements made by the plaintiff in the patent interpretation in the
context of the patent proceedings, the Court of Appeal left it open in the previous summary
proceedings whether and, if so, to what extent such statements can be taken into account in the
context of patent interpretation (UPC_CoA_182/2024, order of 25 September 2024, para. 98 -
Mammut v. Ortovox). Such a decision is also dispensable in the main proceedings. The Local Court
shares the view of the Court of Appeal that the plaintiff did not argue with the simultaneity of the
sound and voice signals in the granting proceedings. Rather, it merely argued there that WO '721
does not disclose that a loudspeaker of an avalanche transceiver is designed to emit both a voice
message and at least one sound signal associated with the search for the other avalanche transceiver
(Annex KAP 14, p. 3). This does not result in any restriction for avalanche transceivers in which audio
signals are also generated during the output of the voice message. Rather, this merely expresses the
fact that a voice message supports the search at certain times.
III.
The features of the method claimed in patent claim 13 correspond to those of patent claim 1. The
subject-matter of the secondary patent claim 13 is therefore subject to the same assessment as that
of patent claim 1.
C. Merits of the counterclaim
The counterclaim is unsuccessful on the merits.
I. Novelty
The technical teaching protected by patent claims 1 and 13 is not disclosed in the prior art cited by
the defendants as prejudicial to novelty.
1. Standard of the novelty test
A technical teaching is novel if it deviates from the prior art in at least one of the known features. The
state of the art anticipates only that which is directly apparent to a skilled person familiar with the
relevant technical field from publication or prior use. Knowledge that a person skilled in the art only
gains on the basis of further considerations or the consultation of further writings or use is not prior
art (see UPC_ CFI_452/2023 (LK Düsseldorf), order of 9 April 2024 - Ortovox v. Mammut;
UPC_CFI_7/2024 (LK Düsseldorf), decision of 3 July 2024 - Kaldewei v. Bette).
2. Examination of novelty in individual cases
On this basis, the invention protected by patent claims 1 and 13 proves to be novel compared to the
prior art cited by the defendants.
23
a) EP '679
This applies first of all with regard to EP '679.
The citation relates to a search device for locating a transmitter and in particular an avalanche
transceiver. This is swivelled by the user to search a search area in an angular range of search angles
which covers the search area. The device is equipped with a search antenna, a signal processing
device and an output device for outputting result signals to the user (patent claim 1). The output unit
(10) can be designed for the graphic output of result signals which represent the transmitter search
angle (sub-claim 7).
As the skilled person can see from paragraph [0049] of the citation, in a preferred embodiment the
avalanche transceiver can have a display and a loudspeaker for outputting a synthetically generated
search tone as feedback for the user. In such a design, the graphic display is therefore supplemented
by a search tone. However, there is no voice output within the meaning of the patent in suit (feature
group 2.). Therefore, no control device within the meaning of feature group 4 is required. Insofar as
the defendants refer to paragraph [0097] with regard to the voice output, such a device is mentioned
there. However, the relevant paragraph must be read together with paragraph [0096]. According to
this, it is conceivable to combine a locating device with a GPS system (emphasis added). If this option
is utilised, the search device therefore has a graphical output as well as a GPS system. The addition of
a sound signal is merely a (different) design example. There is no indication in the citation of a
combination of both embodiments.
According to para. [0093], the citation wants the previously described functions of the search device
to be understood as modules which, as separate units, allow numerous combinations, as a result of
which the search device also manages without individual of these units (paras. [0094], [0095]).
According to para. [0096], the search device can be combined with a GPS system. The GPS system
serves to provide a true-to-life representation of the terrain. The position of the searcher and the
transmitter locations detected by the search device, i.e. the presumed locations of the buried victims,
are superimposed on the representation of the GPS system. Such a system enables the searcher to
intuitively, i.e. quickly, recognise the position of the burial point on the basis of any prominent
landmarks, so that he can locate the burial point with the least possible delay.
In the following paragraph [0097], the citation discloses that the search device can alternatively or
additionally be combined with voice control, as is known, for example, in GPS systems for motor
vehicles. In this case, the searcher receives acoustic instructions, for example in the form of a voice
generated by the search device. This enables the searcher to concentrate on the terrain.
Thus, contrary to the opinion of the defendant, EP '679 does not disclose features 2. and 2.1. The
differing opinion of the Swiss Federal Patent Court in its judgement is based on a very broad
understanding of feature 2.1. which the Local Division Düsseldorf, as already stated, does not follow.
Paragraph [0097] uses the term "alternatively or additionally" to refer to the design of a search
24
device that can issue voice instructions instead of or in addition to the natural representation of the
terrain.
The possible combinations described in paragraphs [0094] to [0097] refer, as already explained in the
order of the Court of Appeal in the summary proceedings (UPC_CoA_182/2024, order of 25
September 2024, R. 46 - Mammut v. Ortovox), to a "search device according to the invention"
(paragraph [0097]). This is characterised by the fact that the position of the buried victim is
determined "automatically" (para. [0008]). Since the search device according to EP '679 makes use of
the earth's magnetic field as a reference coordinate system (para. [0015]), it is possible to graphically
display the position of a buried victim relative to its own location (para. [0049]). It therefore differs
from
"conventional" devices for locating by ear (para. [0004]), which require a high level of concentration,
practice and low ambient noise from the searcher, especially at greater distances (para. [0004]) and,
when signals from several buried persons are received simultaneously, an extraordinary amount of
practice and a cumbersome search strategy (para. [0007]). While the search with "conventional" or
conventional devices is orientated by the sound on the field lines, the position of the buried person
relative to their own location is known with a "search device according to the invention".
It can be left open whether, as a result, in addition to the output of the position of buried victims
relative to their own location via the display, conventional guidance by means of a synthetically
generated search tone is required and whether this embodiment is covered by paragraphs [0049] and
[0065].
Even if it is assumed in favour of the defendant that the possibility of a voice output according to
para. [0097] is not an alternative or addition to a natural representation of the terrain, but is
understood as any combination possibility of the modularly designed search device and thus the
search device enables the output of sound signal and speech, features 2. and 2.1 are not disclosed.
Para. [0097] does not provide the skilled person with any indication of the functional relationship
between the voice output and the sound signal and how they relate to each other. Para. [0097]
merely discloses that the device as such can provide a voice output for searching. Whether this is in a
temporal relationship with a sound signal at all and, if so, how this relationship is functionally
organised, remains open. The event required according to features 2 and 2.1, which initiates a voice
message, is therefore missing.
The defendant's contrary view, on the other hand, is characterised by a retrospective view, according
to which the voice output described in EP '679 according to paragraph [0097] is used in a
conventional search according to paragraphs [0049] and [0065] in an operative context.
Also not disclosed is a control of the output of two acoustic signals and thus a control device within
the meaning of feature group 4.
b) WO '721
The subject-matter of claims 1 and 13 is also not anticipated in terms of novelty by WO '721, which
was already taken into account in the grant procedure and recognised in the description of the
patent in suit.
As the Court of Appeal has already worked out in detail with detailed reasoning in the summary
proceedings (UPC_CoA_182/2024, order of 25 September 2024, R. 180 - 183 - Mammut v.
25
Ortovox), the citation discloses not only the output of sound signals but also a device for speech
output within the meaning of features 2. and 2.1. However, there is no anticipation of a device that
also has features 3., 3.1. and 4.
A disclosure of voice signals and sound signals cannot be seen in particular in the statements referred
to by the defendants on page 5 of the citation, where it is stated:
"In the context of the invention, an output device is understood to be any device that generates stimuli
perceptible to the human senses, such as preferably optical stimuli in the form of optical displays and
screens and/or acoustic stimuli in the form of buzzers or loudspeakers."
(WO '721, p. 5, lines 16 - 19, emphasis added)
This discloses an output device which can generate visual and/or acoustic stimuli. However, it is not
directly and unambiguously disclosed that these stimuli can be generated by both a buzzer and a
loudspeaker, so that both sound signals and voice messages can be generated (either in parallel or
alternatively). In this respect, only "buzzers or loudspeakers" (emphasis added by the court) are
mentioned. Contrary to the defendant's view, the use of the plural for buzzers and loudspeakers does
not make it clear that different signals can be emitted simultaneously. The skilled person merely
recognises this as an indication that there are a large number of specific designs for optical displays,
screens, buzzers or loudspeakers.
Nothing else applies to the explanations on page 11, lines 21 to 30, where it is stated:
"This information can preferably be output on the output device signal-connected to the respective
receiving device by means of correspondingly assigned signals, symbols or characters. Preferably, the
information is displayed on optical displays, such as in particular LCD displays, TFT screens or the like.
However, cost-saving embodiments with LED direction arrows and LED distance scales are also
conceivable. In convenient embodiments of the device according to the invention, a voice output device
is provided which guides the user by voice to the person or object to be located."
(emphasis added)
This merely indicates that an output device with optical display or one with optical and acoustic output
is possible.
c) DE '217
Compared to DE '217, which was also considered in the granting procedure, the subject-matter of
patent claim 1 also proves to be new.
The burial search device disclosed there has a receiving device which receives signals from a
navigation satellite. First position values are calculated therefrom by means of a position calculating
device. A transmitting device can send position values to the receiving device of another avalanche
transceiver. The receiving device is also able to receive calculated second position values from
another avalanche transceiver. A comparator compares the two position values and calculates the
determination values, which enable the other avalanche transceiver to be located. The determination
values are output on an
26
output device (claim 1). Based on this, the solution disclosed in DE '217 is characterised by the fact
that the position of the buried victim is precisely determined and displayed on the basis of a
comparison of the calculated position values and the position signals transmitted by the other
avalanche transceiver (DE '217, p. 3, 2nd para.).
Even if the output of the determination values necessary for localisation on this basis may comprise a
voice processor (see sub-claim 7 and p. 6, 4th para.), there is no disclosure of the output of at least
one sound signal within the meaning of the patent in suit and thus in any case no disclosure of
features 3, 3.1 and 4 (see also: UPC_CoA_182/2024, order of 25 September 2024, R. 190 - 192 -
Mammut v. Ortovox). As already explained in detail, sound signal and voice message are not the
same thing according to the technical teaching of the patent in suit. Rather, the invention protected
by the patent in suit is characterised by the fact that the control device controls the loudspeaker in
such a way that the sound signal is suppressed or at least output at a reduced volume during the
output of the voice message. Such partial suppression or reduction of the volume of the sound signal
during the output of the voice message excludes the possibility of both signals being identical from
the outset.
The defendants correctly point out that an output device that enables the output of a voice signal is
also suitable for the output of a sound signal. Moreover, in addition to the speech processor, the
citation only mentions a display and a signalling device as further output devices (sub-claims 6. and
8.). The latter is only described functionally in sub-claim 8 in that it emits a conspicuous signal when
the first and second position values match. Even if the skilled person draws the conclusion from this
functional description of such a signalling device that this signal - unlike the signal light mentioned on
p. 6 in the third paragraph - can also be a signal tone, he will not find any indication in the citation to
suppress such a tone during the output of the voice message or at least to reduce its volume.
d) EP '011
Similarly, EP '011 does not oppose the novelty of claim 1.
The citation relates to an avalanche transceiver comprising a receiver unit for determining a direction
of reception of a transmitted signal, a processing unit and an acoustic signal generator (para. [0001]).
A disadvantage of known search and transmission devices is that the search for a buried victim
requires a lot of time and practice. During a search, it is difficult to concentrate on the topography of
the avalanche cone, to simultaneously pay attention to the visual and/or acoustic display of the
search and transmitting device and to coordinate the search with other searchers (para. [0008]).
Based on this, the search process should be simplified so that it can be successfully completed more
quickly (para. [0009]). As a solution, the citation proposes an avalanche transceiver that assigns
different sound patterns to different spatial angles depending on the direction of reception (para.
[0010]).
The search and transmitting device comprises a receiving unit and a transmitting unit (par. [0055],
lines 50 - 53; par. [0056], lines 4 - 5) as well as an acoustic signal generator with a loudspeaker (par.
[0055], lines 38 - 41). In addition, the search and transmission device comprises an optical display in
which the direction of reception determined by the receiving unit can be displayed (para. [0064],
lines 50 - 53).
In contrast to the solutions known to date, the acoustic signal is not proportional to the
27
The direction of reception is signalled independently of the strength of the received transmission
signal. Instead, the direction of reception is signalled independently of the strength of the received
transmission signal. Therefore, no swivelling movement of the avalanche transceiver is necessary
(para. [0016]). For this purpose, the signal generator produces at least three tone patterns. The first
tone pattern can be used to assign the direction of reception to a front solid angle range, the second
to a rear solid angle range and the third to a side solid angle range (para. [0010], [0017], [0018],
[0020]). Alternatively, it is also possible to assign the receiving direction to more than 10 solid angle
ranges. A corresponding number of tone patterns enables a quasi-continuous or even continuous
display of the direction of reception (para. [0034]).
Preferably, the tone patterns differ in at least one of the characteristics tone frequency, repetition
rate, duration of the individual tones and volume of periodically repeated individual tones. A tone
pattern can also comprise double tones or multiple tones, whereby their individual tones can in turn
differ in the aforementioned characteristics. A temporal variation of individual or several
characteristics within a tone pattern is also possible (para. [0039]).
Thus, there is no disclosure of the generation of voice messages within the meaning of the contested
patent (features 2., 2.1. and 4.). The sound patterns described in the citation consist exclusively of
tones and differ in a combination of the parameters tone frequency, repetition rate of individual
tones, duration of the individual tones and volume (para. [0045], lines 1 - 41). Instructions in the form
of spoken words are not described there. Rather, the searcher should be able to read the direction of
reception "intuitively" from the sound pattern generated by the signal generator (para. [0045], lines
54 - 56).
Insofar as the defendants refer to paragraph [0046] of the citation in support of their differing view,
it states:
"In the context of this description, the term sound pattern is also to be understood to mean an
empty or stylised or inaudible sound pattern that does not comprise any sounds. This is the
case, for example, if the signal generator is to remain silent, i.e. generate no or an inaudible
acoustic signal, if the direction of reception has been assigned to one or more specific solid
angle ranges."
The term "acoustic signal" used here is merely used as a synonym for the term "sound pattern". This
does not result in signalling in the form of speech.
In contrast, to the extent that the defendants refer to DE 10 2014 204 630 A1 (Annex BB 1, Exhibit 58)
and the paragraph [0009] therein for the definition of the term "sound pattern", according to which
an acoustic source signal comprises all types of signals that can be output via the speakers of a
headset, for example spoken language, music, noises, tones, etc., this does not lead to a different
assessment. Firstly, there is already no definition of "sound patterns". Only acoustic source signals
are defined. Secondly, there is also no reference to the general understanding of the skilled person,
which is why it cannot be inferred from the cited reference that the definition there is based on the
general understanding of the skilled person (see also UPC_CoA_182/2024, order of 25 September
2024, R. 168 - 170 - Mammut v. Ortovox).
28
II. Inventive step
1. Scale
According to Art. 56 EPC, an invention is considered to involve an inventive step if it is not obvious to
a person skilled in the art from the prior art.
According to the Munich Central Division (UPC_CFI_1/2023 (CD Munich), decision of 16 July 2024 -
Sanofi v. Amgen), which the Düsseldorf Local Division has already endorsed in the past
(UPC_CFI_363/2023, decision of 10 October 2024, ORD_598458/2023 - Seoul Viosys v. expert), the
examination of inventive step always requires an assessment on a case-by-case basis, taking into
account all relevant facts and circumstances. An objective approach must be taken. The subjective
ideas of the applicant or inventor are irrelevant. Only what the claimed invention actually contributes
to the state of the art is relevant.
The inventive step is to be assessed from the point of view of the person skilled in the art on the basis
of the entire state of the art, including general technical knowledge. It must be assumed that the
person skilled in the art had access to the entire generally accessible state of the art at the relevant
time. The decisive factor is whether the claimed subject-matter is derived from the prior art in such a
way that the skilled person would have found it on the basis of his knowledge and skills, e.g. by
obvious modifications of what is already known.
In order to assess whether or not a claimed invention was obvious to a person skilled in the art, it is
first necessary to determine a starting point in the prior art. Reasons must be given as to why the
skilled person would regard a particular part of the prior art as a realistic starting point. A starting
point is realistic if its teaching would have been of interest to a person skilled in the art who, at the
priority date of the patent in suit, was seeking to develop a product or process similar to that
disclosed in the prior art, i.e. having a similar basic problem to the claimed invention (cf.
UPC_CoA_335/2024, order of 26 February 2024, p. 34 - Nanostring v. 10x Genomics, under "cc" in the
original German version, "For a person skilled in the art who was faced with the task at the priority
date of the patent in suit, [...] D 6 was of interest"). There may be several realistic starting points,
although it is not necessary to determine the "most promising" starting point.
If the claimed subject-matter is compared with the prior art after interpretation, the question arises
whether it would have been obvious for the skilled person to arrive at the claimed solution on the
basis of a realistic disclosure of the prior art in view of the underlying problem. If it was not obvious
to arrive at this solution, the claimed subject-matter fulfils the requirements of Article 56 EPC.
In general, a claimed solution is obvious if, based on the prior art, the skilled person would be
motivated (i.e. would have an incentive, see the CoA in NanoString v. 10x Genomics, p. 34) to
consider the claimed solution and implement it as the next step ("next step", see
UPC_CoA_335/2024, order of 26 February 2024, p. 35, second paragraph - Nanostring
v. 10x genomics) in the development of the prior art. On the other hand, it may be relevant whether
the skilled person would have anticipated particular difficulties in carrying out the next step or steps.
Depending on the facts and circumstances of the case, it may be permissible to combine disclosures
from the prior art.
A technical effect or advantage conferred by the claimed subject-matter in comparison with
29
to the prior art can be an indication of inventive step. A feature that has been arbitrarily selected
from several possibilities cannot generally contribute to inventive step.
One-sidedness must be avoided. The question of inventive step should not be answered by searching
retrospectively for (combined) prior art disclosures from which this solution could be derived when
the patented subject-matter or the patented solution is known.
2. Attacks
Measured against this, the defendant's arguments are not suitable for calling the inventive step into
question.
a) On the basis of EP '679
Insofar as the defendants question the lack of inventive step on the basis of EP '679, the relevant
considerations are based on the premise that the citation discloses all features of claim 1 with the
exception of the control of the output of the sound signal and voice message required in feature 4.
The expert judge's opinion also starts from the premise that claim 1 of the patent in suit differs from
the technical teaching disclosed in EP '679 exclusively by feature 4 (or 1E in the feature classification
of the Swiss Federal Patent Court).
Based on the above, however, the decisive question has been posed. The question arises as to
whether the skilled person had any reason (at all) to display sound signals within the meaning of
feature 3.1. together with voice messages for displaying search results. In the opinion of the Court of
Appeal, this is not the case in the summary proceedings (UPC_CoA_182/2024, order of 25 September
2024, R. 195 - Mammut v. Ortovox), whereby the local chamber shares this opinion, also taking into
account the submissions in the main proceedings.
EP '679 considers localisation purely by ear to be disadvantageous (para. [0007]) and therefore
provides for independent position determination (para. [0009]). The distance and position are
determined and shown on the display. The skilled person, who is faced with the task of simplifying
the search, is guided away from the use of sound signals in the caveat. Since the simultaneous use of
a conventional search and the solution proposed in the caveat can lead to contradictory results, there
is a risk of confusing the searcher. While the conventional search guides the searcher on a curved
path along the magnetic field lines generated by the avalanche transceiver of the buried victim, the
searcher is guided in a straight line to the buried victim according to the search proposed in EP '679
(possibly with detours to avoid possible obstacles).
Based on EP '679, the skilled person, who is faced with the task of simplifying the search, is therefore
led away from the use of the sound signals. This follows from the fact that the simultaneous use of
conventional search and the search proposed in EP '679 can lead to contradictory results, which
entails the risk of confusing the searcher. The conventional search would lead the searcher on a
curved path along the magnetic field lines generated by the buried victim's avalanche transceiver,
whereas the search proposed in EP '679 would lead the searcher in a straight line to the buried victim
(possibly with detours to avoid possible obstacles).
30
Against this background, the subject-matter of claims 1 and 13 proves to be inventive on the basis of
EP '679.
b) Based on a classic avalanche transceiver
The same applies to the combination referred to by the defendants, based on a classic "avalanche
transceiver" and in particular US 2006/0148423 A1 (Exhibit 34), which has already been recognised in
the specification of the patent in suit.
In this respect, the defendants also assume that there is no disclosure of a combination of audio
signals and voice messages and thus also no disclosure of a control of these two audio sources with
each other.
On this basis, the Court of Appeal denied inventive step in the summary proceedings, referring to the
lack of a suggestion from the prior art. In the opinion of the Court of Appeal, such a suggestion does
not arise in particular from the knowledge of the person skilled in the art that directional information
of the GPS is displayed by means of voice output. The skilled person would refrain from using a
combination of directions by GPS and conventional audio signals because the simultaneous use of
conventional search and directions by GPS could lead to contradictory results, which would not
simplify the search but would confuse the searcher. The conventional search would lead the searcher
on a curved path along the magnetic field lines generated by the avalanche transceiver of the buried
victim, while the directional information via GPS would lead the searcher in a straight line to the
buried victim (UPC_CoA_182/2024, order of 25 September 2024, para. 202 - 204 - Mammut v.
Ortovox).
The Local Division Düsseldorf agrees with the opinion of the Court of Appeal, also taking into account
the submissions in the main proceedings. Insofar as the Swiss Federal Patent Court nevertheless
denies the inventive step in the expert judge's opinion, the considerations there assume that in the
aforementioned EP '679 a voice message is issued in addition to a sound signal, which is why the
expert judge's opinion, unlike the Court of Appeal, considers features 2. and 2.1. to be disclosed in EP
'679. However, as explained above, the Local Division Düsseldorf does not agree with this view, which
is why the question of a combination of US '423 with US '857 (motor vehicle navigation systems),
which is also raised in the judge's opinion, does not arise.
c) Based on WO '721
Insofar as the defendants continue to attempt to justify the lack of inventive step on the basis of WO
'721, it is not apparent, even taking into account the defendants' statements in the main
proceedings, what reason the skilled person should have to provide the avalanche transceiver
disclosed therein with a control device which, depending on the conditions mentioned in notes 2.1.,
3.1. and 4. anticipates an alternative control of the loudspeaker with voice messages and sound
signals. As explained, the embodiment discloses the buzzer and loudspeaker as alternatives and not
in combination. The passage referred to on page 11, lines 21 - 30 describes the voice output device as
a particularly convenient further development and therefore provides the skilled person
endeavouring to simplify the search with a complete teaching that does not require
supplementation.
31
The defendants also argue unsuccessfully in the main proceedings that the juxtaposition of two
known technologies (voice guidance and guidance by the sound signal) cannot constitute an inventive
step. This applies all the more since the alternative, alternating use of technical means known to be
equivalent does not produce any further technical effect. It is not necessary to decide whether such a
further technical effect is required for an inventive step. Contrary to the opinion of the defendant,
the combination of sound signals and voice guidance has a technical effect that goes beyond the
individual features. By outputting at least one voice message, the search guided by the sound signals
is additionally supported (para. [0008]). The dependence of the output of a voice message on the at
least one event makes it possible to make the voice output dependent on certain search situations
(para. [0013], see also UPC_CoA_182/2024, order of 25 September 2024, para. 196 f. - Mammut v.
Ortovox).
d) Based on the DE '217
A different assessment does not arise with regard to DE '217 either.
In particular, a combination of voice messages and sound signals is also not provided there in claims 7
and 8. It may be that the person skilled in the art considers a signal tone for the conspicuous signal
instead of a signal light. However, it makes no sense to suppress this sound signal when outputting
the voice message or to output it at a reduced volume, as it must be a conspicuous sound signal. In
any case, feature 4 is not disclosed (see also UPC_CoA_182/2024, order of 25 September 2024, para.
198 f. - Mammut v. Orto- vox).
III. Sufficient disclosure (Art. 83 UPCA)
Even taking into account the submissions in the main proceedings, there are no significant doubts
that the invention according to patent claims 1 and 13 is disclosed so clearly and completely that the
skilled person can carry it out and thus the requirements of Art. 83 EPC are met.
As the Court of Appeal has already worked out in detail in the summary proceedings, there is no lack
of disclosure of the practicability of the invention if the patent claims are correctly understood with
regard to the control of the loudspeaker and a distinguishing criterion for the delimitation of voice
message and sound signal. Reference is made to the relevant comments UPC_CoA_182/2024, order
of 25 September 2024, para. 168 - 170 - Mammut v. Ortovox).
D. Merits of the infringement action
The infringement action is justified to the extent tenorised. Since the attacked embodiment makes
use of the technical teaching of the patent in suit in accordance with the wording, the defendants
infringe the patent in suit directly (Art. 25 (a) UPCA) and indirectly (Art. 26 UPCA) by offering and
selling the attacked embodiment.
I.
Rightly, the realisation of feature group 1 as well as features 2. and 2.1. is not in dispute between the
parties in the main proceedings either, so that no further explanation is required in this respect.
32
II.
In addition, the contested embodiment also makes use of the other features of the patent in suit.
1.
As the Local Division already found in the previous summary proceedings, the at least one
loudspeaker in the contested embodiment is designed to emit a sound signal associated with the
search for at least one other avalanche transceiver (features 3. and 3.1.; UPC_CFI_452/2023 (LK
Düsseldorf), order of 9 April 2024, p. 14, point II.4.b). The Court of Appeal shared this view in the
summary proceedings (UPC_CoA_182/2024, order of 25 September 2024, para. 213 - Mammut v.
Ortovox). Reference is made to the corresponding statements to avoid repetition. The defendant's
submissions in the main proceedings do not provide any grounds for a different assessment.
The sound patterns used in the challenged embodiment are acoustic signals different from voice
messages and thus sound signals within the meaning of the patent in suit, irrespective of whether
this technology is itself the subject of a patent (EP '011) of the defendant 1). In the present case, it
can be left open whether the defendant can defend itself before the Unified Patent Court against the
allegation of direct patent infringement by arguing that the attacked embodiment is already disclosed
in the prior art on the basis of a certain interpretation (so-called "Gilette defence", cf:
UPC_CFI_373/2023 (LK Düsseldorf), decision of 31 October 2024, p. 23 - SodaStream v. Aarke). The
mere use of sound signals or sound patterns known from the prior art is not sufficient in any case. As
already explained above, EP '011 does not disclose the generation of voice messages as used in the
attacked embodiment.
The attacked embodiment is therefore not anticipated with all its features in the prior art.
2.
Furthermore, the attacked embodiment also makes use of feature 4. in the alternative of
"suppression" in accordance with the literal meaning.
It is undisputed that the search devices at issue have two different signal sources, namely one for
acoustic patterns (sound patterns) and the other for acoustic speech, whereby during operation of
the challenged embodiment in search mode only one of the two sources is selected and reproduced
via the loudspeaker, while the output of the other source is deactivated. If the voice message is
output in the attacked embodiment, the audio signal is therefore not output. In other words, its
generation is temporarily interrupted and thus suppressed within the meaning of the patent in suit.
As the Local Division has already explained in detail, the parallel generation of both signals is not a
prerequisite for the realisation of the protected technical teaching. The defendants do not deny that
the selection of a source and its reproduction via the loudspeaker is carried out by a control device
within the meaning of the patent in suit (R. 171.2 RoP).
3.
It is undisputed, and as can be seen on the video already submitted by the plaintiff in the summary
proceedings as Annex KAP 32 to the file, that the "Barryvox S2" shown at the ISPO trade fair in Munich
33
had a voice output. This is also explicitly mentioned in the reasons for the ISPO award. Even if at the
time of the trade fair, as claimed by the defendants, it was not yet clear in which configuration the
"Barryvox S2" would ultimately be launched on the market, the relevant public can assume, at least
as long as they do not receive any information to the contrary, that the product ultimately delivered
will essentially correspond to the device exhibited at the trade fair. This applies all the more if the
product in question - as here - was honoured at the trade fair and certain functions such as the voice
output were emphasised in this context. Apart from that, the "Barryvox S2" could in any case already
be (pre-)ordered on the B2B platform of the defendant's group of companies (see KAP 9 in the
summary proceedings). The order overview submitted by the plaintiff also lacks any indication that
the "Barryvox S2" is sold in different configurations and, in particular, without a voice output.
Therefore, even there, customers have no reason to assume that the device in question - unlike the
award-winning model exhibited at the trade fair - does not have a voice output.
4.
The fact that voice control is initially deactivated in the version of the "Barryvox S2" that is now
commercially available and must be activated using the "Barryvox App" does not take it outside the
scope of protection of the patent in suit.
The fact that the devices configured in this way are not yet capable of making use of all the features
of the patent in the delivery state until they are activated by the user in the absence of voice control
does not prevent the technical teaching of the patent in suit from being realised in accordance with
the wording. Since the defendants provide the option of activation via the "Barryvox App", they
instruct their customers to make use of this option. The fact that activation is currently not available in
certain areas, in particular in the Federal Republic of Germany and the Republic of Austria, does not
prevent this. Since voice control was already emphasised at ISPO 2023 as one of the features of the
contested embodiment and (potential) purchasers are only informed that voice control is currently
not available in Germany and Austria, among other places, users have every reason to activate voice
control in other countries as soon as they are outside the aforementioned territories. Only then will
the full range of functions of the attacked embodiment be available to them. If such activation has
taken place, the voice control is also available at least temporarily after returning to Germany or
Austria. The defendants have not taken effective measures to prevent this. They must therefore be
held responsible for such activation of the contested embodiment.
5.
The use of the contested embodiment also requires the use of the method according to patent claim
13. Reference is made to the above statements in order to avoid repetition. The other requirements
for contributory patent infringement are also met, Art. 26 (1) UPCA.
In particular, the subjective offence of contributory patent infringement is given. The defendants
advertise the suitability of the attacked embodiment for supplementary voice output in all search
phases. It is therefore not only obvious from the circumstances that the defendants know that the
accused embodiment is objectively suitable for being used in a patent-infringing manner, but also
that the purchasers of the accused embodiment use it to carry out the patent-compliant process. The
defendants would have
34
The defendants should therefore have been aware of the objective suitability for use in accordance
with the patent and the intention of the users.
The fact that the defendants now offer the challenged embodiment with the indication that the voice
control is currently not available in Germany and Austria does not justify a different assessment, nor
does the activation of the voice control, which is necessary for use and only possible in patent-free
foreign countries.
On the basis of the parties' submissions, it cannot be established that such a reference would always
be linked to the attacked embodiment in such a way that it would certainly be taken note of by its
(potential) purchasers or users. The defendants should have been aware of the fact that the accused
embodiment with a voice control activated in a patent-free foreign country can also be used with
such a voice control, at least temporarily, in Germany, as well as the resulting intention of use of the
users. This applies all the more since the voice control of the "Barryvox S2" was mentioned in the
context of the "ISPO Awards 2023" presented at the "ISPO 2023" trade fair and can therefore
represent a significant decision criterion for the purchase of such devices, at least for some users.
III. Objection of older/better law
Whether the objection of earlier or better law raised by the defendants can be raised before the
Unified Patent Court does not need to be decided in the main proceedings either. As already
explained by the Local Division in the summary proceedings and confirmed by the Court of Appeal,
according to the principles developed by the Federal Court of Justice, the earlier right can only be
invoked by those who exclusively use its teaching and do not make use of additional features that are
only taught by the later property right (UPC_CoA_182/2024, order v. 25 September 2024, para. 217 -
Mammut v. Ortovox with reference to BGH, GRUR 2009, 655, para. 27 - Trägerplatte). However, not
all features of claims 1 and 13 are anticipated in EP '011, which the defendants cited in support of
their objection. Reference is made to the above explanations in order to avoid repetition.
IV. Licence objection
With regard to the licence objection raised by the defendants, the Local Division, like the Court of
Appeal in the previous summary proceedings (UPC_CoA_182/2024, order of 25.09.2024, para. 218 -
222 - Mammut v. Ortovox), is also unable to see why the patent in suit should be the subject of the
licence agreement (see Annex BB 3). The patent in suit is not among the patents listed there and thus
licensed. In view of the clear provision in clause 1 and the preamble, the fact that the licence under
clause 4 of the agreement is also to relate to successor models of the "Pulse Bar- ryvox" does not
mean that modifications that make use of patents other than those mentioned would be licensed
(see also UPC_CoA_182/2024, order of 25.09.2024, para. 222 - Mam- mut v. Ortovox).
To the extent that the defendants wish to rely on the licensing of EP '679 against this background,
their considerations are based on the premise that the citation for the patent in suit is outright
novelty-destroying. However, as already explained, the Local Division does not share this view.
35
E. Legal consequences
The above considerations justify the legal consequences explained in detail below:
I. Determination of patent infringement
The determination of patent infringement is based on Art. 64 para. 2 lit. a) UPCA. It forms the basis
for the court to exercise its powers under Art. 56 et seq. UPCA (cf. on this point:
Luginbühl/Hüttermann/Klein, Unitary Patent System, Art. 64 para. 8; Tilmann/Plassmann/Steininger,
Unitary Patent/Unified Patent Court, R. 13 para. 19; see also: UPC_CFI_210/2023 (LK Mannheim),
decision of 22 November 2024 - Panasonic v. OPPO).
II. Omission
Taking into account the circumstances of the case, the plaintiff has a right to prohibition of the
continuation of the infringement pursuant to Art. 25 (a) UPCA or Art. 26 UPCA in conjunction with
Art. 63 (1) UPCA. Art. 63 (1) UPCA.
With regard to the requested injunction, it must be taken into account that the exclusive right is the
core of the essence of patent law (Art. 25 UPCA). A waiver of an injunction can only be considered in
justified exceptional cases (see Tilmann/von Falck/Tilmann, Unitary Patent, Unified Patent Court, Art.
63 UPCA, para. 29 et seq.).
However, such reasons are not apparent in the present case.
Insofar as the defendants have defended themselves against an injunction on the grounds that the
"Barryvox S2" simply does not exist because only a prototype was shown at the "ISPO 2023" trade
fair in Munich and no decision has yet been made on the final configuration, this argument has
already become obsolete due to the fact that the "Barryvox S2" is now available. Both the Local
Division and the Court of Appeal have already explained in detail in the previous summary
proceedings (UPC_CFI_452/2024 (LK Düsseldorf), order of 9 April 2024, p. 28 f.; UPC_CoA_182/2024,
order of 25 September 2024, para. 244 f. - Mammut v. Ortovox) that the plaintiff does not have to be
referred to proceedings in Switzerland. The corresponding statements also apply mutatis mutandis to
the main proceedings.
Nor can the defendants invoke possible third-party interests. It is a moot point whether such
interests can be taken into account at all under Art. 63(1) UPCA. In any case, the contested
embodiment is not the only avalanche transceiver with voice support. Rather, such devices are also
marketed by the plaintiff, which is why the availability of the attacked embodiments for improving
the survival rate of avalanche victims is in any case not mandatory (see also UPC_CoA_182/2024,
order of 25 September 2024, para. 246 - Mammut v. Ortovox).
The defendants have not been able to conclusively demonstrate that the plaintiff is pursuing purely
monetary interests with its action, as claimed by the defendants, which could be adequately taken
into account by damages. The reference to the licence agreement from 2010 submitted as Annex BB
5 does not lead any further at this point because, as explained, it does not cover either the patent in
suit or the attacked embodiment.
36
III. Provision of information and invoicing
The decision to provide the requested information is based on Art. 25 (a), Art. 26
in conjunction with. Art. 67 (1) UPCA. The information is necessary to calculate the damages and to
assess which method of compensation should be used.
The subject of the information is also the accounting requested in the request under IV.2 ("to disclose
their accounts [...] by providing [...] the following documents"). The Local Division Düsseldorf agrees
with the opinion of the Local Division Mannheim (UPC_CFI_210/2023, decision of 22 November 2024,
para. 179 - Panasonic v. OPPO) that, on a reasonable assessment of the plaintiff's submissions, the
request is not aimed at verifying the accuracy of the information and accounts provided within the
meaning of R. 141 et seq. RoP. Rather, the plaintiff is requesting the submission of accounts with
supporting documents, which is also based on Art. 68 (3) UPCA, R. 191 RoP. This is expressed more
clearly in the auxiliary request submitted by the plaintiff, which is why the operative part - also in
contrast to R. 141 RoP - is based on this auxiliary request. The aforementioned rules contain a
substantive authorisation to demand information that the injured party needs in order to be able to
check the validity of the claims and to obtain indications for their calculation of damages. Efficiency
aspects in particular speak in favour of this, as this can save further procedural steps (see
UPC_CFI_7/2023 (LK Düsseldorf), decision of 03.07.2024, p. 29, F. II. b - Kaldewei v. Bette).
In addition, the patent proprietor may also request documentary evidence for the information under
Art. 67(1) UPCA, namely invoices or - if these are not available - delivery notes as an alternative.
Apart from the interest in the pure information that the patent proprietor receives under Art. 67(1)
UPCA, it is also worth recognising his interest in being able to check the accuracy of this information,
at least on a random basis (UPC_CFI_7/2023 (LK Düsseldorf), Entscheidung v. 03.07.2024, p. 29, F. II.
b - Kaldewei v. Bette; UPC_CFI_210/2023, decision of 22.11.2024, para. 179 - Panasonic v. OPPO).
The possibility of redaction in the pronouncement takes into account any confidential information (R.
191 p. 2, R. 190.1 p. 2 RoP).
The requested auditor reservation allows an appropriate balance to be struck between the interest of
the infringed party in receiving accurate information and the legitimate confidentiality interests of
the infringer. Since the auditor may only act to the extent specified in the decision and is also obliged
to maintain secrecy towards the infringed party, the selection can also be made by the infringed
party (see UPC_CFI_210/2023, decision of 22 November 2024, para. 180 - Panasonic v. OPPO).
IV. Recall and removal from the distribution channels
The decision regarding the recall from the distribution channels in relation to the directly infringing
products is justified under Art. 25(a) UPCA in conjunction with Art. 64(2)(b) UPCA. Art. 64(2)(b), 4
UPCA. The most recent version of the request is also not objectionable from the point of view of
certainty.
The same applies with regard to the requested final removal from the distribution channels. In this
respect, the requested order is based on Art. 25(a) UPCA in conjunction with Art. 64(2)(d) UPCA. Art.
64(2)(d), 64(4) UPCA.
According to the wording of the UPCA, the definitive removal from the distribution channels is an
37
separate measure from the recall. It accompanies the recall, whereby removal can only be considered
if the infringer has the factual and legal means to do so. The formulation of concrete and sufficiently
specific measures must be based on this (see UPC_CFI_7/2024 (Local Division Düsseldorf), decision
of 3 July 2024 - Kaldewei v. Bette). The wording of the claim takes sufficient account of this.
Since products that only give rise to the accusation of indirect patent infringement are not "subject
matter of the patent", there is generally no scope for ordering a recall and removal from the
distribution channels (UPC_CFI_140/2023 (LK Mannheim), decision
of 22 November 2024, para. 184 - Panasonic v. OPPO; on German law:
Benkard/Grabinski/Zülch/Toch- termann, Section 140a PatG, para. 14).
V. Destruction
The order of destruction is based on Art. 25(a) UPCA in conjunction with Art. 64(2)(e) UPCA. Art.
64(2)(e), Art. 64(4) UPCA.
Destruction is intended to reliably prevent the products from entering or re-entering the market
(Tilmann/von Falck/Tilmann, Unitary Patent, Unified Patent Court, Art. 64 UPCA, para. 33). On this
basis, the abstract possibility of the contested embodiment being transferred to a patent-free foreign
country does not constitute a reason to refrain from destruction with regard to direct patent
infringement, because such a direct patent infringement is also a direct patent infringement within
the meaning of Art. 25(a) UPCA. With regard to indirect patent infringement, on the other hand, such
a possibility of transfer abroad generally precludes an order for destruction (cf: Kühnen, Handbuch
der Patentverlet- zung, 16th ed., Section D, para. 1015), which is why the destruction order in the
present case had to be limited to direct infringement.
A software-based deactivation of the voice control could only speak against cancellation if it were
ensured that the devices at issue could not be put into a patent-infringing state again when using
such a solution and could then be placed on the market. However, the defendants were not able to
present such a solution. On the contrary, they themselves conceded at the hearing that the initially
deactivated voice function can be activated on devices sold in Germany and Austria in patent-free
foreign countries. Such an activated voice function indisputably remains active, at least temporarily,
even if the device is subsequently brought back to Germany or Austria. Such a software solution is
therefore not suitable for permanently and securely putting the challenged embodiments into a
patent-free state. On the basis of the facts and the state of the dispute at the end of the oral hearing,
the Local Court is unable to determine that such reactivation of the language function can be
prevented with a different software solution tailored to Germany and Austria.
VI. Determination of liability for damages on the merits
The award of damages on the merits is possible on the basis of Art. 68 (1) UPCA. With due care, the
defendants should have recognised that they were infringing the patent in suit through their actions.
Since the challenged devices were at least offered for sale in the past, the provisional
38
the resulting preliminary injunction order is no reason to refrain from establishing liability for
damages on the merits. Even if the defendants have fully complied with the preliminary injunction,
which can be assumed in their favour at this point, they are liable to the plaintiff for damages in
relation to previous acts of infringement.
VII. Provisional damages
Pursuant to R. 119 RoP, the court may award provisional damages to the successful party under
conditions it determines, which should at least cover the provisional costs of the damages and
compensation proceedings on the part of the successful party.
In this context, it must be taken into account that the value in dispute of the damages proceedings
does not necessarily correspond to that of the infringement proceedings. Rather, the value in dispute
is based on the calculation of the damages to which the plaintiff is entitled in accordance with R.
131.2 lit. e) RoP.
Since there is no corresponding calculation on the part of the plaintiff, the fixed fee of EUR 3,000,
which is always due, can only be taken into account in favour of the plaintiff (see R. 132 RoP in
conjunction with Section I. of the court fee table). Insofar as the plaintiff refers to the lawyer's and
patent attorney's fees incurred for the damages assessment proceedings to justify the provisional
damages claimed by it, there is no corresponding submission in this regard. A reference to RVG fees is
unhelpful at this point. These are also dependent on the value in dispute. However, it is not yet
possible to estimate how high the value in dispute of the damages proceedings will be.
With regard to the damage caused by possible sales of the challenged embodiment, which the
plaintiff continues to use to justify the preliminary damages, it must be taken into account that the
plaintiff obtained a preliminary injunction before sales began. The plaintiff has not been able to
demonstrate that it has nevertheless suffered damages at least in the amount claimed as provisional
damages.
VIII. No publication of the decision
Exercising the discretion granted to it, the Local Division sees no reason to authorise publication in
the present case.
Art. 80 UPCA leaves it to the discretion of the court whether or not to authorise such publication. It
must be taken into account that publication also contains an additional element of sanction. For such
an order to be issued, the plaintiff's interest in publication must outweigh the negative consequences
of such publication for the defendant. In the rule case, permission for publication can only be
considered if the protection of the plaintiff is not already guaranteed by other measures
(UPC_CFI_373/2023 (LK Düsseldorf), decision of 31 October 2024 - SodaStream v. Aarke).
Based on these principles, reasons that would justify authorisation of publication in the present case
are neither presented nor apparent. Insofar as the plaintiff attempts to justify its request for
publication of the judgement with various offers of the challenged form of execution, there is nothing
to suggest that this would make it impossible, as the plaintiff claims, to publish the judgement.
39
would have led to market confusion, which would make the requested publication of the judgement
necessary. Rather, from the point of view of proportionality, the pronouncement pursuant to Art. 64
para. 2 UPCA is sufficient in this respect.
IX. Threat of coercive measures
The threat of a penalty payment for failure to act (Art. 63 para. 2 UPCA) does not raise any
objections. This also applies from the point of view of proportionality. The threat of the measures of
disclosure, information, recall, removal and destruction is based on Art. 82(1) and (4) UPCA, R. 354.3
RoP (UPC_CFI_7/2023 (LK Düsseldorf), decision of 3 July 2024, p. 31, F. 5 - Kaldewei v. Bette).
The threat of a penalty payment gives the Local Division the necessary flexibility to consider the
circumstances of the individual case, including the behaviour of the infringer, in the event of an
infringement and, based on this, to impose a penalty payment in accordance with Art. 82 (4)
sentence 2 UPCA in conjunction with R. 354.4 VerfO. R. 354.4 RoP to be able to set an appropriate
penalty payment.
F. Basic decision on costs
Pursuant to Art. 69 para. 2 UPCA in conjunction with R. 118.5 RP. R. 118.5 RoP, a basic decision on
costs had to be made.
As the defendants were unsuccessful in their entirety with regard to the action, it is justified to order
them to pay the costs in full and to oblige them to pay half of the costs in each case.
The same applies to the unsuccessful action for annulment. The defendants must also each bear half
of the costs of this action.
In addition, the defendants are also obliged to reimburse half of the costs of the preceding summary
proceedings to the plaintiff.
G. Reimbursement cap
The determination of the upper limits for reimbursable representative costs is based on the decision
of the Administrative Committee on the upper limits of reimbursable costs of 24 April 2023 (D -
AC/10/24042023_D).
Contrary to the opinion of the defendant, a corresponding upper limit must be set for the procedure
for ordering interim measures and for the main proceedings. Even if, in the opinion of the Local
Division Düsseldorf, no basic decision on costs is regularly required in summary proceedings (see
most recently: UPC_CFI_347/2024, order of 31 October 2024, p. 41 f. - Valeo v. Magna), this does not
mean that the representation costs incurred in summary proceedings are not separately
reimbursable. Rather, only the settlement of these costs is reserved for a uniform cost determination
procedure following the main proceedings, taking into account any amounts already paid by way of
provisional cost reimbursement (see R. 211.1 (d) RoP). If these costs are separately recoverable, this
also requires the setting of a corresponding upper reimbursement limit for the summary
proceedings.
H. No provision of security
Pursuant to Art. 82 Para. 2 UPCA, R. 118.8 S.2 RoP, the court may order any order or measure
40
The local court may make the decision to impose a security deposit, which it must set. However, the
Local Division sees neither a reason nor a need for such an order in the present case.
I.
As the wording of the aforementioned standard already makes clear, the Local Division has discretion
when ordering the provision of security, whereby the plaintiff's interest in the effective enforcement of its
property right must be weighed against the interest in the effective enforcement of possible claims for
damages in the event that the judgement is subsequently set aside.
A case-by-case assessment is therefore always required. The factors to be taken into account when
considering whether to order security include the financial situation of the plaintiff, which may give
rise to justified and real concerns that a possible claim for damages cannot be enforced and/or
enforced at all or only with disproportionate effort if the first instance decision is reversed or
amended. Whether and to what extent such factors exist is to be determined on the basis of the facts
and arguments presented by the parties, no differently than in the case of an application for security
pursuant to R. 158 RoP. If the Local Division makes an order or measure dependent on the provision
of security, this serves to protect the position and potential rights of the defendant. This protection
must be weighed against the burden placed on the plaintiff by the order to provide security. Against
this background, it is up to the defendant to present facts and arguments as to why it appears
appropriate in the specific case to make the order or measure dependent on a security deposit to be
determined by the court in accordance with R. 118.8 RoP. If the defendant has complied with this, it
is the plaintiff's responsibility to substantiate these facts and reasons, especially as he usually has
knowledge and evidence of his financial situation. It is also the plaintiff's task to explain, if necessary,
why, despite the reasons put forward by the defendant, his interest in enforcing his property right
without the provision of security prevails (see UPC_CFI_363/2024 (LK Düsseldorf), order of 10
October 2024, ORD_598458/2023 - Seoul Viosys v. expert), on the application for the provision of
security pursuant to R. 158 RoP: UPC_COA_328/2024, order of 26 August 2024 - Ballinno
v. Kinexon Sports; UPC_CFI_373/2024 (LK Düsseldorf), order of 5 August 2024 - SodaStream v. Aarke;
UPC_CFI_514/2023 (LK Munich), order of 23 April 2024 - Volkswagen v. NST with further references).
On the basis of these principles, the defendants have not submitted any reasons for making
enforcement in the present case dependent on the provision of security. The exclusion of the
challenged embodiment from the German and Austrian markets referred to by the defendants in this
context, as well as the associated possible loss of market share, is the regular consequence of an
injunction and is not in itself capable of justifying the order of a security deposit even if the lost
market share (possibly) cannot be regained over a longer period of time. The Local Division therefore
refrained from ordering such a security.
Pursuant to R. 118.8 RoP, the orders referred to in R. 118.1 and 2 RoP are only enforceable after the
plaintiff has notified the court which part of the orders he intends to enforce, he has submitted a
certified translation of the orders into the official language of the Contracting Member State in which
enforcement is to take place in accordance with R. 7.2, if applicable, and after the notification and
certified translation, if applicable, have been served on the defendant by the Registry. This also
applies to the injunction. There is no reason for the differentiation between injunction (directly
enforceable) and destruction, recall, removal and information (enforceable after service of a
corresponding notice) sought by the plaintiff in her applications.
41
I. No suspension or conditional judgement
Since the Local Division Düsseldorf decides on both the infringement action and the nullity
counterclaim, there is neither reason nor scope for a stay, at least in the first instance. Either the
Local Division does not consider the patent in suit to be protectable both in the granted version and
on the basis of the auxiliary requests. In this case, the patent in suit is cancelled and the infringement
action has no basis. Or the patent is (as here) maintained without restriction or restricted. In this
case, the Local Division has decided - in the main proceedings - on the legal validity of the patent in
suit and considered it to be legally valid in the maintained version. In this case, there is no reason for
the Local Division to call this decision into question again by suspending the proceedings until the
final judgement in the nullity proceedings.
A conditional judgement, as the defendants are seeking in the alternative, is only provided for in R.
118.2 RoP in the event that nullity proceedings between the same parties are pending before the
central division or, alternatively, an opposition is pending before the EPO. Neither is the case here.
For the reasons just mentioned, there is neither an unintended regulatory gap nor a similar situation
of interest for an analogy.
42
DECISION:
A.
I. It is established that the defendants have infringed European Patent 3 466 498.
II. The defendants are prohibited from
1. avalanche transceivers
to offer, place on the market or use in the Federal Republic of Germany and/or the
Republic of Austria or to import or possess for these purposes, with at least
a transmitting unit for transmitting at least one transmission signal,
a receiving unit for receiving at least one transmission signal from at least one
further avalanche transceiver,
and with a control device for controlling at least one loudspeaker,
wherein the control device is designed to control the at least one loudspeaker for
outputting at least one voice message as a function of at least one event,
wherein the at least one event is associated with a search for the at least one
further avalanche transceiver,
wherein the avalanche transceiver has the at least one loudspeaker and the at
least one loudspeaker is designed to emit at least one sound signal,
characterised in that
the at least one audio signal is associated with the search for the at least one
further avalanche transceiver,
wherein the control device is designed to control the at least one loudspeaker in
such a way that the at least one sound signal is suppressed during the output of
the at least one voice message or is output at a reduced volume;
2. Devices which are suitable for carrying out a method for operating an avalanche
transceiver
in the Federal Republic of Germany and/or the Republic of Austria for use in the
Federal Republic of Germany and/or the Republic of Austria
and/or the Republic of Austria,
43
wherein the method comprises at least the following:
a transmitting unit for transmitting at least one transmission signal,
a receiving unit for receiving at least one transmission signal which is output by at
least one further avalanche transceiver,
in which a control device of the avalanche transceiver controls at least one
loudspeaker,
wherein the control device controls the at least one loudspeaker in such a way that
the at least one loudspeaker emits at least one voice message,
wherein the at least one loudspeaker is controlled by the control device as a
function of at least one event which is associated with a search for the at least one
further avalanche transceiver,
the avalanche transceiver has the at least one loudspeaker and the at least one
loudspeaker emits at least one sound signal,
characterised in that
the at least one audio signal is associated with the search for the at least one
further avalanche transceiver,
wherein the control device controls the at least one loudspeaker in such a way that
the at least one audio signal is suppressed during the output of the at least one
voice message or is output at a reduced volume.
III. In the event of any infringement of the orders under II.1. and II.2., the defendants shall
pay a (possibly repeated) penalty payment of up to EUR 10,000.00 per product and/or up
to EUR 30,000.00 in the case of permanent acts, such as offers on the Internet.
IV. The defendants are ordered, at their own expense
1. to destroy at their own expense the products in their direct or indirect possession
and/or ownership referred to in II.1. above or, at their discretion, to hand them
over to a bailiff to be appointed by the plaintiff for the purpose of destruction;
2. to notify commercial customers in writing of the products listed under II.1. above
and placed on the market since 4 December 2019, with reference to the
patentability of the products as determined by the Unified Patent Court.
44
the infringing condition of the products and with the binding undertaking to
reimburse any fees and to bear any necessary packaging and transport costs as
well as customs and storage costs associated with the return and to take back the
products, whereby the plaintiff is to be provided with a sample of the recall letters
and a list of the addressees with their names and postal addresses or - at the
defendant's option - a copy of all recall letters;
3. to permanently remove the products referred to in section II.1. that have been
placed on the market since 4 December 2019 from the distribution channels, in
particular by taking the following measures
a) the defendants must take all possible and reasonable measures to identify
the locations and owners of the products referred to in section II.1;
b) to the extent that the defendants themselves have legal or actual power of
disposal over the products referred to in Section II.1, they must take all
legally permissible and reasonable measures to ensure that these products
come into the direct possession of the defendants and remain there;
c) to the extent that the Defendants have neither legal nor actual control over
the products referred to in Section II.1, they must take all legally permissible
and reasonable measures to cause the persons who have claims for return or
destruction against the holders of control of the products to assert these
claims and/or to assist these persons in asserting these claims.
V. The defendants are ordered
1. to provide the plaintiff with information on the products mentioned under II.1. and
II.2. in a list structured for each month of the calendar year and according to
patent-infringing products from 4 December 2019 onwards about
a) the origin and distribution channels of the products referred to;
b) the quantities delivered, received or ordered and the prices paid for the
products referred to in point II;
c) the identity of all third parties involved in the distribution of the products
mentioned under No. II.1. and II.2;
2. to provide the plaintiff with the following documents for each month of a calendar
year and for each infringing product in electronic form that can be analysed with
the aid of a computer in order to prove the information provided in accordance
with No. V.1. plus the information on the profit made:
45
a) Invoices - or, if these are not available, delivery notes - of the individual
deliveries, itemising the respective deliveries by quantities offered, times
offered, prices of the goods offered and type designations as well as names
and addresses of the commercial recipients of the sales offers for all
products sold or otherwise disposed of;
b) evidence of the advertising carried out, including evidence of such
advertising activities, itemising the advertising carried out by advertising
medium, its distribution, the distribution period and the distribution area;
c) evidence of costs, breaking down the costs by individual cost factors and the
profits realised;
d) Invoices - or, if these are not available, delivery notes - and corresponding
statements of all costs incurred, on which the defendants rely in calculating
their profits;
the accuracy of which shall be audited and certified by a sworn auditor appointed
by the plaintiff at the defendant's expense, whereby the auditor shall be bound to
secrecy vis-à-vis the plaintiff in addition to the above-mentioned information.
VI. It is hereby established that the defendants are obliged to compensate the plaintiff as
joint and several debtors for any damage suffered by the plaintiff as a result of actions
pursuant to II.1. and
II.2. since 4 December 2019 or will incur in the future.
VII. The defendants are ordered to pay the plaintiff as joint and several debtors an amount of
EUR 3,000 as provisional damages.
VIII. The remainder of the infringement claim is dismissed.
B.
The action for cancellation is dismissed.
C.
The defendants shall each bear half of the costs and expenses of the proceedings concerning the
order for interim measures.
The plaintiff shall bear 80 % of the costs of the infringement proceedings and the defendants
shall each bear 10 %.
The defendants shall each bear half of the costs of the action for annulment.
D.
The value in dispute of the proceedings for an order for interim measures is set at EUR 500,000.
The value in dispute for the action and the action for annulment is set at EUR 1,000,000.00 each.
46
is fixed.
E.
The upper limit of the reimbursable representation costs is set at EUR 56,000 for the
proceedings for an order for interim measures.
The upper limit of the reimbursable representation costs for the action and the action for
annulment is set at a total of EUR 200,000.
F.
The orders in subparagraphs A.II. to VII. shall only be enforceable after the Claimant has
notified the Court of the part of the orders it intends to enforce and has submitted a certified
translation of the orders into the official language of the Contracting Member State in which
enforcement is to take place and after the notification and the (respective) certified translation
have been served on the Defendants.
G.
Upon expiry of a period of 45 days after service pursuant to letter F., the defendants shall pay
to the court a penalty payment of up to EUR 30,000.00 per day of delay to be determined by
the court in the event of any breach of any of the orders mentioned under A. IV., V. and VII.
DETAILS OF THE ORDER:
Main file reference ACT_2379/2024 and CC_17292/2024
UPC number: UPC_CFI_16/2024
Type of proceedings: Action for infringement and action for annulment
Düsseldorf, 14 January 2025 NAMES

APPEAL INFORMATION:
An appeal against this decision may be lodged with the Court of Appeal within two months of notification of
the decision by any party whose requests were unsuccessful in whole or in part (Art. 73(1) UPCA, R. 220.1(a),
224.1(a) RoP).
Information on enforcement (Art. 82 UPCA, Art. 37 para. 2 EPGS, R. 118.8, 158.2, 354, 355.4 RoP):
A certified copy of the enforceable decision is issued by the Deputy Registrar at the request of the enforcing
party, R. 69 RegR.
This decision was delivered in open court on 14 January 2025.