Hamburg - Lokalkammer
UPC_CFI_22/2023
Anordnung des Gerichts erster Instanz des Einheitlichen Patentgerichts, erlassen am 20. Dezember 2024

Leitsätze:
Nach Regel 30.2 VerfO werden weitere Anträge auf Änderung des Patentes nur mit Erlaubnis des Gerichts zugelassen. Eine Zulassung scheidet aus, wenn zwischen dem behaupteten Grund für die Antragsänderung und der Einreichung des Antrags ungefähr drei Monate liegen. Auf die Sichtweise des Patentinhabers kommt es bei der Beurteilung der Frage einer möglichen Verfahrensverzögerung nicht an.

Keywords:
Weiterer Antrag auf Änderung des Patents; Regel 30.2 VerfO; Verspätung

STREITPARTEIEN
1) 10x Genomics, Inc.
(Klägerin zu 1)) – 6230 Stoneridge Mall Road,
94588-3260 Pleasanton, CA, USA
Vertreten durch Prof. Dr. Tilmann Müller-Stoy
2) President and Fellows of Harvard College,
(Klägerin zu 2)) – Richard A. and Susan F. Smith
Campus Center, Suite 727E, 1350 Massachusetts
Avenue, Cambridge, Massachusetts 02138, USA
Vertreten durch Prof. Dr. Tilmann Müller-
Stoy
3) Vizgen, Inc., (Beklagte) – 61 Moulton Street, 02138 Cambridge,
USA
Vertreten durch Jérome Kommer

STREITPATENT:
Patent Nummer Inhaberin
EP4108782 President and Fellows of Harvard College

ZUSAMMENSETZUNG DES SPRUCHKÖRPERS:
Vorsitzende Richterin
und Berichterstatterin Sabine Klepsch
rechtlich qualifizierter Richter Dr. Stefan Schilling
rechtlich qualifizierte Richterin Margot Kokke
technisch qualifizierter Richter Dr. Arwed Burrichter
Die Anordnung wurde durch den vollständigen Spruchkörper erlassen.

VERFAHRENSSPRACHE:
Deutsch

GEGENSTAND DES VERFAHRENS:
Patentverletzung

Hier: Antrag nach Regel 333.1 VerfO auf Überprüfung der Anordnung der Berichterstatterin vom 8. November 2024 (ORD_60341/2024) (nachfolgend: Anordnung)
ANTRÄGE DER PARTEIEN:
Die Klägerin zu 2) beantragt mit Schriftsatz vom 26. November 2024 anzuordnen:
A. Die Verfahrensanordnung ORD_60341/2024) der Frau Berichterstatterin vom 8. November 2024 im Verfahren UPC_CFI_22/2023, ACT_460565/2023 wird durch den Spruchkörper überprüft.
B. Der dritte Antrag auf Änderung des Patents vom 25. Oktober 2024, eingereicht im Workflow 58507/2024, wird zugelassen.
Ba. Hilfsweise: Die Hilfsanträge 1 und 2, die mit dem dritten Antrag auf Änderung des Patents vom 25. Oktober 2024 im Workflow 58507/2024 eingereicht wurden, werden in das Verfahren zugelassen.
Bb. Weiter hilfsweise: Die Berufung wird zugelassen.
Die Beklagte beantragt:
Die Anträge B bis Bb. der Klägerin zu 2) zurückzuweisen.

SACHVERHALT:
Die Klägerin zu 2) reichte mit Schriftsatz vom 25. Oktober 2024 einen dritten Antrag auf Änderung des Klagepatentes ein. Zum Hintergrund wird ausgeführt: Die Klägerin zu 2) habe innerhalb der Frist gemäß Regel 29.a VerfO am 14. März 2024 einen Antrag auf Änderung des Patents („1AÄP“) eingereicht und die Hilfsanträge 1-30 (AR1 bis AR30; Anlagenkonvolut BP 27-AR1-AR30) überreicht. Vor dem Hintergrund des beim Europäischen Patentamt („EPA“) anhängigen parallelen Einspruchsverfahrens habe die Klägerin zu 2) am 25. Juli 2024 einen zweiten Antrag auf Änderung des Patents (Regel 30.2 VerfO) gestellt, mit dem weitere 23 Hilfsanträge überreicht worden sind („2AÄP“). Am 2. August 2024 sei die vorläufige Meinung der Einspruchsabteilung des EPA ergangen. Im Hinblick darauf stellte die Klägerin zu 2) nunmehr den dritten Antrag auf Änderung des Patents (R 30.2 VerfO), mit dem, neben den 53 bereits bekannten, weitere 2 Hilfsanträge überreicht werden wurden.
Basierend auf den Hilfsanträgen betreffend das Klagepatent würden die Klägerinnen hilfsweise Klageanträge stellen. Diese seien als Antrag gemäß Regel 9 VerfO mit der Nummer 58510/2024 zum Hauptworkflow des Verfahrens (ACT_460565/2023) überreicht worden.
Die Beklagte hat zur Zulässigkeit des Antrags auf Änderung des Klagepatentes mit Schriftsatz vom 4. November 2024 im genannten Workflow 58510/2024 Stellung genommen. Sie ist der Ansicht, dass eine entsprechende Änderung bereits zu einem früheren Zeitpunkt hätte erfolgen können. Die vorläufige Ansicht der Einspruchsabteilung gebiete keine entsprechend geänderten Hilfsanträge.
Mit Anordnung vom 8. November 2024 – ORD_60341/2024 – hat die Berichterstatterin den dritten Antrag auf Änderung des Klagepatentes zurückgewiesen.
Zur Begründung wurde im Wesentlichen ausgeführt, dass der Antrag unzulässig sei und eine Zulassung nicht in Betracht komme. Denn die neue Änderungsfassung hätte bereits zu einem früheren Zeitpunkt in Reaktion auf die vorläufige Ansicht der Einspruchsabteilung erfolgen können. Die Klägerin zu 2) werde mit Blick auf die vorläufige Ansicht der Einspruchsabteilung und des möglichen Ausgangs des Einspruchsverfahrens nicht rechtlos gestellt. Sollte das Klagepatent in einem anderen Rechtsbestandsverfahren vor Abschluss des hiesigen Verfahrens rechtskräftig eingeschränkt aufrechterhalten werden, könnte dies im hiesigen Verfahren berücksichtigt werden, genauso wie eine rechtskräftige vollständige Vernichtung zu berücksichtigen wäre, weil eine solche Entscheidung dann erga omnes wirken würde.
Hiergegen wendet sich die Klägerin zu 2) mit ihrem Antrag vom 26. November 2024 auf Überprüfung durch den Spruchkörper.
Sie ist der Ansicht, dass die beiden Aspekte von der Berichterstatterin zur Begründung angeführten Aspekte eine Zurückweisung nicht rechtfertigen würden. Der dritte Antrag auf Änderung des Klagepatentes habe nicht zu einem früheren Zeitpunkt gestellt werden können. Der richtige Maßstab für die Beurteilung der Rechtzeitigkeit der Stellung eines Antrags auf Änderung des Patents gemäß Regel 30.2 VerfO müsse sein, ob der Patentinhaber bei verständiger Würdigung der Sach- und Rechtslage erwarten durfte, dass mit der Antragstellung keine Verzögerung des Rechtsstreits ausgelöst wird. Vorliegend konnte die Klägerin zu 2) erwarten, dass, selbst bei vollständiger Übertragung des von der Verfahrensordnung für einen mit der Erwiderung auf eine Nichtigkeitswiderklage vorgesehenen Fristenregimes auf den weiteren Antrag auf Änderung des Patents, der letzte Schriftsatz zu diesem Thema nach vier Monaten, also bis Ende Februar 2025 und somit zumindest mehrere Wochen vor der mündlichen Verhandlung bei der Lokalkammer vorliege. Auch der Hinweis, dass eine rechtkräftig eingeschränkte Fassung des Klagepatentes vor dem EPG Berücksichtigung fände, überzeuge nicht, da nicht klar sei, ob ein Antrag auf Änderung des Klagepatentes in der Berufungsinstanz zugelassen werde.
Die Beklagte vertritt demgegenüber die Ansicht, dass es für die Beurteilung der Rechtzeitigkeit eines Antrags nach Regel 30.2 VerfO nicht auf die Erwartungshaltung des Patentinhabers ankomme. Es sei nicht maßgeblich, ob dieser erwarten durfte, dass mit der Antragstellung keine Verzögerung des Rechtsstreits ausgelöst werde. Damit verkenne die Klägerin zu 2) die Bedeutung des front-loaded-systems im Verfahren vor dem EPG, hier insbesondere in Bezug auf Regel 30 VerfO, die ein klares Regel-Ausnahme-Verhältnis vorgebe. Gemäß Regel 30.1 VerfO könne der Antrag des Patentinhabers auf Änderung des Patents in der Erwiderung auf die Widerklage enthalten sein. In diesem Stadium des Verfahrens kenne der Patentinhaber bereits die wesentlichen Angriffslinien aus der Nichtigkeitswiderklage, aufgrund welcher er befähigt sei, entsprechende Änderungsanträge zu stellen. Eine Reaktion auf sämtliche bereits in der Nichtigkeitswiderklage enthaltenen Rechtsbestandsangriffe in Form eines Antrags auf Änderung des Patents müsse daher grundsätzlich bereits mit der Erwiderung auf die Nichtigkeitswiderklage erfolgen und diese umfassend abdecken.
Ausnahmsweise sehe Regel 30.2 VerfO die Zulassung späterer Anträge auf Änderung des Patents mit Erlaubnis des Gerichts vor. Damit es bei der Ausnahme bleibe, müssten solche späteren Anträge besonders gerechtfertigt sein. Ob der Patentinhaber subjektiv davon ausgegangen sei, das Verfahren zu verzögern oder nicht, könne dabei keine Rolle spielen, auch wenn ein objektives Verzögerungspotential eines solchen späteren Antrags in die Bewertung einzufließen habe. Entscheidend sei, ob sich seit der Nichtigkeitswiderklage eine Veränderung ergeben habe, auf welche die Klägerin zu 2) ausnahmsweise reagieren musste, und ob sie das rechtzeitig getan hat, ohne das Verfahren zu verzögern.
Die Rechtsstellung der Klägerin zu 2) sei auch hinreichend gesichert. Eine Einschränkung des Klagepatentes durch das EPA habe das Berufungsgericht aufgrund der Wirkung dieser Entscheidung erga omnes zu berücksichtigen, was sich aus Art. 105b Abs. 3 EPÜ ergebe. Im Übrigen führe die Rechtsauffassung der Klägerin zu 2) dazu, dass bei einem parallelen Rechtsbestandsverfahren immer die Zulassung weiterer Hilfsanträge erzwungen werden könnte, sobald in diesem anderen Rechtsbestandsverfahren neue Hilfsanträge eingereicht würden. Damit hätte es die Patentinhaberin losgelöst von den Vorschriften der Verfahrensordnung und unabhängig vom Schicksal solcher Hilfsanträge in dem Parallelverfahren in der Hand, durch die bloße Einreichung sogar von möglicherweise im Parallelverfahren unzulässigen Hilfsanträgen den Gegenstand des Verfahrens vor dem Einheitlichen Patentgericht zu jedem Zeitpunkt zu bestimmen.
Die Klägerin zu 2) hat mit Schriftsatz vom 26. November 2024 einen Überprüfungsantrag nach Regel 333.1 VerfO eingereicht (App_62866/2024). Die Beklagte hat hierzu mit Schriftsatz vom 4. Dezember 2024 Stellung genommen.
GRÜNDE:
Der Überprüfungsantrag ist zulässig, aber unbegründet. Der Spruchkörper stimmt ausdrücklich der von der Berichterstatterin vertretenen Ansicht, dass der dritte Antrag auf Änderung des Klagepatentes unzulässig ist, zu.
1. Der Antrag ist zulässig.
Der Antrag vom 26. November 2024 ist, nachdem die Frist rückwirkend um einen Tag verlängert wurde, da der Antrag ursprünglich in englischer Sprache eingelegt wurde, binnen der Frist nach Regel 333.2 VerfO gestellt und die Gebühr entrichtet. Die Beklagte hatte Gelegenheit zur Stellungnahme nach Regel 333.2, die sie wahrgenommen hat. Bei der Anordnung der Berichterstatterin zur Zulässigkeit eines Antrags auf Änderung des Patents im schriftlichen Verfahren handelt es sich um eine in den Anwendungsbereich der Regel 333.1 VerfO fallende Anordnung. Nach Regel 333.1 VerfO sind alle verfahrensleitenden Entscheidungen oder Anordnungen des Berichterstatters oder des Vorsitzenden Richters (Englische Fassung: “Case management decisions or orders made by the judge-rapporteur or the presiding judge”; Französische Fassung: “Les décisions ou ordonnances relatives au traitement des affaires rendues par le juge-rapporteur ou le président“) auf begründeten Antrag durch den Spruchkörper überprüfbar. Die Anordnung der Zurückweisung des Antrags auf Änderung des Klagepatentes nach Regel 30 VerfO gestaltet den Verfahrensgang und ist mithin verfahrensleitend.
2. Der Antrag ist unbegründet.
Der Spruchkörper hält an der von der Berichterstatterin geäußerten Ansicht, dass eine Zulassung nicht in Betracht kommt, da die Änderungsfassung bereits zu einem früheren Zeitpunkt in Reaktion auf die vorläufige Ansicht der Einspruchsabteilung hätte erfolgen müssen, fest. Für die Beurteilung der Rechtzeitigkeit eines Antrags nach Regel 30.2 VerfO kommt es, worauf die Beklagte zutreffend verwiesen hat, nicht auf die Erwartungshaltung des Patentinhabers an. Es ist nicht maßgeblich, ob dieser erwarten durfte, dass mit der Antragstellung keine Verzögerung des Rechtsstreits ausgelöst werde. Denn die Regel 30 VerfO gibt ein klares Regel-Ausnahme-Verhältnis vor. So kann gemäß Regel 30.1 VerfO der Antrag des Patentinhabers auf Änderung des Patents in der Erwiderung auf die Widerklage enthalten sein. Denn in diesem Stadium des Verfahrens kennt der Patentinhaber die wesentlichen Angriffe aus der Nichtigkeitswiderklage. Insofern wird er bereits zu diesem Zeitpunkt in die Lage versetzt, entsprechende Änderungsanträge zu stellen. Eine Reaktion auf sämtliche bereits in der Nichtigkeitswiderklage enthaltenen Rechtsbestandsangriffe in Form eines Antrags auf Änderung des Patents muss daher grundsätzlich bereits mit der Erwiderung auf die Nichtigkeitswiderklage erfolgen. Lediglich ausnahmsweise kann gemäß Regel 30.2 VerfO ein späterer Antrag auf Änderung des Patentes durch das Gericht zugelassen werden. Hierbei handelt es sich um eine strenge Präklusionsvorschrift. Bei der Frage, ob eine neue Änderung zugelassen wird, ist zu berücksichtigen, ob die neue Änderungsfassung bereits zu einem früheren Zeitpunkt in Reaktion auf die bereits vorgetragene Argumentation des Nichtigkeitsklägers geboten gewesen wäre und ob durch den späten Änderungsantrag Verzögerungen im Verfahren entstehen. Für die Beurteilung kommt es allerdings nicht auf die Sichtweise des Patentinhabers an; die Frage ist vielmehr objektiv zu beurteilen.
Hiervon ausgehend kommt eine Zulassung nicht in Betracht. Denn die neue Änderungsfassung hätte bereits zu einem früheren Zeitpunkt in Reaktion auf die vorläufige Ansicht der Einspruchsabteilung erfolgen können. Ungeachtet der Frage, ob die Ansicht der Beklagten zutrifft, dass die Klägerin zu 2) aufgrund der Rechtsbestandangriffe der Beklagten die beiden zusätzlichen Hilfsanträge des dritten Änderungsantrages mit dem ersten Änderungsantrag hätte einreichen können, ist es weiterhin nicht nachvollziehbar, aus welchem Grund der Antrag Ende Oktober 2024 gestellt wurde, obwohl der vorläufige Hinweis des EPA am 2. August 2024 erging.
Die Berufung ist zuzulassen, weil die Fragen zur Zulässigkeit von späteren Anträgen auf Änderung des Patentes nach Regel 30.2 VerfO noch nicht einheitlich entschieden wurden und eine über den Einzelfall hinausgehende Bedeutung hat.

ANORDNUNG:
I. Die Anordnung der Berichterstatterin vom 8. November 2024 wird bestätigt.
II. Die Anträge B. und Ba. der Klägerin zu 2) werden zurückgewiesen.
III. Die Berufung wird zugelassen.

DETAILS DER ANORDNUNG:
Anordnung Nr. ORD_62955/2024 in ACTION NUMBER: ACT_460565/2023
UPC number: UPC_CFI_22/2023
Action type: Infringement Action
Application No.: 62866/2024
Application Type: APPLICATION_ROP_333

INFORMATIONEN ÜBER DIE BERUFUNG
Gegen die vorliegende Anordnung kann entweder durch jede Partei, die ganz oder teilweise in ihren Anträgen erfolglos war, zusammen mit der Berufung gegen die Endentscheidung des Gerichts erster Instanz in der Hauptsache Berufung eingelegt werden, oder - unter Hinweis auf die in diesen Anordnung zu diesem Zweck erteilte Zustimmung - binnen 15 Tagen nach Zustellung der entsprechenden Entscheidung Berufung durch jede Partei, die ganz oder teilweise in ihren Anträgen erfolglos war, eingelegt werden (Art. 73 (2) (b) EPGÜ, R. 220.2, 224.1 (b) VerfO).

Machine Translation:

Hamburg - Local Division
UPC_CFI_22/2023
Order of the Court of First Instance of the Unified Patent Court, issued on 20 December 2024

Headnotes:
According to Rule 30.2 RoP, further requests for amendment of the patent are only admissible with the permission of the court. Admission is ruled out if there is a period of approximately three months between the alleged reason for the amendment of the request and the filing of the request. The patent proprietor's view is irrelevant when assessing the question of a possible delay in the proceedings.


Keywords:
Further request for amendment of the patent; Rule 30.2 RoP; delay

PARTIES
1) 10x Genomics, Inc.
(Plaintiff 1) – 6230 Stoneridge Mall Road,
94588-3260 Pleasanton, CA, USA

Represented by Prof. Dr. Tilmann Müller-Stoy
2) President and Fellows of Harvard College,
(Plaintiff 2) – Richard A. and Susan F. Smith
Campus Center, Suite 727E, 1350 Massachusetts
Avenue, Cambridge, Massachusetts 02138, USA
Represented by Prof. Dr. Tilmann Müller-

Stoy
3) Vizgen, Inc., (Defendant) – 61 Moulton Street, 02138 Cambridge,
USA
Represented by Jérome Kommer

PATENT IN DISPUTE:
Patent number Owner
EP4108782 President and Fellows of Harvard College


COMPOSITION OF THE PANEL:
Presiding Judge
and Rapporteur Sabine Klepsch
Legally qualified judge Dr Stefan Schilling
Legally qualified judge Margot Kokke
Technically qualified judge Dr Arwed Burrichter
The order was issued by the full panel.


LANGUAGE OF THE PROCEEDINGS:
German

SUBJECT MATTER OF THE PROCEEDINGS:
Patent infringement

Here: Request pursuant to Rule 333.1 RoP for review of the order of the rapporteur of 8 November 2024 (ORD_60341/2024) (hereinafter: order)
Requests of the parties:
The second plaintiff requests in its written submission of 26 November 2024 that the following be ordered:
A. The procedural order ORD_60341/2024) of the rapporteur of 8 November 2024 in proceedings UPC_CFI_22/2023, ACT_460565/2023 be reviewed by the panel.
B. The third request for amendment of the patent dated 25 October 2024, filed in workflow 58507/2024, be allowed.

Ba. In the alternative: Auxiliary requests 1 and 2, filed with the third request for amendment of the patent dated 25 October 2024 in workflow 58507/2024, are admitted to the proceedings.
Bb. In the further alternative: The appeal is admissible.

The defendant requests:
that the requests B to Bb. of the plaintiff 2) be dismissed.

FACTS:
The plaintiff 2) filed a third request for amendment of the patent in suit with its written statement of 25 October 2024. The background is as follows: The plaintiff in 2) filed a request for amendment of the patent (‘1AÄP’) within the time limit specified in Rule 29.a RoP on 14 March 2024 and submitted auxiliary requests 1-30 (AR1 to AR30; set of annexes BP 27-AR1-AR30). Against the background of the parallel opposition proceedings pending before the European Patent Office (‘EPO’), the second plaintiff filed a second request for amendment of the patent (Rule 30.2 RoP) on 25 July 2024, submitting a further 23 auxiliary requests (‘2AÄP’). On 2 August 2024, the preliminary opinion of the Opposition Division of the EPO was issued. In view of this, the second plaintiff now filed a third request for amendment of the patent (R 30.2 RoP), submitting two further auxiliary requests in addition to the 53 already known.

Based on the auxiliary requests concerning the patent in suit, the plaintiffs would file alternative claims. These were submitted as a request pursuant to Rule 9 RoP under number 58510/2024 to the main workflow of the proceedings (ACT_460565/2023).

The defendant commented on the admissibility of the request to amend the patent in suit in its written statement of 4 November 2024 in the aforementioned workflow 58510/2024. It is of the opinion that a corresponding amendment could have been made at an earlier stage. The preliminary opinion of the Opposition Division does not require any corresponding amendments to the auxiliary requests.

By order of 8 November 2024 – ORD_60341/2024 – the rapporteur rejected the third request for amendment of the patent in suit.

The main reason given was that the request was inadmissible and could not be granted. This was because the new amended version could have been made at an earlier stage in response to the preliminary opinion of the Opposition Division. In view of the preliminary opinion of the Opposition Division and the possible outcome of the opposition proceedings, the second plaintiff would not be left without legal protection. If the patent in suit were to be upheld with legal effect in other legal proceedings before the conclusion of the present proceedings, this could be taken into account in the present proceedings, just as a final and complete revocation would have to be taken into account, because such a decision would then have erga omnes effect.

The plaintiff in 2) objects to this in its request of 26 November 2024 for review by the panel.
It is of the opinion that the two aspects cited by the rapporteur as grounds do not justify a rejection. The third request for amendment of the patent in suit could not have been made at an earlier stage. The correct standard for assessing the timeliness of a request for amendment of the patent pursuant to Rule 30.2 RoP must be whether the patent proprietor could reasonably expect, based on an assessment of the facts and the legal situation, that the request would not cause a delay in the proceedings. In the present case, the second plaintiff could expect that, even if the time limits provided for in the Rules of Procedure for a counterclaim for revocation were transferred in full to the further request for amendment of the patent, the last written submission on this issue would be available after four months, i.e. by the end of February 2025 and thus at least several weeks before the oral hearing before the Local Division. Nor is the argument that a legally limited version of the patent in suit would be taken into account before the EPG convincing, since it is not clear whether an application for amendment of the patent in suit would be admissible in the appeal instance.

The defendant, on the other hand, takes the view that the patent proprietor's expectations are not relevant for assessing the timeliness of a request under Rule 30.2 RoP. It is not decisive whether the latter could expect that the filing of the application would not cause a delay in the proceedings. In this regard, the second plaintiff fails to recognise the significance of the front-loaded system in proceedings before the EPG, in particular with regard to Rule 30 RoP, which establishes a clear relationship between the rule and exceptions. According to Rule 30.1 RoP, the patent proprietor's request for amendment of the patent may be included in the response to the counterclaim. At this stage of the proceedings, the patent proprietor is already aware of the main lines of attack from the counterclaim for revocation, on the basis of which he is able to file corresponding requests for amendment. A response to all attacks on the legal validity already contained in the counterclaim for revocation in the form of a request for amendment of the patent must therefore, as a matter of principle, already be made in the response to the counterclaim for revocation and cover it comprehensively.
As an exception, Rule 30.2 RoP provides for the admission of later requests for amendment of the patent with the permission of the court. In order for this to remain an exception, such subsequent requests must be particularly justified. Whether the patent proprietor subjectively intended to delay the proceedings or not is irrelevant, even if the objective potential for delay of such a subsequent request must be taken into account in the assessment. The decisive factor is whether there has been a change since the counterclaim for annulment which the second plaintiff had to respond to in exceptional circumstances and whether it did so in good time without delaying the proceedings.

The legal position of the second plaintiff is also sufficiently secure. The Court of Appeal must take into account any restriction of the patent in suit by the EPO due to the effect of this decision erga omnes, which follows from Article 105b(3) EPC. Furthermore, the legal opinion of the second plaintiff would mean that, in parallel legal validity proceedings, the admission of further auxiliary requests could always be enforced as soon as new auxiliary requests were filed in those other legal validity proceedings. This would give the patent proprietor, irrespective of the provisions of the Rules of Procedure and regardless of the fate of such auxiliary requests in the parallel proceedings, the power to determine the subject-matter of the proceedings before the Unified Patent Court at any time simply by filing auxiliary requests, even if these were inadmissible in the parallel proceedings.

The second applicant filed an application for review under Rule 333.1 RoP by written submission of 26 November 2024 (App_62866/2024). The defendant responded to this in its written submission of 4 December 2024.
REASONS:

The request for review is admissible but unfounded. The Board of Judges expressly agrees with the opinion of the rapporteur that the third request for amendment of the patent in suit is inadmissible.
1. The request is admissible.

The request of 26 November 2024 was filed within the time limit under Rule 333.2 RoP, after the time limit was retroactively extended by one day because the request was originally filed in English, and the fee was paid. The defendant had the opportunity to comment in accordance with Rule 333.2, which it did. The order of the rapporteur on the admissibility of a request for amendment of the patent in the written proceedings is an order falling within the scope of Rule 333.1 RoP. According to Rule 333.1 RoP, all procedural decisions or orders made by the judge-rapporteur or the presiding judge (English version: ‘Case management decisions or orders made by the judge-rapporteur or the presiding judge’; French version: ‘Les décisions ou ordonnances relatives au traitement des affaires rendues par le juge-rapporteur ou le président’) may be reviewed by the panel of judges upon reasoned request. The order to reject the request for amendment of the patent in suit pursuant to Rule 30 RoP shapes the course of the proceedings and is therefore procedural.
2. The request is unfounded.

The panel of judges upholds the opinion expressed by the rapporteur that admission is not possible because the amended version should have been submitted at an earlier stage in response to the preliminary opinion of the Opposition Division. As the defendant correctly pointed out, the patent proprietor's expectations are not relevant for assessing the timeliness of a request under Rule 30.2 RoP. It is irrelevant whether the patent proprietor could have expected that the request would not cause a delay in the proceedings. Rule 30 RoP establishes a clear relationship between the rule and exceptions. According to Rule 30.1 RoP, the patent proprietor's request for amendment of the patent may be included in the response to the counterclaim. At this stage of the proceedings, the patent proprietor is aware of the main attacks in the counterclaim for revocation. In this respect, he is already in a position at this stage to file corresponding requests for amendment. A response to all attacks on the legal status already contained in the counterclaim for revocation in the form of a request for amendment of the patent must therefore, as a matter of principle, already be made in the response to the counterclaim for revocation. Only in exceptional cases may the court allow a later request for amendment of the patent pursuant to Rule 30.2 RoP. This is a strict preclusion rule. When deciding whether a new amendment is admissible, it must be considered whether the new version of the amendment would already have been necessary at an earlier stage in response to the arguments already put forward by the party seeking annulment and whether the late amendment request would cause delays in the proceedings. However, the patent proprietor's point of view is not relevant for the assessment; rather, the question must be assessed objectively.

On this basis, admission is out of the question. This is because the new amendment could have been made at an earlier stage in response to the preliminary opinion of the Opposition Division. Irrespective of whether the defendant's view is correct that the second plaintiff could have filed the two additional auxiliary requests of the third amendment together with the first amendment due to the defendant's attacks on the legal validity, it is still not clear why the request was filed at the end of October 2024, even though the EPO's provisional communication was issued on 2 August 2024.

The appeal must be allowed because the questions concerning the admissibility of subsequent requests for amendment of the patent under Rule 30.2 RoP have not yet been decided uniformly and have significance beyond the individual case.

ORDER:
I. The order of the rapporteur of 8 November 2024 is confirmed.
II. Requests B. and Ba. of the second applicant are rejected.
III. The appeal is allowed.


DETAILS OF THE ORDER:
Order No. ORD_62955/2024 in ACTION NUMBER: ACT_460565/2023
UPC number: UPC_CFI_22/2023
Action type: Infringement Action
Application No.: 62866/2024

Application Type: APPLICATION_ROP_333

INFORMATION ABOUT THE APPEAL
An appeal may be lodged against this order either by any party that has been unsuccessful in whole or in part in its requests, together with the appeal against the final decision of the Court of First Instance on the main proceedings, or - with reference to the consent given in this order for this purpose - within 15 days of notification of the relevant decision by any party that has been unsuccessful in whole or in part in its requests (Art. 73 (2) (b) UPCA, R. 220.2, 224.1 (b) RoP).