Hamburg - Lokalkammer
UPC_CFI_516/2024
Anordnung des Gerichts erster Instanz
des Einheitlichen Patentgerichts, erlassen am: 09/09/2024

DATUM DES EINGANGS DES ANTRAGS: 09.09.2024

ANTRAGSTELLERIN
Koninklijke Philips N.V.
(Antragsteller) - High Tech Campus 52 -
5656 AG - Eindhoven - NL
Vertreten durch: Sönke Scheltz

ANTRAGSGEGNERIN
Shenzhen Yunding Information Technology Co., Ltd.
(Beklagter) - Messe Berlin Messedamm
22 Halle 27 Stand P02 - 14055 - Berlin - DE

VERFÜGUNGSPATENT:
Patentnr. Inhaber
EP3197316 Koninklijke Philips N.V.

SPRUCHKÖRPER/KAMMER:
Spruchkörper der Lokalkammer Hamburg

MITWIRKENDE RICHTER:
Diese Anordnung wurde erlassen durch die Vorsitzende Richterin und Berichterstatterin Sabine Klepsch, den rechtlich qualifizierten Richter Dr. Stefan Schilling und den rechtlich qualifizierten Richter András Kupecz.

VERFAHRENSSPRACHE: Deutsch

KURZE DARSTELLUNG DES SACHVERHALTES:
Die Antragstellerin ist eingetragene Inhaberin des Europäischen Patentes mit einheitlicher Wirkung EP 3 197 316 B1 (nachfolgend Verfügungspatent; Anlage ES 11). Das Verfügungspatent wurde am 17. September 2015 unter Inanspruchnahme der Priorität des US-Patents 201462054417P vom 24. September 2014 angemeldet. Die Veröffentlichung der Erteilung des Verfügungspatents erfolgte am 7. Juni 2023. Die einheitliche Wirkung wurde am 9. Juni 2023 beantragt und am 12. Juni 2023 eingetragen und die Entscheidung am 12. Juli 2023 veröffentlicht. Das Verfügungspatent steht in Kraft.
Das Verfügungspatent betrifft ein System und ein Verfahren zur Bereitstellung von Motivationsfeedback an einen Benutzer vor dem Bürsten. Der vorliegend maßgebliche Patentanspruch 1 ist durch folgende Merkmale gekennzeichnet:
1. Ein orales Reinigungssystem, das dem Benutzer Rückmeldung gibt, das orale Reinigungssystem umfasst:
2. Eine elektrische Zahnbürste (10);
3. Einen oder mehreren Sensoren (26) an oder in der Zahnbürste;
4. Einen Prozessor (30) in der Zahnbürste, der konfiguriert ist für die Verarbeitung von Sensor-Informationen,
5. die von einem oder mehreren Sensoren während einer ersten Putzsitzung eines Benutzers erhalten wurden; und
6. ein Rückmeldesystem (40) an oder innerhalb der Zahnbürste das auf den Prozessor reagiert und so konfiguriert ist, dass Putzinformationen an den Benutzer übermittelt werden
7. und zwar zu einem Zeitpunkt nach der ersten Putzsitzung, jedoch vor einer zweiten Putzsitzung des Benutzers.
8. Das Rückmeldesystem (40) enthält einen Sensor (58), der so konfiguriert ist, dass er erkennt, ob der Benutzer die Zahnbürste in die Hand genommen oder aus der Halterung genommen hat, um das Rückmeldesystem (40) zur Übermittlung der Putzinformationen an den Benutzer zu aktivieren, wenn der Sensor (58) erkannt hat, dass der Benutzer die Zahnbürste in die Hand genommen oder aus der Halterung genommen hat.
Bei der Antragsgegnerin handelt es sich um ein chinesisches Unternehmen mit Sitz in Shenzhen, welches unter der Marke „Oclean“ Zahnbürsten und zugehörige Accessoires herstellt und weltweit vertreibt. Die Webseite der Antragsgegnerin ist unter https://de.oclean.com abrufbar. Die Antragsgegnerin ist Ausstellerin auf der diesjährigen Messe Internationalen Funkausstellung (IFA) 2024 in Berlin am Messestand P02 in Halle 27.
Mit ihrem Verfügungsantrag richtet sich Antragstellerin gegen elektrische Zahnbürsten der Antragsgegnerin, welche unter der Marke „Oclean“ mit der Bezeichnung „X Ultra S“ (nachfolgend: angegriffene Ausführungsform 1) und „X Pro Digital“ (nachfolgend: angegriffene Ausführungsform 2) auf der derzeit stattfindenden IFA 2024 in Berlin angeboten werden.
Mit Schriftsatz vom 22. August 2024 mahnte die Antragstellerin die Antragsgegnerin sowie ihre litauischen Distributoren ab; dem Schreiben war ein Entwurf eines Antrags auf einstweilige Maßnahmen beigefügt. Mit dem Schreiben wurde unter anderem die Antragsgegnerin zur Unterlassung des Anbietens und Inverkehrbringens der angegriffenen Ausführungsform 1 und zur Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung aufgefordert (vgl. Anlagen ES 04 und 05). Die Antragsgegnerin gab im Anschluss hieran am 29. August 2024 eine strafbewehrte Unterlassungserklärung ab, mit welcher sie sich gegenüber der Antragstellerin dazu verpflichtete, es zu unterlassen, Anspruch 1 des Verfügungspatent zu verwirklichende Zahnbürsten in den Mitgliedsstaaten des UPC anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu diesen Zwecken einzuführen (vgl. Anlage ES 06). In Ziffer 3 wurde wie folgt vereinbart:
„Diese Erklärung unterliegt deutschem Recht. Ausschließlicher Gerichtsstand für Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit dieser Erklärung und/oder dem Sachverhalt, der der Abmahnung vom 22. August 2024 zugrunde liegt, ist das [sic] Hamburg.“
Im Schreiben vom 29. August 2024 wurde ferner bestätigt, dass die Produkte nicht weiter angeboten und in den Verkehr gebracht würden. Ferner hieß es, dass die Antragsgegnerin nicht auf der IFA 2024 sein werde. Mit Schreiben vom 3. September 2024 hat die Antragstellerin die Unterlassungserklärungen akzeptiert und die Antragsgegnerin darauf hingewiesen, dass auch das Modell „X Pro Digital“ – angegriffene Ausführungsform 2 – der Unterlassungserklärung unterfalle, und sie dazu aufgefordert, das Anbieten und Inverkehrbringen dieses sowie weiterer dem Verfügungspatent Gebrauch machender Produkte zu unterlassen. Die Antragsgegnerin reagierte hierauf mit E-Mail vom 4. September 2024 (Anlage ES 09). Sie bestätigte, dass auch die weiteren geltend gemachten Produkte – insbesondere die angegriffene Ausführungsform 2 – nicht weiter angeboten und vertrieben würden. Im Anschluss hieran hat die Antragsgegnerin die angegriffenen Ausführungsformen von ihrer Website
https://de.oclean.com entfernt.
Beim Besuch der IFA 2024 am 6. September 2024 stellte die Antragstellerin fest, dass die Antragsgegnerin die angegriffenen Ausführungsformen auf ihrem Messestand Halle 27 Stand P02 ausstellt und anbietet.
Mit Schriftsatz vom 8. September 2024 beantragte die Antragstellerin bei der Lokalkammer München den Erlass einer einstweiligen Maßnahme. Der Antrag wurde am 9. September 2024 zurückgenommen und am gleichen Tag bei der Lokalkammer Hamburg eingereicht.

ANTRÄGE DER PARTEIEN
Die Antragstellerin beantragt:
I. Der Antragsgegnerin wird aufgegeben im Hoheitsgebiet der Vertragsmitgliedsstaaten des EPGÜ es zu unterlassen
Ein orales Reinigungssystem, das dem Benutzer Rückmeldung gibt, das orale Reinigungssystem umfasst:
Eine elektrische Zahnbürste (10);
Einen oder mehreren Sensoren (26) an oder in der Zahnbürste;
Einen Prozessor (30) in der Zahnbürste, der konfiguriert ist für die Verarbeitung von Sensor-Informationen, die von einem oder mehreren Sensoren während einer ersten Putzsitzung eines Benutzers erhalten wurden; und
ein Rückmeldesystem (40) an oder innerhalb der Zahnbürste, das auf den Prozessor reagiert und so konfiguriert ist, dass Putzinformationen an den Benutzer übermittelt werden, und zwar zu einem Zeitpunkt nach der ersten Putzsitzung, jedoch vor einer zweiten Putzsitzung des Benutzers;
dadurch gekennzeichnet, dass
das Rückmeldesystem (40) einen Sensor (58) enthält, der so konfiguriert ist, dass er erkennt, ob der Benutzer die Zahnbürste in die Hand genommen oder aus der Halterung genommen hat, um das Rückmeldesystem (40) zur Übermittlung der Putzinformationen an den Benutzer zu aktivieren, wenn der Sensor (58) erkannt hat, dass der Benutzer die Zahnbürste in die Hand genommen oder aus der Halterung genommen hat.
– EP 3 197 316 Anspruch 1, unmittelbare Verletzung –
im Hoheitsgebiet eines oder mehrerer der Vertragsmitgliedsstaaten des EPGÜ anzubieten oder in Verkehr zu bringen und/oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen.
II. Für jede einzelne Zuwiderhandlung gegen die Anordnung nach Ziffer I. hat die Antragsgegnerin ein (ggf. wiederholtes) Zwangsgeld in Höhe von bis zu 250.000 EUR an das Gericht zu zahlen.
III. Der Antragsgegnerin wird aufgegeben, sämtliche auf der Messe IFA 2024, Messe Berlin, Messedamm 22, 14055 Berlin in ihrer Verfügungsgewalt befindlichen unter Ziffer I. genannten Erzeugnisse an einen von der Antragstellerin zu beauftragenden Gerichtsvollzieher zum Zwecke der Verwahrung herauszugeben, die solange andauert, bis über das Bestehen eines Vernichtungsanspruchs zwischen den Parteien rechtskräftig entschieden oder eine einvernehmliche Regelung herbeigeführt worden ist.
IV. Die Antragsgegnerin hat die Kosten des Verfahrens zu tragen.
V. Es wird gemäß R. 13.1 (q) VerfO beantragt, der Antragstellerin zu gestatten von englischsprachigen Anlagen keine Übersetzungen vorzulegen.

GRÜNDE DER ANORDNUNG:
Der zulässige Antrag auf einstweilige Maßnahmen ist begründet.
I.
Dass die angegriffene Ausführungsform das Verfügungspatent unmittelbar wortsinngemäß verletzt, hat die Antragsgegnerin zu keinem Zeitpunkt in Abrede gestellt. Sie hat vielmehr vor dem Hintergrund der Ausführungen in der Abmahnung vom 22. August 2024 sowie des dieser beigefügten Entwurfs eines Antrags auf Erlass einstweiliger Maßnahmen eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abgegeben (Anlage ES 06). Auch auf das Schreiben der Antragstellerin vom 3. September 2024 (Anlage ES 08), mit welchem darauf verwiesen wurde, dass auch die angegriffene Ausführungsform 2 der Unterlassungserklärung unterfalle und auch insoweit zur Unterlassung des Anbietens und Inverkehrbringens aufgefordert wurde, hat die Antragsgegnerin eine Verletzung des Verfügungspatentes nicht in Abrede gestellt, sondern bestätigt, dass auch die weiter geltend gemachten Produkte, insbesondere die angegriffene Ausführungsform 2, nicht weiter angeboten und vertrieben würde.
Hiervon ausgehend sowie nach einer summarischen Prüfung auf Grundlage des Antrags vermag das Gericht eine Verletzung festzustellen.
II.
Die Angelegenheit ist aufgrund der bereits laufenden weltweit größten Verbraucherelektronikmesse IFA 2024 auch dringlich (R. 209.2 lit. b) VerfO). Für ein unangemessenes Zuwarten der Antragstellerin sind keine Anhaltspunkte ersichtlich, R. 211. 4 VerfO. Die Antragstellerin hat erst seit dem 6. September 2024 Kenntnis von der Ausstellung der angegriffenen Ausführungsformen auf der IFA 2024.
III.
Davon ausgehend hält das Gericht unter Ausübung seines Ermessens (R. 209.1, 211.3 VerfO) den Erlass einer einstweiligen Unterlassungsanordnung wie aus dem Tenor ersichtlich für angemessen und gerechtfertigt (Art. 62 Abs. 1, 25 EPGÜ). Die Antragstellerin hat glaubhaft gemacht, dass ihr durch eine Verzögerung ein nicht wiedergutzumachender Schaden entstünde (R. 212.1 VerfO). Bei der „IFA 2024“ handelt es sich um eine wichtige Leitmesse, die eine erhebliche Relevanz für die gesamte Branche besitzt. Sie ermöglicht es der Antragsgegnerin, mit potentiellen Abnehmern in Kontakt zu treten und so eine eigene Marktpräsenz aufzubauen. Dass die Ausstellung der angegriffenen Ausführungsform auf dieser Messe zu einem kaum rückgängig zu machenden Verlust von Verkäufen bzw. Marktanteilen der Antragstellerin führen kann, liegt auf der Hand. Es handelt sich bei den Produkten beider Parteien um substituierbare, direkte Konkurrenzprodukte.
Die Beschlagnahmeanordnung beruht auf Art. 62 Abs. 3 EPGÜ i.V.m. R. 211.1 (b) VerfO. Eine solche erscheint unter Berücksichtigung der Interessen der Parteien angemessen und geboten. Ein Interesse der Antragsgegnerin, Exemplare der angegriffenen Ausführungsformen, welche auf der IFA 2024 ausgestellt sind, in ihrem Besitz zu behalten, ist nicht ersichtlich.
Soweit die Lokalkammer Hamburg darüber hinaus für den Fall der Zuwiderhandlung Zwangsgelder angedroht hat, findet diese Androhung ihre Grundlage in R. 354.3 VerfO. Mit der Anzahl der Erzeugnisse bzw. der Anzahl der Tage steht jeweils eine Größe für die Berechnung der Zwangsgelder bereits fest. Die Festsetzung einer Höchstgrenze pro Erzeugnis bzw. Tag gibt der Lokalkammer jedoch die notwendige Flexibilität, um im Fall einer Zuwiderhandlung auch das Verhalten des Verletzers zu berücksichtigen und auf dieser Grundlage gemäß R. 354.4 VerfO ein angemessenes Zwangsgeld festsetzen zu können.
Demgegenüber kann die Antragstellerin von der Antragsgegnerin keine vorläufige Kostenerstattung verlangen, R. 211.1 (c) VerfO. Eine Kostengrundentscheidung sieht die Verfahrensordnung lediglich im Hauptsacheverfahren (vgl. R. 118.5 VerfO), nicht aber im Verfahren auf Anordnung vorläufiger Maßnahmen vor. Die Kosten des Eilverfahrens sind grundsätzlich im Hauptsacheverfahren geltend zu machen. Eine im Eilverfahren mögliche Anordnung einer vorläufigen Kostenerstattung (R. 211.1 (d) VerfO) setzt einen entsprechenden bezifferten Antrag voraus, an dem es hier fehlt.
IV.
Der Rechtsbestand des Verfügungspatents ist in dem für den Erlass einer einstweiligen Anordnung erforderlichen Umfang gesichert. Der Hinweis auf die Erteilung des Verfügungspatents wurde im Juli 2023 veröffentlicht, ohne dass gegen das Verfügungspatent bisher Einspruch eingelegt wurde. Der Gegenstand des Verfügungspatents wurde auch in Japan, USA und China zum Patent angemeldet und in allen diesen Ländern wurde das jeweilige Patent, trotz eigenständiger Recherche der jeweiligen Patentämter, mit im Wesentlichen identischen Schutzumfang erteilt. Auch hat die Antragsgegnerin vorgerichtlich keinen – aus ihrer Sicht – relevanten Stand der Technik zu präsentieren vermocht.
V.
Das Gericht hat die einstweiligen Maßnahmen ohne vorherige Anhörung der Antragsgegnerin erlassen. Wie bereits unter Ziffer III. ausgeführt, hat die Antragstellerin glaubhaft gemacht, dass ihr durch eine Verzögerung ein nicht wiedergutzumachender Schaden entstünde (R. 212.1 VerfO).
Der Anordnung einer Sicherheitsleistung bedarf es vorliegend nicht. Gemäß R. 211.5 S. 1 VerfO kann das Gericht für die im Falle der Aufhebung der Anordnung einstweiliger Maßnahmen durch das Gericht eventuell von ihm zu leistende angemessene Entschädigung des Antragsgegners für den Schaden, den dieser wahrscheinlich erleiden wird, die Erbringung einer angemessenen Sicherheit verlangen. Gebietet der konkrete Fall – wie hier – nicht ausnahmsweise etwas anderes, ist von dieser Möglichkeit im Regelfall Gebrauch zu machen. Die Entscheidung zur Anordnung einstweiliger Maßnahmen beruht auf einer nur vorläufigen Bewertung der Sach- und Rechtslage, der eine Unsicherheit immanent ist. Zudem stellt die einstweilige Maßnahme einen erheblichen Eingriff in die Rechte des Patentverletzers dar, der in der Ausübung seiner wirtschaftlichen Tätigkeit massiv beschränkt wird. Dieser Unsicherheit und der Eingriffsintensität trägt nur die Anordnung einer Sicherheitsleistung Rechnung (Tilmann/Plassmann, Einheitspatent, Einheitliches Patentgericht, Regel 211 Rz. 32). Vorliegend hat die Antragsgegnerin eine Unterlassungserklärung abgegeben, mit welcher sie sich verpflichtet hat, die angegriffenen Ausführungsformen nicht mehr anzubieten und/oder in den Verkehr zu bringen und/oder zu den genannten Zwecken einzuführen. Die Untersagung entsprechender Handlungen mit der vorliegenden Anordnung kann folglich keine etwaigen Schäden begründen.
VI.
Soweit die Antragstellerin den Antrag auf Erlass einstweiliger Maßnahmen zunächst an der Lokalkammer München eingereicht hat, was der Lokalkammer Hamburg in der Antragsschrift nicht mitgeteilt wurde (R. 13 (h) VerfO), geht die Lokalkammer Hamburg von einem Versehen aus, da sowohl die Unterlassungserklärung in Ziffer 3 (Anlage ES 06) Hamburg als Gerichtsstand nennt, als auch der der Abmahnung vom 22. August 2024 beigefügte Entwurf eines Antrags auf Erlass einstweiliger Maßnahmen die Lokalkammer Hamburg (Anlage ES 05) adressiert.
ANORDNUNG
I. Der Antragsgegnerin wird aufgegeben im Hoheitsgebiet der Vertragsmitgliedsstaaten des EPGÜ es zu unterlassen ein orales Reinigungssystem, das dem Benutzer Rückmeldung gibt, das orale Reinigungssystem umfasst:
Eine elektrische Zahnbürste (10);
einen oder mehreren Sensoren (26) an oder in der Zahnbürste;
einen Prozessor (30) in der Zahnbürste, der konfiguriert ist für die Verarbeitung von Sensor-Informationen, die von einem oder mehreren Sensoren während einer ersten Putzsitzung eines Benutzers erhalten wurden; und
ein Rückmeldesystem (40) an oder innerhalb der Zahnbürste, das auf den Prozessor reagiert und so konfiguriert ist, dass Putzinformationen an den Benutzer übermittelt werden, und zwar zu einem Zeitpunkt nach der ersten Putzsitzung, jedoch vor einer zweiten Putzsitzung des Benutzers;
dadurch gekennzeichnet, dass
das Rückmeldesystem (40) einen Sensor (58) enthält, der so konfiguriert ist, dass er erkennt, ob der Benutzer die Zahnbürste in die Hand genommen oder aus der Halterung genommen hat, um das Rückmeldesystem (40) zur Übermittlung der Putzinformationen an den Benutzer zu aktivieren, wenn der Sensor (58) erkannt hat, dass der Benutzer die Zahnbürste in die Hand genommen oder aus der Halterung genommen hat.
– EP 3 197 316 Anspruch 1, unmittelbare Verletzung –
im Hoheitsgebiet eines oder mehrerer der Vertragsmitgliedsstaaten des EPGÜ anzubieten oder in Verkehr zu bringen und/oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen.
II. Für jede einzelne Zuwiderhandlung gegen die Anordnung nach Ziffer I. hat die Antragsgegnerin ein (ggf. wiederholtes) Zwangsgeld in Höhe von bis zu 250.000,-- EUR an das Gericht zu zahlen.
III. Der Antragsgegnerin wird aufgegeben, sämtliche auf der Messe IFA 2024, Messe Berlin, Messedamm 22, 14055 Berlin in ihrer Verfügungsgewalt befindlichen unter Ziffer I. genannten Erzeugnisse an einen von der Antragstellerin zu beauftragenden Gerichtsvollzieher zum Zwecke der Verwahrung herauszugeben, die solange andauert, bis über das Bestehen eines Vernichtungsanspruchs zwischen den Parteien rechtskräftig entschieden oder eine einvernehmliche Regelung herbeigeführt worden ist.
IV. Diese Anordnung ist vorläufig vollstreckbar.
V. Im Übrigen wird der Antrag zurückgewiesen.
VI. Der Antragstellerin wird gestattet, von englischsprachigen Anlagen keine Übersetzungen vorzulegen.

HINWEIS ZUR ZUSTELLUNG:
Die vorliegende Anordnung soll persönlich auf der Messe „IFA 2024“ in Berlin von den Verfahrensbevollmächtigten der Antragstellerin zusammen mit einer Kopie des Antrages auf Erlass der vorliegenden Anordnung einschließlich der Beweismittel und anderer Unterlagen, auf die sich die Anordnung stützt, zugestellt werden (R. 212.2, 276.1 VerfO).

HINWEIS AUF DAS RECHT ZUR ÜBERPRÜFUNG:
Die Antragsgegnerin kann innerhalb von 30 Tagen nach dem Vollzug der Maßnahme eine Überprüfung der vorliegenden Anordnung beantragen (Art. 62(5), 60 (6) EPGÜ, R. 212.3, 197.3 VerfO).

INFORMATIONEN ÜBER DIE BERUFUNG:
Die Antragsgegnerin kann gegen diese Anordnung innerhalb von 15 Tagen nach ihrer Zustellung Berufung einlegen (Art. 73 (2) (a), 62 EPGÜ, R. 220.1 (c), 224.2 (b) VerfO).

HINWEIS, DASS DAS HAUPTSACHEVERFAHREN INNERHALB EINER FRIST EINGELEITET WERDEN MUSS
Wird das Hauptsacheverfahren nicht innerhalb einer Frist von höchstens 31 Kalendertagen oder 20 Arbeitstagen, je nachdem, welcher Zeitraum länger ist, ab dem Zeitpunkt der Zustellung an den Antragsgegner eingeleitet, kann das Gericht auf Antrag des Antragsgegners anordnen, dass die vorliegende Anordnung aufgehoben wird oder anderweitig außer Kraft tritt (Art. 62 (5), 60 (8) EPGÜ, R. 213.1 VerfO).

INFORMATIONEN ZUR VOLLSTRECKUNG (ART. 82 EPGÜ, ART. ART. 37(2) EPGS, R. 118.8, 158.2, 354, 355.4 VERFO):
Eine beglaubigte Kopie der vollstreckbaren Entscheidung oder der vollstreckbaren Anordnung wird vom Hilfskanzler auf Antrag der vollstreckenden Partei ausgestellt, R. 69 RegR.

ANGABEN ZUR ANORDNUNG:
Anordnung Nr. ORD_50890/2024
UPC Nummer: UPC_CFI_516/2024
Art des Vorgangs: Liegt nicht vor
Nr. des dazugehörigen Verfahrens Antragsnr.: 50855/2024
Art des Antrags: Antrag auf einstweilige Maßnahmen (Regel 206 VO)


Machine Translation

Hamburg - Local Division
UPC_CFI_516/2024
Order of the Court of First Instance
of the Unified Patent Court, issued on: 09/09/2024

DATE OF RECEIPT OF THE REQUEST: 09.09.2024

APPLICANT
Koninklijke Philips N.V.
(Applicant) - High Tech Campus 52 -
5656 AG - Eindhoven - NL
Represented by: Sönke Scheltz

OPPOSING PARTY
Shenzhen Yunding Information Technology Co., Ltd.
(Defendant) - Messe Berlin Messedamm

22 Hall 27 Stand P02 - 14055 - Berlin - DE

PATENT IN CONTENTION:
Patent no. Owner
EP3197316 Koninklijke Philips N.V.

DECISION-MAKING BODY/CHAMBER:
Decision-making body of the Local Division Hamburg


PURPOSE:
This order was issued by the presiding judge and rapporteur Sabine Klepsch, the legally qualified judge Dr Stefan Schilling and the legally qualified judge András Kupecz.

LANGUAGE OF THE PROCEEDINGS: German

BRIEF STATEMENT OF THE FACTS:
The applicant is the registered proprietor of European Patent EP 3 197 316 B1 with unitary effect (hereinafter referred to as the patent in suit; Annex ES 11). The patent in suit was filed on 17 September 2015, claiming priority from US patent 201462054417P of 24 September 2014. The grant of the patent was published on 7 June 2023. Unitary effect was requested on 9 June 2023, registered on 12 June 2023 and the decision published on 12 July 2023. The patent is in force.

The patent in suit relates to a system and method for providing motivational feedback to a user prior to brushing. The relevant patent claim 1 is characterised by the following features:
1. An oral cleaning system that provides feedback to the user, the oral cleaning system comprising:
2. An electric toothbrush (10);

3. One or more sensors (26) on or in the toothbrush;
4. A processor (30) in the toothbrush configured to process sensor information
5. obtained from one or more sensors during a first brushing session of a user; and

6. a feedback system (40) on or within the toothbrush that responds to the processor and is configured to transmit brushing information to the user
7. at a time after the first brushing session but before a second brushing session by the user.

8. The feedback system (40) includes a sensor (58) configured to detect whether the user has picked up the toothbrush or removed it from the holder to activate the feedback system (40) to transmit the brushing information to the user when the sensor (58) has detected that the user has picked up the toothbrush or removed it from the holder.
The respondent is a Chinese company based in Shenzhen, which manufactures and distributes toothbrushes and related accessories under the brand name ‘Oclean’ worldwide. The defendant's website can be accessed at https://de.oclean.com. The defendant is exhibiting at this year's International Consumer Electronics Fair (IFA) 2024 in Berlin at stand P02 in hall 27.

The applicant's application for an injunction is directed against the respondent's electric toothbrushes, which are being offered under the brand name ‘Oclean’ with the designation ‘X Ultra S’ (hereinafter: contested embodiment 1) and ‘X Pro Digital’ (hereinafter: contested embodiment 2) at the IFA 2024 currently taking place in Berlin.

In a letter dated 22 August 2024, the applicant issued a warning to the respondent and its Lithuanian distributors; the letter was accompanied by a draft application for interim measures. Among other things, the letter demanded that the respondent refrain from offering and placing the contested embodiment 1 on the market and that it issue a cease-and-desist declaration with a penalty clause (see Annexes ES 04 and 05). The respondent subsequently issued a declaration of discontinuance with penalty clause on 29 August 2024, in which it undertook to the applicant to refrain from offering toothbrushes that infringe claim 1 of the patent in suit in the member states of the UPC, or to import them for these purposes (see Annex ES 06). In section 3, the following was agreed:
‘This declaration is subject to German law. The exclusive place of jurisdiction for disputes arising from and in connection with this declaration and/or the facts underlying the warning letter of 22 August 2024 is Hamburg.’

The letter dated 29 August 2024 also confirmed that the products would no longer be offered or placed on the market. It also stated that the respondent would not be present at IFA 2024. In a letter dated 3 September 2024, the applicant accepted the cease-and-desist declarations and pointed out to the respondent that the model ‘X Pro Digital’ – contested embodiment 2 – was also covered by the cease-and-desist declaration and requested that it refrain from offering and placing on the market this and other products that make use of the patent covered by the injunction. The respondent responded to this by email dated 4 September 2024 (Exhibit ES 09). It confirmed that the other products asserted – in particular the contested embodiment 2 – would also no longer be offered or distributed. Following this, the respondent removed the contested embodiments from its website

https://de.oclean.com.
When visiting the IFA 2024 on 6 September 2024, the applicant found that the respondent was exhibiting and offering the contested embodiments at its stand in Hall 27, Stand P02.
By written submission dated 8 September 2024, the applicant applied to the Munich Local Division for the issuance of a preliminary injunction. The application was withdrawn on 9 September 2024 and filed with the Hamburg Local Division on the same day.

Requests of the parties
The applicant requests:

I. The respondent is ordered to refrain from the following within the territory of the contracting member states of the UPCA
An oral cleaning system that provides feedback to the user, the oral cleaning system comprising:

An electric toothbrush (10);
One or more sensors (26) on or in the toothbrush;
A processor (30) in the toothbrush, configured to process sensor information received from one or more sensors during a first brushing session of a user; and

a feedback system (40) on or within the toothbrush that responds to the processor and is configured to communicate brushing information to the user at a time after the first brushing session but before a second brushing session by the user;
characterised in that

the feedback system (40) includes a sensor (58) configured to detect whether the user has picked up the toothbrush or removed it from the holder to activate the feedback system (40) to transmit the brushing information to the user, when the sensor (58) has detected that the user has picked up the toothbrush or removed it from the holder.
– EP 3 197 316 Claim 1, direct infringement –

to offer or put on the market and/or to import or possess for the aforementioned purposes in the territory of one or more of the contracting member states of the UPCA.

II. For each individual infringement of the order under point I, the respondent shall pay (repeated) penalty payments of up to EUR 250,000 to the court.

III. The respondent is ordered to surrender all products listed in Section I to a bailiff to be appointed by the applicant for safekeeping until a final decision has been made on the existence of a claim for destruction between the parties or until an amicable settlement has been reached.

IV. The respondent shall bear the costs of the proceedings.
V. Pursuant to R. 13.1 (q) RoP, it is requested that the applicant be permitted not to submit translations of English-language annexes.

REASONS FOR THE ORDER:
The admissible application for interim measures is well founded.
I.

The respondent has at no time disputed that the contested embodiment infringes the patent for which the injunction is sought in the literal sense. Rather, against the background of the statements made in the warning letter of 22 August 2024 and the draft application for interim measures attached thereto, it issued a cease-and-desist declaration with a penalty clause (Exhibit ES 06). Even in response to the applicant's letter of 3 September 2024 (Exhibit ES 08), which pointed out that the contested embodiment 2 also fell under the cease-and-desist declaration and that it was also requested to refrain from offering and placing on the market in this respect, the respondent did not dispute an infringement of the patent in suit, but confirmed that the other products asserted, in particular the contested embodiment 2, would also no longer be offered or distributed.

On this basis and after a summary examination on the basis of the application, the court is able to find an infringement.
II.
The matter is also urgent due to the world's largest consumer electronics trade fair, IFA 2024, which is already underway (R. 209.2 lit. b) RoP). There are no indications that the applicant has waited unreasonably long, R. 211. 4 RoP. The applicant has only been aware of the exhibition of the contested embodiments at IFA 2024 since 6 September 2024.
III.

On this basis, the court, exercising its discretion (R. 209.1, 211.3 RoP), considers the issuance of a preliminary injunction as set out in the operative part to be appropriate and justified (Art. 62 para. 1, 25 UPCA). The applicant has demonstrated that it would suffer irreparable damage if there were a delay (R. 212.1 RoP). The ‘IFA 2024’ is an important trade fair that is highly relevant for the entire industry. It enables the respondent to establish contact with potential customers and thus build up its own market presence. It is obvious that the exhibition of the contested design at this trade fair could lead to an almost irreparable loss of sales or market share for the applicant. The products of both parties are substitutable, directly competing products.

The seizure order is based on Art. 62(3) UPCA in conjunction with Rule 211(1)(b) RoP. This appears appropriate and necessary in view of the interests of the parties. There is no apparent interest on the part of the respondent in retaining possession of copies of the contested designs exhibited at IFA 2024.

Insofar as the Local Division in Hamburg has also threatened to impose penalty payments in the event of infringement, this threat is based on Rule 354.3 RoP. The number of products or the number of days already provides a basis for calculating the penalty payments. However, setting a maximum limit per product or day gives the Local Division the necessary flexibility to also take into account the behaviour of the infringer in the event of an infringement and, on this basis, to be able to set an appropriate penalty payment in accordance with R. 354.4 RoP.

On the other hand, the applicant cannot demand provisional reimbursement of costs from the respondent, Rule 211.1 (c) RoP. The Rules of Procedure only provide for a decision on costs in the main proceedings (see Rule 118.5 RoP), but not in proceedings for the order of provisional measures. The costs of the summary proceedings are generally to be claimed in the main proceedings. An order for provisional reimbursement of costs in summary proceedings (R. 211.1 (d) RoP) requires a corresponding quantified request, which is lacking here.
IV.

The legal status of the patent in suit is secured to the extent necessary for the issuance of a preliminary injunction. The reference to the grant of the patent in suit was published in July 2023, and no opposition has been filed against the patent in suit to date. The subject matter of the injunction patent has also been filed for patent protection in Japan, the USA and China, and in all these countries the respective patent has been granted with essentially identical scope of protection, despite independent research by the respective patent offices. Nor has the respondent been able to present any prior art that it considers relevant in the pre-trial proceedings.
V.

The court issued the interim measures without prior hearing of the respondent. As already explained in section III, the applicant has demonstrated that it would suffer irreparable damage as a result of a delay (R. 212.1 RoP).

There is no need to order security in the present case. Pursuant to R. 211.5 sentence 1 RoP, the court may, in the event that it revokes the order for provisional measures, require the applicant to provide adequate security for any compensation it may have to pay to the respondent for the damage it is likely to suffer. Unless the specific case – as here – exceptionally requires otherwise, this option should generally be used. The decision to order provisional measures is based on a preliminary assessment of the facts and legal situation, which is inherently uncertain. In addition, the interim measure constitutes a significant interference with the rights of the patent infringer, who is severely restricted in the exercise of his economic activity. Only the order to provide security takes account of this uncertainty and the intensity of the interference (Tilmann/Plassmann, Einheitspatent, Einheitliches Patentgericht, Rule 211, marginal no. 32). In the present case, the respondent has issued a cease-and-desist declaration in which it undertakes to no longer offer and/or place on the market and/or import the contested embodiments for the purposes stated. The prohibition of such acts by the present order cannot therefore give rise to any damages.
VI.

Insofar as the applicant initially filed the application for interim measures with the Munich Local Division, which was not communicated to the Hamburg Local Division in the application (R. 13 (h) RoP), the Hamburg Local Division assumes that this was an oversight, since both the cease-and-desist declaration in point 3 (Exhibit ES 06) names Hamburg as the place of jurisdiction and the draft application for interim measures attached to the warning letter of 22 August 2024 is also addressed to the Local Division in Hamburg (Exhibit ES 05).
ORDER

I. The respondent is ordered to refrain, within the territory of the contracting member states of the UPCA, from marketing an oral cleaning system that provides feedback to the user, the oral cleaning system comprising:

An electric toothbrush (10);
One or more sensors (26) on or in the toothbrush;
A processor (30) in the toothbrush, which is configured to process sensor information received from one or more sensors during a first brushing session of a user; and

a feedback system (40) on or within the toothbrush that responds to the processor and is configured to transmit brushing information to the user at a time after the first brushing session but before a second brushing session of the user;
characterised in that

the feedback system (40) includes a sensor (58) configured to detect whether the user has picked up the toothbrush or removed it from the holder to activate the feedback system (40) to transmit the brushing information to the user, when the sensor (58) has detected that the user has picked up the toothbrush or removed it from the holder.
– EP 3 197 316 Claim 1, direct infringement –

to offer or put on the market and/or to import or possess for the aforementioned purposes in the territory of one or more of the contracting member states of the UPCA.

II. For each individual infringement of the order under point I, the respondent shall pay a (repeated) penalty payment of up to EUR 250,000 to the court.

III. The respondent is ordered to surrender all products listed in Section I to a bailiff to be appointed by the applicant for safekeeping until a final decision has been made on the existence of a claim for destruction between the parties or until an amicable settlement has been reached.

IV. This order is provisionally enforceable.
V. In all other respects, the application is dismissed.
VI. The applicant is permitted not to submit translations of English-language annexes.

NOTE ON SERVICE:
This order shall be served in person at the ‘IFA 2024’ trade fair in Berlin by the applicant's legal representatives together with a copy of the application for the issuance of this order, including the evidence and other documents on which the order is based (R. 212.2, 276.1 RoP).


NOTICE OF THE RIGHT TO REVIEW:
The respondent may request a review of this order within 30 days of its implementation (Art. 62(5), 60 (6) UPCA, R. 212.3, 197.3 RoP).

INFORMATION ON APPEAL:
The respondent may appeal against this order within 15 days of its notification (Art. 73 (2) (a), 62 UPCA, R. 220.1 (c), 224.2 (b) RoP).

NOTE THAT THE MAIN PROCEEDINGS MUST BE INSTITUTED WITHIN A TIME LIMIT

If the main proceedings are not commenced within a period of no more than 31 calendar days or 20 working days, whichever is longer, from the date of service on the respondent, the court may, upon request of the respondent, order that the present order be set aside or otherwise cease to have effect (Art. 62 (5), 60 (8) UPCA, R. 213.1 RoP).

ENFORCEMENT INFORMATION (ART. 82 UPCA, ART. ART. 37(2) EPGS, R. 118.8, 158.2, 354, 355.4 VERFO):

A certified copy of the enforceable decision or the enforceable order shall be issued by the Assistant Registrar at the request of the enforcing party, R. 69 RegR.

INFORMATION ON THE ORDER:
Order No. ORD_50890/2024
UPC number: UPC_CFI_516/2024

Type of procedure: Not available
No. of the related proceedings Request No.: 50855/2024
Type of request: Request for interim measures (Rule 206 of the Regulation)