Lokalkammer Düsseldorf
UPC_CFI_7/2023
Entscheidung
des Gerichts erster Instanz des Einheitlichen Patentgerichts
Lokalkammer Düsseldorf
erlassen am 3. Juli 2024
betreffend EP 3 375 337 B1

LEITSÄTZE:
1. Im Rahmen von Art. 28 EPGÜ kann sich der Nutzer der erfindungsgemäßen Technologie nur auf die Rechte berufen, die ihm die jeweiligen nationalen Regelungen der jeweiligen Vertrags-mitgliedsstaaten zubilligen. Davon ausgehend muss das Bestehen eines Vorbenutzungsrechts für jeden der geschützten Vertragsstaaten vorgetragen werden.
2. Der in Art. 68 EPGÜ i.V.m. R. 131.1 (c) und R. 141 VerfO normierte Antrag auf Offenlegung der Bücher ist Teil des Verfahrens zur Festsetzung der Höhe des angeordneten Schadenersatzes und dort gegebenenfalls dem bezifferten Schadenersatzanspruch vorgeschaltet. Eine Ver-pflichtung zur Offenlegung der Bücher im Verletzungsverfahren scheidet daher aus.
3. Art. 68 Abs. 3 (a), (b) EPGÜ i.V.m. R. 191 S. 1 Alt. 2 VerfO geben eine materielle Berechtigung, bereits im Verletzungsverfahren Informationen zu fordern, welche die Klägerseite benötigt, um die Auskünfte auf ihre Stichhaltigkeit zu überprüfen zu können und Anhaltspunkte für ihre Schadensberechnung zu erlangen. Inhaltlich richtet sich ein solcher Antrag auf die Informati-onen über die Kostenfaktoren, auf die sich die Beklagtenseite bei der Berechnung ihrer Gewinne beruft. Daneben kann der Patentinhaber im Rahmen dieses Übermittlungsrechts eben-falls eine Belegvorlage für die Auskünfte nach Art. 67 Abs. 1 EPGÜ verlangen, nämlich Rech-nungen oder, wenn diese nicht verfügbar sind, hilfsweise Lieferscheine.
4. Die endgültige Entfernung aus den Vertriebswegen ist eine eigenständige, von dem Rückruf zu trennende Maßnahme. Sie flankiert den Rückruf, wobei eine Entfernung nur in Betracht kommt, wenn der Verletzer hierzu die tatsächlichen und rechtlichen Möglichkeiten hat. Die Formulierung konkreter und hinreichend bestimmter Maßnahmen hat sich hieran auszurich-ten.
5. Ein Antrag auf nachträgliche Fristverlängerung ist spätestens gleichzeitig mit dem Sachvortrag zu stellen, für den die Partei die rückwirkende Fristverlängerung begehrt. Wird ein solcher Antrag nachgeschoben, hat dieser grundsätzlich von vornherein keine Erfolgsaussicht.

SCHLAGWÖRTER:
Vorbenutzungsrecht; mittelbare Patentverletzung; endgültige Entfernung aus den Vertriebswegen; Anspruch auf Offenlegung der Bücher; Anspruch auf Informationen; Vorlage von Belegen; nachträg-liche Fristverlängerung

KLÄGERIN:
Franz Kaldewei GmbH & Co. KG, gesetzlich vertreten durch ihre Komplementärin, die Kaldewei-Verwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung, diese vertreten durch ihren Geschäftsführer Franz Kaldewei, Christian Helmut, Siegfried Graap, Roberto Martinez und Patrick Nußmann, Beck-umer Str. 33-35, 59229 Ahlen, Deutschland,
vertreten durch: Cordula Schumacher, Rechtsanwältin, und Benjamin Schnä-belin, Rechtsanwalt, ARNOLD RUESS Rechtsanwälte Part-mbB, Königsallee 59a, 40215 Düsseldorf, Deutschland
elektronische Zustelladresse: schumacher@arnoldruess.com

BEKLAGTE:
Bette GmbH & Co. KG, gesetzlich vertreten durch ihre Komplementärin, die Bette Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mit beschränkter Haftung, diese vertreten durch ihren Geschäftsfüh-rer Thilo Constantin Pahl, Heinrich-Bette-Str. 1, 33129 Delbrück, Deutschland,
vertreten durch: Rechtsanwalt Jens Künzel, LL.M., KRIEGER MES & GRAF v. der GROEBEN PartG mbB., Bennigsen-Platz 1, 40474 Düsseldorf
elektronische Zustelladresse: jens.kuenzel@krieger-mes.de

STREITPATENT:
EUROPÄISCHES PATENT NR. EP 3 375 337 B1
Spruchkörper/Kammer: Spruchkörper der Lokalkammer Düsseldorf MITWIRKENDE RICHTER:
Diese Entscheidung wurde verkündet unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Thomas, der rechtlich qualifizierten Richterin Dr. Thom als Berichterstatterin, des rechtlich qualifizierten Rich-ters Kupecz und des technisch qualifizierten Richters Ledeboer.

VERFAHRENSSPRACHE: Deutsch

GEGENSTAND: Verletzungsklage und Nichtigkeitswiderklage

MÜNDLICHE VERHANDLUNG: 16. Mai 2024

KURZE DARSTELLUNG DES SACHVERHALTS:
Die Klägerin wirft der Beklagten vor, das europäische Patents EP 3 375 337 B1 (Anlage AR 12; nach-folgend: Streitpatent) in den Vertragsmitgliedstaaten Österreich, Belgien, Dänemark, Frankreich, Italien, Luxemburg und den Niederlanden zu verletzen, wo das Streitpatent Schutz beansprucht. Die Beklagte greift mit ihrer Widerklage den Rechtsbestand des Streitpatents in den genannten Vertragsmitgliedstaaten an, den die Klägerin u.a. mit einem hilfsweisen Änderungsantrag verteidigt.
Die Klägerin ist Inhaberin des Streitpatents, welches am 29. Januar 2018 angemeldet und dessen Anmeldung am 19. September 2018 veröffentlicht wurde. Der Erteilungsbeschluss wurde am 29. Juni 2022 veröffentlicht. Das Streitpatent steht u.a. in den Vertragsmitgliedstaaten Österreich, Belgien, Dänemark, Frankreich, Italien, Luxemburg und Niederlanden in Kraft. Es schützt eine Sa-nitärwanneneinrichtung.
Anspruch 1 des Streitpatents lautet wie folgt:
„Sanitärwanneneinrichtung mit einer Sanitärwanne (1) und einer Trageanordnung für die Sanitärwanne (1), wobei die Sanitärwanne (1) in Gebrauchslage einen im Querschnitt C-för-migen Wannenrand (3) mit einer Unterkantung (6) aufweist, wobei die Trageanordnung mehrere Profilleisten (2) umfasst, welche in den C-förmigen Wannenrand (3) eingesetzt und dort formschlüssig gehalten sind,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Profilleisten (2) aus Kunststoff-Hartschaum gebildet sind.“
Die Ansprüche 2 und 3, die sowohl in der Verletzungsklage als auch in der Widerklage von der Klägerin jeweils im Wege von Hilfsanträgen ebenfalls geltend gemacht werden, haben folgenden Wortlaut:
Anspruch 2:
„Sanitärwanneneinrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Profilleisten jeweils mit einem oberen Befestigungsabschnitt (7) in den C-förmigen Wan-nenrand (3) eingesetzt sind und mit einem Fußabschnitt (8) nach unten über die Unterkan-tung (6) vorstehen.“
Anspruch 3:
„Sanitärwanneneinrichtung nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet, dass
der obere Befestigungsabschnitt (7) im unmontierten Zustand gegenüber einem von dem C-förmigen Wannenrand (3) gebildeten Aufnahmeraum ein Übermaß aufweist und derart komprimierbar ist, um in den Aufnahmeraum eingesetzt zu werden.“
(Unterstreichung hinzugefügt)
Die nachfolgend leicht verkleinert eingeblendete Figur 2 des Streitpatents zeigt eine Schnittdar-stellung durch einen Rand der erfindungsgemäßen Sanitärwanneneinrichtung.

Die Sanitärwanne (1) weist einen im Querschnitt C-förmigen Wannenrand 3 auf. Die C-Form wird durch einen in etwa horizontalen Spiegelabschnitt 4, an den sich der Vertikalabschnitt 5 anschließt und der in eine Unterkantung 6 übergeht, gebildet. Die Profilleisten 2 umfassen einen oberen Be-festigungsabschnitt 7 und einen über die Unterkantung 6 nach unten vorstehenden Fußabschnitt 8.
Der Klägerin wurde ebenfalls ein deutsches Patent DE 10 2017 105 290 mit fast gleichlautenden Ansprüchen erteilt, welches vom DPMA mit Beschluss vom 15. September 2022 (Anlage AR 4) be-schränkt aufrechterhalten wurde.
Mit der Verletzungsklage richtet sich die Klägerin gegen das Anbieten und den Vertrieb von Dusch-wannen mit den Produktnamen „Bette Floor“, „BetteFloor Side“ und „Bette Ultra“, die werksseitig mit einem vormontierten sog. Minimum-Wannenträger konfiguriert sind (nachfolgend: angegrif-fene Ausführungsform I), in den genannten Vertragsmitgliedstaaten. Beispielhaft wird hier ein der Klageschrift auf S. 6 entnommenes, leicht verkleinertes Bild der angegriffenen Ausführungsform I eingeblendet, wobei der Minimum-Wannenträger die Bezugsziffer 5 trägt.

Auf ihrer Internetseite hält die Beklagte eine Händlersuche unter https://www.my-bette.com/ser-vice/haendlersuche vor. Hier werden Vertriebseinrichtungen in Österreich, Belgien, Dänemark, Frankreich, Italien, Luxemburg und den Niederlanden ausgewiesen, die u.a. auch die angegriffene Ausführungsform I ausstellen. Die Internetseite ist neben Deutsch auch in Französisch, Niederlän-disch und Italienisch abrufbar.
Des Weiteren möchte die Klägerin den Vertrieb und das Angebot des sog. Minimum-Wannenträ-gers mit dem Produktnamen „Flex“ (nachfolgend: angegriffene Ausführungsform II) in streitgegen-ständlichen Vertragsmitgliedstaaten unterbinden.
Nachfolgend ebenfalls aus der Klageschrift (S. 9) entnommenes Bild zeigt die angegriffene Ausfüh-rungsform II. Hierbei handelt es sich um ein separat erhältliches Profilleistenset, das nachträglich unter eine Duschwanne montiert werden kann.

Der deutsche Online-Händler Reuter.com bietet auf seiner Internetseite die angegriffene Ausfüh-rungsform II in die hier streitgegenständlichen Vertragsstaaten an (Anlage AR 11) und erwirbt sie direkt von der Beklagten als Herstellerin. Die Beklagte bietet die angegriffene Ausführungsform II in jedem streitgegenständlichen Vertragsmitgliedstaat an ihre dortigen Vertragshändler an und liefert an diese. Die Vertragshändler bieten wiederum insbesondere an Installationsbetriebe bzw. Handwerker an. Die Lieferungen sind in aller Regel auf konkrete Bauvorhaben bezogen. Es liegt üblicherweise in diesem Bereich ein recht steiles Vertriebsgefälle ohne Zwischenlagerungen vor.
Am 16. September 2022 stellte die Klägerin eine Berechtigungsanfrage an die Beklagte, in der die Beklagte dem Verletzungsvorwurf nicht entgegentrat, aber auf das eher angemeldete, aber später veröffentlichte Patent DE 10 2017 105 – welches der Beklagten gehört – für den Geltungsbereich von Deutschland verwies (Anlage AR 5). Mit Schreiben vom 24. Mai 2023 (Anlage AR 6) mahnte die Klägerin die Beklagte für die hier streitgegenständlichen Vertragsstaaten erfolglos ab.
Die Klägerin stützt ihre Verletzungsklage auf eine unmittelbare Verletzung des Anspruchs 1 durch die angegriffene Ausführungsform I sowie auf eine mittelbare Verletzung des Anspruchs 1 durch die angegriffene Ausführungsform II. Sie trägt ebenfalls zur unmittelbaren bzw. mittelbaren Ver-letzung der Ansprüche 2 und 3 vor, dies in Form von „insbesondere, wenn“-Anträgen.
Die Beklagte begehrt die Vernichtung des Streitpatents im Wege der Widerklage und führt als Nichtigkeitsgründe mangelnde Neuheit und mangelnde Erfindungshöhe an. Die Klägerin tritt dem entgegen und stellt hilfsweise einen Antrag auf Änderung des Streitpatents in Form der Kombina-tion aus den erteilten Ansprüchen 1, 2 und 3. Die Beklagte tritt ebenfalls der Aufrechterhaltung des Streitpatents in Gestalt des klägerischen Hilfsantrags entgegen.
Ergänzend wird zur Vermeidung von Wiederholungen auf den gesamten Akteninhalt Bezug ge-nommen.
ANTRÄGE DER PARTEIEN:
Zunächst hat die Klägerin zusammenfassend neben der Erteilung von Auskunft beantragt,
die Offenlegung der Bücher zum Nachweis der beauskunfteten Angaben gegenüber der Beklagten anzuordnen, wobei die Richtigkeit der Angaben durch einen von der Klägerin zu bestimmenden

Wirtschaftsprüfer geprüft werden soll hilfsweise die Richtigkeit durch Abgabe einer eidesstattli-chen Versicherung bestätigt werden soll,
die Beklagte auf Rückruf und endgültige Entfernung aus den Vertriebswegen sowohl für unmittel-bare als auch für mittelbare Verletzungshandlungen zu verurteilen
sowie die Beklagte weiter zu verurteilen, EUR 100.000, 00 als vorläufigen Schadensersatz zu zahlen und jeden weiteren Schaden zu ersetzen, der der Klägerin für alle vergangenen und zukünftigen Verletzungshandlungen entstanden ist oder zukünftig entstehen wird.
Nach Erlass der Anordnung der Berichterstatterin vom 2. Mai 2024 hat die Klägerin in der mündli-chen Verhandlung nunmehr beantragt,
I. der Beklagten zu untersagen,
1. Sanitärwanneneinrichtungen mit einer Sanitärwanne und einer Traganordnung für die Sanitärwanne,
in Österreich, Belgien, Dänemark, Frankreich, Italien, Luxemburg und den Nie-derlanden anzubieten, in Verkehr zu bringen, oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen,
wobei die Sanitärwanne in Gebrauchslage einen im Querschnitt C-förmigen Wannenrand mit einer Unterkantung aufweist, wobei die Traganordnung meh-rere Profilleisten umfasst, welche in den C-förmigen Wannenrand eingesetzt und dort formschlüssig gehalten sind, dadurch gekennzeichnet, dass die Profilleisten aus Kunststoff-Hart-schaum gebildet sind,
insbesondere wenn
die Profilleisten jeweils mit einem oberen Befestigungsabschnitt in den C-förmi-gen Wannenrand eingesetzt sind und mit einem Fußabschnitt nach unten über die Unterkantung vorstehen,
weiter insbesondere wenn
der obere Befestigungsabschnitt im unmontierten Zustand gegenüber einem von dem C-förmigen Wannenrand gebildeten Aufnahmeraum ein Übermaß aufweist und derart komprimierbar ist, um in den Aufnahmeraum eingesetzt zu werden,
insbesondere wenn dies in Form des "Minimum-Wannenträger (werkseitig vor-montiert)" geschieht;
2. Profilleisten gebildet aus Kunststoff-Hartschaum geeignet und bestimmt für Sa-nitärwanneneinrichtungen mit einer Sanitärwanne und einer Trageanordnung für die Sanitärwanne
Abnehmern in Österreich, Belgien, Dänemark, Frankreich, Italien, Luxemburg und den Niederlanden anzubieten oder zu liefern,
wobei die Sanitärwanne in Gebrauchslage einen im Querschnitt C-förmigen Wannenrand mit einer Unterkantung aufweist, wobei die Traganordnung meh-rere Profilleisten umfasst, welche in den C-förmigen Wannenrand eingesetzt und dort formschlüssig gehalten sind,
insbesondere wenn dies in Form des "Minimum-Wannenträger Flex" geschieht.
II. Die Beklagte wird weiter verurteilt, innerhalb eines Zeitraums von 30 Tagen nach der Zustellung der Mitteilung i.S.v. R. 118 (8) S. 1 VerfO und gegebenenfalls der beglaubig-ten Übersetzung,
1. der Klägerin darüber Auskunft zu erteilen, in welchem Umfang sie seit dem 29. Juni 2022 die in Ziffer I.1. und I.2. bezeichneten Handlungen begangen hat, und zwar in Form einer für jeden Monat eines Kalenderjahres und nach den in Ziffer I. 1 und I.2 bezeichneten, verletzenden Erzeugnissen strukturierten Aufstellung der nachfolgenden Informationen:
(a) Ursprung und Vertriebswege der verletzenden Erzeugnisse;
(b) die ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Mengen und die Preise, die für die verletzenden Erzeugnisse gezahlt wurden;
(c) die Identität aller an der Herstellung oder dem Vertrieb der verletzenden Erzeugnisse beteiligten dritten Personen;
(d) die Anzahl und die Daten der angebotenen Erzeugnisse;
(e) die durchgeführte Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, ihre Ver-breitung, den Vertriebszeitraum und das Vertriebsgebiet; einschließlich der Nachweise für diese Werbetätigkeiten;
(f) die Kosten, aufgeschlüsselt nach einzelnen Kostenfaktoren und den erziel-ten Gewinnen,
wobei zum Nachweis der Angaben die entsprechenden Kaufbelege (nämlich Rechnungen, hilfsweise Lieferscheine) in Kopie vorzulegen sind, wobei geheim-haltungsbedürftige Details außerhalb der auskunfts- und mitteilungspflichtigen Daten geschwärzt werden dürfen;
2. die unter Ziff. I.1. genannten verletzenden Erzeugnisse zurückzurufen, indem die Dritten, von denen die verletzenden Erzeugnisse zurückzurufen sind darauf hin-zuweisen, dass dieses Gericht festgestellt hat, dass die Erzeugnisse das Europäi-sche Patent EP 3 375 337 B1 verletzen, wobei die Beklagte den Dritten verbind-lich zuzusagen hat, die entstandenen Kosten zu erstatten, die anfallenden Ver-packungs- und Transportkosten zu übernehmen, die mit der Rücksendung der Produkte verbundenen Zoll- und Lagerkosten zu erstatten und die Produkte wie-der entgegen zu nehmen;
21. die unter Ziffer I. 1 genannten verletzenden Erzeugnisse endgültig aus den Vertriebs-wegen zu entfernen indem die Beklagte unter Hinweis, dass dieses Gericht festgestellt hat, dass die Erzeugnisse das Europäische Patent 3 375 337 B1 verletzen,
a) soweit bestehend, vertragliche Rückforderungsansprüche geltend macht und durchsetzt;
1 Die wiedergegebene Nummerierung entspricht dem in der mündlichen Verhandlung tatsächlich gestellten Antrag.
b) Dritte, die gewerblichen Abnehmer, aber nicht Endabnehmer sind, hinsichtlich der unter Ziffer I. 1 genannten Erzeugnisse,
(1) auffordert, sämtliche Aufträge betreffend die in Ziffer I.1 genannten Er-zeugnisse zu stornieren;
(2) auffordert, den Standort und die Besitzer der unter Ziffer I. 1 genannten Erzeugnisse mitzuteilen;
(3) auffordert, die Trägeranordnung von den in Ziffer I. 1 genannten Erzeug-nisse zu entfernen oder zu vernichten;
(4) verbindlich zusagt, die entstandenen Kosten zu erstatten, sowie wahlweise anbietet, die Duschwanne gegen Übernahme der Transport-und Lagerkos-ten zurückzunehmen oder einen nicht verletzenden Wannenträger unent-geltlich zu montieren.
d)2dem Gericht und der Klägerin binnen vier Wochen nach Zustellung des Urteils einen schriftlichen Nachweis über die durchgeführten Maßnahmen vorzulegen.
III. Die Beklagte wird verurteilt,
1. im Falle jeder Zuwiderhandlung gegen die Anordnung gemäß dem Antrag zu Ziff. I. ein wiederholtes Zwangsgeld in Höhe von mindestens 1.000,00 EUR pro verlet-zendes Erzeugnis;
2. im Falle jeder Zuwiderhandlung gegen die Anordnung gemäß dem Antrag zu Ziff. II. ein wiederholtes Zwangsgeld von mindestens 1.000,00 EUR pro Tag für jeden Tag der Zuwiderhandlung
an das Gericht zu zahlen.
IV. Die Beklagte wird verurteilt, der Klägerin
1. EUR 10.000,00 als vorläufigen Schadensersatz zu zahlen, der angepasst wird, wenn die unter Ziffer I. genannten Handlungen fortgesetzt werden.
2. Es wird festgestellt, dass die Beklagte dem Grunde nach verpflichtet ist, der Klä-gerin jeden weiteren Schaden zu ersetzen, der ihr für alle vergangenen und künf-tigen Handlungen gemäß Ziffer I. entstanden ist oder zukünftig entstehen wird.
Die Beklagte beantragt,
die Klage vom 1. Juni 2023 (ACT_459767/2023) mit den nunmehr gestellten Anträgen abzu-weisen.
2 Die wiedergegebene Nummerierung entspricht dem in der mündlichen Verhandlung tatsächlich gestellten Antrag.
Die Beklagte beantragt widerklagend,
das Europäische Patent 3 375 337 B1 mit Wirkung für Österreich, Belgien, Dänemark, Frank-reich, Italien, Luxemburg und die Niederlande im Umfang der Ansprüche 1 bis 3 für nichtig zu erklären.
Die Klägerin beantragt,
1. die Widerklage abzuweisen,
2. hilfsweise,
für den Fall, dass das Gericht Hauptanspruch 1 für nicht rechtsbeständig erachtet, das Europäische Patent 3 375 337 B1 in Österreich, Belgien, Dänemark, Frankreich, Italien, Luxemburg und den Niederlanden mit folgenden Ansprüchen aufrechtzuerhalten:
1. Sanitärwanneneinrichtung mit einer Sanitärwanne (1) und einer Traganordnung für die Sanitärwanne (1), wobei die Sanitärwanne (1) einen im Querschnitt C-förmigen Wannenrand (3) mit einer Unterkantung (6) aufweist, wobei die Traga-nordnung mehrere Profilleisten (2) umfasst, welche in den C-förmigen Wannen-rand (3) eingesetzt und dort formschlüssig gehalten sind,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Profilleisten (2) aus Kunststoff-Hartschaum gebildet sind, wobei die Profilleis-ten (2) jeweils mit einem oberen Befestigungsabschnitt (7) in den C-förmigen Wannenrand (3) eingesetzt sind und mit einem Fußabschnitt (8) nach unten über die Unterkantung (6) vorstehen und der obere Befestigungsabschnitt (7) im un-montierten Zustand gegenüber einem von dem C-förmigen Wannenrand (3) ge-bildeten Aufnahmeraum ein Übermaß aufweist und derart komprimierbar ist, um in den Aufnahmeraum eingesetzt zu werden.
2. Sanitärwanneneinrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Fußabschnitt (8) eine Höhe zwischen 3 mm und 15 mm aufweist.
3. Sanitärwanneneinrichtung nach einem der Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekenn-zeichnet, dass die Profilleisten (2) an ihren Fußabschnitten (8) Einsätze aus einem schalldämmenden Material (10) aufweisen, welche die untere Auflagefläche der Fußabschnitte bilden.
4. Sanitärwanneneinrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekenn-zeichnet, dass die Traganordnung eine unter einem Mittelabschnitt der Sanitär-wanne angeordnete Mittenabstützung (9) umfasst.
5. Sanitärwanneneinrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekenn-zeichnet, dass die Sanitärwanne (1) aus Stahl-Email gebildet ist.
6. Sanitärwanneneinrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekenn-zeichnet, dass die Sanitärwanne (1) eine rechteckige Grundfläche aufweist, wo-bei an jeder Seite der Sanitärwanne (1) genau eine Profilleiste (2) vorgesehen ist.
7. Sanitärwanneneinrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekenn-zeichnet, dass an Ecken der Sanitärwanne (1) Eckstücke (11) in den C-förmigen Wannenrand (3) eingesetzt sind.
8. Sanitärwanneneinrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Eckstücke (11) mit den jeweils anschließenden Profilleisten (2) über Verbin-dungselemente (12) verbunden sind.
9. Sanitärwanneneinrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekenn-zeichnet, dass die Traganordnung zur Höhenanpassung Unterbauleisten (13) um-fasst, welche unter den Profilleisten (2) anzuordnen sind.
Hinsichtlich etwaiger weiterer Anträge betreffend das Zwischenverfahren wird auf die Schriftsätze der Parteien Bezug genommen.

WESENTLICHE VERFAHRENSSCHRITTE UND FRISTVERLÄNGERUNGSANTRÄGE:
Die Berichterstatterin hat mit Anordnung vom 2. Mai 2024 das Zwischenverfahren abgeschlossen sowie Hinweise und Auflagen für die Durchführung der mündlichen Verhandlung erlassen. Insbe-sondere hat sie den Parteien unter Ziffer V. der Anordnung aufgegeben, etwaige Skizzen oder Un-terlagen, auf die sie sich in der mündlichen Verhandlung gegebenenfalls zur Erläuterung beziehen möchten und die noch nicht zur Akte gereicht wurden, bis zum 13. Mai 2024 im CMS hochzuladen. Auf den weiteren Inhalt der Anordnung wird Bezug genommen.
Die Klägerin hat in ihrem Schriftsatz vom 15. Mai 2024 den Antrag gestellt, die Frist rückwirkend bis zum 15. Mai 2024 zu verlängern. Sie hat ausgeführt, dass die Anordnung übersehen wurde, wobei die konkreten Gründe kanzleiintern nicht mehr vollends nachvollzogen werden konnten. Sie hat in ihrem Schriftsatz zur vorläufigen Schätzung ihrer Kosten ausgeführt.
Die Beklagte hat in ihrem Schriftsatz vom 15. Mai 2024 sowohl zur vorläufigen Schätzung der Kosten vorgetragen als auch zwei Zeichnungen vorgelegt, auf die sie gedachte, in der mündlichen Ver-handlung Bezug zu nehmen.
Die Lokalkammer hat in der mündlichen Verhandlung den verfristeten Vortrag beider Parteien hin-sichtlich der vorläufigen Kostenschätzung zugelassen, indes darauf hinweggewiesen, dass die von den Beklagten mit Schriftsatz vom 15. Mai 2024 vorgelegten Unterlagen keine Berücksichtigung finden.
Die Beklagte hat daraufhin erstmals den Antrag gestellt, die am 13. Mai 2024 abgelaufene Frist nachträglich zu verlängern und hat sich zur Begründung im Wesentlichen darauf gestützt, dass der Beklagtenvertreter am 2. Mai 2024 15 E-Mails im CMS erhalten habe, er die Akte daraufhin kon-trolliert habe und die Verfahrensanordnung vom 2. Mai 2024 für ihn aus welchen Gründen auch immer nicht sichtbar gewesen sei. Ergänzend wird auf das Protokoll zur mündlichen Verhandlung Bezug genommen.

TATSÄCHLICHE UND RECHTLICHE STREITPUNKTE:
Die Klägerin ist der Auffassung, dass eine Beschränkung des Antrags auf Offenlegung der Bücher auf einen nachfolgenden Höheprozess dazu führen würde, dass der Prozess gegebenenfalls drei-stufig verlaufe. Die Erforderlichkeit ergebe sich bereits daraus, dass die Klägerin keine andere Mög-lichkeit habe, die Richtigkeit der Informationen der Beklagten zu überprüfen. Abgesehen davon könne hierdurch auch ein weiteres Verfahren und damit weitere Kosten vermieden werden. Aus R. 191 S. 1 2. Alt. VerfO folge, dass der Antrag auf Offenlegung bereits im hiesigen Verfahren mög-lich sei.
Die Beklagte ist der Auffassung, dass der Antrag auf Offenlegung der Bücher unzulässig sei. Der Klageantrag sei Teil des gesonderten Verfahrens zur Festsetzung der Höhe eines angeordneten Schadensersatzes, das sich an die Endentscheidung des Verletzungsklageverfahrens anschließe. Der Antrag sei auch dort nur soweit erforderlich zu stellen.
Die Beklagte ist der Ansicht, dass die zeitlichen Abläufe und Fristen der außergerichtlichen Vorkor-respondenz von der Klägerin bewusst nur deshalb gewählt worden seien, um das neue System des Einheitlichen Patentgerichts als Erste ausprobieren zu können.
Die Klägerin meint, die Beklagte führe ihren Vertrieb an Online-Händler in die streitgegenständli-chen Vertragsmitgliedstaaten fort, wie eine Bestellung in Österreich zeige. So werde die angegrif-fene Ausführungsform I über die Internetplattform „megabad.com“ beispielsweise nach Öster-reich geliefert (vgl. Anlage AR 30). Die Beklagte behauptet hierzu, es handele sich bereits um eine abgewandelte Ausführungsform, nicht mehr um die angegriffene Ausführungsform I.
Die Beklagte ist weiter der Ansicht, ihr stünde ein Vorbenutzungsrecht zu. Sie meint, sie habe be-reits im September 2016 über Erfindungsbesitz verfügt. Eine Entwurfszeichnung vom 16. August 2016 (Anlage KMG 6) zeige bereits alle Merkmale des Streitpatents. Die Entwicklung des flexiblen Trägersystems aus Schaumelementen habe mit einem Zuliefererbetrieb weiterentwickelt und ge-baut werden sollen, wie eine E-Mail vom 3. November 2016 (Anlage KMG 5) belege. Den Erfin-dungsbesitz belege ebenfalls die eigene, drei Tage ältere Patentanmeldung DE 10 2017 105 180 (Anlage KMG 7) der Beklagten. Die Beklagte habe das Streitpatent zudem vor dem Prioritätstag in Benutzung genommen bzw. Anstalten getroffen. So habe der Zuliefererbetrieb am 17. Januar 2017 bereits fertige und marktfähige Profilleisten für den Wannenträger der Beklagten zur Lieferung angeboten. Die von dem Betrieb gefertigten Profilleisten seien zwischen dem 6. und 9. März 2018 auf der Fachmesse SHK Essen öffentlich ausgestellt und danach ausgeliefert worden.
Die Beklagte ist der Auffassung, die Anstalten, die in Deutschland zu einem Vorbenutzungsrecht führten, seien von Anfang an auf alle Länder bezogen gewesen, in die die Beklagte bestimmungs-gemäß Produkte verkaufe. Es sei nicht sachgerecht, ein in einem Mitgliedstaat des EPG entstande-nes Vorbenutzungsrecht nur in diesem Land nach Art. 28 EPGÜ zu berücksichtigen. Ein solches Verständnis ginge an der Realität und den Notwendigkeiten einer einheitlichen Patentgerichtsbar-keit vorbei.
Die Klägerin ist der Auffassung, dass die vorgelegten Unterlagen keinen Erfindungsbesitz der streit-patentgemäßen Erfindung zeigten, jedenfalls nicht in der im Änderungsantrag eingeschränkten Fassung. Ferner seien auch die Benutzung bzw. die Anstalten nicht hinreichend dargelegt und der Messeauftritt habe erst nach dem Prioritätsdatum stattgefunden. Ein Erfindungsbesitz in Deutschland könne zudem dahinstehen, da die Beklagte gerade kein Vorbenutzungsrecht in den streitgegenständlichen Mitgliedstaaten vorgetragen habe. Das Vorbenutzungsrecht sei auch nach Art. 28 EPGÜ territorial beschränkt. Es entstehe nur aufgrund einer bewussten, unternehmerischen Ent-scheidung in einem bestimmten Staat.
Die Beklagte ist der Ansicht, sowohl Anspruch 1 des Streitpatents als auch die im Hilfsantrag der Klägerin geltend gemachte Kombination der Ansprüche 1, 2 und 3 sei nicht neu gegenüber der DE 197 10 945 C1 (Anlage KMG 8a; nachfolgend DE 945). Ferner meint sie, das Streitpatent sei gegen-über der DE 945 auch nicht erfinderisch. Dem Streitpatent mangele es daneben in Anbetracht ei-ner Kombination der in den Entgegenhaltungen DE 92 08 770 U1 (Anlage KMG 9; nachfolgend KMG 9) und DE 199 61 255 A1 (Anlage KMG 10; nachfolgend KMG 10) gezeigten Erfindungen auch an einer notwendigen Erfindungshöhe.
Die Klägerin ist demgegenüber der Auffassung, das Streitpatent sei sowohl neu als auch erfinde-risch, jedenfalls in der im hilfsweise geltend gemachten Änderungsantrag formulierten Fassung bestehend aus der Kombination der Ansprüche 1, 2 und 3.
Ergänzend wird zur Vermeidung von Wiederholungen auf die Schriftsätze der Parteien nebst An-lagen Bezug genommen.

ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE:
Die zulässige Klage ist begründet. Die zulässige Widerklage ist teilweise begründet.
A.
Da es sich um die erste Entscheidung der Lokalkammer in der Hauptsache handelt, erscheinen folgende allgemeine Ausführungen zum Aufbau der Entscheidungsgründe angebracht:
Die Kammer hat mit Anordnung vom 1. Dezember 2023 nach Art. 33 (3) a) EPGÜ beschlossen, die Verletzungsklage und die Widerklage gemeinsam zu verhandeln.
Grundsätzlich ist zwischen Fragen der Zulässigkeit und Fragen der Begründetheit beider Klagen zu trennen. Sofern die Klagen bereits nicht zulässig sein sollten, erübrigt sich jede weitere Sachprü-fung.
Ferner hat sich die Reihenfolge in der Prüfung der Begründetheit an dem Maßstab zu orientieren, welche Fragen grundsätzlich für beide Klagen einheitlich zu beantworten sind und sodann, welche Rechtsfragen vorgreiflich vor anderen sind.
Das Berufungsgericht hat bereits bestätigt, dass die Grundsätze zur Auslegung eines Europäischen Patentanspruchs nach Art. 69 EPÜ i.V.m. mit dem Protokoll über die Auslegung von Art. 69 EPÜ
gleichermaßen für die Beurteilung der Verletzung und des Rechtsbestands eines europäischen Pa-tents gelten (vgl. UPC Court of Appeal, GRUR-RS 2024, 2829 – NanoString/10x Genomics (Nach-weisverfahren)). Die Auslegung ist daher die gemeinsame Grundlage anhand derer sowohl über den Rechtsbestand als über die Verletzungsfrage zu entscheiden ist.
Indem die Beklagte ihr Verteidigungsvorbringen auf die mangelnde Rechtsbeständigkeit des Streit-patents stützt, war sie nach R. 25.1 VerfO gezwungen, eine Widerklage zu erheben. Auch wenn die Widerklage rein prozessual von der Klage abhängig ist, ist Sinn und Zweck der Vorschrift, eine iso-lierte Rechtsbestandsprüfung im Rahmen der Verteidigung zur Verletzungsfrage ohne eine ab-schließende Entscheidung über den Rechtsbestand zu verhindern. Rechtbestandsangriffe sollen am Ende Klarheit über Bestehen oder Nichtbestehen des Schutzrechts bringen. Dies fördert zum einen die Rechtssicherheit für alle Beteiligten und verhindert zum anderen divergierende Entschei-dungen im Hinblick auf die Nichtigkeit. Weiter ist das Bestehen des Streitpatents notwendige Vo-raussetzung für die Gewährung der geltend gemachten Rechte. Seine Vernichtung führt dazu, dass das Streitpatent mit Wirkung ex tunc erlischt, sprich so behandelt wird, als hätte es nie bestanden (Art. 65 Abs. 4 EPGÜ, 68 EPÜ). Die nach Art. 64 EPÜ und 67 EPÜ genannten Wirkungen sind dann nicht eingetreten, so dass dem Patentinhaber keine Rechte gegenüber Dritten mehr verbleiben. Dies gilt auch für die Verbietungsrechte nach Art. 25 und 26 EPGÜ. Eine Verletzung eines nichtigen Patents scheidet daher aus.
Dies vorweggeschickt erscheint der nachfolgende Aufbau der Entscheidungsgründe gerechtfertigt: Zunächst werden die Zulässigkeitsfragen sowohl der Verletzungsklage als auch der Widerklage und sonstige prozessuale Fragen behandelt (vgl. Ziffer B). Sodann erfolgt die einheitliche Auslegung des Streitpatents (vgl. Ziffer C). Danach wird die Frage des Rechtbestandes erörtert (vgl. Ziffer D). Ab-schließend äußert sich die Kammer zur Verletzung (vgl. Ziffer E.), den materiellen Rechtsfolgen aus der Verletzung (vgl. Ziffer F.) sowie zur Kostenentscheidung und Vollstreckbarkeit (vgl. Ziffern G und H).
B.
Sowohl die Klage als auch die Widerklage sind zulässig. Der erstmals in der mündlichen Verhand-lung gestellte Fristverlängerungsantrag der Beklagten zum Inhalt des Schriftsatzes vom 15. Mai 2024 war zurückzuweisen.
I.
Die Verletzungsklage ist zulässig.
1.
Die Lokalkammer Düsseldorf ist unstreitig nach Art 33 Abs. 1 (b) EPGÜ zuständig. Abgesehen davon gilt die Zuständigkeit der von der Klägerin gewählten Lokalkammer mangels Einspruchs der Be-klagten als anerkannt, vgl. R. 19.7 VerfO.
2.
Der Antrag auf Untersagung der mittelbaren Verletzung war dahingehend auszulegen, dass er sich auch auf die eingeschränkt geltend gemachte Fassung des Streitpatents in Form des Hilfsantrags bezieht. Zwar hat die Klägerin den Anspruchswortlaut der Unteransprüche 2 und 3 nicht ausdrück-lich im Antrag aufgeführt. Eine dahingehende Auslegung des Antrags ist hier aber geboten, weil die Klägerin in ihrem Verletzungsvortrag von Anfang an auf die Unteransprüche eingegangen ist. Dieser Vortrag ist zwischen den Parteien bis zum Ende der mündlichen Verhandlung unstreitig ge-blieben. Ferner hat auch die Beklagte die Fassung des Antrags weder gerügt noch zu erkennen gegeben, dass sie der Auffassung sei, seine Reichweite wäre enger.
II.
Hinsichtlich der Zulässigkeit der Widerklage bestehen keine Bedenken. Insbesondere ist das EPG auch international zuständig. Gemäß Artikel 32 Abs. 1 (e) EPGÜ ist das EPG für Widerklagen auf Nichtigkeit von (europäischen) Patenten ausschließlich zuständig. Da derzeit kein Opt-Out (Art. 83 Abs. 3 EPGÜ) von der ausschließlichen Zuständigkeit des Gerichts in Bezug auf das Streitpatent in Kraft ist, ist das EPG – als gemeinsames Gericht der Mitgliedstaaten des EPGÜ – gemäß Art. 24 Abs. 4, 71a Abs. 2 a), 71b Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 für die vorliegende Widerklage international zuständig.
III.
Der Antrag der Beklagten auf nachträgliche Fristverlängerung aus dem Schriftsatz vom 15. Mai 2024 für die Vorlage von Unterlagen war nicht zu gewähren. R. 9.3 (a) VerfO gibt dem Gericht Ermessen, auf einen begründeten Antrag der Partei eine vom Gericht festgesetzte Frist auch rück-wirkend zu verlängern.
Vorliegend ist dem Antrag aus zwei Gründen nicht zu entsprechen. Zum einen ist ein solcher Antrag spätestens gleichzeitig zusammen mit dem Sachvortrag zu stellen, für den die Partei die rückwir-kende Fristverlängerung begehrt. Wird ein solcher Antrag – wie hier – nachgeschoben, hat dieser grundsätzlich von vornherein keine Erfolgsaussicht. Zum anderen ist dem Antrag nicht zu entsprechen, weil die versäumte Frist dazu diente, die ordnungsgemäße Vorbereitung der mündlichen Verhandlung durch das international besetzte Panel zu gewährleisten. Dieser Umstand geht mit nicht nur unerheblichen Reisezeiten der Richter einher. Etwaige (Vor-)Beratungen und/oder indi-viduelle Vorbereitungen der einzelnen Mitglieder des Spruchkörpers – ebenso wie eine ungestörte Vorbereitung der sonstigen Prozessbeteiligten – sind ab dem Zeitpunkt des Abschlusses des Zwi-schenverfahrens ohne weitere schriftlichen Eingaben zu gewährleisten, sofern nicht der Bericht-erstatter und/oder das Panel sie durch Fristensetzungen zulassen. Dieses Ziel liegt dem dezidiert geregelten Ablauf des Prozesses mit Vorschaltung des Zwischenverfahrens zugrunde und ist un-zweifelhaft ratio legis. Darüber hinaus ist es unabdingbare Voraussetzung für eine zügige Entschei-dungsfindung.
C.
Es bedarf der Auslegung des Streitpatents, wobei angesichts des Hilfsantrags der Beklagten in der Widerklage die kombinierten Merkmale aus den erteilten Ansprüchen 1, 2 und 3 direkt mit in den Blick genommen werden.
I.
Die streitgegenständliche Erfindung betrifft eine Sanitärwanneneinrichtung mit einer Sanitär-wanne und einer Traganordnung für die Sanitärwanne.
Das Streitpatent erläutert zunächst, dass es sich bei der Sanitärwanne vorzugsweise um eine Duschwanne handelt. Gerade bei Sanitär- und Duschwannen aus einem Schichtmaterial sei das Vorsehen einer Unterkantung aus Stabilitätsgründen zweckmäßig. Ausgehend von einem in etwa horizontalen Bereich gehe der C-förmige Wannenrand mit einem ersten Radius zunächst in einen Vertikalabschnitt über, wobei dann über einen zweiten Radius die Unterkantung anschließe. Ge-rade bei einem emaillierten Stahlblech ergibt sich laut dem Streitpatent der Vorteil, dass der äu-ßere Rand des entsprechenden Blechzuschnitts gegenüber dem Außenumfang der Sanitärwanne nach innen gezogen und so geschützt sei. Damit reduziere sich die Gefahr von Beschädigungen bei einem Anschlagen (vgl. Absatz [0002] des Streitpatents; nachfolgend sind Absätze ohne Quellen-angabe solche des Streitpatents). Das Streitpatent führt weiter aus, dass bei Wannen aus Stahl-Email ein C-förmiger Wannenrand mit einer Unterkantung der üblichen Bauform entspreche. Die Höhe des Wannenrandes entlang des vertikalen Abschnitts könne z.B. 32 mm betragen. Die Un-terkantung weise beispielsweise eine Länge zwischen 5 und 15 mm auf (vgl. Absatz [0003]).
Entsprechend ausgestaltete Sanitärwanneneinrichtungen, die auf einer Traganordnung abgestützt sind, seien im Stand der Technik beispielsweise aus den Schriften DE 10 2009 037 904 B3 und DE 199 61 255 A1 bekannt (vgl. Abs. [0004]). Die Schriften unterscheiden sich in der Ausgestaltung der Trageanordnung. Die DE 10 2009 037 904 B3 sehe ein Fußgestell vor. In der DE 199 61 255A1 (Anlage KMG 10) sei ein einstückig angeschäumter Wannenträger aus Polyurethanschaum als Traganordnung vorgesehen (vgl. Abs. [0005]). Das Streitpatent führt zu der DE 199 61 255 A1 wei-ter aus, dass hier – anders als bei dem Fußgestell – keine Höhenanpassung möglich sei und ein aus Kunststoff gebildeter Wannenträger auf einen ebenen Untergrund aufgesetzt werden müsse. Das Streitpatent kritisiert das Herstellungsverfahren der DE 199 61 255 A1 als relativ aufwendig. Ins-besondere müsse für unterschiedliche Wannengrößen auch unterschiedliche Formen für ein Aus-schäumen der Sanitärwanne bereitgehalten werden (vgl. Abs. [0006]).
Ferner sei aus der US 537 510 eine Badewanne aus einem metallischen Schichtmaterial bekannt, welche an ihrem Rand über einen metallischen Rahmen abgestützt ist. Der metallische Rahmen müsse in seiner Geometrie genau auf die Wannenform abgestimmt sein. Das Streitpatent nennt als Folgen dieser Ausgestaltung ein hohes Gewicht und hohe Materialkosten (vgl. Abs. [0007]).
Die DE 107 40 445 A1 offenbare einen Wannenträger, der aus mehreren miteinander verbundenen Einzelelementen gebildet sei, wobei die einzelnen Elemente aus einem tragfähigen Schaumstoff bestehen. Die Elemente müssten erst zu einem Wannenträger zusammengefügt werden, bevor dann eine Sanitärwanne, insbesondere eine Duschwanne, von oben aufgesetzt wird. Die Handha-bung des Trägers sowie die Verbindung zu der Sanitärwanne sieht das Streitpatent als verbesse-rungsbedürftig an (vgl. Abs. [0008]). Ferner zeige die DE 198 49 394 A1 einen Wannenträger für Bade- oder Duschwannen, wobei ein voluminöser Formkörper aus Hartschaum bereitgestellt werde. Die Sanitärwanne werde ebenfalls von oben auf einen solchen Wannenträger aufgesetzt (vgl. Abs. [0009]).
Weiter sei aus der US 5 960 489 ein Stützsystem für eine Bade- oder Duschwanne bekannt, wobei die Bade- oder Duschwanne einerseits an einer Gebäudewand über eine Schiene und andererseits eine als Verblendung vorgesehene Wand abgestützt werden könne. Die als Verblendung vorgese-hene Wand charakterisiert das Streitpatent als aufwendig aus mehreren Schichten und Materia-lien gebildet (vgl. Abs. [0010]).
Schließlich seien aus der Praxis auch einteilige Wannenträger aus Kunststoff, insbesondere Hart-schaum, bekannt, auf welche die Sanitärwanne bei der Montage aufgesetzt werde. Auch hier müsse laut dem Streitpatent der Wannenträger genau auf die Größe und Form der zugeordneten Sanitärwanne abgestimmt sein. Das Streitpatent kritisiert eine vergleichsweise große Aufstands-fläche, die im Hinblick auf eine Schalldämmung nachteilig sein könne (vgl. Abs. [0011]).
Dem Streitpatent liegt daher die Aufgabe zugrunde, eine Sanitärwanneneinrichtung anzugeben, die leicht in unterschiedlichen Größen gebildet werden kann und gute Funktionseigenschaften auf-weist (vgl. Abs. [0012]).
Zur Lösung dieser Aufgabe sieht das Streitpatent eine Sanitärwanneneinrichtung nach Anspruch 1 mit folgenden Merkmalen vor.
1. Sanitärwanneneinrichtung mit
a. einer Sanitärwanne (1) und
b. einer Traganordnung für die Sanitärwanne (1).
2. Die Sanitärwanne weist in Gebrauchslage einen im Querschnitt C-förmigen Wannen-rand (3) mit einer Unterkantung (6) auf.
3. Die Traganordnung umfasst mehrere Profilleisten (2).
4. Die Profilleisten sind in den C-förmigen Wannenrand (3) eingesetzt und dort form-schlüssig gehalten.
a. Die Profilleisten sind aus Kunststoff-Hartschaum gebildet.
Die in den jeweiligen Hilfsanträgen geltend gemachte Kombination der Ansprüche 1, 2 und 3 lässt sich wie folgt gliedern.
1. Sanitärwanneneinrichtung mit
a. einer Sanitärwanne (1) und
b. einer Traganordnung für die Sanitärwanne (1).
2. Die Sanitärwanne weist in Gebrauchslage einen im Querschnitt C-förmigen Wannen-rand (3) mit einer Unterkantung (6) auf.
3. Die Traganordnung umfasst mehrere Profilleisten (2).
4. Die Profilleisten sind in den C-förmigen Wannenrand (3) eingesetzt und dort form-schlüssig gehalten.
a. Die Profilleisten sind aus Kunststoff-Hartschaum gebildet.
b. Die Profilleisten sind jeweils mit einem oberen Befestigungsabschnitt (7) in den C-förmigen Wannenrand (3) eingesetzt.
(1) Der obere Befestigungsabschnitt (7) weist im unmontierten Zustand ge-genüber einem von dem C-förmigen Wannenrand (3) gebildeten Aufnah-meraum ein Übermaß auf.
(2) Der obere Befestigungsabschnitt ist derart komprimierbar, um in den Auf-nahmeraum eingesetzt zu werden.
c. Die Profilleisten stehen mit einem Fußabschnitt (8) nach unten über die Unter-kantung (6) vor.
II.
Es bedarf der näheren Betrachtung, was die Fachperson, die einen Diplom-Ingenieur (FH) mit einer fünfjährigen Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von Sanitärprodukten (Badelementen) darstellt, unter einer C-förmigen Wannenrand mit Unterkantung (Ziffer 1.), einer Traganordnung (Ziffer 2.) und Profilleisten (Ziffer 3.) sowie unter einem oberen Befestigungsabschnitt der Profil-leisten (Merkmale 4b), (1), (2) und (4c)) (Ziffer 4) versteht.
1.
Die Sanitärwanne weist in ihrer Gebrauchslage einen Wannenrand auf, der im Querschnitt be-trachtet C-förmig ist und über eine Unterkantung verfügt (Merkmal 2). Funktional dient die Unter-kantung als Stabilisator und Schutz für Wannen aus einem Schichtmaterial wie z.B. Stahl-Email und bildet einen Teil der C-Form (vgl. Abs. [0002], [0040]). Ausweislich des Ausführungsbeispiels in Fi-gur 2 wird eine C-förmige Ausgestaltung dergestalt gebildet, dass sich ausgehend von einem in etwa horizontalem Spiegelabschnitt über einen ersten Radius ein Vertikalabschnitt anschließt. Die-ser Vertikalabschnitt geht sodann in einen zweiten Radius in eine Unterkantung über. Durch die Unterkantung wird der Rand des Blechzuschnitts nach innen gezogen und laut des Streitpatents optimal geschützt. Gleichermaßen verleiht die C-Form Stabilität (vgl. Abs. [0040]).
2.
Die Traganordnung als Teil der Sanitärwanneneinrichtung umfasst mehrere Profilleisten (Merkmal 3). Nach dem Wortlaut des Anspruchs kann die Traganordnung neben mehreren Profilleisten auch noch andere Bauteile vorsehen („umfassen“). Unter mehreren Profilleisten versteht die Fachper-son jedenfalls mindestens zwei. Die Profilleisten sind jeweils nach den Vorgaben der Merkmals-gruppe 4 in die Sanitärwanneneinrichtung eingebaut und sind aus Kunststoff-Hartschaum gebildet. Andere Vorgaben für die Profilleisten macht der Anspruch nicht. Weiter lässt der Wortlaut zu, dass die Traganordnung neben den Profilleisten aus zusätzlichen Bauteilen besteht. Dies zeigt bereits eine Zusammenschau mit Unteranspruch 6, wonach die Traganordnung eine Mittenabstützung umfasst bzw. Unteranspruch 10, wonach Eckstücke mit den jeweiligen anschließenden Profilleis-ten über Verbindungselemente verbunden werden.
Dieses Verständnis wird durch die Beschreibung des Streitpatents gestützt. So führt das Klagepa-tent zur Herstellung der Profilleisten aus, dass entweder angepasste Gussformen Verwendung fin-den können, um Profilleisten unterschiedlicher Länge zu erhalten oder ein Strangprofil, von dem die Profilleisten dann in gewünschter Länge abgetrennt werden können (vgl. Abs. [0015], [0016]). Insofern können Profilleisten unterschiedlicher Längen zum Einsatz kommen. Entsprechende Ein-baubeispiele entnimmt die Fachperson Absatz [0024], wonach bei einer üblicherweise rechteckigen Grundfläche der Wanne an jeder Seite genau eine Profilleiste vorgesehen ist, so dass vier Leis-ten montiert werden müssen. Für andere Grundflächen können Profilleisten unterschiedlicher Länge bereitgehalten oder alternativ lange Profilleisten bereitgestellt werden, die auf die benö-tigte Länge zu kürzen sind. Das Streitpatent kennt weiter Eckstücke, die aus Zuschnitten der Pro-filleisten gebildet sind (Abs. [0028]).
Durch die getrennte Bereitstellung und Montage ergeben sich unterschiedliche Ausgestaltungs-möglichkeiten der Traganordnung (vgl. Abs. [0025]). Das Streitpatent überlässt es der Fachperson, welche Längen und wie viele Profilleisten sie verwendet. Insofern trifft es auch keinerlei Aussage über deren Ein- oder Mehrstückigkeit.
Funktional gewährleistet die Traganordnung das Abstützen der Sanitärwanne auf dem Unter-grund. Durch die Verwendung von Profilleisten kann die Aufstandsfläche der Sanitärwannenein-richtung verringert werden. Dies wiederum kann zu verbesserten Schallschutzeigenschaften füh-ren (vgl. Abs. [0022]). Etwaige zusätzliche Bauteile, welche die Traganordnung umfassen kann, müssen an dieser Tragfunktion teilhaben sprich einen Beitrag zu ihr leisten.
Anspruch 1 schützt eine Vorrichtung, bei denen die Profilleisten als Teil der Traganordnung in die Sanitärwanneneinrichtung verbaut sind. Mehr verlangt der Vorrichtungsanspruch nicht.

3.
Laut Anspruch 1 sind die Profilleisten in den C-förmigen Wannenrand eingesetzt und dort form-schlüssig gehalten (Merkmal 4).
Aus Absatz [0014] ergibt sich, was das Streitpatent unter einer formschlüssigen Halterung versteht. Es handelt sich um eine Fixierung, die eine falsche Positionierung vermeidet und die Profilleisten sicher hält. Eine Halterung kann ohne weitere Hilfsmittel allein durch die Form der Profilleisten erfolgen, die eine komplementäre Querschnittsform zu der C-Form des Wannenrandes aufweist (vgl. Abs. [0020]).
Die Profilleisten sind aus Kunststoff-Hartschaum gebildet. Die Verwendung von Kunststoff-Hart-schaum für die Ausgestaltung von Wannenträgern ist der Fachperson aus der Praxis bekannt (vgl. Abs. [0011]). Der Fachperson bleibt überlassen, welche Art von Kunststoff-Hartschaum verwendet wird. Das Streitpatent stellt hieran keine gesteigerten Anforderungen. In der Beschreibung wird lediglich zur Herstellung in einer Gussform erwähnt, dass die Profilleisten aus Kunststoff-Hart-schaum gebildet werden können (vgl. Abs. [0015]). Funktional bewirkt das Material eine gewisse Schalldämmung (vgl. Abs. [0023]). Als bevorzugte Ausführungsbeispiele werden Schaumstoffe auf der Basis von Polystrol, wie expandiertes Polystrol (EPS) und extrudiertes Polystrol (XPS) genannt (vgl. Abs. [0035]).
4.
Der Anspruch konkretisiert die Art und Weise des Einsetzens der Profilleisten in den C-förmigen Wannenrand näher, nämlich, dass die Leisten mit ihrem oberen Befestigungsabschnitt eingesetzt sind (Merkmal 4b). Der obere Befestigungsabschnitt ist dadurch charakterisiert, dass er gegenüber dem ihm zur Verfügung stehenden Aufnahmeraum im unmontierten Zustand ein Übermaß auf-weist (Merkmal 4b) (1)). Zusätzlich ist der obere Befestigungsabschnitt derart komprimierbar, dass er die Eignung aufweist, in den Aufnahmeraum eingesetzt zu werden (Merkmal 4b) (2)).
Das Streitpatent definiert das Übermaß nicht konkret. Es bezieht sich auf das Verhältnis des oberen Befestigungsabschnitts der Profilleiste zur Öffnung des C-förmigen Wannenrandes, deren Ausmaß durch den Vertikalabschnitt 5 bestimmt wird (vgl. Figur 2, Abs. [0043]). Der obere Befestigungsab-schnitt ist im unmontierten Zustand größer bzw. breiter als die Aufnahmeöffnung des C-förmigen Wannenrandes. In einem Ausführungsbeispiel wird die Höhe der Profilleiste mit 20 bis 50 mm an-gegeben (vgl. Abs. [0036]). Das Streitpatent schweigt ansonsten zur Bestimmung eines konkreten Übermaßes. Die Fachperson wird sich daher seiner Bestimmung über die technische Funktion nä-hern. In Zusammenhang mit Merkmal 4b)(2) erkennt er, dass das Übermaß nur einen solchen Um-fang haben kann, der ermöglicht den oberen Befestigungsabschnitt noch derart zu komprimieren, um ihn in den Aufnahmeraum einzusetzen. Die Profilleisten können dann gegen den Widerstand in den Aufnahmeraum des C-förmigen Wannenrandes eingeschoben werden, so dass der Form-schluss zusätzlich durch die elastischen Rückstellkräfte unterstützt wird (vgl. Abs. [0020], [0043]). Damit gewährleistet das Übermaß eine besonders sichere und zuverlässige Fixierung der Profilleis-ten (vgl. Abs. [0020]). Zu dem Formschluss tritt durch das komprimierte Übermaß eine kraftschlüs-sige Verbindung, die ein Zurückgleiten verhindert. Die Fachperson wird daher ein Übermaß wählen, das einerseits schon einen Kraftschluss ermöglicht und andererseits noch ein Einschieben in den Wannenrand zulässt. Das Streitpatent beschreibt in Merkmal 4b)(2) lediglich eine Komprimier-barkeit, die zu einem Kraftschluss führt. Ein Stoffschluss, bei dem der obere Befestigungsabschnitt der Profilleiste und der Wannenrand durch atomare/molekulare Kräfte zusammengehalten wird, adressiert weder der Anspruch noch die sonstige Beschreibung des Streitpatents. Zu dem oberen Befestigungsabschnitt der Profilleiste gehört daher der komprimierbare Teil, der in dem C-förmigen Wannenrand aufgenommen ist. Kein Teil des oberen Befestigungsabschnitts der Profilleiste mehr ist der anspruchsgemäße Fußabschnitt i.S.d. Merkmals 4c), der nach unten über die Unter-kantung der Wanne vorsteht. Funktional dient der Fußabschnitt dazu, die Sanitärwanne zu tragen und abzustützen (vgl. Abs. [0018]). Die Profilleisten weisen typischerweise eine L-Form auf, wobei ein Schenkel der L-Form als oberer Befestigungsabschnitt in den C-Förmigen Wannenrand einge-setzt ist und der andere Schenkel als Fußabschnitt nach unten über die Unterkantung des Wan-nenrandes vorsteht.
D.
Der erteilten Fassung im Hauptantrag des Streitpatents fehlt die Rechtsbeständigkeit (Ziffer I.) Das Streitpatent ist aber in der Fassung des Hilfsantrags rechtsbeständig (Ziffer II).
I.
Anspruch 1 des Streitpatents ist zwar gegenüber der DE 945 (Ziffer 1) neu, aber jedenfalls nicht erfinderisch (Ziffer 2.).
1.
Der Anspruch 1 des Streitpatents ist gegenüber der DE 945 (Anlage KMG 8a) neu.
a)
Die Darlegungs- und Beweislast für Tatsachen betreffend einen Angriff auf die Neuheit und/oder Erfindungshöhe des Streitpatents liegt bei der Beklagten. Eine technische Lehre ist neu, wenn sie in wenigstens einem der bekannten Merkmale von dem im Stand der Technik Vorhandenen ab-weicht. Im Stand der Technik vorweggenommen ist nur das, was sich für eine mit dem jeweiligen technischen Gebiet vertrauten Fachperson unmittelbar aus der Veröffentlichung oder Vorbenut-zung ergibt. Erkenntnisse, die ein Fachperson erst aufgrund weiterführender Überlegungen oder der Heranziehung weiterer Schriften oder Benutzungen gewinnt, sind nicht Stand der Technik (vgl. UPC_ CFI_452/2023 (LK Düsseldorf), Anordnung vom 9. April 2024 m.w.N.).
b)
Die DE 945 betrifft eine Vorrichtung zur zentrischen Positionierung von Badewannen und Dusch-wannen in Badewannen- und Duschwannenträgern aus Hartschaumstoff.
Die Schrift offenbart eine Vorrichtung zum Zentrieren einer Duschwanne auf einem Träger. Dabei handelt es sich um Profilstücke (bzw. Winkelstücke), deren Dicke auf den Abstand zwischen Au-ßenfläche Wannenträger und Innenfläche der Umbiegung ausgelegt ist und diesen Abstand der-gestalt füllen, dass ein Verschieben der Wanne in der betreffenden Richtung vermieden wird (An-lage KMG 8a, Spalte 1, Z. 28 ff.). Die Ausführungsform der Figur 3b (links) zeigt eine Ausgestaltung mit einem Winkelstück mit noppenartigen Vorsprüngen (6). Wenn sich die Fachperson die Einbau-situation des Profilstücks/Winkelstücks im Träger der Duschwanne vergegenwärtigt, wird sie die Figur 3b vor seinem geistigen Auge in der Ansicht um 90 Grad nach links drehen. So betrachtet wird der Innenschenkel 1a mit der schmaleren Abschrägung 8 in den C-förmigen Wannenrand ein-geschoben und das Profilstück wird mit der Abschrägung 7 auf den oberen Rand des Wannenträ-gers aufgesetzt.
c)
Die DE 945 offenbart der Fachperson alle Merkmale bis auf das Merkmal 4a).
Zum Ausführungsbeispiel der Figur 3 in Spalte 3, Z. 25-39 wird ausgeführt, dass die offenbarten
Winkelstücke von unten her lose in die Ecken des Rands der mit ihrer Öffnung auf dem Boden liegenden Wanne eingelegt werden und später die Wanne gedreht und der Wannenträger einge-setzt wird. Damit ist eine Sanitärwanneneinrichtung mit einer Sanitärwanne und eine Trageanord-nung für die Sanitärwanne gezeigt (Merkmal 1a) und Merkmal 1b)). Weiter erkennt die Fachperson in der Beschreibungsstelle in Z. 30-32, dass die Wanne in Gebrauchslage einen Querschnitt C-för-migen Wannenrand mit einer Unterkantung aufweist (Merkmal 2). Dort heißt es: “Bei Stahlwannen sitzt am Rand der Umbiegung üblicherweise ein rechtwinklig nach innen, also zur Wannen-wand hin weisender Steg an.”
Entgegen der Ansicht der Klägerin offenbart die DE 945 auch Merkmal 3 des Anspruchs, wonach die Trageanordnung mehrere Profilleisten umfasst. Nach zutreffender Auslegung des Streitpatents kann die Traganordnung aus mehreren Bauteilen bestehen. Dass die Profilstücken zur zentrischen Positionierung für sich genommen allein keine unmittelbar tragende Funktion haben, schadet da-bei nicht. Etwas anderes folgt auch nicht daraus, dass die Abschrägung 7 des Winkelstücks in der Figur 3 eine Führungs- bzw. Gleitfläche für den oberen Rand des Wannenträgers beim Einsetzen der Wanne bildet (Anlage KMG 8a, Spalte 3, Z. 42 ff.). Denn auch diese geneigte Fläche entfaltet ab dem Moment, ab dem sie auf dem Wannenträger aufliegt, eine Stützfunktion. So bilden die in der Figur 3 mit der Bezugsziffer 1 offenbarten Winkelstücke nach Einsetzen der Wanne in den Wannenträger zusammen mit dem Wannenträger die anspruchsgemäße Traganordnung. Die Fachperson erkennt, dass die Winkelstücke somit durch die Zentrierung der Wanne auf dem Trä-ger einen Beitrag zum Abstützen der Wanne leisten. Da das Streitpatent ausdrücklich die Möglich-keit der unterschiedlichen Längen von Profilleisten ebenso wie eine nachträgliche Kürzung nennt und der Anspruch keine Aussage über eine zwingend einstückige Ausgestaltung trifft, erkennt die Fachperson, dass die Winkelstücke als zusätzliche Bauteile erfindungsgemäße Profilleisten bilden können.
Die DE 945 offenbart weiter, dass die Winkelstücke zwischen dem nach innen weisenden Steg und der Unterseite des Wannenrandes festgeklemmt werden (Anlage KMG 8a, Spalte 3 Z. 33-35). Insofern ist auch die formschlüssige Haltung i.S.d. des Merkmals 4 gezeigt.
Die Fachperson kann der DE 945 hingegen nicht unmittelbar und eindeutig entnehmen, dass auch die Profil- bzw. Winkelstücke aus Kunststoff-Hartschaum gebildet sind (Merkmal 4a). Als einzige Offenbarungsstellen kommen die Beschreibung zu Anfang (Spalte 1, Z. ff.) und Anspruch 1 in Be-tracht. Danach betrifft die Erfindung laut DE 945 eine Vorrichtung zur zentrischen Positionierung von Badewannen und Duschwannen in Badewannen- und Duschwannenträgern aus Hartschaum-stoff, wobei Anspruch 1 diese Formulierung wiederholt. Bei unbefangener Lektüre bezieht sich die Materialangabe sprachlich lediglich auf den Wannenträger, nicht jedoch auf die Vorrichtung zur zentrischen Positionierung sprich das Profilstück. Dem folgend wird das Material des Profilstücks hier gerade nicht gezeigt. Daneben erscheint ein Verständnis möglich, wonach die Materialangabe auch auf die Zentriereinrichtung zurückbezogen ist. Aber allein der Umstand, dass der Fachperson zwei Möglichkeiten zur Verfügung stehen, wie sie die Angabe verstehen kann, spricht gegen das Vorliegen einer unmittelbaren und eindeutigen Offenbarung.
Die zusätzliche Offenbarungsstelle (Spalte 2, Z. 13-16), welche die Beklagte anführt, überzeugt nicht. Hieraus ergebe sich, dass in dem Fall, in dem der Abstand zwischen Außenfläche Wannen-träger und Innenfläche Umbiegung kleiner als die Dicke des Profilsstücks ist, Ausnehmungen an den Profilstücken eine Art “Knautschzone” schaffen, die eine Dickenverminderung des Profilstücks zulassen. Die Beklagte ist der Auffassung, dass hierin eine offensichtliche Offenbarung liege, dass die Profilleisten über Ausnehmungen komprimierbar und daher in einem gewissen Umfang elas-tisch verformbar seien. Dies überzeugt aus zwei Gründen nicht: Erstens schaffen die Ausnehmun-gen den Platz und damit eine Knautschzone, ohne dass sich das Material des Profilstücks hierdurch zwingend elastisch verformen müsste. Zweitens ist nicht ausgeschlossen, dass auch andere Mate-rialien außer Kunststoff-Hartschaum elastisch verformbar sein können.
2.
Anspruch 1 ist indes ausgehend von der DE 945 nicht erfinderisch, weil die Überlegungen, die die Fachperson anstellt, um die Profilstücke/Winkelstücke aus Kunststoff-Hartschaum zu bilden (Merkmal 4a)), den Bereich der routinemäßigen Weiterentwicklung nicht verlassen.
a)
Mit einem Patent belohnt wird nur die Fachperson, die erfinderisch tätig ist, vgl. Art. 56 EPÜ. Diese erfinderische Lösung beginnt jenseits des Bereichs, der, ausgehend vom Stand der Technik, durch das definiert wird, was die gut ausgebildete Fachperson mit durchschnittlichem Wissen, Können und Erfahrungen routinemäßig auf dem einschlägigen technischen Gebiet weiterentwickeln und finden kann (vgl. Benkard/Söldenwagner, EPÜ, 4. Aufl., Art. 56 Rn. 9). Eine Erfindung liegt dann vor, wenn sie sich nicht durch die übliche Herangehensweise der Fachperson in ihrem Fachgebiet ergibt, sondern es einer zusätzlichen schöpferischen Leistung ihrerseits bedurfte.
b)
Die Lokalkammer ist der Überzeugung, dass es für die Fachperson, die sich vor die Aufgabe gestellt sah eine Sanitärwanneneinrichtung anzugeben, die leicht in unterschiedlichen Größen gebildet werden kann und gute Funktionseigenschaften aufweist, ausgehend von der DE 954 eine routinemäßige Überlegung darstellt, die Profilstücke ebenso wie den Wannenträger aus Kunststoff-Hart-schaum zu bilden. Zum einen ist das Material im Stand der Technik für die Ausbildung von Wan-nenträger neben den anderen, höhenverstellbaren Rahmen hinlänglich bekannt (vgl. Streitpatent, Abs. [0005], [0008]) und sein Einsatz im Bereich der Duschwannenherstellung üblich (vgl. auch Abs. [0011], „aus der Praxis“). Zum anderen handelt es sich um ein biegsames, aber formstabiles und schalldämmendes Material, das leicht herzustellen und nicht zu teuer ist. Ferner ist es plausibel, dass die Fachperson das gleiche Material des Wannenträgers auch für die Profilstücke wählt, um unterschiedliche Toleranzen und Wärmeausdehnungen zu vermeiden. Sofern die Klägerin meint, die Verwendung von Hartschaum berge die Gefahr, dass das Profilstück abbricht und deshalb für diese Feinstruktur ungeeignet sei und üblicherweise von der Fachperson nicht gewählt würde, ver-mag die Lokalkammer dem nicht beizutreten. Denn die Fachperson ist sich der verschiedenen Här-tegerade bewusst, die ihr bei dem Einsatz von Kunststoff-Hartschaum zur Verfügung stehen. Sie wird für die Ausgestaltung der Profilstücke üblicherweise den angemessenen Härtegrad wählen und entsprechende Mittel verwenden, um den Kunststoff-Hartschaum entsprechend weicher oder härter zu gestalten. Insofern würde die Fachperson ohne erfinderisches Zutun die Profilstücke der DE 945 aus Kunststoff-Hartschaum bilden.
II.
Das Streitpatent ist in der Fassung des Hilfsantrags neu und erfinderisch.
1.
Hinsichtlich der formalen Zulässigkeit des Hilfsantrags nach R. 30 VerfO bestehen keine Bedenken.
2.
Das Streitpatent ist in der Fassung des Hilfsantrags (Anspruchskombination aus den Ansprüchen 1, 2 und 3 der erteilten Fassung) gegenüber der DE 945 neu.
Die DE 945 offenbart nicht eindeutig und unmittelbar die Merkmalsgruppe 4b) und das Merkmal 4c).
a)
Trotz der weiten Auslegung des Begriffs des Übermaßes vermag die Kammer keine unmittelbare und eindeutige Offenbarung des oberen Befestigungsabschnitts der Profilleiste zu erkennen. Ent-gegen der Ansicht der Beklagten ist die Angabe des oberen Befestigungsabschnitts in der Merk-malsgruppe 4b) des Streitpatents nicht relativ, sondern in räumlich-körperlicher Abgrenzung zum Fußabschnitt der Profilleiste zu sehen.
Die insoweit darlegungsbelastete Beklagte beruft sich zunächst darauf, dass in Spalte 3 Z. 33 bis 40 gezeigt sei, dass ein Festklemmen der Winkelstücke dergestalt erfolgt, dass die noppenartigen Vorsprünge 6 auf deren nach unten und nach oben gerichteter Fläche eine Verspreizung der Win-kelstücke 1 bewirken, so dass die Winkelstücke unverrückbar gehalten werden und nicht heraus-fallen. Hier ist bereits fraglich, inwieweit diese Beschreibungsstelle in Verbindung mit der Figur 3 der DE 945 ein Übermaß des oberen Befestigungsabschnitts im unmontierten Zustand offenbart. Ausdrücklich beschrieben ist hier nur ein Klemmen der Profilleisten im verbauten Zustand. Ob in Figur 3 die noppenartigen Vorsprünge zu einem Übermaß des Winkelstücks gegenüber dem Wan-nenrand führen, lässt sich anhand der Zeichnung ebenfalls nicht eindeutig beurteilen. Selbst wenn die Fachperson hierin ein Übermaß des Winkelstücks erkennen wollte, fehlt es an einer unmittel-baren und eindeutigen Offenbarung des oberen Befestigungsstücks. Die Beklagte erläutert nicht, welche Teile des Winkelstückes noch zum oberen Befestigungsabschnitt – der das Übermaß auf-weisen muss – gehören und welche nicht. Sie unterscheidet keinen oberen Befestigungsabschnitt vom Fußabschnitt des Winkelstücks.
b)
Entgegen der Ansicht der Beklagten offenbart die DE 945 auch keinen überstehenden Fußabschnitt des Winkelstücks unmittelbar und eindeutig. Die anspruchsgemäße L-Form zeigt die DE 945 nicht. Die Beklagten haben in der mündlichen Verhandlung vorgetragen, die schräge Fläche des Winkel-stücks in der Figur 3 sei auf dem Wannenträger abgestützt, wobei an dem Wannenträger wiede-rum eine Stützleiste angebracht sei, auf der die Schrägfläche aufliege und die die Kräfte nach unten übertrage. Das ändert jedoch nichts daran, dass der Wannenträger in der DE 945 zwar Teil der erfindungsgemäßen Traganordnung ist, aber ein anderes räumlich-körperliches Bauteil als das Winkelstück darstellt, welches die anspruchsgemäßen Profilleisten offenbart. Die Profilleisten als konkretes räumlich-körperliches Bauteil sollen jedoch einen nach unten über die Unterkantung des Wannenrands vorstehenden Fußabschnitt aufweisen, nicht die Traganordnung als solche. Da-neben ist ein Vorstehen über die Unterkantung des Wannenrandes in der Figur 3 mangels Darstel-lung des Wannenrandes erst recht nicht eindeutig und unmittelbar offenbart. Schließlich lässt sich auch der Beschreibungsstelle über die zwei zueinander höhenversetzten Horizontalebenen (Spalte 2, Z. 31 ff.) kein Vorstehen mit einem Fußabschnitt im Sinne des Merkmals 4c) entnehmen. Denn dort heißt es „die untere Ebene dient der Abstützung des Profilstücks auf dem Absatz des Wan-nenträgers“. Damit steht wiederum nicht ein Fußabschnitt des Profilstücks über die Unterkantung des Wannenrands vor, sondern es liegt auf dem darunter befindlichen Wannenträger auf.
3.
Das Streitpatent in der Fassung des Hilfsantrags (Anspruchskombination aus den Ansprüchen 1, 2 und 3 der erteilten Fassung) ist erfinderisch gegenüber der DE 945 (siehe a)), sowie gegenüber den Kombinationen der Entgegenhaltungen KMG 9 und KMG 10 (siehe b)).
a)
Hinsichtlich des Hilfsantrags hat die insoweit darlegungsbelastete Beklagte bereits nicht konkret ausgeführt, mit welcher Entgegenhaltung die Fachperson – vor die Aufgabe gestellt eine Sanitär-wanneneinrichtung anzugeben, die leicht in unterschiedlichen Größen gebildet werden kann und
gute Funktionseigenschaften aufweist – die DE 945 kombinieren würde bzw. welches fehlende Merkmal in welcher anderen Schrift gezeigt sein soll.
Im Übrigen ist im Hinblick auf Merkmal 4c) kein Anlass ersichtlich, die DE 945 mit dem allgemeinen Fachwissen zu kombinieren, um anstatt der noppenartigen Vorsprünge, die sich im Wannenrand verspreizen, eine Ausgestaltung der Profilstücke mit komprimierten Übermaß vorzusehen, deren Fußabschnitt über die Unterkantung des Wannenrandes hinaussteht. Denn die in der Figur 3 der DE 495 gezeigte Lösung ist in sich geschlossen, weil sie die eingesetzten Winkelstücke auf den Wannenträger aufsetzt. Ein Vorstehen der Profilstücke würde dem zuwiderlaufen, da der Wan-nenträger dann beabstandet wäre.
b)
Die KMG 9 offenbart einen Wannenträger zur Montage von Bade- und Duschwannen aus Hart-schaum. Die nachfolgend leicht verkleinerte Abbildung 4 zeigt unter anderem, dass der Wannen-träger über einen umlaufenden oberen Rand mit einer nutartigen Vertiefung (2) zur Aufnahme eines U-Profils (3) verfügt, wobei das U-Profil mit PU-Schaum (4) ausgeschäumt wird.
Die KMG 10, die bereits durch das Streitpatent gewürdigten Stand der Technik darstellt, offenbart einen Sanitärgegenstand bestehend aus einer Wanne und einem einstückig angeformten Wan-nenträger (2) aus Polyurethanschaum. Die nachfolgend leicht verkleinerte Figur 2 zeigt den Sani-tärgegenstand. Dieser weist einen im Querschnitt U-förmig geformten Wannenrand (3) auf, der von dem Polyurethanschaum des Wannenträgers ausgeschäumt ist. Die Ausführung in Figur 2 zeigt einen Wannenträger mit einem umlaufenden Kragen (4) und mit im mittleren Wannenbereich stützenden Verstärkungsrippen (5).
aa)
Die Beklagte ist der Auffassung, die KMG 9 zeige bereits alle Merkmale des Anspruchs 1 mit Aus-nahme des Merkmals 4a), wonach die Profilleisten aus Kunststoff-Hartschaum gebildet seien. Dem kann die Kammer bereits nicht beitreten. Ähnlich wie das DPMA in seinem Beschluss vom 15. Sep-tember 2022 (vgl. Anlage AR 04, S. 9) vermag die Kammer schon nicht zu erkennen, dass die KMG 9 mehrere Profilleisten i.S.d. Merkmals 3 offenbart. Der Wannenträger der KMG 9 weist ein U-Profil auf, das Polyurethanschaum aufnimmt, um die Badewanne stützen. Es handelt sich um einen Wannenträger mit einer durchgehenden Kantenstruktur, dessen Aufnahmeraum durch Po-lyurethanschaum ausgefüllt wird. Insofern sind gerade nicht mehrere Profilleisten offenbart (Merkmal 3), die in den Wannenrand eingesetzt werden.
Indem die KMG 10 ebenfalls nur einen einstückig angeformten Wannenträger aus Polyurethan-schaum offenbart, zeigt auch eine etwaige Kombination beider Entgegenhaltungen bereits nicht das Merkmal 3. Der Wannenträger der KMG 10 ist einteilig ausgebildet und wird in den Wannen-rand eingeschäumt (vgl. Anlage KMG 10, Spalte 1 Z. 53-55; Anlage AR 04, S. 9, Ziffer 1.6). Da es sich bei der KMG 10 um bereits gewürdigten Stand der Technik handelt, trifft die Beklagte im Übrigen auch eine höhere Vortragslast hinsichtlich der Erfolgsaussichten dieses Angriffs.
Es handelt sich daher bei beiden Schriften um andere Lösungen, die sich von der des Streitpatents bereits im Ansatz unterscheiden.
bb)
Hinzu tritt, dass eine Kombination beider Schriften nicht die Merkmale 4b) (1), (2) offenbart. Ab-gesehen davon, dass nicht dargetan ist, aus welchem Grund die Fachperson die Entgegenhaltun-gen kombinieren sollte, zeigen weder die KMG 9 noch die KMG 10 einen durch Einsetzen des Wan-nenträgers erreichten Kraftschluss. Die Beklagte zieht sich darauf zurück, dass sich beim Ausschäu-men des Wannenträgers zwangsläufig ein gewisser Druck entfalte, so dass das geschäumte Mate-rial in dem C-förmigen Rand sowohl verklebe als auch kraftschlüssig fixiert sei. Abgesehen davon, dass mit dem Ausschäumen kein Übermaß im unmontierten Zustand offenbart ist, erscheint be-reits fraglich, ob die Ausführungen der Beklagten nicht eher für eine stoffschlüssige als eine erfin-dungsgemäße kraftschlüssige Verbindung sprechen.
Schließlich ist entgegen der Ansicht der Beklagten auch nicht ersichtlich, wieso die Fachperson sich ausgehend von der KMG 10 eine flexiblere Ausgestaltung überlegen sollte und eine Anpassung der Größe der Trageanordnung ausgerechnet in der KMG 9 offenbart sieht. Wie ausgeführt zeigt die KMG 9 gerade nicht mehrere Elemente des Wannenträgers.
E.
Die Klage ist auch in der Sache begründet. Die Beklagte verletzt das Klagepatent mittelbar und unmittelbar und kann sich nicht auf ein Vorbenutzungsrecht berufen.
I.
Unstreitig machen beide angegriffene Ausführungsformen von der Lehre des Streitpatents sowohl in der Fassung des Hauptantrags als auch in der Fassung des Hilfsantrags Gebrauch.
II.
Die Beklagte kann sich jedenfalls in Bezug auf die streitgegenständlichen Vertragsmitgliedsstaaten nicht mit Erfolg auf ein Vorbenutzungsrecht berufen.
Art. 28 EPGÜ legt fest, dass wer in einem Vertragsmitgliedstaat ein Vorbenutzungsrecht an einer Erfindung erworben hat, wenn ein nationales Patent für diese Erfindung erteilt worden wäre, in diesem Vertragsmitgliedstaat die gleichen Rechte auch in Bezug auf ein Patent hat, das diese Er-findung zum Gegenstand hat.
Der enge Wortlaut der Vorschrift ist insoweit eindeutig. Der Nutzer der erfindungsgemäßen Tech-nologie kann sich nur auf die Rechte berufen, die ihm die jeweiligen nationalen Regelungen der jeweiligen Vertragsmitgliedstaaten zubilligen. Insofern muss ein Bestehen eines Vorbenutzungs-rechts für jeden der geschützten Staaten unter dessen Bedingungen vorgetragen werden. Die Norm sieht ein europäisches Vorbenutzungsrecht nicht vor, sondern es handelt sich um eine glei-tende Verweisung auf das jeweilige nationale Recht (vgl. Tilmann/Plassmann/Busche, Einheitspa-tent, Einheitliches Patentgericht, Art. 28 EPGÜ, Rn. 6). Für diese gesetzliche Ausgestaltung spricht, dass ein unionsweites Vorbenutzungsrecht den effektiven europäischen Patentschutz über Ge-bühr einschränken könnte. Und selbst wenn Literaturstimmen die Regelung als systemwidrig kri-tisieren (vgl. Smeet, GRUR Patent 2024, 18, 23 Rn. 25 m.w.N), ist ihr eindeutiger Wortlaut vom Gericht zu beachten und hinzunehmen.
Dies vorausgeschickt fehlt es bereits an ausreichendem Vortrag der insoweit darlegungsbelasteten Beklagten, die sich auf den Einwand beruft. Die Beklagte hat hier allenfalls zum Erfindungsbesitz und dessen Betätigung innerhalb Deutschlands vorgetragen, nicht aber zu den hier streitgegen-ständlichen Vertragsmitgliedstaaten.
III.
Die Beklagte hat auch unstreitig Verletzungshandlungen nach Art. 25 (a) EPGÜ begangen.
Sie bietet die angegriffene Ausführungsform I über ihre eigene Internetseite durch das Ausweisen der Händlersuche in den streitgegenständlichen Mitgliedstaaten an und bringt diese über die Zwi-schenhändler in Verkehr (Art. 25 (a) EPGÜ). Letzteres genügt, sofern die Beklagte als Lieferantin konkrete Anhaltspunkte für eine Weiterlieferung hat, wovon hier mangels anderweitigen Vortrags der Beklagten auszugehen ist. Auch wenn die Klägerin nicht für jeden hier beantragten Vertrags-mitgliedstaat eine Lieferung dargelegt hat, genügt der klägerische Vortrag jedenfalls dann, wenn die Beklagte ihre Liefertätigkeiten nicht konkret bestreitet. Das Bestreiten im Hinblick auf die Lie-ferung an megabad.de erfolgt im Hinblick auf eine etwaige Abwandlung, nicht im Hinblick auf die Lieferungen in die streitgegenständlichen Vertragsmitgliedstaaten.
Indem die Beklagte anbietet und in Verkehr bringt, liegt eine widerlegbare Vermutung dafür vor, dass sie die angegriffene Ausführungsform ebenfalls gebraucht, bzw. zu den Zwecken des Anbie-tens, Inverkehrbringens oder Gebrauchens einführt oder besitzt.
IV.
Nach Art 26 Abs. 1 EPGÜ darf die Beklagte nicht ohne Zustimmung der Klägerin im Hoheitsgebiet der Vertragsmitgliedstaaten, in denen das Streitpatent Wirkung entfaltet, anderen als zur Benut-
zung der geschützten Erfindung berechtigten Personen Mittel, die sich auf ein wesentliches Ele-ment der Erfindung beziehen, zur Benutzung der Erfindung in diesem Gebiet anbieten oder liefern, wenn der Dritte weiß oder hätte wissen müssen, dass diese Mittel dazu geeignet und bestimmt sind, für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden. Diese Voraussetzungen liegen eben-falls vor.
a)
Bei der angegriffenen Ausführungsform II handelt es sich um eine anspruchsgemäße Profilleiste und damit als ein im Anspruch explizit erwähntes Bauteil grundsätzlich um ein wesentliches Mittel. Die Ausgestaltung der Profilleisten zum Einbau in die Sanitärwanneneinrichtung stellt den Kern der streitpatentgemäßen Erfindung dar.
b)
Bei der mittelbaren Verletzung ist ein doppelter Hoheitsgebietsbezug zu verlangen. Das bedeutet, dass Angebot und/oder Lieferung zum einen im Hoheitsgebiet erfolgen und zum anderen auch zur Benutzung der Erfindung im Hoheitsgebiet dienen müssen.
Da es sich bei dem Streitpatent um ein dem EPGÜ unterliegendes europäischen Patent ohne ein-heitliche Wirkung handelt, ist fraglich, ob hierfür ausreicht, dass das Anbieten/Liefern in einem der streitgegenständlichen Vertragsmitgliedstaaten vorliegt und zur unmittelbaren Benutzung der Er-findung in den anderen geschützten Staaten gedacht ist (so wohl Tilmann/Plassmann/Grabin-ski/W.Tilmann, Einheitspatent, Einheitliches Patentgericht, EPGÜ Art. 26, Rn. 16) oder ob bei ei-nem Europäischen (Bündel)patent zu verlangen ist, dass die unerlaubte Handlung auf denselben Vertragsmitgliedstaat zielen muss, in dem durch die Lieferung die unmittelbare Patentverletzung verwirklicht wird (so Tilmann/Plassmann/Tilmann, Einheitspatent, Einheitliches Patentgericht, EPGÜ Art. 33, Rn. 36).
Eine Entscheidung dieser Frage kann im vorliegenden Fall dahinstehen, weil die Beklagte den ob-jektiven Tatbestand der mittelbaren Patentverletzung auch nach der engeren Auffassung erfüllt.
Die Klägerin hat im Hinblick auf das Anbieten und Liefern der angegriffenen Ausführungsform II unwidersprochen vorgetragen, dass der deutsche Online-Händler Reuter.com auf seiner Internet-seite die angegriffene Ausführungsform II in die hier streitgegenständlichen Vertragsstaaten an-bietet. Ausweislich der Anlage AR 11 kann der Nutzer der Internetseite hier verschiedene Länder und Regionen als Lieferort auszuwählen, wobei in der Anlage AR 11 beispielhaft Dänemark, Frank-reich und Italien von den streitgegenständlichen Vertragsmitgliedstaaten zu erkennen sind. Die Klägerin trägt hierzu vor, dass alle streitgegenständlichen Vertragsmitgliedstaaten angewählt wer-den können und sich aus dem – in deutscher Sprache gezeigten – Online-Angebot ergibt, dass die angegriffene Ausführungsform II direkt bei der Beklagten als Herstellerin erworben wird. In der mündlichen Verhandlung hat die Klägerin ergänzt, dass die Beklagte die angegriffene Ausführungs-form II in jedem streitgegenständlichen Vertragsmitgliedstaat an ihre dortigen Vertragshändler anbietet und an diese liefert. Die Vertragshändler bieten wiederum insbesondere an Installations-betriebe bzw. Handwerker an. Die Lieferungen sind in aller Regel auf konkrete Bauvorhaben bezo-gen, wobei üblicherweise in diesem Bereich ein recht steiles Vertriebsgefälle ohne Zwischenlage-rungen vorliegt. Diesem Vortrag ist die Beklagte nicht entgegengetreten.
c)
Ferner ist auch der subjektive Tatbestand der mittelbaren Patentverletzung gegeben. Durch das Angebot und die Lieferung an die Vertragshändler in die streitgegenständlichen Vertragsmitglied-staaten ist aufgrund der Umstände offensichtlich, dass der Beklagten bekannt ist, dass diese Händ-ler die angegriffene Ausführungsformen für konkrete Bauvorhaben zum Einbau liefern, die sich regelmäßig in den jeweiligen Ländern befinden. Die Beklagte weiß daher auch, dass die angegrif-fene Ausführungsform zum Einbau in eine Sanitärwanneneinrichtung als Teil des Wannenträgers geeignet und als „praktisches Nachrüstset“ (vgl. Anlage AR 11) auch bestimmt ist.
d)
Es sind weder Umstände ersichtlich noch vorgetragen, die für eine Unverhältnismäßigkeit der mit der Entscheidung angeordneten Maßnahme sprechen würden. Insbesondere ist nicht ersichtlich, für welchen anderen Zweck die angegriffene Ausführungsform II ansonsten Verwendung findet.
F.
Die vorherigen Ausführungen rechtfertigen die nachfolgend im Einzelnen erläuterten Rechtsfol-gen.
I.
Für die unmittelbare Verletzung gilt Folgendes:
1.
Die Klägerin hat unter Berücksichtigung der Umstände des Falles ein Recht auf Untersagung der Fortsetzung der Verletzung gem. Art. 25 (a) EPGÜ i.V.m. Art. 63 Abs. 1 EPGÜ. Die Beklagte darf in den von der Klage erfassten Vertragsmitgliedstaaten weder das Anbieten noch den Vertrieb fort-setzen. Gleiches gilt – wie oben gesehen – auch für das Gebrauchen sowie Einführen und Besitzen.
Das Verbot der Fortsetzung in Art. 63 EPGÜ impliziert, dass es noch eine Möglichkeit der Fortset-zung der Verletzung geben muss. Die Beklagte ist hinsichtlich der Tatsache, dass sie jegliche Be-nutzungshandlungen eingestellt hat, darlegungs- und beweisbelastet.
Die Klägerin hat konkret aufzeigt, dass jedenfalls in einem der von der Klage erfassten Vertrags-mitgliedstaaten noch weiter Benutzungshandlungen vorliegen (vgl. Anlage AR 30). Damit besteht eine widerlegliche Vermutung, dass die Beklagten auch in den anderen Staaten, die zuvor zu ihrem Vermarktungsgebiet gehörten, ihre Handlungen fortsetzt. Die Beklagte hat demgegenüber ledig-lich vorgetragen, dass sie die Benutzungshandlungen bereits Ende Mai 2023 eingestellt habe. Die Beklagte behauptet, dass die ausweislich der Anlage AR 30 gezeigte Bestellung über den Online-Händler Megabad bereits mit einer abgewandelten Ausführungsform beliefert worden sei. Mit dem pauschalen Vortrag ohne weitere Glaubhaftmachung genügt sie ihrer Darlegungslast offen-sichtlich nicht.
2.
Die Klägerin hat ebenfalls ein Recht auf Auskunft gem. Art. 25 (a) EPGÜ i.V.m. Art. 67 EPGÜ. Der nunmehr gestellte Antrag zu Ziffer 1 a) bis e) begegnet hinsichtlich der Art und Weise der Auskunft sowie der Verhältnismäßigkeit keinen Bedenken.
a)
Den ursprünglich gestellten Antrag auf Offenlegung der Bücher nach Art. 68 Abs. 1 EPGÜ i.V.m. R. 131.1 (c) und R. 141 VerfO hat die Klägerin zu Recht zurückgenommen. Es handelt sich hierbei um einen Antrag, der Teil des Verfahrens zur Festsetzung der Höhe des angeordneten Schadens-ersatzes und dort dem bezifferten Schadensersatzanspruch vorgeschaltet ist bzw. sein kann. Hier-für spricht bereits die systematische Stellung dieses Antrags in Kapitel 4 der Verfahrensordnung. Der Antrag wäre daher nicht im Verletzungsverfahren zu gewähren gewesen.
b)
Der Klägerin steht aber ein Antrag auf Übermittlung von Informationen, welche die Klägerin zum Zwecke ihrer Rechtsverfolgung vernünftigerweise benötigt, gemäß Art. 68 Abs. 3 (a), (b) EPGÜ i.V.m. R. 191 S. 1 Alt. 2 VerfO zu.
Art. 68 Abs. 3 (a), (b) EPGÜ i.V.m. R. 191 S. 1 Alt. 2 VerfO gibt nach Auffassung der Lokalkammer eine materielle Berechtigung, Informationen zu fordern, welche die Klägerin benötigt, um die Aus-künfte auf ihre Stichhaltigkeit überprüfen zu können und Anhaltspunkte für ihre Schadensberech-nung zu erlangen.
Grundsätzlich ist R. 191 VerfO zwar auf Informationen während des Prozesses gerichtet, um Par-teien zur Vorlage von Informationen im Hinblick auf zu leistenden Vortrag zu zwingen (vgl. Til-mann/Plassmann/Ahrens, Regel 191 Rn. 1. – Anlehnung an das Discovery Verfahren). Der Wortlaut schließt aber gerade bei der zweiten Alternative nicht aus, die Vorlage der genannten Informatio-nen in der Endentscheidung anzuordnen. Diese Auslegung ist in allen drei Sprachen zwanglos mög-lich (Informationen zum Zwecke der Rechtsverfolgung vernünftigerweise benötigt/au soutien des prétentions de cette partie/for the purpose of advancing the party´s case).
Die gesetzliche Grundlage im Übereinkommen in Verbindung mit der genannten Verfahrensregel lässt sich in Art. 68 Abs. 3 (a), (b) EPGÜ verorten. Nach diesen Vorschriften hat das Gericht bei der Festsetzung des Schadensersatzes alle in Frage kommenden Aspekte zu berücksichtigen. Dazu zäh-len etwa die negativen wirtschaftlichen Auswirkungen der Patentverletzung einschließlich der Ge-winneinbußen. Ebenso kann der zu Unrecht erzielte Gewinn des Verletzers Berücksichtigung fin-den. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, stattdessen auf der Grundlage einer fiktiven Lizenz einen Pauschalbetrag festzusetzen. Wenn aber sämtliche genannten Faktoren zur Berechnung eine Rolle spielen können, dann muss der Patentinhaber im Umkehrschluss auch die Möglichkeit haben, diese Informationen vom Verletzer einholen zu können. Die Befugnis zur Anordnung der Mitteilung der Informationen setzt Art. 68 Abs. 3 (a), (b) EPGÜ gleichsam voraus (von Bopp/Kir-cher/Sonntag, Hdb., 2. Aufl. § 13 Rn. 287b) als sog. Annexbefugnis bezeichnet).
Für den gewählten Zeitpunkt bereits im Verletzungsverfahren sprechen insbesondere Effizienzge-sichtspunkte. Zum einen wird die Frage der Verletzung im hiesigen Verfahren abschließend geprüft und es ist kein vernünftiger Grund ersichtlich, den Informationsanspruch einem weiteren Verfah-ren zu unterwerfen und diesen zu verzögern (vgl. Bopp/Kircher/Sonntag, Hdb., 2. Aufl. § 21 Rn. 12). Zum anderen liegt es im Interesse beider Parteien einen zweiten, kostspieligen Höheprozess zu vermeiden. Die Erfahrungen der Vergangenheit in den nationalen Rechtsordnungen zeigen, dass sich die Parteien in einer hohen Anzahl von Fällen nach erfolgter Rechnungslegung über den Schadensersatz in aller Regel außergerichtlich einigen. Es spricht daher wenig dafür, die Parteien allein für die Übermittlung der Informationen zur Kostenkalkulation und Kontrolle der Auskünfte zwingend auf einen zweiten Prozess zu verweisen. Eine solch enges Verständnis widerspricht nach Ansicht der Lokalkammer gerade dem ansonsten vorherrschenden Gedanken der Effizienz und des effektiven, europaweiten Rechtschutzes im Verfahren vor dem EPG.
Inhaltlich richtet sich daher dieser Antrag auf die Informationen über die Kostenfaktoren, auf die sich die Beklagte bei der Berechnung ihrer Gewinne beruft (Ziffer (f) des Antrags).
Daneben kann der Patentinhaber im Rahmen dieses Übermittlungsrechts ebenfalls eine Belegvor-lage für die Auskünfte nach Art. 67 Abs. 1 EPGÜ (Ziffer (a) – (e)) verlangen, nämlich Rechnungen oder – wenn diese nicht verfügbar sind – hilfsweise Lieferscheine. Denn abgesehen von dem Inte-resse an den reinen Auskünften, die der Patentinhaber nach Art. 67 Abs. 1 EPGÜ erhält, ist auch sein Interesse anerkennenswert, die Richtigkeit dieser Auskünfte jedenfalls stichprobenartig über-prüfen zu können. Die Möglichkeit der Schwärzung trägt etwaigen vertraulichen Informationen Rechnung (R. 190 1 S. 2 VerfO).
3.
Der Entscheidung hinsichtlich des Rückrufs aus den Vertriebswegen in Bezug auf die unmittelbar verletzenden Erzeugnisse rechtfertigt sich nach Art. 64 (2) (b), (4) EPGÜ. Zu den Vertriebswegen zählen alle gewerblichen Endabnehmer. Die Beklagte hat die Besitzer der angegriffenen Ausfüh-rungsform I aufzufordern, diese an sie gegen Kostenerstattung herauszugeben. Die Maßnahme ist auch verhältnismäßig.
4.
Die Entscheidung auf endgültige Entfernung aus den Vertriebswegen ergeht nach Art. 64 Abs. 2 (d), 64 Abs. 4 EPGÜ.
Die endgültige Entfernung aus den Vertriebswegen ist ausweislich des Wortlauts des EPGÜ eine eigenständige, von dem Rückruf zu trennende Maßnahme. Sie flankiert den Rückruf, wobei eine Entfernung nur dann in Betracht kommt, wenn der Verletzer hierzu die tatsächlichen und rechtli-chen Möglichkeiten hat. Die Formulierung konkreter und hinreichend bestimmter Maßnahmen hat sich hieran auszurichten.
Insoweit war von dem Antrag der Klägerin nur der in der nachfolgenden Entscheidung ersichtliche Teil zu gewähren. Danach kann die Klägerin verlangen, dass die Beklagte die gewerblichen Abneh-mer auffordert, sämtliche eingegangenen Aufträge betreffend die angegriffene Ausführungsform I zu stornieren. Diese Maßnahme ist noch nicht vom Rückruf umfasst, weil es sich um die Fälle handelt, in denen die Wannenträger lediglich bestellt, aber noch nicht an die Endabnehmer gelie-fert wurden. Für eine Unverhältnismäßigkeit der angeordneten Maßnahme ist weder etwas er-sichtlich noch vorgetragen.
Der Antrag zu Ziffer a) ist hingegen nicht bestimmt genug. Es ist insbesondere nicht ersichtlich, auf welche Art und Weise die Beklagte die vertraglichen Rückforderungsansprüche durchsetzen und vor allem wann diese Durchsetzung zur Befolgung der Entscheidung beendet sein soll.
Ziffer b) (2) (Standort/Besitzer) ist keine Maßnahme der Entfernung, sondern letztlich eine Art Aus-kunftsbegehren. Für dessen Berechtigung hat die Klägerin nichts vorgetragen, zumal sie selbst dar-gelegt hat, dass es in diesem Marktsegment typischerweise keine Zwischenlager oder Zwischen-händler gibt.
Ziffer b) (3) richtet sich bei näherer Betrachtung auf die Entfernung der angegriffenen Ausfüh-rungsform II. Der Entfernungsanspruch wird bei der mittelbaren Verletzung hingegen nicht ge-währt – und wurde daher auch zurückgenommen –, weil gerade im hiesigen Fall eine Verwendung der angegriffenen Ausführungsform II im von der Klage nicht erfassten Deutschland möglich ist. Dabei handelt es sich nach dem Vortrag der Beklagten um ihr Hauptmarktsegment.
Ziffer b) 4) ist faktisch bereits im Rückruf enthalten und nicht gesondert als Entfernungsmaßnahme auszusprechen.
5.
Die Androhung von Zwangsgeld für die Unterlassung (Art. 63 Abs. 2 EPGÜ) begegnet keinen Be-denken.
Die Androhung für die Maßnahmen der Auskunft, Information, Rückruf und Entfernung finden in Art. 82 Abs. 1 und 4 EPGÜ, R. 354.3 VerfO ihre Grundlage. Mit der Anzahl der Tage steht eine Größe für die Berechnung der Zwangsgelder fest. Die Festlegung einer Mindestgrenze hat Abschre-ckungspotential. Angesichts des Umfangs der Sache war diese jedoch auf EUR 250,00 herabzuset-zen, die als ausreichend aber auch angemessen erachtet wird.
6.
Die Entscheidung über die Zahlung von vorläufigen Schadensersatzes ergibt sich aus Art. 68 Abs. 1 EPGÜ i.V.m. R. 119 VerfO. Die Klägerin hat angesichts des Vortrags der Beklagten, dass ihre Benut-zungshandlungen in den streitgegenständlichen Vertragsmitgliedsstaaten sehr überschaubar ge-wesen seien, den Antrag auf EUR 10.000,00 angepasst. Gegen die Bedingung, dass die Zahlung bei einer etwaigen Fortsetzung angepasst wird, hat die Beklagte sich nicht gewendet und sie begegnet auch aus Sicht der Lokalkammer keinen Bedenken.
Klarzustellen ist lediglich, dass die Zahlung des vorläufigen Schadensersatzes ausweislich des Rück-bezugs und der mangelnden Differenzierung im Antrag beide Arten der Patentverletzung vollstän-dig abdeckt.
Ferner beruht die Entscheidung über die Feststellung der Zuerkennung der Schadensersatzleistung dem Grunde nach auf Art. 68 Abs. 1 EPGÜ. Die Beklagte hätte bei entsprechender Sorgfalt erken-nen müssen, dass sie durch ihre Handlungen das Streitpatent verletzt.
II.
Hinsichtlich der mittelbaren Verletzung des Streitpatents durch die angegriffene Ausführungsform II folgt das Recht der Klägerin auf Untersagung der Fortsetzung der Verletzung aus Art. 26 Abs. 1 EPGÜ i.V.m. Art. 65 Abs. 1 EPGÜ. Die Klägerin hat ebenfalls ein Recht auf Auskunft und Übermitt-lung von Informationen gem. Art. 26 Abs. 1 EPGÜ i.V.m. Art. 67 EPGÜ, Art. 68 Abs. 3 a), b) EPGÜ i.V.m. R. 191 S. 1 Alt. 2 VerfO sowie auf Zahlung des vorläufigen Schadensersatzes und der Fest-stellung der der Zuerkennung von Schadensersatz dem Grunde nach (Art. 26 Abs. 1 EPGÜ i.V.m. Art. 68 Abs. 1 EPGÜ, R. 119 VerfO). Die Androhung von Zwangsmitteln richtet sich nach Art. 63 Abs. 2, 82 Abs. 1 und 4 EPGÜ, R. 354.3 VerfO und gilt entsprechend nur für die Entscheidungen über die mittelbare Verletzung. Auf die obigen Ausführungen wird im Übrigen verwiesen.
G.
Gemäß Art. 69 Abs. 2 EPGÜ, R. 118.5. VerfO war eine Kostengrundentscheidung zu treffen, wobei hier aufgrund des teilweisen Obsiegens und Unterliegens der Parteien die Kosten nach Billigkeit zu verteilen waren.
Da die Klägerin die Klage teilweise in Bezug auf die Höhe der Erstattung des vorläufigen Schadens-ersatzes, den Rückruf und Entfernungsanspruch im Hinblick auf die mittelbare Verletzung sowie die Anordnung der Offenlegung der Bücher zurückgenommen hat, und die Anordnung, die Erzeug-nisse endgültig aus den Vertriebswegen zu entfernen überwiegend hinter dem Antrag zurück-bleibt, war ihr ein geringfügiger Teil der Kosten der Verletzungsklage aufzuerlegen. Hinsichtlich der Widerklage spiegelt die hälftige Kostenteilung wider, dass die Klägerin mit dem Hauptantrag un-terlegen ist und das Streitpatent im Hilfsantrag aufrechterhalten wurde.
Auch wenn Art. 69 Abs. 2 EPGÜ nicht ausdrücklich eine nach der Verfahrensordnung festgelegte Obergrenze der erstattungsfähigen Kosten erwähnt, ist kein Grund ersichtlich, wieso die in Art. 69 (1) EPGÜ erwähnte Obergrenze bei einer Verteilung der Kosten nach Billigkeit keine Anwendung finden sollte. Gemäß Art. 1 (4) des Beschlusses des Verwaltungsausschusses vom 24. April 2023 zur Tabelle der Obergrenze für erstattungsfähige Kosten entspricht im hiesigen Falle des teilweisen Obsiegens die anwendbare Obergrenze dem Anteil des Obsiegens der Partei, die Kostenerstattung beantragt.
H.
Gemäß Art. 82 Abs. 2 EPGÜ, R. 118.8 S.2 VerfO kann das Gericht jede Anordnung bzw. Maßnahme von einer Sicherheitsleistung abhängig machen, die es festzusetzen hat.
Der Lokalkammer steht bei der Anordnung einer Sicherheitsleistung ein Ermessen zu. Im vorlie-genden Fall hat die Lokalkammer von einer solchen Anordnung abgesehen. Die Verletzung des Streitpatents durch die angegriffenen Ausführungsformen ist zwischen den Parteien unstreitig. Wie sich aus den obigen Ausführungen ergibt, hat die Beklagte auch im Hinblick auf ihr eingewen-detes Vorbenutzungsrecht in den streitgegenständlichen Vertragsmitgliedstaaten erstinstanzlich nichts vorgetragen. Selbst bei der eher unwahrscheinlichen Möglichkeit, dass das Berufungsgericht die rein juristische Frage der Reichweite des Vorbenutzungsrecht anders beurteilt als die Lokal-kammer, wäre etwaiger Vortrag der Beklagten hierzu nicht mehr zu berücksichtigen. Trotz eines entsprechenden Hinweises der Berichterstatterin am 2. Mai 2024 erfolgte kein Vortrag seitens der Beklagten hierzu in der mündlichen Verhandlung. Schließlich erscheint der Umfang der Verlet-zungshandlungen nach dem Parteivorbringen überschaubar. Diese Umstände lassen kein erhebli-ches Schadensrisiko im Sinne des Art. 82 Abs. 2 EPGÜ erkennen, dessen Absicherung es bedurft hätte.

ENTSCHEIDUNG:
A.
Das Europäische Patent 3 375 337 wird mit Wirkung für Österreich, Belgien, Dänemark, Frankreich, Italien, Luxemburg und den Niederlanden für nichtig erklärt, soweit sein Gegenstand über fol-gende Fassung der Patentansprüche hinausgeht:
1. Sanitärwanneneinrichtung mit einer Sanitärwanne (1) und einer Traganordnung für die Sanitärwanne (1), wobei die Sanitärwanne (1) einen im Querschnitt C-förmigen Wan-nenrand (3) mit einer Unterkantung (6) aufweist, wobei die Traganordnung mehrere Profilleisten (2) umfasst, welche in den C-förmigen Wannenrand (3) eingesetzt und dort formschlüssig gehalten sind,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Profilleisten (2) aus Kunststoff-Hartschaum gebildet sind, wobei die Profilleisten (2) jeweils mit einem oberen Befestigungsabschnitt (7) in den C-förmigen Wannenrand (3) eingesetzt sind und mit einem Fußabschnitt (8) nach unten über die Unterkantung (6) vorstehen und der obere Befestigungsabschnitt (7) im unmontierten Zustand gegen-über einem von dem C-förmigen Wannenrand (3) gebildeten Aufnahmeraum ein Über-maß aufweist und derart komprimierbar ist, um in den Aufnahmeraum eingesetzt zu werden.
2. Sanitärwanneneinrichtung nach Anspruch 2 oder 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Fußabschnitt (8) eine Höhe zwischen 3 mm und 15 mm aufweist.
3. Sanitärwanneneinrichtung nach einem der Ansprüche 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Profilleisten (2) an ihren Fußabschnitten (8) Einsätze aus einem schalldäm-menden Material (10) aufweisen, welche die untere Auflagefläche der Fußabschnitte bilden.
4. Sanitärwanneneinrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeich-net, dass die Traganordnung eine unter einem Mittelabschnitt der Sanitärwanne an-geordnete Mittenabstützung (9) umfasst.
5. Sanitärwanneneinrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeich-net, dass die Sanitärwanne (1) aus Stahl-Email gebildet ist.
6. Sanitärwanneneinrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeich-net, dass die Sanitärwanne (1) eine rechteckige Grundfläche aufweist, wobei an jeder Seite der Sanitärwanne (1) genau eine Profilleiste (2) vorgesehen ist.
7. Sanitärwanneneinrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeich-net, dass an Ecken der Sanitärwanne (1) Eckstücke (11) in den C-förmigen Wannenrand (3) eingesetzt sind.
8. Sanitärwanneneinrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Eckstü-cke (11) mit den jeweils anschließenden Profilleisten (2) über Verbindungselemente (12) verbunden sind.
9. Sanitärwanneneinrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Traganordnung zur Höhenanpassung Unterbauleisten (13) umfasst, welche un-ter den Profilleisten (2) anzuordnen sind.
Im Übrigen wird die Widerklage abgewiesen.
B.
I. Es wird der Beklagten untersagt,
1.
Sanitärwanneneinrichtungen mit einer Sanitärwanne und einer Traganordnung für die Sani-tärwanne,
in Österreich, Belgien, Dänemark, Frankreich, Italien, Luxemburg und den Niederlanden an-zubieten, in Verkehr zu bringen, oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzu-führen oder zu besitzen,
wobei die Sanitärwanne in Gebrauchslage einen im Querschnitt C-förmigen Wannenrand mit einer Unterkantung aufweist, wobei die Traganordnung mehrere Profilleisten umfasst, wel-che in den C-förmigen Wannenrand eingesetzt und dort formschlüssig gehalten sind, dadurch gekennzeichnet, dass die Profilleisten aus Kunststoff-Hartschaum gebildet sind, wo-bei die Profilleisten jeweils mit einem oberen Befestigungsabschnitt in den C-förmigen Wan-nenrand eingesetzt sind und mit einem Fußabschnitt nach unten über die Unterkantung vor-stehen und der obere Befestigungsabschnitt im unmontierten Zustand gegenüber einem von dem C-förmigen Wannenrand gebildeten Aufnahmeraum ein Übermaß aufweist und derart komprimierbar ist, um in den Aufnahmeraum eingesetzt zu werden,
insbesondere wenn dies in Form des "Minimum-Wannenträger (werkseitig vormontiert)" geschieht;
2.
Profilleisten gebildet aus Kunststoff-Hartschaum, geeignet und bestimmt für Sanitärwannen-einrichtungen mit einer Sanitärwanne und einer Trageanordnung für die Sanitärwanne
Abnehmern in Österreich, Belgien, Dänemark, Frankreich, Italien, Luxemburg und den Nie-derlanden anzubieten oder zu liefern,
wobei die Sanitärwanne in Gebrauchslage einen im Querschnitt C-förmigen Wannenrand mit einer Unterkantung aufweist, wobei die Traganordnung mehrere Profilleisten umfasst, wel-che in den C-förmigen Wannenrand eingesetzt und dort formschlüssig gehalten sind, wobei die Profilleisten jeweils mit einem oberen Befestigungsabschnitt in den C-förmigen Wannen-rand eingesetzt sind und der obere Befestigungsabschnitt im unmontierten Zustand gegen-über einem von dem C-förmigen Wannenrand gebildeten Aufnahmeraum ein Übermaß auf-weist und derart komprimierbar ist, um in den Aufnahmeraum eingesetzt zu werden, und mit einem Fußabschnitt nach unten über die Unterkantung vorstehen,
insbesondere wenn dies in Form des "Minimum-Wannenträger Flex" geschieht.
II.
Die Beklagte wird weiter verurteilt, innerhalb eines Zeitraums von 30 Tagen nach der Zustellung der Mitteilung i.S.v. R. 118 (8) S. 1 VerfO und gegebenenfalls der beglaubigten Übersetzung,
1.
der Klägerin darüber Auskunft zu erteilen, in welchem Umfang sie seit dem 29. Juni 2022 die in Ziffer I.1. und I.2. bezeichneten Handlungen begangen hat, und zwar in Form einer für jeden Monat eines Kalenderjahres und nach den in Ziffer I. 1 und I.2 bezeichneten, verlet-zenden Erzeugnissen strukturierten Aufstellung der nachfolgenden Informationen:
(a) Ursprung und Vertriebswege der verletzenden Erzeugnisse;
(b) die ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Mengen und die Preise, die für die ver-letzenden Erzeugnisse gezahlt wurden;
(c) die Identität aller an der Herstellung oder dem Vertrieb der verletzenden Erzeugnisse beteiligten dritten Personen;
(d) die Anzahl und die Daten der angebotenen Erzeugnisse;
(e) die durchgeführte Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, ihre Verbreitung, den Vertriebszeitraum und das Vertriebsgebiet; einschließlich der Nachweise für diese Werbetätigkeiten;
(f) die Kosten, aufgeschlüsselt nach einzelnen Kostenfaktoren und den erzielten Gewin-nen,
wobei zum Nachweis der Angaben die entsprechenden Kaufbelege (nämlich Rechnungen, hilfsweise Lieferscheine) in Kopie vorzulegen sind, wobei geheimhaltungsbedürftige Details außerhalb der auskunfts- und mitteilungspflichtigen Daten geschwärzt werden dürfen;
2.
die unter Ziff. I.1. genannten verletzenden Erzeugnisse zurückzurufen, indem die Dritten, von denen die verletzenden Erzeugnisse zurückzurufen sind, darauf hingewiesen werden, dass dieses Gericht festgestellt hat, dass die Erzeugnisse das Europäische Patent EP 3 375 337 B1 verletzen, wobei die Beklagte den Dritten verbindlich zuzusagen hat, die entstandenen Kos-ten zu erstatten, die anfallenden Verpackungs- und Transportkosten zu übernehmen, die mit der Rücksendung der Produkte verbundenen Zoll- und Lagerkosten zu erstatten und die Pro-dukte wieder entgegenzunehmen;
3.
die unter Ziffer I. 1 genannten verletzenden Erzeugnisse endgültig aus den Vertriebswegen zu entfernen, indem die Beklagte unter Hinweis, dass dieses Gericht festgestellt hat, dass die Erzeugnisse das Europäische Patent 3 375 337 B1 verletzen,
Dritte, die gewerblichen Abnehmer, aber nicht Endabnehmer sind, hinsichtlich der unter Zif-fer I. 1 genannten Erzeugnisse, auffordert, sämtliche Aufträge betreffend die in Ziffer I.1 ge-nannten Erzeugnisse zu stornieren und
dem Gericht und der Klägerin innerhalb des genannten Zeitraums von 30 Tagen nach der Zustellung der Mitteilung i.S.v. R. 118 (8) S. 1 VerfO und gegebenenfalls der beglaubigten Übersetzung einen schriftlichen Nachweis über die durchgeführte Maßnahme vorzulegen.

III.
Die Beklagte wird weiter verurteilt,
1.
im Falle jeder Zuwiderhandlung gegen die Anordnung gemäß dem Antrag zu Ziff. I. ein wie-derholtes Zwangsgeld in Höhe von mindestens 1.000,00 EUR pro verletzendes Erzeugnis;
2.
im Falle jeder Zuwiderhandlung gegen die Anordnung gemäß dem Antrag zu Ziff. II. ein wie-derholtes Zwangsgeld von mindestens 250,00 EUR pro Tag für jeden Tag der Zuwiderhand-lung
an das Gericht zu zahlen.
IV.
Die Beklagte wird verurteilt, der Klägerin EUR 10.000,00 als vorläufigen Schadensersatz zu zahlen, der angepasst wird, wenn die unter Ziffer I. genannten Handlungen fortgesetzt werden.
V.
Es wird festgestellt, dass die Beklagte dem Grunde nach verpflichtet ist, der Klägerin jeden weite-ren Schaden zu ersetzen, der ihr für alle vergangenen und künftigen Handlungen gemäß Ziffer I. entstanden ist oder zukünftig entstehen wird.
VI.
Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.
C.
Die Kosten der Widerklage trägt die Klägerin zu 50% und die Beklagte zu 50%.
Die Kosten der Klage trägt die Klägerin zu 15 % und die Beklagte zu 85%.
Die Obergrenze der erstattungsfähigen Vertretungskosten wird für die Klage auf EUR 47.600,00 für die Klägerin und auf EUR 8.4000,00 für die Beklagte festgesetzt. Für die Widerklage wird die Obergrenze für beide Parteien jeweils auf EUR 28.000,00 festgesetzt.
D.
Die Anordnungen zu Ziffer B.I bis B.II. 1-3 und B.IV sind erst vollstreckbar,
nachdem die Klägerin dem Gericht mitgeteilt hat, welchen Teil der Anordnungen sie zu vollstre-cken beabsichtigt und eine beglaubigte Übersetzung der Anordnungen in die Amtssprache des Vertragsmitgliedstaats, in dem die Vollstreckung erfolgen soll, eingereicht hat und nachdem die Mitteilung und die (jeweilige) beglaubigte Übersetzung der Beklagten zugestellt wurde.

NAMEN UND UNTERSCHRIFTEN:
Vorsitzender Richter Thomas
Rechtlich qualifizierte Richterin Dr. Thom
Rechtlich qualifizierter Richter Kupecz
Technisch qualifizierter Richter Ledeboer
für den Hilfskanzler Boudra-Seddiki

INFORMATIONEN ZUR BERUFUNG:
Gegen die vorliegende Entscheidung kann durch jede Partei, die ganz oder teilweise mit ihren Anträgen erfolglos war, binnen zwei Monaten ab Zustellung der Entscheidung beim Berufungsgericht Berufung ein-gelegt werden (Art. 73 (1) EPGÜ, R. 220.1 (a), 224.1 (a) VerfO).
Informationen zur Vollstreckung:
Informationen zur Vollstreckung (Art. 82 EPGÜ, Art. Art. 37(2) EPGS, R. 118.8, 158.2, 354, 355.4 VerfO):
Eine beglaubigte Kopie der vollstreckbaren Entscheidung wird vom Hilfskanzler auf Antrag der vollstrecken-den Partei ausgestellt, R. 69 RegR.


Machine Translation

Local Chamber Düsseldorf
UPC_CFI_7/2023
Decision
of the Court of First Instance of the Unified Patent Court
Local Chamber Düsseldorf
delivered on 3 July 2024
concerning EP 3 375 337 B1

LEADING PRINCIPLES:
1. Within the framework of Article 28 EPGÜ, the user of the technology according to the invention can only invoke the rights granted to him by the respective national regulations of the respective contracting member states. On this basis, the existence of a prior right of use must be asserted for each of the protected contracting states.

2. The request for disclosure of the books standardised in Art. 68 EPGÜ in conjunction with R. 131.1 (c) and R. 141 VerfO is part of the procedure for determining the amount of the damages ordered and, where applicable, precedes the quantified claim for damages. An obligation to disclose the books in infringement proceedings is therefore ruled out.

3. Article 68(3)(a) and (b) EPGÜ in conjunction with Rule 191(1) sentence 2 VerfO provide a substantive justification for requesting information in infringement proceedings which the plaintiff needs in order to be able to verify the accuracy of the information provided and to obtain evidence for its calculation of damages. In terms of content, such a request is directed at the information on the cost factors relied on by the defendant in calculating its profits. In addition, the patent proprietor may also request, within the scope of this right of transmission, that the defendant provide evidence for the information pursuant to Article 67(1) EPGÜ, namely invoices or, if these are not available, delivery notes.

4. The final removal from the distribution channels is an independent measure that must be distinguished from the recall. It accompanies the recall, whereby removal can only be considered if the infringer has the actual and legal means to do so. The formulation of concrete and sufficiently specific measures must be based on this.

5. An application for a subsequent extension of the deadline must be submitted at the latest at the same time as the statement of facts for which the party is seeking the retroactive extension of the deadline. If such an application is submitted at a later date, it has no prospect of success from the outset.
KEYWORDS:

Right of prior use; indirect patent infringement; final removal from distribution channels; right to disclosure of books; right to information; submission of evidence; subsequent extension of time limits.

PLAINTIFF:
Franz Kaldewei GmbH & Co. KG, legally represented by its general partner, Kaldewei-Verwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung, represented by its managing director Franz Kaldewei, Christian Helmut, Siegfried Graap, Roberto Martinez and Patrick Nußmann, Beck-umer Str. 33-35, 59229 Ahlen, Germany,

represented by: Cordula Schumacher, lawyer, and Benjamin Schnäbelin, lawyer, ARNOLD RUESS Rechtsanwälte Part-mbB, Königsallee 59a, 40215 Düsseldorf, Germany
electronic delivery address: schumacher@arnoldruess.com

DEFENDANT:
Bette GmbH & Co. KG, legally represented by its general partner, Bette Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mit beschränkter Haftung, represented by its managing director Thilo Constantin Pahl, Heinrich-Bette-Str. 1, 33129 Delbrück, Germany,

represented by: Attorney Jens Künzel, LL.M., KRIEGER MES & GRAF v. der GROEBEN PartG mbB., Bennigsen-Platz 1, 40474 Düsseldorf
electronic delivery address: jens.kuenzel@krieger-mes.de

PATENT IN DISPUTE:
EUROPEAN PATENT NO. EP 3 375 337 B1
Decision-making body/chamber: Decision-making body of the Local Chamber of Düsseldorf JUDGES INVOLVED:

This decision was announced with the participation of Presiding Judge Thomas, legally qualified Judge Dr Thom as rapporteur, legally qualified Judge Kupecz and technically qualified Judge Ledeboer.

LANGUAGE OF THE PROCEEDINGS: German

SUBJECT MATTER: Infringement action and counterclaim for annulment

ORAL HEARING: 16 May 2024


BRIEF STATEMENT OF THE FACTS:
The plaintiff accuses the defendant of infringing European patent EP 3 375 337 B1 (Annex AR 12; hereinafter: the contested patent) in the contracting member states Austria, Belgium, Denmark, France, Italy, Luxembourg and the Netherlands, where the contested patent claims protection. In its counterclaim, the defendant challenges the legal validity of the contested patent in the aforementioned contracting states, which the plaintiff defends, inter alia, with an alternative amendment request.
The plaintiff is the proprietor of the contested patent, which was filed on 29 January 2018 and published on 19 September 2018. The grant decision was published on 29 June 2022. The contested patent is in force in the Contracting Member States Austria, Belgium, Denmark, France, Italy, Luxembourg and the Netherlands, among others. It protects a sanitary tub device.
Claim 1 of the contested patent reads as follows:

"Sanitary tub device with a sanitary tub (1) and a support arrangement for the sanitary tub (1), wherein the sanitary tub (1) in its position of use has a tub rim (3) which is C-shaped in cross-section and has a lower edge (6), wherein the support arrangement comprises several profile strips (2) which are inserted into the C-shaped tub rim (3) and held there in a form-fitting manner,
characterised in that
the profile strips (2) are made of rigid plastic foam."

Claims 2 and 3, which are also asserted by the plaintiff in both the infringement action and the counterclaim by way of auxiliary requests, are worded as follows:
Claim 2:
"Sanitary tray device according to claim 1,

characterised in that
the profiled strips are each inserted into the C-shaped tub rim (3) with an upper fastening section (7) and project downwards beyond the lower edge (6) with a foot section (8).‘
Claim 3:
’Sanitary tub device according to claim 2,
characterised in that
the upper fastening section (7) in the unmounted state has an excess dimension relative to a receiving space formed by the C-shaped tub rim (3) and can be compressed in such a way as to be inserted into the receiving space."
(underlining added)

The slightly reduced Figure 2 of the contested patent shown below shows a sectional view through an edge of the sanitary tray device according to the invention.

The sanitary tray (1) has a C-shaped tray edge 3 in cross-section. The C-shape is formed by an approximately horizontal mirror section 4, which is connected to the vertical section 5 and merges into a lower edge 6. The profile strips 2 comprise an upper fastening section 7 and a foot section 8 projecting downwards beyond the lower edge 6.
The plaintiff was also granted a German patent DE 10 2017 105 290 with almost identical claims, which was upheld in limited form by the DPMA in its decision of 15 September 2022 (Exhibit AR 4).

The infringement action brought by the plaintiff is directed against the offering and distribution of shower trays with the product names ‘Bette Floor’, ‘BetteFloor Side’ and ‘Bette Ultra’, which are factory-configured with a pre-assembled so-called minimum tray support (hereinafter: contested embodiment I) in the aforementioned contracting Member States. As an example, a slightly reduced image of the contested embodiment I taken from the statement of claim on p. 6 is shown here, with the minimum tray support bearing the reference number 5.


The defendant maintains a dealer search on its website at https://www.my-bette.com/ser-vice/haendlersuche. This lists distributors in Austria, Belgium, Denmark, France, Italy, Luxembourg and the Netherlands, which, among other things, also display the contested embodiment I. The website is available in German, French, Dutch and Italian.
Furthermore, the plaintiff wishes to prevent the distribution and offering of the so-called minimum bathtub support with the product name ‘Flex’ (hereinafter: contested embodiment II) in the Member States covered by the contract in dispute.

The image below, also taken from the statement of claim (p. 9), shows the contested embodiment II. This is a separately available profile strip set that can be retrofitted under a shower tray.


The German online retailer Reuter.com offers the contested embodiment II on its website in the Member States that are the subject of the present dispute (Exhibit AR 11) and purchases it directly from the defendant as the manufacturer. The defendant offers the contested embodiment II in each of the Member States covered by the dispute to its authorised dealers there and delivers to them. The authorised dealers in turn offer it in particular to installation companies and tradesmen. The deliveries are generally related to specific construction projects. There is usually a fairly steep distribution gradient in this area without intermediate storage.

On 16 September 2022, the plaintiff submitted a request for authorisation to the defendant, in which the defendant did not contest the allegation of infringement but referred to the earlier filed but later published patent DE 10 2017 105 – which belongs to the defendant – for the scope of application in Germany (Exhibit AR 5). By letter dated 24 May 2023 (Exhibit AR 6), the plaintiff unsuccessfully warned the defendant for the contracting states at issue here.

The plaintiff bases its infringement action on a direct infringement of claim 1 by the contested embodiment I and on an indirect infringement of claim 1 by the contested embodiment II. It also alleges direct and indirect infringement of claims 2 and 3 in the form of ‘in particular if’ requests.

The defendant seeks the annulment of the contested patent by way of a counterclaim and cites lack of novelty and lack of inventive step as grounds for invalidity. The plaintiff opposes this and, in the alternative, requests that the contested patent be amended in the form of a combination of the granted claims 1, 2 and 3. The defendant also opposes the maintenance of the contested patent in the form of the plaintiff's alternative request.

In order to avoid repetition, reference is made to the entire contents of the file.
PLAIDS OF THE PARTIES:
First, the plaintiff summarised its claims, requesting, in addition to the provision of information,

the disclosure of the books to prove the information provided to the defendant, whereby the accuracy of the information is to be verified by an auditor to be determined by the plaintiff

or, alternatively, the accuracy is to be confirmed by means of an affidavit,
the defendant be ordered to recall and permanently remove the infringing products from the distribution channels for both direct and indirect infringements
and the defendant be ordered to pay EUR 100,000.00 as provisional damages and to compensate the plaintiff for any further damages incurred or to be incurred in the future for all past and future infringements.

Following the order of the rapporteur of 2 May 2024, the plaintiff has now requested in the oral hearing that
I. the defendant be prohibited from
1. offering, marketing, putting on sale, using or possessing sanitary tubs with a sanitary tub and a support arrangement for the sanitary tub

in Austria, Belgium, Denmark, France, Italy, Luxembourg and the Netherlands, or to use them or to import or possess them for the aforementioned purposes,

where the sanitary tub, in its position of use, has a C-shaped tub edge with an undercut, and the support arrangement comprises several profile strips which are inserted into the C-shaped tub edge and held there in a form-fitting manner, characterised in that the profile strips are made of hard plastic foam,
in particular if

the profiled strips are each inserted into the C-shaped tray edge with an upper fastening section and project downwards beyond the lower edge with a foot section,
furthermore, in particular when

the upper fastening section, when unmounted, has an excess dimension relative to a receiving space formed by the C-shaped tub edge and can be compressed so as to be inserted into the receiving space,
in particular when this is in the form of the ‘minimum tub support (pre-assembled at the factory)’;

2. Profile strips made of rigid plastic foam suitable and intended for sanitary tub installations with a sanitary tub and a support arrangement for the sanitary tub
to be offered or supplied to customers in Austria, Belgium, Denmark, France, Italy, Luxembourg and the Netherlands,

where the sanitary tub, in its position of use, has a C-shaped tub rim with an undercut, and the support arrangement comprises several profile strips which are inserted into the C-shaped tub rim and held there in a form-fitting manner,
in particular if this is in the form of the ‘Minimum Tub Support Flex’.

II. The defendant is further ordered, within a period of 30 days after service of the notice pursuant to Rule 118(8) sentence 1 VerfO and, if applicable, the certified translation,

1. to provide the plaintiff with information on the extent to which it has committed the acts described in sections I.1. and I.2. since 29 June 2022, in the form of a list structured for each month of a calendar year and according to the infringing products described in sections I. 1 and I.2., containing the following information:

(a) the origin and distribution channels of the infringing products;
(b) the quantities delivered, received or ordered and the prices paid for the infringing products;
(c) the identity of all third parties involved in the manufacture or distribution of the infringing products;
(d) the number and dates of the products offered;
(e) the advertising carried out, broken down by advertising media, their distribution, the distribution period and the distribution area; including evidence of these advertising activities;
(f) the costs, broken down by individual cost factors and the profits made,
whereby the relevant purchase documents (namely invoices or, alternatively, delivery notes) must be submitted in copy as evidence of the information provided, whereby details requiring confidentiality may be blacked out except for the data subject to disclosure and notification requirements;

2. recall the infringing products referred to in Section I.1 by informing the third parties from whom the infringing products are to be recalled that this court has determined that the products infringe European Patent EP 3 375 337 B1, whereby the defendant must bindingly undertake to reimburse the third parties for the costs incurred, to bear the packaging and transport costs incurred, to reimburse the customs and storage costs associated with the return of the products and to take back the products;

21. to permanently remove the infringing products referred to in Section I. 1 from the distribution channels by indicating that this court has found that the products infringe European Patent 3 375 337 B1,
a) insofar as they exist, assert and enforce contractual claims for restitution;

1 The numbering reproduced corresponds to the application actually made in the oral hearing.
b) third parties who are commercial purchasers but not end users with regard to the products referred to in Section I. 1,
(1) to cancel all orders relating to the products referred to in Section I.1;

(2) to disclose the location and owners of the products referred to in Section I.1;
(3) to remove or destroy the carrier arrangement from the products referred to in Section I.1;

(4) bindingly undertakes to reimburse the costs incurred and, at its discretion, offers to take back the shower tray at its own expense or to install a non-infringing tray carrier free of charge.
d)2to submit written proof of the measures taken to the court and the plaintiff within four weeks of delivery of the judgment.

III. The defendant is ordered to
1. in the event of any breach of the order pursuant to the application under point I, pay a repeated penalty payment of at least EUR 1,000.00 per infringing product;

2. in the event of any breach of the order pursuant to the application under point II, to pay a repeated penalty payment of at least EUR 1,000.00 per day for each day of the breach
to the court.
IV. The defendant is ordered to pay the claimant

1. EUR 10,000.00 as provisional damages, which shall be adjusted if the actions referred to in point I are continued.
2. It is established that the defendant is fundamentally obliged to compensate the plaintiff for any further damage it has incurred or will incur in the future for all past and future actions in accordance with point I.

The defendant requests that
the action of 1 June 2023 (ACT_459767/2023) be dismissed with the claims now made.
2 The numbering reproduced corresponds to the claim actually made in the oral hearing.
The defendant requests in its counterclaim that

that European Patent 3 375 337 B1 be declared invalid with effect for Austria, Belgium, Denmark, France, Italy, Luxembourg and the Netherlands to the extent of claims 1 to 3.
The plaintiff requests that
1. the counterclaim be dismissed,
2. in the alternative,

if the court considers main claim 1 to be invalid, that European patent 3 375 337 B1 be maintained in Austria, Belgium, Denmark, France, Italy, Luxembourg and the Netherlands with the following claims:
1. Sanitary tub assembly comprising a sanitary tub (1) and a support arrangement for the sanitary tub (1), wherein the sanitary tub (1) has a C-shaped tub rim (3) with a lower edge (6), wherein the support arrangement comprises several profile strips (2) which are inserted into the C-shaped tub rim (3) and held there in a form-fitting manner,
characterised in that

the profile strips (2) are made of rigid plastic foam, wherein the profile strips (2) are each inserted into the C-shaped tub rim (3) with an upper fastening section (7) and project downwards beyond the lower edge (6) with a foot section (8), and the upper fastening section (7) protrudes in the unmounted state into a receiving space formed by the C-shaped tub rim (3) and can be compressed so as to be inserted into the receiving space.
2. Sanitary tub device according to claim 1, characterised in that the foot section (8) has a height of between 3 mm and 15 mm.

3. Sanitary tub device according to one of claims 1 or 2, characterised in that the profile strips (2) have inserts made of a sound-insulating material (10) at their foot sections (8), which form the lower bearing surface of the foot sections.

4. Sanitary tub device according to one of claims 1 to 3, characterised in that the support arrangement comprises a central support (9) arranged under a central section of the sanitary tub.
5. Sanitary tub device according to one of claims 1 to 4, characterised in that the sanitary tub (1) is made of enamelled steel.

6. Sanitary tub device according to one of claims 1 to 5, characterised in that the sanitary tub (1) has a rectangular base area, wherein exactly one profile strip (2) is provided on each side of the sanitary tub (1).

7. Sanitary tray device according to one of claims 1 to 6, characterised in that corner pieces (11) are inserted into the C-shaped tray edge (3) at the corners of the sanitary tray (1).

8. Sanitary tray device according to claim 7, characterised in that the corner pieces (11) are connected to the respective adjacent profile strips (2) by means of connecting elements (12).

9. Sanitary tray device according to one of claims 1 to 8, characterised in that the support arrangement for height adjustment comprises base strips (13) which are to be arranged under the profile strips (2).
With regard to any further requests concerning the interim proceedings, reference is made to the written submissions of the parties.

ESSENTIAL STEPS IN THE PROCEEDINGS AND REQUESTS FOR EXTENSION OF TIME:
In its order of 2 May 2024, the rapporteur concluded the interim proceedings and issued instructions and requirements for the oral hearing. In particular, in section V of the order, she instructed the parties to upload any sketches or documents to which they may wish to refer for clarification during the oral hearing and which have not yet been submitted to the file to the CMS by 13 May 2024. Reference is made to the further content of the order.

In its written submission of 15 May 2024, the plaintiff requested that the deadline be extended retroactively to 15 May 2024. It stated that the order had been overlooked, although the specific reasons for this could no longer be fully understood within the law firm. In its written submission, it provided a preliminary estimate of its costs.

In its written submission of 15 May 2024, the defendant presented both a preliminary estimate of the costs and two drawings to which it intended to refer in the oral hearing.

At the oral hearing, the Local Chamber allowed the late submissions of both parties regarding the preliminary estimate of costs, but pointed out that the documents submitted by the defendant in its written statement of 15 May 2024 would not be taken into account.

The defendant then filed a motion for the first time to extend the deadline that had expired on 13 May 2024, essentially on the grounds that the defendant's representative had received 15 emails in the CMS on 2 May 2024 that he had then checked the file and that, for whatever reason, the procedural order of 2 May 2024 had not been visible to him. Reference is also made to the minutes of the oral hearing.

FACTUAL AND LEGAL ISSUES IN DISPUTE:

The plaintiff is of the opinion that limiting the request for disclosure of the books to a subsequent action for damages would result in the proceedings possibly taking place in three stages. The necessity of this already arises from the fact that the plaintiff has no other means of verifying the accuracy of the defendant's information. Apart from that, this would also avoid further proceedings and thus further costs. It follows from R. 191 p. 1 2. Alt. VerfO that the application for disclosure is already possible in the present proceedings.

The defendant is of the opinion that the application for disclosure of the books is inadmissible. The application is part of separate proceedings to determine the amount of damages ordered, which follow the final decision in the infringement proceedings. The application should also only be made there to the extent necessary.

The defendant is of the opinion that the timing and deadlines of the out-of-court correspondence were deliberately chosen by the plaintiff solely in order to be the first to try out the new system of the Unified Patent Court.

The plaintiff argues that the defendant is continuing its distribution to online retailers in the Member States covered by the contract in dispute, as demonstrated by an order in Austria. For example, the contested embodiment I is delivered to Austria via the internet platform ‘megabad.com’ (see Annex AR 30). The defendant claims that this is already a modified embodiment and no longer the contested embodiment I.
The defendant further takes the view that it has a right of prior use. It claims that it already had ownership of the invention in September 2016. A draft drawing dated 16 August 2016 (Exhibit KMG 6) already shows all the features of the contested patent. The development of the flexible carrier system made of foam elements was to be further developed and constructed with a supplier, as evidenced by an email dated 3 November 2016 (Exhibit KMG 5). The defendant's own patent application DE 10 2017 105 180 (Exhibit KMG 7), filed three days earlier, also proves ownership of the invention. The defendant also used the disputed patent before the priority date or made preparations to do so. On 17 January 2017, the supplier had already offered finished and marketable profile strips for the defendant's tub support for delivery. The profile strips manufactured by the company were publicly exhibited at the SHK Essen trade fair between 6 and 9 March 2018 and subsequently delivered.

The defendant is of the opinion that the preparations leading to a right of prior use in Germany were, from the outset, intended to apply to all countries in which the defendant sells products for their intended purpose. It is not appropriate to take into account a right of prior use arising in one Member State of the EPC only in that country pursuant to Article 28 EPC. Such an understanding would ignore the reality and the necessities of uniform patent jurisdiction.

The plaintiff is of the opinion that the documents submitted do not show ownership of the invention covered by the contested patent, at least not in the version limited by the amendment. Furthermore, the use or preparations were not sufficiently demonstrated and the trade fair appearance took place after the priority date. In addition, ownership of the invention in Germany could be left open, since the defendant had not asserted any prior right of use in the Member States at issue. The prior right of use was also territorially limited under Article 28 EPGÜ. It arose only on the basis of a conscious business decision in a specific country.

The defendant is of the opinion that both claim 1 of the contested patent and the combination of claims 1, 2 and 3 asserted in the plaintiff's auxiliary request are not new in relation to DE 197 10 945 C1 (Exhibit KMG 8a; hereinafter DE 945). Furthermore, it considers that the contested patent is also not inventive in relation to DE 945. In view of a combination of the inventions disclosed in the citations DE 92 08 770 U1 (Exhibit KMG 9; hereinafter KMG 9) and DE 199 61 255 A1 (Exhibit KMG 10; hereinafter KMG 10), the contested patent also lacks the necessary level of inventiveness..
The plaintiff, on the other hand, is of the opinion that the contested patent is both new and inventive, at least in the version formulated in the auxiliary amendment consisting of the combination of claims 1, 2 and 3.

In order to avoid repetition, reference is made to the written submissions of the parties and the annexes.

REASONS FOR THE DECISION:
The admissible action is well founded. The admissible counterclaim is partially well founded.
A.
Since this is the first decision of the Local Chamber on the main issue, the following general remarks on the structure of the grounds for the decision appear appropriate:

By order of 1 December 2023, the Chamber decided, pursuant to Article 33(3)(a) EPGÜ, to hear the infringement action and the counterclaim together.
In principle, a distinction must be made between questions of admissibility and questions of merit of both actions. If the actions are already inadmissible, any further examination of the merits is superfluous.

Furthermore, the order in which the merits are examined must be based on the criterion of which questions must in principle be answered uniformly for both actions and then which legal questions must be decided before others.

The Court of Appeal has already confirmed that the principles for interpreting a European patent claim under Article 69 EPC in conjunction with the Protocol on the interpretation of Article 69 EPC

apply equally to the assessment of the infringement and validity of a European patent (see UPC Court of Appeal, GRUR-RS 2024, 2829 – NanoString/10x Genomics (evidence proceedings)). The interpretation is therefore the common basis on which both the validity and the infringement issue must be decided.

By basing its defence on the lack of legal validity of the contested patent, the defendant was obliged under Rule 25.1 of the Rules of Procedure to file a counterclaim. Even if the counterclaim is purely procedural and dependent on the claim, the purpose of the provision is to prevent an isolated examination of legal validity in the context of the defence on the question of infringement without a final decision on legal validity. Challenges to legal validity should ultimately provide clarity as to whether or not the property right exists. This promotes legal certainty for all parties involved and prevents divergent decisions with regard to invalidity. Furthermore, the existence of the contested patent is a necessary prerequisite for the granting of the asserted rights. Its destruction results in the contested patent being revoked with ex tunc effect, i.e. it is treated as if it had never existed (Art. 65(4) EPGÜ, 68 EPC). The effects referred to in Art. 64 EPC and 67 EPC have then not occurred, so that the patent proprietor no longer has any rights vis-à-vis third parties. This also applies to the rights of prohibition under Articles 25 and 26 EPC. Infringement of a patent that is invalid is therefore ruled out.
Having said this, the following structure of the grounds for the decision appears justified: First, the admissibility of both the infringement action and the counterclaim and other procedural issues are dealt with (see section B). This is followed by a uniform interpretation of the contested patent (see section C). The question of the legal validity is then discussed (see section D). Finally, the Chamber comments on the infringement (see section E), the substantive legal consequences of the infringement (see section F) and the decision on costs and enforceability (see sections G and H).
B.

Both the action and the counterclaim are admissible. The defendant's request for an extension of time, which was made for the first time in the oral proceedings, regarding the content of the written statement of 15 May 2024 had to be rejected.
I.
The action for infringement is admissible.
1.

The Düsseldorf Local Chamber is undisputedly competent under Article 33(1)(b) EPGÜ. Apart from that, the competence of the Local Chamber chosen by the plaintiff is deemed to have been accepted in the absence of an objection by the defendant, see R. 19.7 VerfO.
2.

The application for an injunction against the indirect infringement was to be interpreted as also referring to the restricted version of the contested patent in the form of the auxiliary request. Although the plaintiff did not expressly include the wording of subclaims 2 and 3 in the application, such an interpretation of the application is required here because the plaintiff referred to the subclaims from the outset in its statement of infringement. This submission remained undisputed between the parties until the end of the oral proceedings. Furthermore, the defendant did not challenge the wording of the application or indicate that it considered its scope to be narrower.
II.

There are no concerns regarding the admissibility of the counterclaim. In particular, the EPG also has international jurisdiction. Pursuant to Article 32(1)(e) EPGÜ, the EPG has exclusive jurisdiction over counterclaims for the invalidity of (European) patents. Since there is currently no opt-out (Art. 83(3) EPGÜ) from the exclusive jurisdiction of the court with regard to the contested patent, the EPG – as the common court of the Member States of the EPGÜ – has international jurisdiction for the present counterclaim pursuant to Art. 24(4), 71a(2)(a) and 71b(1) of Regulation (EU) No 1215/2012.
III.

The defendant's request for a subsequent extension of the deadline for the submission of documents in its written statement of 15 May 2024 was not granted. R. 9.3 (a) VerfO gives the court discretion to extend a deadline set by the court retroactively upon a reasoned request by the party.

In the present case, the application cannot be granted for two reasons. Firstly, such an application must be made at the latest at the same time as the statement of facts for which the party is seeking retroactive extension of the time limit. If such a request is submitted subsequently, as in the present case, it has no prospect of success from the outset. Secondly, the request cannot be granted because the missed deadline served to ensure that the international panel could prepare properly for the oral hearing. This circumstance involves not inconsiderable travel time for the judges. Any (preliminary) consultations and/or individual preparations by the individual members of the adjudicating body – as well as the undisturbed preparation of the other parties to the proceedings – must be ensured from the time of the conclusion of the interim proceedings without further written submissions, unless the rapporteur and/or the panel allow them by setting deadlines. This objective underlies the strictly regulated procedure with the preliminary proceedings and is undoubtedly the ratio legis. Furthermore, it is an essential prerequisite for a swift decision.

C.
The contested patent needs to be interpreted, whereby, in view of the defendant's alternative claim in the counterclaim, the combined features of the granted claims 1, 2 and 3 must also be directly taken into account.
I.

The invention in dispute relates to a sanitary tray device with a sanitary tray and a support arrangement for the sanitary tray.
The contested patent first explains that the sanitary tray is preferably a shower tray. Particularly in the case of sanitary and shower trays made of a layered material, it is advisable to provide a lower edge for stability reasons. Starting from an approximately horizontal area, the C-shaped tray edge with a first radius initially transitions into a vertical section, with the lower edge then connecting via a second radius. According to the contested patent, this has the advantage, particularly in the case of enamelled sheet steel, that the outer edge of the corresponding sheet metal blank is drawn inwards relative to the outer circumference of the sanitary tray and is thus protected. This reduces the risk of damage if the tray is knocked (see paragraph [0002] of the contested patent; paragraphs without a source reference below are those of the contested patent). The contested patent further states that, in the case of steel-enamelled trays, a C-shaped tray edge with an undercut corresponds to the usual design. The height of the tray edge along the vertical section may be, for example, 32 mm. The undercut has a length of between 5 and 15 mm, for example (see paragraph [0003]).

Accordingly, sanitary tub fixtures supported on a support arrangement are known in the prior art, for example from documents DE 10 2009 037 904 B3 and DE 199 61 255 A1 (see paragraph [0004]). The documents differ in the design of the support arrangement. DE 10 2009 037 904 B3 provides for a base frame. In DE 199 61 255A1 (Exhibit KMG 10), a one-piece foam-moulded tray support made of polyurethane foam is provided as the support structure (see para. [0005]). The contested patent further explains that, unlike the base frame, no height adjustment is possible here and a plastic tray support must be placed on a flat surface. The contested patent criticises the manufacturing process of DE 199 61 255 A1 as relatively complex. In particular, different shapes must be provided for foaming the sanitary tub for different tub sizes (see para. [0006]).

Furthermore, US 537 510 discloses a bathtub made of a metallic laminate material which is supported at its edge by a metallic frame. The geometry of the metallic frame must be precisely matched to the shape of the tub. The contested patent cites high weight and high material costs as consequences of this design (see para. [0007]).

DE 107 40 445 A1 discloses a tub support formed from several interconnected individual elements, whereby the individual elements consist of a load-bearing foam material. The elements must first be assembled to form a tub support before a sanitary tub, in particular a shower tray, is placed on top. The contested patent considers that the handling of the support and the connection to the sanitary tray are in need of improvement (see para. [0008]). Furthermore, DE 198 49 394 A1 discloses a tray support for bath or shower trays, wherein a voluminous moulded body made of rigid foam is provided. The sanitary tray is also placed on top of such a tray support (see para. [0009]).
Furthermore, US 5 960 489 discloses a support system for a bath or shower tray, whereby the bath or shower tray can be supported on one side by a rail attached to a building wall and on the other side by a wall intended as a covering. The wall intended as a covering is characterised in the contested patent as being complex, consisting of several layers and materials (see para. [0010]).
Finally, single-piece tray supports made of plastic, in particular hard foam, are also known from practice, onto which the sanitary tray is placed during installation. Here too, according to the contested patent, the tray support must be precisely matched to the size and shape of the associated sanitary tray. The contested patent criticises a comparatively large contact surface, which could be disadvantageous in terms of sound insulation (see para. [0011]).

The contested patent is therefore based on the task of specifying a sanitary tub device that can be easily formed in different sizes and has good functional properties (see para. [0012]).
To solve this task, the contested patent provides a sanitary tub device according to claim 1 with the following features.
1. Sanitary tub device with

a. a sanitary tub (1) and
b. a support arrangement for the sanitary tub (1).
2. In the position of use, the sanitary tub has a C-shaped tub rim (3) with a lower edge (6).
3. The support arrangement comprises several profile strips (2).

4. The profile strips are inserted into the C-shaped tub rim (3) and held there in a form-fitting manner.
a. The profile strips are made of rigid plastic foam.
The combination of claims 1, 2 and 3 asserted in the respective auxiliary requests can be structured as follows.
1. Sanitary tub device with

a. a sanitary tub (1) and
b. a support arrangement for the sanitary tub (1).
2. In the position of use, the sanitary tub has a tub rim (3) with a C-shaped cross-section and a lower edge (6).
3. The support arrangement comprises several profile strips (2).

4. The profile strips are inserted into the C-shaped tub rim (3) and held there in a form-fitting manner.
a. The profile strips are made of rigid plastic foam.
b. The profile strips are each inserted into the C-shaped tub rim (3) with an upper fastening section (7).

(1) When unmounted, the upper fastening section (7) protrudes into a receiving space formed by the C-shaped tray rim (3).
(2) The upper fastening section can be compressed so that it can be inserted into the receiving space.

c. The profile strips protrude downwards beyond the lower edge (6) with a foot section (8).
II.
It requires closer examination what the expert, who is a graduate engineer (FH) with five years' experience in the development and manufacture of sanitary products (bathroom elements), under a C-shaped tub rim with a lower edge (item 1), a support arrangement (item 2) and profile strips (item 3) as well as under an upper fastening section of the profile strips (features 4b), (1), (2) and (4c)) (item 4).
1.

When in use, the sanitary tub has a tub rim which, when viewed in cross-section, is C-shaped and has an undercut (feature 2). The lower edge serves as a stabiliser and protection for trays made of a layered material such as steel enamel and forms part of the C-shape (see paragraphs [0002], [0040]). As shown in the embodiment in Figure 2, a C-shaped design is formed in such a way that a vertical section connects to a first radius starting from an approximately horizontal mirror section. This vertical section then transitions into a second radius and an undercut. The undercut pulls the edge of the sheet metal blank inwards and, according to the contested patent, provides optimum protection. Similarly, the C-shape provides stability (see para. [0040]).
2.
The support arrangement as part of the sanitary tray device comprises several profile strips (feature 3). According to the wording of the claim, the support arrangement may also provide (‘comprise’) other components in addition to several profile strips. In any case, the skilled person understands ‘several profile strips’ to mean at least two. The profile strips are each installed in the sanitary tub device in accordance with the specifications of feature group 4 and are made of rigid plastic foam. The claim does not specify any other requirements for the profile strips. Furthermore, the wording allows the support arrangement to consist of additional components in addition to the profile strips. This is already apparent from a comparison with subclaim 6, according to which the support arrangement comprises a central support, and subclaim 10, according to which corner pieces are connected to the respective adjacent profile strips by connecting elements.

This understanding is supported by the description of the contested patent. The patent in suit states that, in order to manufacture the profile strips, either adapted moulds can be used to obtain profile strips of different lengths or an extruded profile from which the profile strips can then be cut to the desired length (see paragraphs [0015] and [0016]). In this respect, profile strips of different lengths can be used. The expert can find corresponding installation examples in paragraph [0024], according to which, with a typically rectangular base area of the tub, exactly one profile strip is provided on each side, so that four strips must be installed. For other base areas, profile strips of different lengths can be provided or, alternatively, long profile strips can be provided which can be shortened to the required length. The contested patent also discloses corner pieces formed from cut-outs of the profile strips (para. [0028]).

The separate provision and installation result in different design options for the support arrangement (see para. [0025]). The contested patent leaves it up to the skilled person to decide which lengths and how many profile strips to use. In this respect, it does not make any statement about whether they are single or multiple pieces.

Functionally, the support arrangement ensures that the sanitary tray is supported on the base. The use of profile strips reduces the contact surface of the sanitary tray assembly. This in turn can lead to improved sound insulation properties (see para. [0022]). Any additional components that the support arrangement may comprise must participate in this support function, i.e. contribute to it.
Claim 1 protects a device in which the profile strips are installed in the sanitary tray device as part of the support arrangement. The device claim does not require anything more.

3.
According to claim 1, the profile strips are inserted into the C-shaped tub rim and held there in a form-fitting manner (feature 4).
Paragraph [0014] explains what the contested patent means by a form-fitting holder. This is a fixing that prevents incorrect positioning and holds the profile strips securely in place. A holder can be provided without any additional aids solely by the shape of the profile strips, which have a cross-sectional shape that complements the C-shape of the tub rim (see paragraph [0020]).

The profile strips are made of rigid plastic foam. The use of rigid plastic foam for the design of tray supports is known to those skilled in the art (see para. [0011]). It is left to the skilled person to decide which type of hard plastic foam is used. The contested patent does not impose any additional requirements in this regard. The description merely mentions, in relation to manufacture in a mould, that the profile strips can be made of hard plastic foam (see para. [0015]). Functionally, the material provides a certain degree of sound insulation (see para. [0023]). Foam materials based on polystyrene, such as expanded polystyrene (EPS) and extruded polystyrene (XPS), are mentioned as preferred embodiments (see para. [0035]).
4.

The claim specifies in more detail how the profile strips are inserted into the C-shaped tray edge, namely that the strips are inserted with their upper fastening section (feature 4b). The upper fastening section is characterised in that it has an excess dimension relative to the receiving space available to it in the unmounted state (feature 4b) (1)). In addition, the upper fastening section is compressible in such a way that it is suitable for insertion into the receiving space (feature 4b) (2)).

The contested patent does not define the excess dimension specifically. It refers to the ratio of the upper fastening section of the profile strip to the opening of the C-shaped tray edge, the extent of which is determined by the vertical section 5 (see Figure 2, para. [0043]). When unmounted, the upper fastening section is larger or wider than the receiving opening of the C-shaped tray edge. In one embodiment, the height of the profile strip is specified as 20 to 50 mm (see para. [0036]). The contested patent is otherwise silent on the determination of a specific excess dimension. The skilled person will therefore approach its determination via the technical function. In connection with feature 4b)(2), they recognise that the excess dimension can only be such that it allows the upper fastening section to be compressed sufficiently to be inserted into the receiving space. The profile strips can then be pushed against the resistance into the receiving space of the C-shaped trough edge, so that the form fit is additionally supported by the elastic restoring forces (see paragraphs [0020], [0043]). The excess thus ensures a particularly secure and reliable fixation of the profile strips (see paragraph [0020]). In addition to the form-fitting connection, the compressed excess length creates a force-fitting connection that prevents slippage. The skilled person will therefore choose an excess length that, on the one hand, already enables a force-fitting connection and, on the other hand, still allows insertion into the tray edge. The contested patent merely describes in feature 4b)(2) a compressibility that leads to a force-fitting connection. Neither the claim nor the other description of the contested patent addresses a material connection in which the upper fastening section of the profile strip and the edge of the tray are held together by atomic/molecular forces. The upper fastening section of the profile strip therefore includes the compressible part that is accommodated in the C-shaped edge of the tray. No part of the upper fastening section of the profile strip is the foot section within the meaning of feature 4c) of the claim, which protrudes downwards beyond the lower edge of the tray. Functionally, the foot section serves to support and hold the sanitary tray (see para. [0018]). The profile strips typically have an L-shape, with one leg of the L-shape inserted into the C-shaped tub rim as the upper fastening section and the other leg protruding downwards beyond the lower edge of the tub rim as the foot section.
D.

The version granted in the main claim of the contested patent lacks legal validity (section I). However, the contested patent is legally valid in the version of the auxiliary claim (section II).
I.
Claim 1 of the contested patent is new compared to DE 945 (section 1), but in any case not inventive (section 2).
1.

Claim 1 of the contested patent is new in relation to DE 945 (Exhibit KMG 8a).
a)
The burden of proof for facts relating to an attack on the novelty and/or inventive step of the contested patent lies with the defendant. A technical teaching is new if it differs from the prior art in at least one of its known features. Only those features are considered to be prior art which are immediately apparent to a person skilled in the art from the publication or prior use. Findings which a person skilled in the art only gains on the basis of further considerations or the use of further documents or uses are not prior art (see UPC_ CFI_452/2023 (LK Düsseldorf), order of 9 April 2024 with further references).
b)

DE 945 relates to a device for centring bathtubs and shower trays in bathtub and shower tray supports made of rigid foam.
The document discloses a device for centring a shower tray on a support. These are profile pieces (or angle pieces) whose thickness is designed for the distance between the outer surface of the tray support and the inner surface of the bend and fill this distance in such a way that the tray cannot be moved in the relevant direction (Annex KMG 8a, column 1, line 28 ff.). The embodiment shown in Figure 3b (left) shows a design with an angle piece with knob-like projections (6). When the skilled person visualises the installation situation of the profile piece/angle piece in the support of the shower tray, they will mentally rotate Figure 3b by 90 degrees to the left. Viewed in this way, the inner leg 1a with the narrower bevel 8 is inserted into the C-shaped edge of the tray and the profile piece is placed with the bevel 7 on the upper edge of the tray support.

c)
DE 945 discloses all features to the skilled person except for feature 4a).
With regard to the embodiment in Figure 3 in column 3, lines 25-39, it is stated that the disclosed

angle pieces are inserted loosely from below into the corners of the rim of the tray lying with its opening on the floor and that the tray is then turned and the tray support is inserted. This shows a sanitary tray device with a sanitary tray and a carrying arrangement for the sanitary tray (feature 1a) and feature 1b)). Furthermore, the skilled person recognises in the description in lines 30-32 that, in the position of use, the tray has a C-shaped cross-section with an undercut (feature 2). It states there: ‘In steel trays, there is usually a web at the edge of the bend, pointing at right angles inwards, i.e. towards the tray wall.’

Contrary to the plaintiff's view, DE 945 also discloses feature 3 of the claim, according to which the support arrangement comprises several profile strips. According to the correct interpretation of the contested patent, the support arrangement may consist of several components. The fact that the profile pieces for centric positioning do not have a direct supporting function on their own is irrelevant. Nor does anything else follow from the fact that the bevel 7 of the angle piece in Figure 3 forms a guide or sliding surface for the upper edge of the tub support when the tub is inserted (Exhibit KMG 8a, column 3, line 42 ff.). This is because this inclined surface also performs a supporting function from the moment it rests on the tray support. Thus, after the tray is inserted into the tray support, the angle pieces disclosed in Figure 3 with reference number 1, together with the tray support, form the carrying arrangement claimed. The skilled person recognises that the angle pieces thus contribute to supporting the tray by centring it on the support. Since the contested patent expressly mentions the possibility of different lengths of profile strips as well as subsequent shortening, and since the claim does not make any statement about a mandatory one-piece design, the skilled person recognises that the angle pieces can form profile strips according to the invention as additional components.

DE 945 further discloses that the angle pieces are clamped between the inwardly facing web and the underside of the tray edge (Annex KMG 8a, column 3, lines 33-35). In this respect, the form-fitting hold within the meaning of feature 4 is also shown.

However, the skilled person cannot directly and unambiguously infer from DE 945 that the profile or angle pieces are also made of rigid foam plastic (feature 4a). The only places where this is disclosed are the description at the beginning (column 1, lines ff.) and claim 1. According to DE 945, the invention relates to a device for centring bathtubs and shower trays in bathtub and shower tray supports made of hard foam, with claim 1 repeating this wording. On an unbiased reading, the material specification refers only to the tray support, not to the device for centric positioning, i.e. the profile piece. Accordingly, the material of the profile piece is not shown here. In addition, it seems possible to understand the material specification as referring back to the centring device. However, the mere fact that the skilled person has two possible ways of understanding the specification argues against the existence of an immediate and unambiguous disclosure.
The additional disclosure (column 2, lines 13-16) cited by the defendant is not convincing. This shows that, in cases where the distance between the outer surface of the tray support and the inner surface of the bend is less than the thickness of the profile piece, recesses in the profile pieces create a kind of ‘crush zone’ that allows the thickness of the profile piece to be reduced. The defendant is of the opinion that this is an obvious disclosure that the profile strips can be compressed via recesses and are therefore elastically deformable to a certain extent. This is not convincing for two reasons: Firstly, the recesses create space and thus a crumple zone without the material of the profile piece necessarily having to deform elastically. Secondly, it cannot be ruled out that materials other than hard plastic foam may also be elastically deformable.
2.

However, claim 1 is not inventive based on DE 945 because the considerations made by the skilled person to form the profile pieces/angle pieces from rigid plastic foam (feature 4a) do not go beyond the scope of routine further development.
a)

Only the skilled person who is inventive is rewarded with a patent, cf. Art. 56 EPC. This inventive solution begins beyond the scope defined by the state of the art, which is determined by what a skilled person with average knowledge, skill and experience in the relevant technical field can routinely develop and find (see Benkard/Söldenwagner, EPC, 4th ed., Art. 56, marginal no. 9). An invention exists if it is not obvious to a person skilled in the art using the usual approach in their field, but requires additional creative effort on their part.
b)

The Local Chamber is convinced that, for a person skilled in the art who was faced with the task of specifying a sanitary tub assembly that can be easily formed in different sizes and has good functional properties, it would be a routine consideration, based on DE 954, to form the profile pieces as well as the tub support from rigid plastic foam. On the one hand, the material is well known in the prior art for the formation of tray supports in addition to other height-adjustable frames (see contested patent, paragraphs [0005], [0008]) and its use in the field of shower tray manufacture is common (see also paragraph [0011], ‘from practice’). On the other hand, it is a flexible but dimensionally stable and sound-insulating material that is easy to manufacture and not too expensive. Furthermore, it is plausible that the skilled person would choose the same material for the profile pieces as for the tray support in order to avoid different tolerances and thermal expansion. If the plaintiff believes that the use of rigid foam carries the risk of the profile piece breaking off and is therefore unsuitable for this fine structure and would not normally be chosen by a skilled person, the Local Chamber cannot agree. This is because skilled persons are aware of the different degrees of hardness available to them when using rigid plastic foam. They will usually select the appropriate degree of hardness for the design of the profile pieces and use appropriate means to make the rigid plastic foam softer or harder as required. In this respect, the skilled person would form the profile pieces of DE 945 from rigid plastic foam without any inventive effort.
II.

The contested patent is new and inventive in the version of the auxiliary request.
1.
There are no objections to the formal admissibility of the auxiliary request under Rule 30 VerfO.
2.

The contested patent in the version of the auxiliary request (combination of claims 1, 2 and 3 of the granted version) is new in relation to DE 945.
DE 945 does not clearly and directly disclose feature group 4b) and feature 4c).
a)

Despite the broad interpretation of the term ‘excessive’, the Board cannot identify any direct and clear disclosure of the upper fastening section of the profile strip. Contrary to the defendant's view, the indication of the upper fastening section in feature group 4b) of the contested patent is not relative, but must be seen in spatial and physical distinction from the foot section of the profile strip.

The defendant, which bears the burden of proof in this respect, first argues that column 3, lines 33 to 40 show that the angle pieces are clamped in such a way that the knob-like projections 6 on their downward and upward facing surfaces cause the angle pieces 1 to spread apart, so that the angle pieces are held immovably and cannot fall out. It is already questionable here to what extent this description, in conjunction with Figure 3 of DE 945, discloses an excess of the upper fastening section in the unassembled state. Only the clamping of the profile strips in the installed state is expressly described here. Whether the knob-like projections in Figure 3 lead to excess length of the angle piece relative to the edge of the trough cannot be clearly determined from the drawing either. Even if the skilled person wanted to recognise excess length of the angle piece here, there is no direct and clear disclosure of the upper fastening piece. The defendant does not explain which parts of the angle piece still belong to the upper fastening section – which must have the excess length – and which do not. It does not distinguish between the upper fastening section and the foot section of the angle piece.
b)
Contrary to the defendant's view, DE 945 also does not disclose a protruding foot section of the angle piece directly and unambiguously. DE 945 does not show the L-shape claimed. The defendants argued in the oral proceedings that the sloping surface of the angle piece in Figure 3 is supported on the tub support, whereby a support strip is attached to the tub support, on which the sloping surface rests and which transfers the forces downwards. However, this does not alter the fact that, although the tub support in DE 945 is part of the support arrangement according to the invention, it is a different spatial component from the angle piece, which discloses the profile strips according to the claim. However, the profile strips as specific spatial-physical components are intended to have a foot section projecting downwards beyond the lower edge of the tray rim, not the support arrangement as such. In addition, a projection beyond the lower edge of the tray rim is not clearly and directly disclosed in Figure 3 due to the lack of representation of the tray rim. Finally, the description of the two horizontal planes offset from each other in height (column 2, line 31 ff.) does not reveal any protrusion with a foot section within the meaning of feature 4c). This is because it states that ‘the lower plane serves to support the profile piece on the shoulder of the tray support’. This means that a foot section of the profile piece does not protrude beyond the lower edge of the tray rim, but rather rests on the tray support below.
3.

The contested patent in the version of the auxiliary request (combination of claims 1, 2 and 3 of the granted version) is inventive in relation to DE 945 (see a)) and in relation to the combinations of citations KMG 9 and KMG 10 (see b)).
a)

With regard to the auxiliary request, the defendant, which bears the burden of proof in this respect, has not specifically stated which prior art the skilled person – faced with the task of specifying a sanitary tub device that can be easily formed in different sizes and
has good functional characteristics – would combine with DE 945 or which missing feature is supposed to be shown in which other document.

Furthermore, with regard to feature 4c), there is no apparent reason to combine DE 945 with general technical knowledge in order to provide, instead of the knob-like projections that spread out in the tub rim, a design of the profile pieces with compressed excess dimensions, the base section of which protrudes beyond the lower edge of the tub rim. This is because the solution shown in Figure 3 of DE 495 is self-contained, as it places the angle pieces on the tub support. Any protrusion of the profile pieces would be contrary to this, as the tub support would then be spaced apart.
b)

The KMG 9 discloses a tray support for mounting bath and shower trays made of hard foam. The slightly reduced Figure 4 below shows, among other things, that the tub support has a surrounding upper edge with a groove-like recess (2) for receiving a U-profile (3), whereby the U-profile is filled with PU foam (4).

KMG 10, which represents the prior art already acknowledged by the contested patent, discloses a sanitary article consisting of a tray and a one-piece moulded tray support (2) made of polyurethane foam. The slightly reduced Figure 2 below shows the sanitary article. This has a U-shaped tub rim (3) which is filled with polyurethane foam from the tub support. The design in Figure 2 shows a tub support with a surrounding collar (4) and supporting reinforcement ribs (5) in the middle of the tub.
aa)

The defendant is of the opinion that KMG 9 already shows all the features of claim 1 with the exception of feature 4a), according to which the profile strips are made of rigid plastic foam. The Chamber cannot agree with this. Similar to the DPMA in its decision of 15 September 2022 (see Annex AR 04, p. 9), the Board cannot see that KMG 9 discloses several profile strips within the meaning of feature 3. The tub support of KMG 9 has a U-profile that accommodates polyurethane foam to support the bathtub. It is a tub support with a continuous edge structure, the space of which is filled with polyurethane foam. In this respect, there are not several profile strips disclosed (feature 3) which are inserted into the tub rim.
Since the KMG 10 also discloses only a one-piece tub support made of polyurethane foam, even a combination of both citations does not reveal feature 3. The tray support of KMG 10 is designed in one piece and is foamed into the tray edge (see Annex KMG 10, column 1, lines 53-55; Annex AR 04, p. 9, section 1.6). Since the KMG 10 is already recognised prior art, the defendant also bears a higher burden of proof with regard to the prospects of success of this attack.
Both documents therefore relate to different solutions which differ from the contested patent in their very approach.

bb)

In addition, a combination of both documents does not disclose features 4b) (1) and (2). Apart from the fact that it has not been demonstrated why the skilled person should combine the citations, neither KMG 9 nor KMG 10 show a force connection achieved by inserting the tubular support. The defendant argues that when the tray support is foamed, a certain amount of pressure is inevitably generated, so that the foamed material sticks to the C-shaped edge and is also fixed by force. Apart from the fact that no excess is apparent in the unassembled state when the foam is removed, it already seems questionable whether the defendant's statements do not rather indicate a material-locking connection than a force-locking connection as claimed in the invention.

Finally, contrary to the defendant's view, it is also not apparent why the skilled person, based on KMG 10, should consider a more flexible design and see an adjustment of the size of the carrying arrangement disclosed in KMG 9 of all places. As explained, KMG 9 does not show several elements of the tray carrier.
E.

The action is also well founded on the merits. The defendant infringes the patent in suit directly and indirectly and cannot invoke a right of prior use.
I.
It is undisputed that both contested embodiments make use of the teaching of the contested patent, both in the version of the main claim and in the version of the auxiliary claim.
II.
In any case, the defendant cannot successfully invoke a right of prior use with regard to the Member States that are the subject of the dispute.

Article 28 EPCU stipulates that anyone who has acquired a right of prior use to an invention in a Contracting Member State, if a national patent had been granted for that invention, shall enjoy the same rights in that Contracting Member State in respect of a patent relating to that invention.

The narrow wording of the provision is clear in this respect. The user of the technology according to the invention can only invoke the rights granted to him by the respective national regulations of the respective contracting member states. In this respect, the existence of a prior right of use must be asserted for each of the protected states under its conditions. The provision does not provide for a European right of prior use, but rather a reference to the respective national law (see Tilmann/Plassmann/Busche, Einheitspatent, Einheitliches Patentgericht [Unitary Patent, Unified Patent Court], Art. 28 EPGÜ, para. 6). This legal arrangement is supported by the fact that a Union-wide right of prior use could restrict effective European patent protection via fees. And even if some commentators criticise the provision as contrary to the system (see Smeet, GRUR Patent 2024, 18, 23 marginal no. 25 with further references), its clear wording must be observed and accepted by the court.

That being said, the defendant, which bears the burden of proof in this regard, has failed to provide sufficient arguments in support of its objection. The defendant has, at most, argued that it owns the invention and has exploited it within Germany, but has not addressed the Member States that are the subject of the present dispute.
III.

The defendant has also undisputedly committed acts of infringement under Article 25(a) EPGÜ.
It offers the contested embodiment I on its own website by displaying the dealer search in the Member States at issue and markets it through intermediaries (Article 25(a) EPGÜ). The latter is sufficient if the defendant, as the supplier, has concrete indications of further delivery, which must be assumed here in the absence of any other submissions by the defendant. Even if the plaintiff has not demonstrated delivery for each Member State covered by the contract claimed here, the plaintiff's submission is sufficient in any case if the defendant does not specifically dispute its delivery activities. The dispute regarding delivery to megabad.de relates to a possible modification, not to deliveries to the Member States covered by the contract in dispute.

By offering and placing the product on the market, the defendant has created a rebuttable presumption that it also uses the contested embodiment or imports or possesses it for the purposes of offering, placing on the market or using it.
IV.

Under Article 26(1) of the EPC, the defendant may not, without the consent of the plaintiff, offer or place on the market in the territory of the Contracting Member States in which the contested patent is effective, to persons other than those entitled to use the protected invention, means relating to an essential element of the invention for the purpose of using the invention in that territory, if the third party knows or should have known that such means relate to an essential element of the invention.
persons other than those entitled to use the protected invention, means relating to an essential element of the invention for the purpose of using the invention in that territory, if the third party knows or should have known that these means are suitable and intended for use in the invention. These conditions are also met.
a)

The contested embodiment II is a profile strip as claimed and thus, as a component explicitly mentioned in the claim, is in principle an essential means. The design of the profile strips for installation in the sanitary tub fixture constitutes the core of the invention according to the contested patent.
b)

In the case of indirect infringement, a double territorial link is required. This means that the offer and/or delivery must take place in the territory and also serve to use the invention in the territory.

Since the patent in dispute is a European patent subject to the EPGÜ without unitary effect, it is questionable whether it is sufficient for the offer/delivery to take place in one of the Member States party to the contract in dispute and be intended for direct use of the invention in the other protected states (see Tilmann/Plassmann/Grabinski/W.Tilmann, Einheitspatent, Einheitliches Patentgericht, EPGÜ Art. 26, para. 16) or whether, in the case of a European (bundled) patent, it must be required that the unlawful act be directed at the same contracting member state in which the direct patent infringement is committed through the delivery (see Tilmann/Plassmann/Tilmann, Einheitspatent, Einheitliches Patentgericht, EPGÜ Art. 33, para. 36).
A decision on this question can be left open in the present case because the defendant also fulfils the objective elements of indirect patent infringement according to the narrower interpretation.

With regard to the offering and supplying of the contested embodiment II, the plaintiff has argued, without contradiction, that the German online retailer Reuter.com offers the contested embodiment II on its website in the contracting states at issue here. According to Annex AR 11, users of the website can select various countries and regions as delivery locations, with Denmark, France and Italy being examples of the Member States covered by the agreement that are recognisable in Annex AR 11. The plaintiff argues that all member states that are the subject of the dispute can be selected and that it is clear from the online offer – which is displayed in German – that the contested embodiment II is purchased directly from the defendant as the manufacturer. At the hearing, the plaintiff added that the defendant offers the contested embodiment II in every contracting member state at issue to its authorised dealers there and delivers it to them. The authorised dealers in turn offer them in particular to installation companies and tradesmen. The deliveries are generally related to specific construction projects, whereby there is usually a fairly steep distribution gradient in this area without any intermediate stages. The defendant did not contest this submission.
c)

Furthermore, the subjective elements of indirect patent infringement are also present. Due to the circumstances, it is obvious from the offer and delivery to the authorised dealers in the Member States covered by the contract that the defendant is aware that these dealers supply the contested embodiments for installation in specific construction projects, which are regularly located in the respective countries. The defendant is therefore also aware that the contested embodiment is suitable for installation in a sanitary tub fixture as part of the tub support and is also intended as a ‘practical retrofit kit’ (see Annex AR 11).
d)
There are no circumstances apparent or argued that would indicate that the measure ordered in the decision is disproportionate. In particular, it is not apparent for what other purpose the contested embodiment II is otherwise used.
F.
The above statements justify the legal consequences explained in detail below.
I.
The following applies to the direct infringement:
1.

Taking into account the circumstances of the case, the plaintiff is entitled to an injunction against the continuation of the infringement pursuant to Art. 25(a) EPGÜ in conjunction with Art. 63(1) EPGÜ. The defendant may not continue to offer or distribute the product in the Member States covered by the action. The same applies, as seen above, to use, importation and possession.
The prohibition of continuation in Article 63 EPGÜ implies that there must still be a possibility of continuing the infringement. The defendant bears the burden of proof and the burden of demonstration with regard to the fact that it has ceased all acts of use.

The plaintiff has specifically demonstrated that acts of use are still taking place in at least one of the Member States covered by the action (see Annex AR 30). This gives rise to a rebuttable presumption that the defendants are also continuing their actions in the other countries that previously belonged to their marketing area. The defendant, on the other hand, merely argued that it had already ceased the acts of use at the end of May 2023. The defendant claims that the order shown in Annex AR 30 via the online retailer Megabad had already been delivered in a modified form. With this blanket statement without further substantiation, it clearly does not satisfy its burden of proof.
2.

The plaintiff also has a right to information pursuant to Art. 25 (a) EPGÜ in conjunction with Art. 67 EPGÜ. The application now made in respect of points 1 a) to e) does not give rise to any concerns as regards the nature of the information and its proportionality.

a)
The plaintiff was right to withdraw the original application for disclosure of the books pursuant to Art. 68(1) EPGÜ in conjunction with R. 131.1 (c) and R. 141 VerfO. This is a request that is part of the proceedings to determine the amount of the damages awarded and is or may be preliminary to the quantified claim for damages. This is already indicated by the systematic position of this request in Chapter 4 of the Rules of Procedure. The request should therefore not have been granted in the infringement proceedings.
b)

However, the plaintiff is entitled to request the disclosure of information which it reasonably requires for the purpose of pursuing its legal claims pursuant to Art. 68(3)(a) and (b) EPGÜ in conjunction with Rule 191(1) sentence 2 alternative 2 of the Rules of Procedure.

In the opinion of the Local Chamber, Article 68(3)(a) and (b) EPGÜ in conjunction with Rule 191(1) alternative 2 VerfO provides a substantive justification for requesting information which the plaintiff needs in order to be able to verify the accuracy of the information provided and to obtain evidence for its calculation of damages.

In principle, Rule 191 of the Rules of Procedure is aimed at information during the proceedings in order to compel parties to submit information with regard to the submissions to be made (see Tilmann/Plassmann/Ahrens, Rule 191 marginal note 1 – based on the discovery procedure). However, the wording does not preclude, particularly in the second alternative, ordering the submission of the aforementioned information in the final decision. This interpretation is possible in all three languages (information reasonably required for the purpose of legal proceedings/au soutien des prétentions de cette partie/for the purpose of advancing the party's case).

The legal basis in the Convention in conjunction with the aforementioned procedural rule can be found in Article 68(3)(a) and (b) EPGÜ. According to these provisions, the court must take all relevant factors into account when determining damages. These include, for example, the negative economic effects of the patent infringement, including loss of profits. The wrongfully obtained profit of the infringer may also be taken into account. In addition, it is possible to set a lump sum on the basis of a fictitious licence instead. However, if all the factors mentioned above can play a role in the calculation, then, conversely, the patent proprietor must also have the possibility of obtaining this information from the infringer. The power to order the disclosure of information is also required by Article 68(3)(a) and (b) EPGÜ (referred to as an ‘ancillary power’ by Bopp/Kircher/Sonntag, Hdb., 2nd ed., Section 13, marginal no. 287b).

Efficiency considerations in particular speak in favour of the chosen timing, i.e. already in the infringement proceedings. On the one hand, the question of infringement is examined conclusively in the present proceedings and there is no apparent reasonable ground for subjecting the claim to information to further proceedings and thereby delaying it (see Bopp/Kircher/Sonntag, Hdb., 2nd ed. § 21 marginal no. 12). Secondly, it is in the interests of both parties to avoid a second, costly appeal. Past experience in national legal systems shows that in a large number of cases, the parties generally reach an out-of-court settlement on damages after the accounts have been rendered. There is therefore little reason to require the parties to go through a second set of proceedings solely for the purpose of transmitting the information for the calculation of costs and checking the information provided. In the opinion of the Local Chamber, such a narrow interpretation contradicts the prevailing principle of efficiency and effective, Europe-wide legal protection in proceedings before the EPG.
In terms of content, this application therefore relates to the information on the cost factors relied on by the defendant in calculating its profits (point (f) of the application).

In addition, the patent proprietor may also request, within the scope of this right of transmission, documentary evidence for the information pursuant to Article 67(1) EPGÜ (points (a) to (e)), namely invoices or, if these are not available, delivery notes. This is because, apart from the interest in the pure information which the patent proprietor receives under Article 67(1) EPC, his interest in being able to verify the accuracy of this information, at least on a random basis, is also recognisable. The possibility of redacting confidential information takes account of any such information (R. 190 1, para. 2 VerfO).

3.
The decision regarding the recall from the distribution channels in relation to the directly infringing products is justified under Article 64(2)(b) and (4) EPGÜ. The distribution channels include all commercial end users. The defendant must request the owners of the contested design I to surrender it to the defendant in return for reimbursement of costs. The measure is also proportionate.
4.
The decision on permanent removal from the distribution channels is made pursuant to Art. 64(2)(d) and 64(4) EPGÜ.

According to the wording of the EPGÜ, final removal from the distribution channels is an independent measure to be distinguished from recall. It accompanies the recall, whereby removal can only be considered if the infringer has the actual and legal means to do so. The formulation of concrete and sufficiently specific measures must be based on this.

In this respect, only the part of the plaintiff's application apparent in the following decision was to be granted. According to this, the plaintiff may demand that the defendant request commercial customers to cancel all orders received for the contested embodiment I. This measure is not yet covered by the recall because it concerns cases in which the tub supports have only been ordered but not yet delivered to the end users. There is neither any indication nor any argument that the measure ordered is disproportionate.

The application under (a), on the other hand, is not sufficiently specific. In particular, it is not apparent how the defendant intends to enforce the contractual claims for restitution and, above all, when such enforcement is to be completed in order to comply with the decision.

Point (b)(2) (location/owner) is not a measure of removal, but ultimately a kind of request for information. The plaintiff has not submitted any arguments to justify this, especially since it has itself stated that there are typically no intermediate storage facilities or intermediaries in this market segment.

Upon closer examination, point (b)(3) is aimed at the removal of the contested embodiment II. However, the claim for removal is not granted in the case of indirect infringement – and was therefore withdrawn – because, in the present case, it is possible to use the contested embodiment II in Germany, which is not covered by the action. According to the defendant's submission, this is its main market segment.
Point (b) 4) is in fact already included in the recall and does not need to be stated separately as a removal measure.

5.
The threat of a penalty payment for non-compliance (Art. 63(2) EPGÜ) does not give rise to any concerns.

The threat of measures to provide information, recall and remove products is based on Art. 82(1) and (4) EPGÜ, R. 354.3 VerfO. The number of days provides a basis for calculating the penalty payments. The setting of a minimum limit has a deterrent effect. However, in view of the scope of the matter, this was reduced to EUR 250.00, which is considered sufficient but also appropriate.
6.
The decision on the payment of provisional damages is based on Art. 68(1) EPGÜ in conjunction with R. 119 VerfO. In view of the defendant's submission that its acts of use in the Member States covered by the agreement at issue were very limited, the plaintiff adjusted its claim to EUR 10,000. The defendant did not object to the condition that the payment would be adjusted in the event of any continuation, and the Local Chamber also sees no objection to this.

It should merely be clarified that, according to the reference back and the lack of differentiation in the claim, the payment of provisional damages covers both types of patent infringement in full.
Furthermore, the decision on the award of damages is based on Art. 68(1) EPGÜ. The defendant should have recognised, with due care, that its actions infringed the contested patent.
II.
With regard to the indirect infringement of the contested patent by the contested embodiment II, the plaintiff's right to prohibit the continuation of the infringement follows from Article 26(1) EPC in conjunction with Article 65(1) EPC. The plaintiff also has a right to information and communication pursuant to Article 26(1) EPC in conjunction with Article 67 EPC, Article 68(3)(a) and (b) EPC in conjunction with R. 191 p. 1 Alt. 2 VerfO, as well as to payment of provisional damages and a declaration that damages are to be awarded on the merits (Art. 26(1) EPGÜ in conjunction with Art. 68(1) EPGÜ, R. 119 VerfO). The threat of coercive measures is governed by Art. 63 para. 2, 82 para. 1 and 4 EPGÜ, R. 354.3 VerfO and applies accordingly only to decisions on indirect infringement. Reference is made to the above statements.
G.

Pursuant to Article 69(2) EPGÜ, R. 118.5. VerfO, a decision on costs had to be made, whereby the costs were to be apportioned on an equitable basis due to the partial success and partial failure of the parties.

Since the plaintiff partially withdrew the action with regard to the amount of provisional damages, the recall and removal claim in respect of the indirect infringement and the order to disclose the books, and since the order to remove the products from the distribution channels definitively, the plaintiff was ordered to bear a minor portion of the costs of the infringement action. With regard to the counterclaim, the 50-50 split of the costs reflects that the plaintiff was unsuccessful with its main claim and that the disputed patent was upheld in the alternative claim.

Even if Article 69(2) EPGÜ does not expressly mention an upper limit for reimbursable costs as laid down in the Rules of Procedure, there is no apparent reason why the upper limit mentioned in Article 69(1) EPGÜ should not apply to an equitable distribution of costs. According to Article 1(4) of the Administrative Committee's decision of 24 April 2023 on the table of upper limits for reimbursable costs, in the present case of partial success, the applicable upper limit corresponds to the proportion of the success of the party requesting reimbursement of costs.
H.

Pursuant to Art. 82(2) EPGÜ, R. 118.8 sentence 2 VerfO, the court may make any order or measure subject to a security to be determined by it.
The Local Chamber has discretion to order security. In the present case, the Local Chamber refrained from making such an order. The infringement of the contested patent by the contested embodiments is undisputed between the parties. As is apparent from the above, the defendant did not submit any arguments in the first instance with regard to its prior right of use in the Member States covered by the contract that is the subject of the dispute. Even in the rather unlikely event that the Court of Appeal assesses the purely legal question of the scope of the prior right of use differently from the Local Chamber, any submissions by the defendant on this point would no longer be taken into account. Despite a corresponding reference by the rapporteur on 2 May 2024, the defendant did not make any submissions on this point during the oral hearing. Finally, the scope of the infringing acts appears to be manageable according to the parties' submissions. These circumstances do not reveal any significant risk of damage within the meaning of Article 82(2) EPGÜ, which would have required protection.

DECISION:
A.
European Patent 3 375 337 is declared invalid with effect for Austria, Belgium, Denmark, France, Italy, Luxembourg and the Netherlands in so far as its subject matter extends beyond the following version of the patent claims:
1. Sanitary tub assembly comprising a sanitary tub (1) and a support arrangement for the sanitary tub (1), wherein the sanitary tub (1) has a C-shaped tub rim (3) with a lower edge (6), wherein the support arrangement comprises several profile strips (2) which are inserted into the C-shaped tub rim (3) and held there in a form-fitting manner,
characterised in that
the profile strips (2) are made of rigid plastic foam, wherein the profile strips (2) are each inserted into the C-shaped tray rim (3) with an upper fastening section (7) and project downwards beyond the lower edge (6) with a foot section (8), and the upper fastening section (7) has a clearance in the unmounted state relative to a receiving space formed by the C-shaped tray rim (3)and can be compressed so as to be inserted into the receiving space.
2. Sanitary tub device according to claim 2 or 1, characterised in that the foot section (8) has a height of between 3 mm and 15 mm.

3. Sanitary tub device according to one of the claims 1, characterised in that the profile strips (2) have inserts made of a sound-insulating material (10) at their foot sections (8), which form the lower bearing surface of the foot sections.

4. Sanitary tub device according to one of claims 1 to 3, characterised in that the support arrangement comprises a central support (9) arranged under a central section of the sanitary tub.

5. Sanitary tub device according to one of claims 1 to 4, characterised in that the sanitary tub (1) is made of steel enamel.

6. Sanitary tub device according to one of claims 1 to 5, characterised in that the sanitary tub (1) has a rectangular base area, with exactly one profile strip (2) provided on each side of the sanitary tub (1).

7. Sanitary tray device according to one of claims 1 to 6, characterised in that corner pieces (11) are inserted into the C-shaped tray edge (3) at the corners of the sanitary tray (1).

8. Sanitary tray device according to claim 7, characterised in that the corner pieces (11) are connected to the respective adjacent profile strips (2) by means of connecting elements (12).

9. Sanitary tray device according to one of claims 1 to 8, characterised in that the support arrangement for height adjustment comprises base strips (13) which are to be arranged under the profile strips (2).
In all other respects, the counterclaim is dismissed.
B.
I. The defendant is prohibited from
1.

offering, marketing, using or importing or possessing sanitary tray units with a sanitary tray and a support arrangement for the sanitary tray
in Austria, Belgium, Denmark, France, Italy, Luxembourg and the Netherlands for the aforementioned purposes,

wherein the sanitary tub, in its position of use, has a C-shaped tub rim with an undercut, wherein the support arrangement comprises several profile strips which are inserted into the C-shaped tub rim and held there in a form-fitting manner, characterised in that the profile strips are made of rigid plastic foam, wherein the profile strips are each inserted into the C-shaped tub rim with an upper fastening section and project downwards with a foot section beyond the lower edge, and the upper fastening section, in the unmounted state, has an excess dimension relative to a receiving space formed by the C-shaped tub rim and can be compressed in such a way to be inserted into the receiving space,
in particular when this is in the form of the ‘minimum tub support (pre-assembled at the factory)’;

2.
profile strips made of rigid plastic foam, suitable and intended for sanitary tub installations with a sanitary tub and a support arrangement for the sanitary tub

to customers in Austria, Belgium, Denmark, France, Italy, Luxembourg and the Netherlands,

where the sanitary tub, in its position of use, has a C-shaped tub edge with an undercut, where the support arrangement comprises several profile strips which are inserted into the C-shaped tub edge and held there in a form-fitting manner, wherein the profile strips are each inserted into the C-shaped tub rim with an upper fastening section and the upper fastening section, in the unassembled state, has an excess dimension relative to a receiving space formed by the C-shaped tub rim and can be compressed in such a way so that they can be inserted into the receiving space, and project downwards beyond the lower edge with a foot section,
in particular when this is in the form of the ‘Minimum-Wannenträger Flex’.

II.

The defendant is further ordered, within a period of 30 days after service of the notice pursuant to Rule 118(8) sentence 1 VerfO and, if applicable, the certified translation,
1.

to provide the plaintiff with information on the extent to which it has committed the acts described in sections I.1. and I.2. since 29 June 2022, in the form of a list structured for each month of a calendar year and according to the infringing products described in sections I. 1 and I.2., containing the following information:

(a) the origin and distribution channels of the infringing products;
(b) the quantities delivered, received or ordered and the prices paid for the infringing products;
(c) the identity of all third parties involved in the manufacture or distribution of the infringing products;
(d) the number and dates of the products offered;
(e) the advertising carried out, broken down by advertising media, its distribution, the distribution period and the distribution area; including evidence of these advertising activities;
(f) the costs, broken down by individual cost factors and the profits made,

whereby the relevant purchase documents (namely invoices or, alternatively, delivery notes) must be submitted in copy as evidence of the information provided, whereby details subject to confidentiality may be blacked out except for the data subject to disclosure and notification requirements;
2.

recall the infringing products referred to in Section I.1 by informing the third parties from whom the infringing products are to be recalled that this court has determined that the products infringe European Patent EP 3 375 337 B1, whereby the defendant must make a binding commitment to the third parties to reimburse the costs incurred, to bear the packaging and transport costs incurred, to reimburse the customs and storage costs associated with the return of the products and to take back the products;
3.

to permanently remove the infringing products referred to in point I. 1 from the distribution channels by requesting third parties who are commercial purchasers but not end users, with reference to the fact that this court has found that the products infringe European Patent 3 375 337 B1,

third parties who are commercial purchasers but not end users with regard to the products referred to in Section I.1 to cancel all orders relating to the products referred to in Section I.1 and

to provide the court and the plaintiff with written proof of the measures taken within the aforementioned period of 30 days after service of the notice within the meaning of Rule 118(8) sentence 1 VerfO and, if necessary, the certified translation.

III.
The defendant is further ordered to
1.

in the event of any breach of the order pursuant to the application under point I, a repeated penalty payment of at least EUR 1,000.00 per infringing product;
2.

in the event of any breach of the order pursuant to the application under point II, to pay a repeated penalty payment of at least EUR 250.00 per day for each day of the breach
to the court.
IV.

The defendant is ordered to pay the claimant EUR 10,000.00 as provisional damages, which will be adjusted if the actions referred to in section I continue.
V.

It is established that the defendant is obliged to compensate the plaintiff for any further damage it has incurred or will incur in the future for all past and future actions in accordance with point I.
VI.
In all other respects, the action is dismissed.
C.
The costs of the counterclaim shall be borne by the plaintiff at 50% and by the defendant at 50%.
The costs of the action shall be borne by the plaintiff at 15% and by the defendant at 85%.
The upper limit of the reimbursable representation costs is set at EUR 47,600.00 for the plaintiff and EUR 8,400.00 for the defendant.
For the counterclaim, the upper limit for both parties is set at EUR 28,000.00 each.
D.
The orders in sections B.I to B.II. 1-3 and B.IV are only enforceable

after the plaintiff has informed the court which part of the orders it intends to enforce and has submitted a certified translation of the orders into the official language of the Member State of the contract in which enforcement is to take place, and after the notification and the (respective) certified translation have been served on the defendant.


NAMES AND SIGNATURES:
Presiding Judge Thomas
Legally qualified judge Dr Thom
Legally qualified judge Kupecz
Technically qualified judge Ledeboer
for the Assistant Registrar Boudra-Seddiki

INFORMATION ON APPEALS:
An appeal may be lodged against this decision by any party that has been unsuccessful in whole or in part with its claims within two months of the decision being delivered to the Court of Appeal (Art. 73 (1) EPGÜ, R. 220.1 (a), 224.1 (a) VerfO).
Information on enforcement:

Information on enforcement (Art. 82 EPGÜ, Art. 37(2) EPGS, R. 118.8, 158.2, 354, 355.4 VerfO):

A certified copy of the enforceable decision shall be issued by the Assistant Registrar at the request of the party seeking enforcement, R. 69 RegR.