Lokalkammer München
Anordnung des Gerichts erster Instanz des Einheitlichen Patentgerichts
in dem Hauptsacheverfahren UPC_CFI_9/2023 betreffend das
Europäische Patent 3 611 989
ACT_459771/2023
App_587438/2023 (Regel 263 VerfO)
erlassen am 11/12/2023

Leitsätze:
Zur Zulässigkeit der Erweiterung der Klage um Ansprüche aus einem weiteren Klagepatent nach
Abschluss eines Beschränkungsverfahrens.

Keywords:
Klageerweiterung; weiteres Klagepatent; Beschränkungsverfahren; Möglichkeit der Abtrennung

Antragstellerin
1) Huawei Technologies Co. Ltd
(Klägerin des Hauptverfahrens) - Bantian
Huawei Base Longgang District Shenzhen -
518129 - Shenzhen - CN
vertreten durch
Tobias J. Hessel

Antragsgegner
1) NETGEAR Deutschland GmbH
(Beklagte des Hauptverfahrens) - Konrad-Zuse-
Platz 1 - 81829 - München - DE
vertreten durch
Stephan Dorn
2) Netgear Inc.
(Beklagte des Hauptverfahrens) - 350 E
Plumeria Dr - 95134 - San Jose - US
vertreten durch
Stephan Dorn
3) Netgear International Limited
(Beklagte des Hauptverfahrens) - First Floor
Building 3, University Technology Centre,
Curraheen Road - T12K516 - Cork - IE
vertreten durch Stephan Dorn

Klagepatente
Patent Nr. Inhaberin
EP3611989 Huawei Technologies Co. Ltd

ZUSAMMENSETZUNG DES SPRUCHSKÖRPERS
Vorsitzender Richter und
Berichterstatter Matthias Zigann
rechtlich qualifizierter Richter Tobias Pichlmaier
rechtlich qualifizierter Richter Edger Brinkman
Diese Anordnung wurde vom Vorsitzenden Richter und Berichterstatter Matthias Zigann
erlassen.

VERFAHRENSSPRACHE
Deutsch

GEGENSTAND DES VERFAHRENS
Patentverletzung
hier: Antrag nach Regel 263 VerfO auf Zulassung der Erweiterung der Klage um Ansprüche aus
dem Europäischen Patent 3 678 321.

ANTRÄGE
Die Antragstellerin (Klägerin im Hauptsacheverfahren) beantragt,
die anhängige Klage gemäß Regel 263 (1) ROP um die nachfolgend spezifizierten Anträge
basierend auf dem weiteren Klagepatent EP 3 678 321 zu erweitern.
Die Antragsgegner (Beklagte im Hauptsacheverfahren) beantragen,
den Antrag der Klägerin auf Zulassung der Klageerweiterung vom 23. November 2023
zurückzuweisen.

SACHVERHALT
Die Klägerin nimmt die Beklagten wegen Verletzung der Europäischen Patente 3 611 989 und 3
678 321 in Anspruch. Sie erhob zunächst am 01.06.2023 Klage gestützt allein auf das Europäische
Patent 3 611 989. Mit Schriftsatz vom 23.11.2023 beantragte sie die Zulassung der Erweiterung
der Klage auf Ansprüche aus dem Europäischen Patent 3 678 321.
Die Klägerin trägt vor, dass sie wegen eines Beschränkungsverfahrens vor dem Europäischen
Patentamt betreffend das Europäische Patent 3 611 989, das im Zeitraum 13.04.2023 bis
20.10.2023 stattgefunden habe, gehindert gewesen sei, Ansprüche gestützt auf dieses Patent
bereits mit der Klage vom 01.06.2023 geltend zu machen. Die Klageerweiterung richte sich gegen
dieselben Verletzungshandlungen rund um die WiFi6-Funktionalität der Verletzungsformen. Die
Erweiterung sei daher prozessökonomisch. Die Beklagten würden durch die Zulassung nicht
unangemessen benachteiligt.
Die Beklagten sind der Ansicht, dass das Vorliegen der Voraussetzungen der Regel 263 VerfO
bereits nicht hinreichend dargetan sei. Im Beschränkungsverfahren seien lediglich die Merkmale
des Unteranspruchs 6 (bezogen auf den Verfahrensanspruch) bzw. des identischen Unteranspruchs 14 (bezogen auf den Vorrichtungsanspruch) in die ursprünglichen
Hauptansprüche 1, 2, 9 und 10 mit aufgenommen worden. Diese Ansprüche seien nunmehr die
neuen Ansprüche 1 bis 4 der B3 Schrift des EP 321. Alle anderen Ansprüche seien gestrichen
worden. Neue Merkmale seien den Ansprüchen hingegen nicht hinzugefügt worden. Mithin
hätte die Klägerin die nun beschränkte Fassung bereits am 01.06.2023 zum Gegenstand einer
Klage machen können. Es sei ihr ohne weiteres möglich gewesen, den Verletzungsvorwurf auf die
ursprünglichen Hauptansprüche und ursprünglichen Unteransprüche 6 und 14 des EP 321 zu
stützen. Auch eine nachträgliche Beschränkung der geltend gemachten Ansprüche, um diese
dem Ausgang des vor dem Europäischen Patentamts anhängigen Beschränkungsverfahrens
anzupassen, wäre ihr nach Regel 263.3 VerfO ohne weiteres möglich gewesen. Der Klägerin gehe
es mit dem gestellten Antrag einzig und allein darum, die erneute Zustellung einer Klageschrift an
die Beklagten zu vermeiden. Darüber hinaus würden die Beklagten durch die Klageerweiterung
unangemessen in ihrer Verfahrensführung behindert.

GRÜNDE
Der Antrag auf Zulassung der Klageänderung ist zulässig und begründet.
Nach Regel 263.1 VerfO kann eine Partei zu jedem Zeitpunkt des Verfahrens beim Gericht die
Zulassung einer Klageänderung oder Klageerweiterung, einschließlich einer Widerklage,
beantragen. In dem Antrag ist zu begründen, weshalb die Änderung oder Ergänzung nicht schon
in dem ursprünglichen Schriftsatz enthalten war. Vorbehaltlich des Absatzes 3 wird die Zulassung
abgelehnt, wenn die Partei, welche die Änderung beantragt, unter Berücksichtigung aller
Umstände das Gericht nicht davon überzeugen kann, dass (a) die in Rede stehende Änderung bei
gebotener Sorgfalt nicht früher vorgenommen werden konnte und (b) die Änderung die andere
Partei in ihrer Verfahrensführung nicht unangemessen behindert.
Der Antrag wurde zulässig gestellt. Die Antragstellerin hat zu allen Tatbestandsmerkmalen
vorgetragen.
Die Voraussetzungen für eine Ablehnung der Zulassung liegen nicht vor.
Das Gericht ist davon überzeugt, dass die in Rede stehende Änderung bei gebotener Sorgfalt
nicht früher vorgenommen werden konnte. Das Beschränkungsverfahren lief bis zum 20.10.2023.
Der Antrag auf Klageänderung stammt vom 23.11.2023. Der zeitliche Verzug ist durch die
Notwendigkeit der anwaltlichen Aufbereitung erklärbar. Ein sorgfältiger Kläger war auch nicht
gehalten, während des laufenden Beschränkungsverfahrens bereits Klage einzureichen. Denn
ungeachtet des Umstandes, dass die Gerichte mancher EPÜ-Staaten die Geltendmachung eines
beschränkten Patentanspruchs vor Abschluss eines Beschränkungsverfahrens nicht zulassen und
noch zu klären sein wird, wie es sich beim Einheitlichen Patengerichts verhält, wäre die Klägerin
im Falle eines solchen Vorgehens je nach Ausgang des Beschränkungsverfahrens gezwungen
gewesen, im Wege der Klageänderung die Klage an die Geschehnisse im Beschränkungsverfahren
anzupassen. Die Notwendigkeit der einen Klageänderung würde demnach durch die
Notwendigkeit einer anderen Klageänderung ersetzt. Die Ablehnung der Zulassung brächte daher
keinerlei Gewinn für die Verfahrensökonomie.
Das Gericht ist darüber hinaus davon überzeugt, dass die Änderung die andere Partei in ihrer
Verfahrensführung nicht unangemessen behindert. Ein gewisses Maß an Behinderung steht der
Zulassung bereits nach dem Gesetz nicht entgegen. Darüber hinaus ist das Gericht im Falle der
gemeinsamen Führung beider Patente innerhalb desselben Verletzungsverfahrens verpflichtet,
der Beklagten in Bezug auf das zweite Patent weitgehend dieselben Verteidigungsmöglichkeiten
einzuräumen, wie im Falle einer neuen, weiteren Klage. Dies kann durch Einräumung bzw.
Verlängerung von Stellungnahmefristen geschehen. Im Falle der Abtrennung des Gegenstandes
der Klageerweiterung würde dies sogar noch vereinfacht.
Die Parteien werden zu der Frage, ob der Gegenstand der Klageerweiterung abgetrennt werden
kann oder soll, in einem gesonderten Workflow angehört werden.

ANORDNUNG
1. Dem Antrag der Antragstellerin (Klägerin des Hauptsacheverfahrens) vom 23.11.2023 auf
Zulassung der Erweiterung der Klage gemäß Regel 263.1 VerfO um die im Schriftsatz vom
23.11.2023 spezifizierten Anträge basierend auf dem weiteren Klagepatent EP 3 678 321
wird stattgegeben.
2. Der Streitwert wird nach Klageerweiterung auf insgesamt 2 Mio. € festgesetzt, davon
entfallen auf den Gegenstand der Klageerweiterung 1 Mio. €.

ANWEISUNGEN AN DIE PARTEIEN UND DAS REGISTER
Im Hinblick auf die Erhöhung des Streitwerts sind weitere Gerichtsgebühren zu vereinnahmen.
Diese sind im Falle der Abtrennung des Gegenstandes der Klageerweiterung dem neu gebildeten
Verfahren zuzuschreiben. Es wird daher angeregt, mit der Gebührenerhebung zuzuwarten. Die
Parteien werden Gelegenheit erhalten, innerhalb von 14 Tagen zur Frage der Abtrennung
Stellung zu nehmen.
Dr. Zigann
Vorsitzender Richter und Berichterstatter

DETAILS DER ANORDNUNG
ACTION NUMBER: ACT_459771/2023
UPC number: UPC_CFI_9/2023
Action type: Infringement Action
Related proceeding no. Application No.: 587438/2023
Application Type: APPLICATION_ROP_265
INFORMATION ÜBER DIE BERUFUNG
Diese verfahrensleitende Anordnung kann auf begründeten Antrag einer Partei vom
Spruchkörper überprüft werden (Regel 333 VerfO). Der Antrag ist innerhalb von 15 Tagen ab
Zustellung einzureichen.
Matthias ZIGANNDigital unterschrieben von Matthias
ZIGANN
Datum: 2023.12.11 14:26:17 +01'00'