EPG – Berufungsgericht
UPC_CoA_469/2024
APL_45142/2024

ANORDNUNG
des Berufungsgerichts des Einheitlichen Patentgerichts
erlassen am 21. August 2024
betreffend einen Antrag auf Ermessensüberprüfung durch das
Berufungsgericht nach Regel 220.3 VerfO

BERUFUNGSKLÄGERINNEN (UND BEKLAGTE IM HAUPTVERFAHREN VOR DEM GEI):
1. AYLO PREMIUM LTD, Nikosia, Zypern
2. AYLO Billing Limited, Dublin, Irland
3. AYLO FREESITES LTD, Nikosia, Zypern
(nachstehend gemeinsam als die Aylo-Unternehmen bezeichnet)
1-3 vertreten durch: Prof. Dr. Tilman Müller-Stoy, Rechtsanwalt, Bardehle Pagenberg, München, Deutschland, und Conor McLauglin

BERUFUNGSBEKLAGTE (UND KLÄGER IM HAUPTVERFAHREN VOR DEM GEI):
1. DISH Technologies L.L.C., Englewood, USA
2. Sling TV L.L.C., Englewood, USA
(nachstehend gemeinsam als die Unternehmen Dish und Sling bezeichnet)
1-2 vertreten durch: Rechtsanwältin Denise Benz, A&O Shearman, München, Deutschland

STREITPATENT
EP 2 479 680

VERFAHRENSSPRACHE
Deutsch

ENTSCHEIDENDE RICHTERIN:
Diese Anordnung wurde erlassen von Ingeborg Simonsson, Ständige Richterin.

BEANSTANDETE ANORDNUNG DES GERICHTS ERSTER INSTANZ
□ Datum: 22. Juli 2024, Lokalkammer Mannheim
□ Aktenzeichen des Gerichts erster Instanz: UPC_CFI_471/2023; ACT_ 594191/2023, App_40530/2024, ORD_42880/2024

KURZE DARSTELLUNG DES SACHVERHALTS
1. Mit der beanstandeten Anordnung vom 22. Juli 2024 hat die Lokalkammer Mannheim einen Antrag auf Überprüfung der Anordnung des Berichterstatters gem. R. 262A VerfO (Geheimnisschutz) zurückgewiesen. Mit dieser Anordnung sind zwar die geltend gemachten zu schützenden Informationen als vertraulich eingestuft worden. Zugleich wurde jedoch unter Zurückweisung des weitergehenden Begehrens eine Zugangsbeschränkung angeordnet, die als Zugangsberechtigte unter anderem drei von den Unternehmen Dish und Sling benannte natürliche Personen vorsieht.
2. Nach Auffassung der Lokalkammer „streiten (…) die hervorgehobene Funktion der von den Klägerinnen benannten drei Personen in einschlägigen anderen anhängigen und potentiellen Patentverletzungsstreitigkeiten zwischen den Parteien und deren Befassung mit einschlägigen Schutzrechtsanmeldungen, Erteilungsverfahren und Rechtsbestandsverfahren nicht ausschlaggebend gegen eine Zugangsgewährung. Vielmehr haben die Klägerinnen ein gewichtiges Interesse daran, mit der zweckentsprechenden Rechtsverfolgung im vorliegenden Rechtsstreit intern gerade diejenigen Personen auf ihrer Seite zu befassen, die mit der einschlägigen Schutzrechtslage und Technik besonders vertraut sind. Gegen eine Verwendung der vertraulichen Informationen zu verfahrensfremden Zwecken sind die Beklagten durch die Geheimhaltungsanordnung hinreichend geschützt. Als beim US-Patentamt zugelassene Vertreter sind die benannten Personen im Umgang mit vertraulichen Informationen bewandert. Anhaltspunkte für eine fehlende Zuverlässigkeit der benannten Personen, die vom Antragsteller des Antrags gem. R. 262A VerfO aufzuzeigen sind, sind nicht ersichtlich.“
3. Die Berufung wurde nicht zugelassen.
4. Die Aylo-Unternehmen haben Antrag auf Ermessensüberprüfung der Entscheidung der Lokalkammer gestellt und beantragen die Berufung gegen die Anordnung zuzulassen (R.220.3 VerfO).
5. Die Unternehmen Dish und Sling wurden gemäß R.220.4 VerfO angehört.

TATSÄCHLICHE UND RECHTLICHE STREITPUNKTE
Einbeziehung von In-house Counseln in einen Vertraulichkeitsring gemäß R.262A RoP
VORBRINGEN DER PARTEIEN
Die Aylo-Unternehmen machen – zusammengefasst und soweit relevant – geltend:
6. Die drei Personen („Dish In-house Counsel“) seien allesamt in den USA ansässige In-house Counsel der Unternehmensgruppe der Dish und Sling und beim U.S. amerikanischen Patentamt USPTO zugelassene Patentanwälte. Sie seien weltweit im Rahmen der Anmeldung von Patenten, der Führung der Erteilungs- und Bestandsverfahren als auch der Führung von Patentverletzungsverfahren für die Unternehmen Dish und Sling tätig. Es liege auf der Hand, dass das vertrauliche Wissen über die klagegegenständliche Ausführungsform, enormen wirtschaftlichen Wert für die Unternehmen Dish und Sling haben könne, indem es nicht nur beim Maßschneidern von Prozessstrategien im Rahmen der parallelen Verfahren zwischen den Parteien sondern auch im Rahmen künftiger oder noch anhängiger Patentanmeldungen und nachfolgender Verfahren genutzt werden könne, um Patentansprüche mit Blick auf die Ausführungsformen passgenau zu „optimieren“. Es sei für die Dish In-house Counsel aufgrund ihres Aufgabenbereichs schwierig, wenn nicht gar unmöglich, die Pflicht zu erfüllen, die vertraulichen Informationen ausschließlich für die Zwecke des hiesigen Verfahrens zu verwenden.
7. Es sei daher eine Person auszuwählen, die einerseits die zu schützenden Informationen einordnen und verstehen könne, bei der aber zugleich das Missbrauchsrisiko etwa durch die Gefahr einer wirtschaftlichen sonstigen Verwertung der Informationen für den Arbeitgeber am geringsten erscheine Hierzu bedürfe es keines Mitglieds der Rechtsabteilung oder eines In-house Patentanwaltes, bei denen die evidente Gefahr bestehe, dass die Informationen zum Beispiel für die zahlreichen Anmelde-, Bestands- und Verletzungsverfahren missbräuchlich genutzt werden.
8. Die Aylo-Unternehmen seien im Nachgang zu den hier gegenständlichen Beschlüssen auf die Unternehmen Dish und Sling zugegangen, um eine Erklärung der Dish In-house Counsel zu erwirken, dass sie nicht parallel zu dem hiesigen Streitverfahren in Anmeldeverfahren, Bestandsverfahren und Verletzungsverfahren bezüglich des Klagepatents und seiner Patentfamilie tätig werden. Die Unternehmen Dish und Sling hätten dies abgelehnt.
9. Selbst, wenn nicht von einer missbräuchlichen Verwendung der Informationen durch diese drei Personen auszugehen wäre (wie nicht), wäre der benannte Personenkreis auf eine Person zu reduzieren.
10. Die Berufung sei zuzulassen. Die Entscheidung darüber, ob die Dish-In-House Counsel Zugang zu den schützenden Informationen zu gewähren sei, hänge von zwei Rechtsfragen ab, für die es keine Rechtsprechungspraxis des Einheitlichen Patentgerichts gebe und die insbesondere noch keiner Klärung durch das Berufungsgericht zugeführt worden seien, von deren Klärung aber das Geheimnis-schutzregime in zahlreichen Verfahren abhängen dürfte.
11. Es sei fallübergreifend zu klären, ob das EPGÜ und die Verfahrensordnung eine sogenannte Prosecution Bar für In-house Patentanwälte, wie sie etwa in den USA die Regel sei, in Fällen wie diesem verlangten.
12. Weiterhin sei die Frage bisher ungeklärt, ob R.262A.6 VerfO es zulasse, dass auf Seiten der Partei mehr als eine natürliche Person Zugang zu den zu schützenden Informationen erhalten könne, wenn sämtliche in Betracht kommenden Personen diesele Qualifikation hätten und dieselbe oder eine sehr ähnliche Funktion im Unternehmen der Partei ausübten.
Die Unternehmen Dish und Sling machen - zusammengefasst und soweit relevant – geltend:
13. Eine Zulassung der Berufung sei bereits deshalb ausgeschlossen, weil die Aylo-Unternehmen mit ihrem eigenen Verhalten zum Ausdruck gebracht hätten, dass sie kein berechtigtes Interesse an der Abänderung der erstinstanzlichen Anordnung hätten. Sie meinten offenbar lediglich, dass die Geheimhaltungsverpflichtungen, die die Lokalkammer Mannheim den zugangsberechtigten In-House-Counsel auferlegt habe, für einen angemessenen Schutz nicht ausreichten. Wieso eine vertragliche Regelung zur Geheimhaltung durch eine Verpflichtungserklärung („NDA“) einen demgegenüber größeren Schutz begründen solle, erläuterten die Aylo-Unternehmen nicht und sei nicht ersichtlich. Sie drückten hiermit letztlich ihr Misstrauen gegenüber dem Gerichtssystem des Einheitlichen Patentgerichts und seinem Geheimnisschutzregime aus.
14. An einem schutzwürdigen Interesse der Aylo-Unternehmen, welches eine Zulassung der Berufung begründen könnte, mangelt es auch deshalb, weil die zugangsberechtigten Personen aufseiten der Unternehmen Dish und Sling auf Grundlage der sofort vollziehbaren erstinstanzlichen Anordnung bereits Zugang zu den geheimhaltungsbedürftigen Informationen erhalten hätten. Dies könne auch durch eine Berufungsentscheidung nicht rückgängig gemacht werden. Die Aylo-Unternehmen hätten daher kein Rechtsschutzinteresse an einer Berufungsentscheidung.
15. Die Lokalkammer Mannheim habe zutreffend den drei benannten Personen Zugang zu den geheimhaltungsbedürftigen Informationen gewährt. Weder hinsichtlich der konkreten Personen noch mit Blick auf die Anzahl der zugangsberechtigten Personen beständen Bedenken. Der Antrag zeichne sich durch pauschale und unsubstantiierte Unterstellungen aus, die die erforderliche Einzelfallbezogenheit vermissen ließen. Für ihre Behauptungen, die zugangsberechtigten Personen aufseiten der Unternehmen Dish und Sling könnten und würden ihre gerichtlich auferlegten Geheimhaltungsverpflichtungen missachten, hätten die Aylo-Unternehmen bis zum heutigen Tag weder erstinstanzlich noch in ihrem Antrag gemäß R.220.3 VerfO konkrete Anhaltspunkte vorgetragen.
16. Die genannten Personen seien für die streitigen Verfahren betreffend das Klagepatent und seine Familienmitglieder verantwortlich. Sie seien von Beginn an die – einzigen – Ansprechpartner der Verfahrensvertreter in allen die technischen wie strategischen Aspekte des hiesigen Verfahrens betreffenden Punkten und Fragestellungen. Sie allein verfügten über hinreichende Kenntnis von der beanspruchten Lehre des Klagepatents sowie die technische Expertise im Bereich, um gemeinsam mit den Verfahrensvertretern eine Bewertung der Nichtverletzungsargumente vorzunehmen. Das Recht der Unternehmen Dish und Sling auf ein faires Verfahren durch eine zweckmäßige Abstimmung mit ihren Verfahrensvertretern erfordere mithin die Zulassung des im Antrag genannten Personenkreises.

ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE
17. Die Anordnung der Lokalkammer beruht auf dem Grundsatz, dass das abstrakte Risiko, dass ein In-house Counsel, wenn er in den Kreis der nach R.262A VerfO zu vertraulichen Informationen zugangsberechtigten Personen aufgenommen wird, gegen die Vertraulichkeitsverpflichtung aufgrund von Interessenkonflikten verstoßen könnte, nicht ausreicht, um seine Aufnahme zu verweigern, sofern nicht konkrete Umstände vorliegen, die einen solchen Verdacht rechtfertigen.
18. Die Ständige Richterin kann den Ausführungen der Aylo-Unternehmen im Rahmen ihrer Ermessensüberprüfung nach R.220.3 VerO keinen Grund entnehmen, der es rechtfertigen würde, die Berufung gegen die Anordnung der Lokalkammer Mannheim vom 22. Juli 2024 zuzulassen, sowohl hinsichtlich der Einbeziehung des In-house Counsels als auch hinsichtlich der Einbeziehung von drei Personen.
19. Der Antrag ist abzuweisen.

ANORDNUNG
Der Antrag wird abgewiesen.

Erlassen am 21. August 2024


Machine Translation

EPG – Court of Appeal
UPC_CoA_469/2024
APL_45142/2024

ORDER
of the Court of Appeal of the Unified Patent Court
delivered on 21 August 2024
concerning a request for review of discretion by the

Appeal Court pursuant to Rule 220.3 PPR

APPELLANTS (AND RESPONDENTS IN THE MAIN PROCEEDINGS BEFORE THE UPC):
1. AYLO PREMIUM LTD, Nicosia, Cyprus
2. AYLO Billing Limited, Dublin, Ireland

3. AYLO FREESITES LTD, Nicosia, Cyprus
(hereinafter collectively referred to as the Aylo companies)
1-3 represented by: Prof. Dr. Tilman Müller-Stoy, lawyer, Bardehle Pagenberg, Munich, Germany, and Conor McLauglin


APPELLANTS (AND PLAINTIFFS IN THE MAIN PROCEEDINGS BEFORE THE GEI):
1. DISH Technologies L.L.C., Englewood, USA
2. Sling TV L.L.C., Englewood, USA
(hereinafter collectively referred to as the Dish and Sling companies)

1-2 represented by: Denise Benz, lawyer, A&O Shearman, Munich, Germany

PATENT IN CONTENTION
EP 2 479 680

LANGUAGE OF THE PROCEEDINGS
German

DECIDING JUDGE:
This order was issued by Ingeborg Simonsson, Permanent Judge.


ORDER OF THE COURT OF FIRST INSTANCE UNDER APPEAL
□ Date: 22 July 2024, Local Chamber Mannheim

□ Case number of the court of first instance: UPC_CFI_471/2023; ACT_ 594191/2023, App_40530/2024, ORD_42880/2024

BRIEF STATEMENT OF THE FACTS
1. By the contested order of 22 July 2024, the Local Chamber in Mannheim dismissed an application for review of the order of the rapporteur pursuant to Rule 262A of the Rules of Procedure (protection of confidentiality). By that order, the information claimed to be protected was classified as confidential. At the same time, however, the order rejected the further request and imposed a restriction on access, which provides for three natural persons named by Dish and Sling, among others, to be authorised to access the information.

2. In the opinion of the Local Chamber, "the prominent role of the three persons named by the plaintiffs in other relevant pending and potential patent infringement disputes between the parties and their involvement in relevant property right applications, grant proceedings and legal validity proceedings does not decisively argue against granting access. Rather, the plaintiffs have a significant interest in ensuring that the appropriate legal action in the present dispute is taken internally by precisely those persons who are particularly familiar with the relevant intellectual property rights and technology. The defendants are sufficiently protected against the use of confidential information for purposes unrelated to the proceedings by the confidentiality order. As representatives authorised by the US Patent Office, the persons named are well versed in handling confidential information. There are no indications of a lack of reliability on the part of the persons named, which must be demonstrated by the applicant pursuant to Rule 262A VerfO.
3. The appeal was not allowed.

4. The Aylo companies have filed an application for a review of the Local Chamber's decision and request that the appeal against the order be allowed (R.220.3 VerfO).
5. The companies Dish and Sling were heard in accordance with R.220.4 VerfO.

FACTUAL AND LEGAL ISSUES
Inclusion of in-house counsel in a confidentiality ring pursuant to R.262A RoP
ARGUMENTS OF THE PARTIES
The Aylo companies assert, in summary and to the extent relevant, that:

6. The three individuals (‘Dish In-house Counsel’) are all in-house counsel based in the United States for the Dish and Sling group of companies and are patent attorneys registered with the U.S. Patent and Trademark Office (USPTO). They work worldwide on behalf of Dish and Sling in the filing of patents, the conduct of grant and maintenance proceedings, and the conduct of patent infringement proceedings. It is obvious that the confidential knowledge about the embodiment that is the subject of the action could be of enormous economic value to Dish and Sling, as it could be used not only to tailor litigation strategies in the parallel proceedings between the parties, but also in future or pending patent applications and subsequent proceedings in order to ‘optimise’ patent claims with regard to the embodiments. Due to the scope of their duties, it was difficult, if not impossible, for Dish's in-house counsel to fulfil the obligation to use the confidential information exclusively for the purposes of the present proceedings.
7. A person should therefore be selected who, on the one hand, is able to classify and understand the information to be protected, but at the same time, the risk of misuse, for example through the danger of economic exploitation of the information for the employer, appears to be lowest. This does not require a member of the legal department or an in-house patent attorney, where there is an obvious risk that the information could be misused, for example in the numerous application, maintenance and infringement proceedings.

8. Following the decisions at issue here, the Aylo companies approached Dish and Sling to obtain a statement from Dish's in-house counsel that they would not take any action in parallel with the present litigation in registration, validity and infringement proceedings relating to the patent in suit and its patent family. Dish and Sling refused to do so.

9. Even if it could not be assumed that these three persons would misuse the information (which is not the case), the group of persons named should be reduced to one person.

10. The appeal should be allowed. The decision on whether Dish's in-house counsel should be granted access to the protected information depends on two legal issues for which there is no case law of the Unified Patent Court and which, in particular, have not yet been clarified by the Court of Appeal, but on whose clarification the secrecy regime in numerous proceedings is likely to depend.

11. It must be clarified across cases whether the EPGÜ and the Rules of Procedure require a so-called prosecution bar for in-house patent attorneys, as is the rule in the United States, in cases such as this.

12. Furthermore, the question remains unresolved as to whether Rule 262A.6 of the Rules of Procedure allows more than one natural person on the party's side to have access to the information to be protected if all persons eligible have this qualification and perform the same or a very similar function in the party's undertaking.
The companies Dish and Sling assert, in summary and insofar as relevant, that:

13. An appeal is already excluded because the Aylo companies have indicated through their own conduct that they have no legitimate interest in amending the order of the court of first instance. They apparently merely believed that the confidentiality obligations imposed by the Mannheim Local Chamber on the authorised in-house counsel were not sufficient to ensure adequate protection. The Aylo companies did not explain why a contractual confidentiality agreement (‘NDA’) should provide greater protection in this regard, nor is this apparent. In doing so, they ultimately expressed their distrust of the court system of the Unified Patent Court and its confidentiality regime.

14. The Aylo companies also lack a legitimate interest that could justify granting leave to appeal because the authorised persons on the side of Dish and Sling had already been granted access to the confidential information on the basis of the immediately enforceable order of the court of first instance. This could not be reversed by an appeal decision. The Aylo companies therefore have no legal interest in an appeal decision.

15. The Mannheim Local Chamber correctly granted the three named persons access to the confidential information. There were no concerns either with regard to the specific persons or with regard to the number of persons entitled to access. The application was characterised by blanket and unsubstantiated allegations that lacked the necessary case-specific relevance. To date, the Aylo companies have not provided any concrete evidence, either in the first instance or in their application pursuant to R.220.3 VerfO, to support their allegations that the persons authorised to access the information on behalf of Dish and Sling could and would disregard their court-imposed confidentiality obligations.

16. The persons named are responsible for the proceedings in dispute concerning the patent in suit and its family members. From the outset, they have been the sole contact persons for the procedural representatives in all matters and questions concerning the technical and strategic aspects of the present proceedings. They alone had sufficient knowledge of the claimed teaching of the patent in suit and the technical expertise in the field to assess the non-infringement arguments together with the procedural representatives. The right of Dish and Sling to a fair hearing through appropriate coordination with their procedural representatives therefore requires that the group of persons named in the application be admitted.

REASONS FOR THE DECISION
17. The Local Chamber's order is based on the principle that the abstract risk that an in-house counsel, if included in the group of persons authorised to access confidential information pursuant to R.262A VerfO, could breach the confidentiality obligation due to conflicts of interest is not sufficient to refuse their admission, unless there are specific circumstances justifying such a suspicion.

18. The Permanent Judge cannot find any reason in the statements made by the Aylo companies in the context of her review of discretion under R.220.3 VerO, the Permanent Judge cannot find any reason that would justify allowing the appeal against the order of the Local Chamber of Mannheim of 22 July 2024, both with regard to the inclusion of the in-house counsel and with regard to the inclusion of three persons.
19. The application is dismissed.

ORDER
The application is dismissed.


Issued on 21 August 2024