Lokalkammer München
UPC_CFI_443/2024
Anordnung
des Gerichts erster Instanz des Einheitlichen Patentgerichts
Lokalkammer München
erlassen am 25. November 2024

LEITSÄTZE
1. Der Regelungszweck von Regel 8 Abs. 4 und 5 VerfO besteht darin, das Verfahren vor
dem Einheitlichen Patentgericht von dem Streit über die materiell-rechtliche Inhaberschaft
an einem Europäischen Patent unabhängig davon freizuhalten, ob die Inhaberschaft für
die Prozessführungsbefugnis oder die Anspruchsberechtigung von Bedeutung ist, indem
die (un-)widerlegliche Vermutung aufgestellt wird, dass der eingetragene Inhaber auch
der tatsächliche Inhaber ist.
2. Der Sinngehalt eines Unteranspruchs kann grundsätzlich zur richtigen Auslegung des
Hauptanspruchs eines Patents beitragen. Unteransprüche engen den Gegenstand des
Hauptanspruchs jedoch regelmäßig nicht ein, sondern zeigen nicht anders als
Ausführungsbeispiele lediglich – gegebenenfalls mit einem zusätzlichen Vorteil
verbundene – Möglichkeiten seiner Ausgestaltung.
3. Da die Erteilungsakte in Art. 69 EPÜ keine Erwähnung findet, bildet sie grundsätzlich kein
zulässiges Auslegungsmaterial. Ein Europäisches Patent kann nicht auf der Grundlage
von Textstellen, die im Erteilungsverfahren aus der Beschreibung gestrichen wurden,
ausgelegt werden (Fortführung von Lokalkammer Düsseldorf, Anordnung vom 9. April
2024, CFI_452/2023 = ACT_589655/2023 – Ortovox Sportartikel gg. Mammut Sports
u.a.).
4. Die in einem einstweiligen Verfügungsverfahren vorzunehmende Interessenabwägung
muss die Wahrscheinlichkeit einer Fehlentscheidung und auch die objektive Dringlichkeit
im Sinne einer Erforderlichkeit einstweiliger Maßnahmen im Hinblick auf ein ebenso
mögliches Hauptsacheverfahren berücksichtigen. Sämtliche Aspekte sind aufeinander
rückbezogen gegeneinander abzuwägen. Die Notwendigkeit der Berücksichtigung auch
dieser Aspekte im Rahmen der Interessenabwägung ergibt sich aus dem Verhältnis des
einstweiligen Verfügungsverfahrens zu einem möglichen Hauptsacheverfahren. In
verfahrensrechtlicher Hinsicht ist nämlich das Hauptsacheverfahren die Regel, während
das Eilverfahren mit seiner summarischen Prüfung und der Möglichkeit der
nachträglichen Rechtsverteidigung die Ausnahme ist.
5. Die Interessen der Parteien sind unter der Fragestellung abzuwägen, ob der Erlass
einstweiliger Maßnahmen im Hinblick auf eine spätere Entscheidung im
Hauptsacheverfahren erforderlich und geboten ist, d.h. ob es dem Antragsteller im
Hinblick auf die Gefahr einer fehlerhaften Anordnung einstweiliger Maßnahmen und die
damit verbundenen Auswirkungen für den Antragsgegner einerseits und die mit der
Fortdauer der Patentverletzung bis zu einer Hauptsacheentscheidung verbundenen
Beeinträchtigungen andererseits unzumutbar ist, mit der Durchsetzung seiner Ansprüche
bis zum Abschluss des Hauptsacheverfahrens zu warten.
6. Regel 211 Abs. 4 VerfO bringt zum Ausdruck, dass ein Antragsteller, dessen Verhalten
bereits subjektiv darauf hindeutet, dass er es nicht eilig hat, keine Hilfe durch die
Anordnung einstweiliger Maßnahmen erwarten kann. Der Umkehrschluss, dass
einstweilige Maßnahmen anzuordnen sind, weil sich der Antragsteller beeilt hat, gilt
hingegen nicht. Vielmehr muss die Anordnung einstweiliger Maßnahmen auch objektiv
dringlich sein.
7. Im einstweiligen Verfügungsverfahren können Zweifel am Rechtsbestand des
Streitpatents im Rahmen der Interessenabwägung ins Gewicht fallen und einer
Anordnung einstweiliger Maßnahmen entgegenstehen.

ANTRAGSTELLERIN
Häfele SE & Co KG, gesetzlich vertreten durch die Häfele Verwaltungs-SE, diese vertreten
durch die geschäftsführenden Direktoren Gregor Riekena (Vorsitzender), Michael Distl, Boris
Katic, Adolf-Häfele-Straße 1, 72202 Nagold,
vertreten durch: Rechtsanwalt Dr. Blumenröder, Rechtsanwältin Dr. Busch und alle
weiteren Rechtsanwälte der Kanzlei Grünecker, Leopoldstraße 4, 80802
München,
mitwirkend: Patentanwalt Dr. Dropmann und alle weiteren Patentanwälte der Kanzlei
Grünecker, Domkloster 1, 50667 Köln,

ANTRAGSGEGNERIN
Kunststoff KG Nehl & Co, vertreten durch den geschäftsführenden Gesellschafter Dr. Jürgen
Schnittke, Stresemannstraße 30-34, 32257 Bünde,
vertreten durch: Rechtsanwalt Jacobsen, Rechtsanwalt Kammüller und alle weiteren
Rechtsanwälte der Kanzlei CBH Rechtsanwälte, Ismaninger Straße 65a,
81675 München,
mitwirkend: Rechtsanwältin Geschke und alle weiteren Rechtsanwälte der Kanzlei
Wildanger, Kehrwald, Graf v. Schwerin & Partner, Couvenstraße 8, 40211
Düsseldorf, und
Patentanwalt Dr. Dilg und alle weiteren Patentanwälte der Kanzlei Dilg,
Haeusler, Schindelmann, Leonrodstraße 56-58, 80636 München.

STREITPATENT
Europäisches Patent Nr. EP 3 767 151

SPRUCHKÖRPER/KAMMER
Spruchkörper 2 der Lokalkammer München

MITWIRKENDE RICHTER/INNEN
Diese Anordnung wurde durch die Vorsitzende Richterin Ulrike Voß, den rechtlich
qualifizierten Richter Dr. Daniel Voß, den rechtlich qualifizierten Richter Dr. Walter Schober
und die technisch qualifizierte Richterin Merja Heikkinen-Keinänen erlassen.

VERFAHRENSSPRACHE
Deutsch

GEGENSTAND
Antrag nach Regel 206 VerfO

MÜNDLICHE VERHANDLUNG
14. November 2024

SACHVERHALT
Die Antragstellerin begehrt den Erlass einstweiliger Maßnahmen gegen die Antragsgegnerin
wegen einer Verletzung des europäischen Patents mit einheitlicher Wirkung EP 3 767 151
(Anlage ASt 25, in deutscher Übersetzung als Anlage ASt 13; im Folgenden: Streitpatent).
Die Antragstellerin ist im Register für den einheitlichen Patentschutz als Inhaberin des
Streitpatents eingetragen. Das Streitpatent beruht auf einer Teilanmeldung aus der EP 3 055
603 und nimmt deren Anmeldetag vom 8. Oktober 2014 nebst vier Prioritäten vom 11. Oktober
2023, 27. März 2014, 6. Juni 2014 und 12. Juni 2014 in Anspruch. Der Hinweis auf die
Patenterteilung wurde am 3. Juli 2024 veröffentlicht. Der Antrag auf einheitliche Wirkung
wurde mit Entscheidung vom 12. Juli 2024 mit Wirkung zum Erteilungszeitpunkt am 3. Juli
2024 positiv beschieden. Das Streitpatent steht in Kraft.
Gegen die Erteilung des Streitpatents ist beim Europäischen Patentamt Einspruch eingelegt
worden. Zudem hat die Antragsgegnerin bei der Zentralkammer, Abteilung München,
Nichtigkeitsklage in Bezug auf das Streitpatent erhoben (ACT_51553/2024
UPC_CFI_526/2024). In beiden Verfahren ist noch keine Entscheidung ergangen.
Das Streitpatent, dessen Verfahrenssprache Englisch ist, hat den Titel „Cabinet Levelling
Apparatus“ („Schranknivelliervorrichtung“). Die von der Antragstellerin geltend gemachten
Ansprüche 1 und 6 lauten wie folgt:
1. An apparatus for adjusting a height adjustable leg for supporting a cabinet comprising:
a coupling (10, 30) for forming part of the height adjustable leg, the coupling (10, 30)
comprising a driven member (13), and
a tool (50) comprising a driving member (51) and a torque input for applying torque to the
driving member (51),
the tool (50) and the coupling (10, 30) complementarily adapted to releasably maintain
engagement between the driving member (51) and the driven member (13) to allow the
driving member (51) to drive the driven member (13) to rotate the coupling (10, 30) about
a longitudinal axis of the leg for height adjustment of the leg, and
wherein the driving member (51) and the driven member (13) are gears that releasably
mesh together when the tool (50) is engaged with the coupling (10, 30),
wherein the tool (50) is adapted to remain in a stationary angular position relative to the
leg when the driving member (51) drives the driven member (13) and, wherein the driven
member (13) and driving member (51) having parallel rotational axes when the driving
member gear and the gear of the driven member are meshed together
characterized by an electric motor as the torque input for driving the driving member
(51), wherein the motor is located between the handle (52) and the driving member (51).
und
6. A tool (50) for driving a height adjustable leg supporting a cabinet comprising:
a driving member (51) and a torque input for applying torque to the driving member (51),
the tool (50) adapted to releasably maintain engagement with a coupling (10, 30) of the
height adjustable leg comprising a driven member (13) to allow the driving member (51)
to drive the driven member (13) to adjust the height of the cabinet, and
wherein the driving member (51) is a gear adapted to releasably mesh with the driven
member (13) of the coupling (10, 30),
wherein the tool (50) is adapted to remain in a stationary angular position relative to the
leg when the driving member (51) drives the driven member (13), and
wherein the driven member (13) and driving member (51) have parallel rotational axes
when the driving member gear and the gear of the driven member are meshed together,
characterized in that the tool (50) comprises an electric motor as the torque input for
driving the driving member (51), wherein the motor is located between the handle and the
driving member (51).
Die deutsche Übersetzung der Ansprüche gemäß Streitpatentschrift lautet:
1. Vorrichtung zum Einstellen eines höhenverstellbaren Beins zum Abstützen eines
Schranks, wobei die Vorrichtung Folgendes umfasst:
eine Kopplung (10, 30) zum Bilden eines Teils des höhenverstellbaren Beins, wobei die
Kopplung (10, 30) ein Abtriebselement (13), und
ein Werkzeug (50), das ein Antriebselement (51) und einen Drehmomenteingang zum
Anlegen eines Drehmoments an das Antriebselement (51) umfasst,
wobei das Werkzeug (50) und die Kopplung (10, 30) komplementär ausgeführt sind, um
Eingriff zwischen dem Antriebselement (51) und dem Abtriebselement (13) freigebbar
aufrechtzuerhalten, um zu gestatten, dass das Antriebselement (51) das Abtriebselement
(13) antreibt, damit sich die Kopplung (10, 30) um eine Längsachse des Beins zur
Höheneinstellung des Beins dreht, und
6
wobei das Antriebselement (51) und das Abtriebselement (13) Zahnräder sind, die lösbar
miteinander kämmen, wenn das Werkzeug (50) mit der Kopplung (10, 30) in Eingriff
gebracht ist, wobei das Werkzeug (50) angepasst ausgebildet ist, bezüglich des Beins in
einer stationären Winkelposition zu bleiben, wenn das Antriebselement (51) das
Abtriebselement (13) antreibt und wobei das Abtriebselement (13) und das
Antriebselement (51) parallele Drehachsen haben, wenn das Zahnrad des
Antriebselementes (51) und das Zahnrad des Abtriebselements (13) im Zahneingriff sind,
gekennzeichnet durch einen elektrischen Motor als Drehmomenteingang zum Antreiben
des Antriebselements (51), wobei der Motor zwischen dem Handgriff (52) und dem
Antriebselement (51) angeordnet ist.
und
6. Werkzeug (50) zum Antreiben eines höhenverstellbaren Beins, das einen Schrank
abstützt, umfassend:
ein Antriebselement (51) und einen Drehmomenteingang zur Drehmomentübertragung
an das Antriebselement (51),
das Werkzeug (50), das dazu ausgeführt ist, einen Eingriff mit der Kopplung (10, 30) des
höhenverstellbaren Beins, die das Abtriebselement (13) umfasst, freigebbar
aufrechtzuerhalten, um zu gestatten, dass das Antriebselement (51) das Abtriebselement
(13) zum Einstellen der Höhe des Schranks antreibt, und
wobei das Antriebselement (51) ein Zahnrad ist, das dazu ausgeführt ist, lösbar mit dem
Abtriebselement (13) der Kopplung (10, 30) zu kämmen,
wobei das Werkzeug (50) dazu ausgeführt ist, bezüglich des höhenverstellbaren Beins in
einer stationären Winkelposition zu bleiben, wenn das Antriebselement (51) das
Abtriebselement (13) antreibt,
wobei das Abtriebselement (13) und das Antriebselement (51) parallele Drehachsen
haben, wenn das Zahnrad des Antriebselementes (51) und das Zahnrad des
Abtriebselements (13) im Zahneingriff sind,
durch gekennzeichnet, dass das Werkzeug (50) einen elektrischen Motor als
Drehmomenteingang zum Antreiben des Antriebselements (51) umfasst, wobei der Motor
zwischen dem Handgriff und dem Antriebselement (51) angeordnet ist.
Nachstehend sind Figuren aus der Streitpatentschrift wiedergegeben, die sowohl ein
Werkzeug und eine korrespondiere Kopplung zeigen. Das Ausführungsbeispiel entspricht
jedoch nicht der Erfindung, soweit die Drehachsen von Antriebs- und Abtriebselement nicht
parallel sind. Zu einem elektrischen Motor zwischen Handgriff und Antriebselement äußert
sich die Patentanschrift in Bezug auf die dargestellten Figuren nicht.
7
Die Antragstellerin ist ein auf Beschlagtechnik, Beleuchtung und elektronische
Schließsysteme spezialisiertes Unternehmen, das unter anderem auch ein
Sockelverstellsystem mit der Bezeichnung AXILO, bestehend aus der Kombination eines
Verstellwerkzeugs mit dem Sockelverstellfuß zur Nivellierung von Möbeln, anbietet und
vertreibt.
Die Antragsgegnerin ist ein kunststoffverarbeitendes Unternehmen. Sie stellt im Internet unter
der URL https://www.nehl.com/wp-content/uploads/190517_Nehl_4-Seiter_N-Just_V01.pdf
eine Produktbroschüre für ein Werkzeug zum „ermüdungsfreien Justieren“ bereit
(angegriffene Ausführungsform 1). Wegen der Einzelheiten wird auf das entsprechende pdf-
Dokument Bezug genommen (Anlage ASt 16), aus dem die nachstehende Abbildung der
angegriffenen Ausführungsform 1 stammt. Zudem entspricht diese Ausführungsform in seinen
hier entscheidungserheblichen technischen Funktionen dem Ausführungsbeispiel gemäß
Figur 1 bis 3 der Patentanmeldung DE 10 2020 118 599 A1 (Anlage ASt 17) der
Antragsgegnerin.
8
Die Antragsgegnerin bietet darüber hinaus an und vertreibt derzeit ausschließlich ein
Werkzeug wie nachstehend abgebildet (angegriffene Ausführungsform 2). Die Abbildung
stammt aus einem unter der URL https://www.nehl.com/n-just/ abrufbaren Video.
Die angegriffene Ausführungsform 2 unterscheidet sich von der angegriffenen
Ausführungsform 1 im Wesentlichen dadurch, dass sie im Öffnungsbereich keine Rollen
aufweist. Die angegriffene Ausführungsform 2 zusammen mit einem höhenverstellbaren Bein
und eine weitere Detailaufnahme sind nachfolgend wiedergegeben. Die erste Abbildung ist
ein Ausschnitt einer Abbildung unter der URL https://www.nehl.com/n-just/ .
9
Schließlich bietet die Antragsgegnerin auch Möbelbeine an. Der Sockelfuß dieser Möbelbeine
stellt sich als identisch zur nachfolgend wiedergegebenen Figur 4 aus der Patentanmeldung
10 2020 118 599 A1 (Anlage ASt 17) der Antragsgegnerin dar.
In das Innengewinde dieses Sockelfußes greift ein Kunststofffuß mit einem Außengewinde.
Die Länge des Fußes ist variierbar. Der Kunststofffuß wird oberhalb eines Flansches
verdrehfest in eine Bohrung einer möbelseits zu befestigenden Fußaufnahme eingebracht.
Dementsprechend bietet die Antragsgegnerin Füße mit unterschiedlichen Längen und
Aufnahmen an wie nachstehend abgebildet. Die Abbildung stammt von der URL
„https://www.nehl.com/n-just/“.
Die höhenverstellbaren Möbelbeine bestehend aus dem Sockelfuß, dem einschraubbaren
Kunststofffuß und der möbelseitigen Aufnahme stellen die angegriffene Ausführungsform 3
dar.
10
Zur Patentfamilie des Streitpatents gehören weitere Schutzrechte, darunter das europäische
Patent EP 3 055 603 (nachfolgend EP‘603) und das deutsche Gebrauchsmuster DE 20 2014
011 517 (nachfolgend DE‘517). Aus beiden Schutzrechten hat die Antragstellerin im
November 2021 vor dem Landgericht Düsseldorf Klage erhoben, mit der sie unter anderem
Unterlassungsansprüche gegen die Antragsgegnerin wegen des Angebots und Vertriebs der
angegriffenen Ausführungsformen geltend macht. Das Landgericht Düsseldorf hat die das
EP‘603 betreffende Verhandlung zunächst ausgesetzt und dann, nachdem das Patent im
Einspruchsverfahren erstinstanzlich eingeschränkt aufrechterhalten wurde,
Verhandlungstermin auf den 27. Mai 2025 anberaumt. Die Verhandlung in Bezug auf das
Gebrauchsmuster wurde ebenfalls ausgesetzt. Eine erstinstanzliche Entscheidung der
Gebrauchsmusterabteilung im Löschungsverfahren steht noch aus.
ANTRÄGE DER PARTEIEN
Die Antragstellerin regt an,
I. der Antragsgegnerin aufzugeben, in den Hoheitsgebieten der Republik
Österreich, des Königreichs Belgien, der Republik Bulgarien, des Königreichs
Dänemark, der Republik Estland, der Republik Finnland, der Französischen
Republik, der Bundesrepublik Deutschland, der Italienischen Republik, der
Republik Lettland, der Republik Litauen, des Großherzogtums Luxemburg,
der Republik Malta, des Königreichs der Niederlande, der Portugiesischen
Republik, der Republik Slowenien und/oder des Königreichs Schweden,
Folgendes zu unterlassen,
1.1 eine Vorrichtung zum Einstellen eines höhenverstellbaren Beins zum
Abstützen eines Schranks, wobei die Vorrichtung Folgendes umfasst,
a) eine Kopplung zum Bilden eines Teils des höhenverstellbaren Beins,
b) wobei die Kopplung ein Abtriebselement umfasst,
c) ein Werkzeug, das ein Antriebselement und einen
Drehmomenteingang zum Anlegen eines Drehmoments an das
Antriebselement umfasst,
d) wobei das Werkzeug und die Kopplung komplementär ausgeführt
sind, um Eingriff zwischen dem Antriebselement und dem
Abtriebselement freigebbar aufrecht zu erhalten, um zu gestatten,
dass
e) das Antriebselement das Abtriebselement antreibt, damit sich die
Kopplung um eine Längsachse des Beins zur Höheneinstellung des
Beins dreht, und
11
f) wobei das Antriebselement und das Abtriebselement Zahnräder sind,
die lösbar miteinander kämmen, wenn das Werkzeug mit der
Kopplung in Eingriff gebracht ist, und
g) wobei das Werkzeug angepasst ausgebildet ist, bezüglich des Beins
in einer stationären Winkelposition zu bleiben, wenn das
Antriebselement das Abtriebselement antreibt, und
h) wobei das Abtriebselement und das Antriebselement parallele
Drehachsen haben, wenn das Zahnrad das Antriebselement und das
Zahnrad des Abtriebselements im Zahneingriff sind, und
i) ein elektrischer Motor als Drehmomenteingang zum Antreiben des
Antriebselements,
j) wobei der Motor zwischen dem Handgriff und dem Antriebselement
angeordnet ist,
EP 3 767 151 B1/Anspruch 1
in unmittelbarer Patentverletzung
im Hoheitsgebiet eines oder mehrerer der unter I. genannten Staaten
herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder
zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen;
1.2 ein Werkzeug zum Antreiben eines höhenverstellbaren Beins, das einen
Schrank abstützt, umfassend
a) ein Antriebselement und
b) einen Drehmomenteingang
c) zur Drehmomentübertragung an das Antriebselement
d) wobei das Werkzeug dazu ausgeführt ist einen Eingriff mit der
Kopplung des höhenverstellbaren Beins, die das Abtriebselement
umfasst, freigebbar aufrecht zu erhalten, um zu gestatten, dass das
Antriebselement das Abtriebselement zum Einstellen der Höhe des
Schranks antreibt,
e) wobei das Antriebselement ein Zahnrad ist, das dazu ausgeführt ist,
lösbar mit dem Abtriebselement der Kopplung zu kämmen,
f) wobei das Werkzeug dazu ausgeführt ist, bezüglich des
höhenverstellbaren Beins in einer stationären Winkelposition zu
bleiben, wenn das Antriebselement das Abtriebselement antreibt,
g) wobei das Abtriebselement und das Antriebselement parallele
Drehachsen haben, wenn das Zahnrad des Antriebselements und
das Zahnrad des Abtriebselements im Zahneingriff sind, und
12
h) das Werkzeug einen elektrischen Motor als Drehmomenteingang zum
Antreiben des Antriebselements umfasst,
i) wobei der Motor zwischen dem Handgriff und dem Antriebselement
angeordnet ist,
EP 3 767 151 B1/Anspruch 6
in unmittelbarer Patentverletzung
im Hoheitsgebiet eines oder mehrerer der unter I. genannten Staaten
herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder
zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen;
1.3 ein Werkzeug, welches
a) geeignet ist, zum Einstellen eines höhenverstellbaren Beins zum
Abstützen eines Schranks umfassend
aa) eine Kopplung zum Bilden eines Teils des höhenverstellbaren
Beins,
bb) wobei die Kopplung ein Abtriebselement umfasst, und
b) ein Antriebselement und einen Drehmomenteingang zum Anlegen
eines Drehmoments an das Antriebselement umfasst,
c) wobei das Werkzeug und die Kopplung komplementär ausgeführt
sind, um Eingriff zwischen dem Antriebselement und dem
Abtriebselement freigebbar aufrecht zu erhalten, um zu gestatten,
dass
d) das Antriebselement das Abtriebselement antreibt, damit sich die
Kopplung um eine Längsachse des Beins zur Höheneinstellung des
Beins dreht, und
e) wobei das Antriebselement und das Abtriebselement Zahnräder sind,
die lösbar miteinander kämmen, wenn das Werkzeug mit der
Kopplung in Eingriff gebracht ist, und
f) wobei das Werkzeug angepasst ausgebildet ist, bezüglich des Beins
in einer stationären Winkelposition zu bleiben, wenn das
Antriebselement das Abtriebselement antreibt, und
g) wobei das Abtriebselement und das Antriebselement parallele
Drehachsen haben, wenn das Zahnrad des Antriebselementes und
das Zahnrad des Abtriebselements im Zahneingriff sind, und
h) wobei das Werkzeug gekennzeichnet ist durch einen Motor als
Drehmomenteingang zum Antreiben des Antriebselements, der
zwischen dem Handgriff und dem Antriebselement angeordnet ist,
13
EP 3 767 151 B1/Anspruch 1
in mittelbarer Patentverletzung
Abnehmern im Hoheitsgebiet eines oder mehrerer der unter I. genannten
Staaten zur Benutzung im Hoheitsgebiet eines oder mehrerer der unter I.
genannten Staaten anzubieten und/oder an solche zu liefern;
1.4 ein höhenverstellbares Bein zum Abstützen eines Schranks, umfassend
a) eine Kopplung zum Bilden eines Teils des höhenverstellbaren Beins,
b) wobei die Kopplung ein Abtriebselement umfasst, wobei die Kopplung
mit einem Werkzeug komplementär ausgeführt ist, und das Werkzeug
c) ein Antriebselement und einen Drehmomenteingang zum Anlegen
eines Drehmoments an das Antriebselement umfasst,
d) wobei das Werkzeug und die Kopplung komplementär ausgeführt
sind, um Eingriff zwischen dem Antriebselement und dem
Abtriebselement freigebbar aufrecht zu erhalten, um zu gestatten,
dass
e) das Antriebselement das Abtriebselement antreibt, damit sich die
Kopplung um eine Längsachse des Beins zur Höheneinstellung des
Beins dreht, und
f) wobei das Antriebselement und das Abtriebselement Zahnräder sind,
die lösbar miteinander kämmen, wenn das Werkzeug mit der
Kopplung in Eingriff gebracht ist, und
g) wobei das Werkzeug angepasst ausgebildet ist, bezüglich des Beins
in einer stationären Winkelposition zu bleiben, wenn das
Antriebselement das Abtriebselement antreibt, und
h) wobei das Abtriebselement und das Antriebselement parallele
Drehachsen haben, wenn das Zahnrad des Antriebselements und
das Zahnrad des Abtriebselements im Zahneingriff sind,
i) wobei das Werkzeug gekennzeichnet ist durch einen Motor als
Drehmomenteingang zum Antreiben des Antriebselements, der
zwischen dem Handgriff und dem Antriebselement angeordnet ist,
EP 3 767 151 B1/Anspruch 1
in mittelbarer Patentverletzung
Abnehmern im Hoheitsgebiet eines oder mehrerer der unter I. genannten
Staaten zur Benutzung im Hoheitsgebiet eines oder mehrerer der unter I.
genannten Staaten anzubieten und/oder an solche zu liefern,
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hilfsweise
höhenverstellbare Beine, wie in Ziffer I. 1.4 dargestellt, im Hoheitsgebiet
eines oder mehrerer der unter I. genannten Staaten zur Benutzung im
Hoheitsgebiet eines oder mehrerer der unter I. genannten Staaten
anzubieten und/oder an solche zu liefern, ohne
- auf jedem Angebot, auf der ersten Seite der Bedienungsanleitung, in
den Lieferpapieren sowie auf der Verpackung ausdrücklich,
unübersehbar und blickfangmäßig herausgestellt darauf
hinzuweisen, dass die Kopplung des höhenverstellbaren Beins nicht
ohne Zustimmung der Antragstellerin als Inhaberin des EP 3 767 151
mit einem Werkzeug zum Antreiben des Abtriebselements der
Kopplung des höhenverstellbaren Beins, das einen Schrank abstützt,
verwendet werden darf;
- den Abnehmern unter Auferlegung einer an die Antragstellerin zu
zahlenden angemessenen, von der Antragstellerin zu bestimmenden,
notfalls von dem zuständigen Gericht zu überprüfenden
Vertragsstrafe für jeden Fall der Zuwiderhandlung die schriftliche
Verpflichtung aufzuerlegen, die Kopplung des höhenverstellbaren
Beins nicht ohne vorherige Zustimmung der Patentinhaberin mit
Werkzeugen zum Antreiben eines Abtriebselements, einer Kopplung
eines höhenverstellbaren Beins, das einen Schrank abstützt, zu
verwenden, die mit den vorstehend unter a) bis i) bezeichneten
Merkmalen ausgestattet sind,
EP 3 767 151 B1/Anspruch 1
in mittelbarer Patentverletzung;
II. der Antragsgegnerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen;
III. den Streitwert auf 500.000,00 EUR festzusetzen.
Die Antragsgegnerin beantragt,
den Antrag auf einstweilige Maßnahmen zurückzuweisen,
hilfsweise die Fortsetzung des angegriffenen Verhaltens von einer
Sicherheitsleistung der Antragsgegnerin abhängig zu machen,
im Umfang der Abweisung der Antragstellerin die Kosten des Verfahrens
aufzuerlegen.
15
WESENTLICHE STREITPUNKTE
ANTRAGSTELLERIN
Die Antragstellerin sieht in dem Angebot und dem Vertrieb der angegriffenen
Ausführungsformen 1 und 2 zusammen mit der angegriffenen Ausführungsform 3 durch die
Antragsgegnerin eine unmittelbare Benutzung der Lehre von Anspruch 1 des Streitpatents.
Ebenso werde Anspruch 6 des Streitpatents durch die angegriffenen Ausführungsformen 1
und 2 unmittelbar verletzt. Schließlich begründeten Angebot und Vertrieb der angegriffenen
Ausführungsformen 1 und 2 einerseits sowie der angegriffenen Ausführungsform 3
andererseits eine mittelbare Verletzung von Anspruch 1 des Streitpatents.
Die Antragstellerin ist der Auffassung, der Antrag sei hinreichend bestimmt. Es sei einhellige
Rechtsauffassung, dass es in dem Ermessen des Gerichts liege, welche Maßnahme
angeordnet werde. Es genüge, die begehrte Maßnahme hinreichend präzise darzustellen,
was hier der Fall sei.
Sie sei auch aktivlegitimiert, weil sie als Inhaberin im Register eingetragen sei.
Hinsichtlich der Auslegung der Patentansprüche ist die Antragstellerin der Ansicht, dass der
Begriff „gear(s)“ für das Antriebs- und das Abtriebselement zutreffend mit Zahnrad übersetzt
sei. Ein solches Zahnrad könne auch rohrförmig sein und sei nicht auf eine dünne kreisförmige
Scheibe mit gleichmäßigen Einkerbungen beschränkt. Erforderlich sei lediglich, dass das
Rohr am Außenumfang gleichmäßige Einkerbungen aufweise und jedenfalls in eine Richtung
drehbar sei. Soweit die Ansprüche verlangten, dass Werkzeug und Kopplung (komplementär)
ausgeführt seien, um den Eingriff zwischen Antriebs- und Abtriebselement aufrechtzuerhalten,
könne dies durch jede sichernde Maßnahme oder eine sichernde Vorrichtung geschehen,
etwa mittels Kraftaufwands oder ein Festklemmen des Werkzeugs.
Das höhenverstellbare Bein der angegriffenen Ausführungsform 3 weise ein Zahnrad im Sinne
des Streitpatents auf. Werkzeug und Kopplung der angegriffenen Ausführungsform seien in
diesem Sinne auch komplementär ausgeführt, um den Eingriff von Antriebs- und
Abtriebselement aufrechtzuerhalten. Da das Streitpatent eine bestimmte Winkelausrichtung
nicht verlange, werde das Merkmal schon bei einem rechtwinkligen Anlegen des Werkzeugs
an die Kopplung verwirklicht.
Unstreitig werde die angegriffene Ausführungsform 2 von der Antragsgegnerin angeboten und
vertrieben. Aber auch die angegriffene Ausführungsform 1 sei auf der Internetseite der
Antragsgegnerin konkret beworben und angeboten worden, was durch den als Anlage ASt 16
vorgelegten Auszug des Webauftritts belegt werde. Die Einstellung des Vertriebs lasse die
Begehungsgefahr nicht entfallen. Für ein umfassendes Vertriebsverbot genüge es, wenn das
gelieferte Mittel technisch wie wirtschaftlich sinnvoll nur patentverletzend verwendet werden
16
könne. Das sei bei den angegriffenen Ausführungsformen der Fall. Die Sockelfüße könnten
technisch praktikabel nur mit dem patentgemäßen Werkzeug verstellt werden. Es sei
unrealistisch, dass Maul und Zahnräder vergleichbarer Werkzeuge die für ein Festhalten des
Sockels und für ein Kämmen der Zahnräder korrespondieren Maße aufwiesen. In keinem Fall
werde der Anwender Sockelfüße des einen Herstellers mit dem Montagewerkzeug eines
anderen Herstellers mischen. Eine Justierung der Füße per Hand sei unrealistisch.
Auch der Rechtsbestand des Streitpatents sei hinreichend gesichert. Die Antragsgegnerin
habe sich mit Einwendungen Dritter am Erteilungsverfahren beteiligt. Gleichwohl habe das
Europäische Patentamt das Streitpatent erteilt. Insbesondere sei seine Lehre gegenüber der
EP 0 904 899 A2 und ITRE 20100070 A1 neu. Weder offenbarten diese Druckschriften eine
Kopplung, die für ein höhenverstellbares Bein eines Schranks geeignet sei, noch sei der Motor
der offenbarten Werkzeuge zwischen Handgriff und Antriebselement angeordnet.
Schließlich sei der Erlass einstweiliger Maßnahmen notwendig und falle die entsprechende
Interessenabwägung zu ihren – der Antragstellerin – Gunsten aus. Sie habe auf Grundlage
des EP‘603 mit Klageantrag vom 22. November 2021 bereits beim Landgericht Düsseldorf
begonnen, ihren Anspruch auf Unterlassung der bestehenden Patentverletzungshandlungen
durchzusetzen. Dies sei ihr aber trotz sofortigen Wiederaufnahmeantrags nach der
erstinstanzlichen Einspruchsentscheidung nicht gelungen, weil die mündliche Verhandlung
erst für den 27. Mai 2025 anberaumt worden sei. Ähnliches gelte für das Gebrauchsmuster
aus derselben Schutzrechtsfamilie. Das Verletzungsverfahren sei ausgesetzt und die
mündliche Verhandlung vor der Gebrauchsmusterabteilung stehe noch aus. Damit habe sie –
die Antragstellerin – alle rechtlichen Möglichkeiten ausgeschöpft. Vor allem hätte sie zeitlich
nicht eher gegen die angegriffenen Ausführungsformen vorgehen können. Die vorhandenen
Schutzrechte seien vor dem Landgericht Düsseldorf streitbefangen gewesen, vor dem EPG
hätten sie nicht geltend gemacht werden können. Ein Vorgehen aus diesen Schutzrechten sei
auch kein Äquivalent zu einem Europäischen Patent mit einheitlicher Wirkung wie dem
Streitpatent. Damit komme es allein auf das Streitpatent an. Nach dessen Erteilung habe sie
mit der Antragstellung nicht unangemessen zugewartet. Hingegen sei ihr ein weiteres
Zuwarten im Hinblick auf die jahrelangen Verstöße der Antragsgegnerin unzumutbar. Insofern
sei die Anordnung einstweiliger Maßnahmen auch sachlich notwendig, weil die
Patentverletzung zu einer Marktverwirrung und einem unberechtigt begründeten
Wettbewerbsverhältnis führe. Diese Beeinträchtigungen müsse ein Patentinhaber nicht bis zu
einer Entscheidung in der Hauptsache hinnehmen.
In der mündlichen Verhandlung hat die Antragstellerin ergänzend vorgetragen, Schäden
entständen ihr im Wesentlichen dadurch, dass das Geld nicht primär mit den angegriffenen
Werkzeugen, sondern vor allem mit den Möbelfüßen verdient werde. Abnehmer der
angegriffenen Werkzeuge würden nur noch zu dem Werkzeug kompatible Möbelfüße der
Antragstellerin beziehen und dies bis über die Schutzdauer des Streitpatents hinaus, um das
einmal erworbene Werkzeug einsetzen zu können. Sie, die Antragstellerin, verkaufe die zu
ihrem Werkzeug kompatiblen Möbelfüße für durchschnittlich 1,50 EUR, die Antragsgegnerin
17
für durchschnittlich 0,50 EUR. Aus außergerichtlichen Gesprächen sei zudem bekannt, dass
die Antragsgegnerin im Jahr pro veräußertem Werkzeug etwa 1.000 zugehörige Möbelfüße
verkaufe. Ausgehend von der von der Antragsgegnerin mitgeteilten Anzahl von 750
veräußerten Werkzeugen entstehe der Antragstellerin jährlich ein Schaden von umgerechnet
rund 1 Mio. EUR durch den Verkauf der mit dem Werkzeug kompatiblen Möbelfüße. Es
handele sich dabei nicht nur um den Schaden aus der mittelbaren Patentverletzung, sondern
auch um die Folgeschäden aus der unmittelbaren Patentverletzung. Diese Schäden ließen
sich wegen der Schwierigkeiten bei der Aufklärung der Benutzungssachverhalte der
Endabnehmer aufgrund des Zwischenhändlers der Antragsgegnerin, der X, und bei dem
Nachweis der Kausalität zwischen mittelbarer Verletzung und nachfolgender unmittelbarer
Verletzung kaum ersetzen.
ANTRAGSGEGNERIN
Die Antragsgegnerin ist der Auffassung, dass der Antrag auf Erlass einstweiliger Maßnahmen
schon nicht zulässig sei. Zwingende Voraussetzung sei eine genaue Angabe der von der
Antragstellerin begehrten einstweiligen Maßnahmen. Dem genüge die Antragstellung nicht,
weil sie nur eine Tenorierung bestimmter Maßnahmen anrege und diese somit in das
gerichtliche Ermessen stelle.
Die Antragstellerin sei zudem nicht anspruchsberechtigt. Im Verfahren vor dem Landgericht
Düsseldorf habe die Antragsgegnerin vorgetragen, sämtliche gewerblichen Schutzrechte von
der Designerscope Limited NZ erhalten zu haben. Eine wirksame Übertragung des
Streitpatents auf die Antragstellerin werde bestritten.
Hinsichtlich der Auslegung der Patentansprüche meint die Antragsgegnerin, dass neben dem
Werkzeug nicht das gesamte höhenverstellbare Bein und noch weniger der Tisch Gegenstand
des Anspruchs 1 sei, sondern lediglich die Kopplung. Im Übrigen handele es sich um
Zweckangaben. Soweit die Ansprüche verlangten, dass es sich bei dem Antriebs- und dem
Abtriebselement um Zahnräder handeln müsse, beruhe dies auf einer fehlerhaften
Übersetzung der englischen Originalfassung. Stattdessen müsse es sich lediglich um ein
Drehgetriebe handeln. Weiterhin müsse ein erfindungsgemäßes Werkzeug zusätzlich zur
Kopplung „komplementär“ ausgestaltet sein, um den Eingriff zwischen Antriebs- und
Abtriebselement während des Zusammenwirkens aufrechtzuerhalten. Dafür genüge es nicht,
dass die beiden Elemente in Eingriff stehen könnten. Dies erfordere vielmehr, dass der Eingriff
gegen die einwirkenden Kräfte auch aufrechterhalten werde. Werkzeug und Kopplung
müssten von sich aus, ohne Zuhilfenahme von Muskelkraft oder anderer Mittel in der Lage
sein, den Eingriff zwischen Antriebs- und Abtriebselement aufrechtzuerhalten, mithin axial und
lateral zu sichern. Soweit die Ansprüche dann noch verlangten, dass der Motor zwischen dem
Handgriff und dem Antriebselement angeordnet sein müsse, sei diesem Merkmal mangels
irgendwelcher Beschränkungen die breitestmögliche Bedeutung zuzumessen. Der Motor
müsse irgendwo zwischen den äußeren Begrenzungen von Handgriff und Antriebselement
angeordnet sein, dies könne auch im Griff sein.
18
Die angegriffenen Ausführungsformen verwirklichten nicht sämtliche Merkmale der
Patentansprüche. Folge man dem engen Verständnis der Antragstellerin von der Übersetzung
des Begriffs „gears“, weise die Kopplung kein Abtriebselement in der Form eines Zahnrads
auf. Die vorhandenen Zähne seien nicht Teil eines Zahnrades, sondern unmittelbar am Rohr
angebracht. Die angegriffenen Ausführungsformen 1 und 2 wiesen zudem kein vorne am
Werkzeug ausgebildetes Maul komplementär zur Kopplung des höhenverstellbaren Beins auf,
um den Eingriff zwischen dem Antriebselement des Werkzeugs und dem Abtriebselement der
Kopplung beim Übertragen des Drehmoments aufrechtzuerhalten. Die Öffnung des Mauls sei
gegenüber der zylindrischen Verzahnung der Kopplung etwas langgestreckt. Umgreife das
Maul des Werkzeugs die Kopplung, ständen die Zahnräder des Antriebselements nicht
automatisch in Eingriff mit der als Abtriebselement fungierenden Verzahnung der Kopplung.
Es gebe auch sonst keinen Mechanismus, der den Eingriff aufrechterhalte. Daher fehle auch
der Eingriff zwischen Werkzeug und Kopplung in axialer Richtung nach oben.
Die Antragsgegnerin behauptet, die angegriffene Ausführungsform 1 sei weder hergestellt,
noch angeboten, in den Verkehr gebracht, gebraucht oder zu diesen Zwecken eingeführt oder
besessen worden. Eine Benutzung liege schlicht nicht vor. Bei der Anlage ASt 16 handele es
sich um das Bild eines Prototyps, der vor über drei Jahren durch die angegriffene
Ausführungsform 2 ersetzt worden sei. Angebote der Antragsgegnerin seien offenkundig nicht
auf die angegriffene Ausführungsform 1 gerichtet, die die Antragsgegnerin auch nicht liefern
oder in Verkehr bringen könne.
Die Antragsgegnerin ist der Ansicht, eine unmittelbare Verletzung von Anspruch 1 scheitere
auch daran, dass Werkzeuge und Füße als eigenständige Produkte verkauft würden. Die
Beklage sei auf die mittelbare Verletzung zu verweisen. Allerdings sei die Kopplung in Form
des Sockelfußes als solche nicht geschützt und schon lange auf dem Markt. Daher sei ein
Absolutverbot im Falle einer mittelbaren Verletzung des Streitpatents unverhältnismäßig. Eine
patentfreie Verwendung sei durchaus denkbar. Die angegriffenen Füße ließen sich ohne
weiteres mit einem handelsüblichen Schraubenschlüssel oder mit einer Rohrzange bedienen
oder sogar per Hand drehen. Die Abnehmer würden regelmäßig auf die Anschaffung des
angegriffenen Werkzeugs verzichten. Das angegriffene Werkzeug könne hingegen zur
Verstellung anderer, mit Zähnen bestückter Strukturen verwendet werden, die nicht
Gegenstand eines höhenverstellbaren Beins seien. Im Übrigen seien der hilfsweise geforderte
Warnhinweis zu weitgehend und die Höhe der Vertragsstrafe unangemessen.
Weiterhin sei auch der Rechtsbestand nicht hinreichend gesichert. Die Lehre des Streitpatents
sei nicht ausführbar offenbart und beruhe auf einer unzulässigen Erweiterung. Jedenfalls sei
das Streitpatent nicht patentfähig.
Schließlich sei die Anordnung einstweiliger Maßnahmen weder sachlich notwendig noch
zeitlich dringlich und falle auch die erforderliche Interessenabwägung zu Gunsten der
Antragsgegnerin aus. Die Antragstellerin habe nichts dazu vorgetragen, warum ihre
19
Interessen nicht auch im Rahmen einer Hauptsacheklage gewahrt werden könnten. Mit einer
Entscheidung des Gerichts in einem Hauptsacheverfahren sei binnen eines Jahres zu
rechnen. Dass der Antragstellerin nur zu ihrem Recht verholfen werden könne, wenn zuvor
einstweilige Maßnahmen angeordnet würden, sei nicht ersichtlich. Eine Antragstellung einen
Monat nach Erteilung eines Patents begründe keine Notwendigkeit solcher Maßnahmen. Die
Antragstellerin hätte auch schon früher vor dem Einheitlichen Patentgericht, jedenfalls aber
im Eilverfahren vor den nationalen Gerichten mittels anderer Schutzrechte wie dem EP‘603
vorgehen können. Gründe für die sachliche Notwendigkeit einstweiliger Maßnahmen habe die
Antragstellerin nicht vorgetragen. Weder verliere die Antragstellerin durch die behauptete
Patentverletzung Marktanteile, noch würden Kundenbeziehungen gestört. Zu besonderen
Schäden sei nichts vorgetragen. Tatsächlich seien – was die Antragstellerin bestreitet –
insgesamt nur 750 Stück der angegriffenen Werkzeuge vertrieben worden, zuletzt jährlich
etwa 200 Stück. Der Gesamtumsatz belaufe sich auf ca. 18.500,00 EUR. Die angegriffenen
Möbelfüße seien zudem auch ohne die angegriffenen Werkzeuge patentfrei verwendbar. Es
gebe keine Nachteile, die nicht im Hauptsacheverfahren ausgeglichen werden könnten. Da
die Antragsgegnerin mit den angegriffenen Produkten schon viele Jahre auf dem Markt sei,
habe sich durch die Erteilung des Streitpatents nichts geändert. Eine Marktverwirrung sei nicht
eingetreten. Ein eigenes patentgemäßes Produkt habe die Antragstellerin nicht im Programm.
Eine bloße Konkurrenzsituation genüge aber nicht für den Erlass einstweiliger Maßnahmen.
Die Behauptung der Antragstellerin, dass die Abnehmer eines Werkzeugs in der Folge nur die
zu diesem Werkzeug kompatiblen Möbelfüße erwerben, hat die Antragsgegnerin in der
mündlichen Verhandlung bestritten. Eine solche Abhängigkeit der Verkäufe gebe es nicht. So
hätten bei der Antragsgegnerin in der Vergangenheit die Verkäufe des angegriffenen
Werkzeugs zugenommen, nicht aber die Verkäufe der dazu kompatiblen Möbelfüße.
Industrielle Möbel- und Küchenhersteller hätten oftmals keinen Bedarf an Werkzeugen, weil
sie die Küchen und Möbel nicht aufstellten. Die Möbel- und Küchenaufsteller müssten
hingegen damit zurechtkommen, was ihnen geliefert werde. Die Schadensberechnung der
Antragstellerin sei nicht nachvollziehbar. Sie – die Antragsgegnerin – verkaufe jährlich nur
etwa 200.000 Stück der angegriffenen Möbelfüße. Sie liefere zudem an die X. An wen diese
die Werkzeuge und Möbelfüße weiterliefere und wie sie eingesetzt würden, sei unklar.
20
GRÜNDE DER ANORDNUNG
Der Antrag auf Anordnung einstweiliger Maßnahmen ist zulässig, hat aber in der Sache keinen
Erfolg.
Gemäß Art. 62 Abs. 2 EPGÜ steht die Anordnung einstweiliger Maßnahmen im Ermessen des
Gerichts nach Abwägung der Interessen der Parteien. Sie setzt gemäß Regel 211 Abs. 2
VerfO in Verbindung mit Art. 62 Abs. 1 EPGÜ voraus, dass es überwiegend wahrscheinlich
ist, dass der Antragsteller zur Einleitung eines Verfahrens berechtigt ist und das Patent verletzt
wird. Ferner darf das Gericht es nicht als überwiegend wahrscheinlich ansehen, dass das
Patent nicht gültig ist (EPG-Berufungsgericht, Anordnung v. 26.02.2024, UPC_CoA_335/2023
– NanoString Technologies u.a. gg. 10x Genomics u.a.; Anordnung v. 25.09.2024,
UPC_CoA_182/2024 – Ortovox Sportartikel gg. Mammut Sports Group u.a.).
Im Streitfall ist zwar davon auszugehen, dass der Antrag auf Erlass einstweiliger Maßnahmen
zulässig ist, insbesondere die Antragstellerin berechtigt ist, das Gericht anzurufen. Ebenso ist
überwiegend wahrscheinlich, dass das Streitpatent verletzt ist. Jedoch führt die
Interessenabwägung zu dem Ergebnis, dass die Anordnung einstweiliger Maßnahmen nicht
erforderlich ist.
A
Der Antrag auf Erlass einstweiliger Maßnahmen ist zulässig.
I.
Die Antragstellerin ist gemäß Art. 47 Abs. 1 EPGÜ berechtigt, das Gericht anzurufen. Denn
gemäß Regel 8 Abs. 4 VerfO ist sie als Inhaberin des Streitpatents zu behandeln, weil sie als
solche im Register für den einheitlichen Patentschutz aufgeführt ist.
Das stellt auch die Antragsgegnerin nicht in Abrede. Sie wendet lediglich ein, dass die
Antragstellerin aufgrund fehlender materiell-rechtlicher Berechtigung am Patent schon nicht
berechtigt gewesen sei, die Eintragung der einheitlichen Wirkung des Streitpatents zu
beantragen. Damit vermag die Antragsgegnerin jedoch nicht durchzudringen.
Regel 8 Abs. 4 VerfO stellt die unwiderlegliche Vermutung auf, dass die im Register für den
einheitlichen Patentschutz eingetragene Person auch Inhaberin des Schutzrechts und damit
prozessführungsbefugt ist. Dies ergibt sich im Umkehrschluss zu Regel 8 Abs. 5 (c) VerfO,
wonach die Vermutung, dass die im Register eingetragene Person auch materiell-rechtlicher
Inhaber des Europäischen Patents ist, widerlegbar ist. Regel 8 Abs. 4 VerfO enthält eine
solche Vorschrift nicht. Demnach genügt für die Prozessführungsbefugnis für eine Klage oder
ein Eilverfahren auf Grundlage eines Europäischen Patents mit einheitlicher Wirkung gemäß
Art. 47 Abs. 1 EPGÜ die Eintragung im Register.
21
II.
Der Antrag der Antragstellerin auf Erlass einstweiliger Maßnahmen ist hinreichend bestimmt.
Daran fehlt es auch nicht, weil die Antragstellerin lediglich anregt, dass das Gericht bestimmte
einstweilige Maßnahmen anordnen möge.
Art. 62 Abs. 1 und 3 EPGÜ stellt ebenso wie Regel 211 Abs. 1 VerfO die Anordnung
einstweiliger Maßnahmen in das Ermessen des Gerichts („kann“). Es liegt nicht nur im
Ermessen, ob eine einstweilige Maßnahme angeordnet wird, sondern auch, welche
Maßnahme erforderlich ist. (v. Falck/Dorn in: Tilmann/Plassmann, Einheitspatent,
Einheitliches Patentgericht, 1. Aufl. 2024, Regel 211 VerfO Rz. 1; vgl. auch Schacht in:
Luginbühl/Hüttermann, Einheitspatentsystem, 1. Aufl. 2024, Regel 211 VerfO Rz 5). Das
bedeutet allerdings nicht, dass das Gericht die aus seiner Sicht erforderlichen Maßnahmen
anordnet, wenn diese als solche gar nicht vom Antragsteller begehrt sind. Es geht vielmehr
darum, dass die genaue Formulierung des Verbots oder der sonst zu erlassenen Maßnahme
dem EPG überlassen ist (Schacht a.a.O.). Gleichwohl bedarf es eines auf die zu erlassene
Maßnahme gerichteten Antrags, wobei kleinere Ungenauigkeiten in der Antragsfassung keine
Auswirkungen haben (Schacht a.a.O.).
Diesen Anforderungen wird der Antrag der Antragstellerin gerecht. Auch wenn diese nur eine
bestimme Maßnahme anregt, ist dies als Antrag aufzufassen. Der Antrag ist zudem so klar
abgegrenzt und präzise gefasst, dass der Rahmen, innerhalb dessen die Antragsgegnerin
sich zu verteidigen und das Gericht zu entscheiden hat, hinreichend klar umrissen ist.
B
Es ist überwiegend wahrscheinlich, dass das Streitpatent durch die Antragsgegnerin verletzt
wird. Angebot und Vertrieb der angegriffenen Ausführungsformen stellen teilweise eine
unmittelbare und eine mittelbare Verletzung des Streitpatents dar. Jedenfalls besteht dafür
eine Erstbegehungsgefahr. Nur soweit die angegriffene Ausführungsform 3 isoliert ohne die
angegriffenen Werkzeuge angeboten und geliefert wird, kann eine mittelbare Verletzung nicht
angenommen werden.
I.
Die Antragstellerin ist als anspruchsberechtigt anzusehen. Sie ist als im Register eingetragene
Inhaberin des Streitpatents berechtigt, den Anspruch auf Unterlassung einer Patentverletzung
geltend zu machen.
Von der Befugnis, das Einheitliche Patentgericht gemäß Art. 47 EPGÜ anzurufen, ist die
materiell-rechtliche Inhaberschaft an einem Anspruch aus dem Patent zu unterscheiden.
Letztere hat die Antragsgegnerin mit der Begründung in Abrede gestellt, sie bestreite die
Wirksamkeit der Übertragung des Streitpatents auf die Antragstellerin. Allerdings ist ihr
Bestreiten unerheblich. Dies ergibt sich aus Regel 8 Abs. 4 VerfO.
22
Wie ausgeführt, enthält Regel 8 Abs. 4 VerfO die unwiderlegliche Vermutung, dass der
eingetragene Inhaber eines Europäischen Patents mit einheitlicher Wirkung als Patentinhaber
und damit als prozessführungsbefugt anzusehen ist. Darüber hinaus führt Regel 8 Abs. 4
VerfO aber auch zu der unwiderleglichen Vermutung, dass die als Inhaber eines Europäischen
Patents mit einheitlicher Wirkung eingetragene Person auch materiell-rechtlich als
anspruchsberechtigt anzusehen ist.
Regel 8 Abs. 4 VerfO ist Teil der Regelung über die Parteien und ihre Vertretung vor dem
Einheitlichen Patentgericht und konkretisiert Art. 47 EPGÜ. Diese Regelung wiederum
bestimmt, wer berechtigt ist, das Einheitliche Patentgericht anzurufen. Sie enthält jedoch
keine Regelung über die materiell-rechtliche Berechtigung am Patent. Demnach hat auch
Regel 8 VerfO nur einen prozessualen Regelungsgehalt. Das ist konsequent, weil die
Verfahrensordnung grundsätzlich nur das Verfahren vor dem Einheitlichen Patentgericht
regelt, während die Berechtigung am Patent als Bestandteil des Vermögens und die daraus
erwachsenen materiell-rechtlichen Ansprüche durch die Verordnung (EU) 1257/2012 vom 17.
Dezember 2012 (Patent-VO), das EPGÜ und ergänzend durch das nationale Recht geregelt
werden (vgl. Tilmann in: Tilmann/Plassmann, Einheitspatent, Einheitliches Patentgericht, 1.
Aufl. 2024, Regel 8 Rz. 11). Gleichwohl hat die Regelung über die Frage der
Prozessführungsbefugnis hinaus auch Auswirkungen hinsichtlich der materiell-rechtlichen
Anspruchsberechtigung einer Partei.
Regel 8 Abs. 4 VerfO ordnet allgemein für die Zwecke der unter die Verfahrensordnung
fallenden Verfahren an, dass der eingetragene Inhaber als tatsächlicher Inhaber behandelt
wird. Da der tatsächliche Inhaber aber regelmäßig auch der Inhaber der Rechte aus dem
Patent ist, insbesondere der Ansprüche wegen Patentverletzung, gilt die Vermutungswirkung
von Regel 8 Abs. 4 VerfO auch für die Anspruchsberechtigung. Das Gericht ist in prozessualer
Hinsicht der Verpflichtung enthoben, einem an der Inhaberschaft des Patents anknüpfenden
Streit der Parteien über die Anspruchsberechtigung nachzugehen und aufzuklären, wer der
tatsächliche Inhaber des geltend gemachten Patents ist (so i.E. auch Tilmann in:
Tilmann/Plassmann, Einheitspatent, Einheitliches Patentgericht, 1. Aufl. 2024, Regel 8 Rz.
10). Der Regelungszweck von Regel 8 Abs. 4 VerfO (und ebenso von Regel 8 Abs. 5 (c)
VerfO) besteht allgemein darin, das Verfahren vor dem Einheitlichen Patentgericht von dem
Streit über die materiell-rechtliche Inhaberschaft an einem Europäischen Patent unabhängig
davon freizuhalten, ob die Inhaberschaft für die Prozessführungsbefugnis oder die
Anspruchsberechtigung von Bedeutung ist, indem die unwiderlegliche (und im Fall von Absatz
Abs. 5 (c) die widerlegliche) Vermutung aufgestellt wird, dass der eingetragene Inhaber auch
der tatsächliche Inhaber ist.
Im Streitfall gilt die Antragstellerin gemäß Regel 8 Abs. 4 VerfO als Inhaberin des Streitpatents
und damit auch als anspruchsberechtigt. Denn sie ist ausweislich des vorgelegten
Registerauszugs (Anlage ASt 11) als Inhaberin des Streitpatents, einem Europäischen Patent
mit einheitlicher Wirkung, im Register eingetragen. Das Bestreiten der Wirksamkeit einer
etwaigen Übertragung des Patents auf die Antragstellerin ist daher aus den vorgenannten
23
Gründen ebenso unerheblich wie der Einwand, die Antragstellerin habe die Eintragung der
einheitlichen Wirkung nicht beantragen dürften. Denn all dies ändert nichts an der Eintragung
der Antragstellerin im Register und der damit verbundenen Vermutung gemäß Regel 8 Abs.
4 VerfO, dass die Antragstellerin auch die tatsächliche Inhaberin des Streitpatents ist und ihr
infolgedessen die Ansprüche aus dem Patent zustehen.
II.
Die Erfindung des Streitpatents betrifft eine Vorrichtung zum Einstellen eines
höhenverstellbaren Beins zur Nivellierung oder Einstellung der Höhe eines Schranks, wie
etwa eines Küchen-, Bad- oder Wäscheschranks oder eines (Haushalts-) Geräts oder
irgendeines anderen Objekts, das eine Höhen- oder Niveaueinstellung erfordert. Außerdem
betrifft sie ein Werkzeug zum Einstellen der Höhe eines höhenverstellbaren Beins über eine
Kopplung (Abs. [0001]; Absatzangaben ohne nähere Bezugsangabe sind solche der
Streitpatentschrift).
Zu dem der Erfindung zugrundeliegenden Stand der Technik führt das Streitpatent aus, dass
höhenverstellbare Beine bereits bekannt seien, die zum Stützen von Schränken, Geräten,
Möbeln oder dergleichen verwendet würden. Sie umfassten typischerweise einen sich vertikal
erstreckenden Gewindeschaft, der in einem entsprechenden Gewindesockel aufgenommen
sei, der an einem Gerät oder Schrank befestigt sei, dessen Höhe einzustellen oder zu
nivellieren sei. Der Sockel sei an dem Objekt befestigt, so dass eine Drehung des Schafts
bewirke, dass ein Fuß des Beins sich axial relativ zu dem Sockel bewege, um die Höhe des
von dem Fuß gestützten Objekts einzustellen. Um den Gewindeschaft in dem entsprechenden
Gewindesockel zu drehen oder zu schwenken, könne der Fuß ein Eingriffsmerkmal
aufweisen, wie etwa ein sechseckiges oder quadratisches Profil, an das ein sich seitlich
erstreckendes Werkzeug wie etwa ein Schraubenschlüssel angreifen könne. Alternativ könne
der Fuß vom Benutzer mit der Hand gedreht werden (Abs. [0002]).
Ein Werkzeug, das zum Einstellen der Höhe des Beins diene, ergreife den Fuß regelmäßig
von einer seitlichen Richtung. Werde der Griff des Werkzeugs wie etwa eines
Schraubenschlüssels in einem Bogen um oder um den Fuß herum bewegt, könne diese
Bewegung durch benachbarte Füße, Ausstattung, Wände oder Schränke oder das Objekt
selbst beeinträchtigt sein, so dass der Fuß nur durch eine Serie von wiederholten kurzen
Bogenlängen eingestellt werden könne. Die Höhenverstellung eines Beins könne daher
erfordern, dass ein Benutzer das Werkzeug und den Fuß mehrere Male lösen und wieder in
Eingriff bringen müsse, um innerhalb einer begrenzten Bogenlänge oder eines begrenzten
Drehwinkels den Fuß durch einen ausreichenden Winkelbewegungsbetrag zu drehen. Dies
sei zeitaufwändig und die Ausrichtung könne so nicht leicht zu erreichen sein. Es sei sowohl
eine vertikale als auch tangentiale und radiale Ausrichtung für den Wiedereingriff erforderlich
(Abs. [0003]).
Vor allem die Einstellung eines Fußes, der sich hinten an einem Schrank oder Gerät befinde,
könne schwierig sein, da ein extralanger Werkzeuggriff erforderlich sein könne, um den Fuß
24
von der Vorderseite des Schranks zu erreichen. Der Einstellbogen für den Werkzeuggriff zur
Bedienung sei so weiter beschränkt. Darüber hinaus könne die Ausrichtung zwischen dem
Maul des Werkzeugs und dem entsprechenden Eingriffsmerkmal eines hinteren Fußes
mangels Sicht- oder Erreichbarkeit schwierig sein. Regelmäßig müsse sich ein Benutzer dafür
auf den Boden legen. Werkzeuge wie etwa Standardschraubenschlüssel oder
Schraubenzieher, die typischerweise zur Einstellung von höhenverstellbaren Beinen
verwendet werden, seien zu dem Zweck der Einstellung eines höhenverstellbaren Beins nicht
speziell konstruiert, so dass ihre Verwendung oder die Einstellung des Beins von Hand mit
der Gefahr von Gesundheitsbeeinträchtigungen einhergehe (Abs. [0004]).
Es gebe auch höhenverstellbare Beine, bei denen der Gewindeschaft in einem
Gewindekragen oder Ritzel aufgenommen sei, dessen Höhe relativ zum zu nivellierenden
Objekt fixiert ist, aber frei drehbar sei. Die Drehung des Gewindeschafts des Fußes könne in
dem Fall beispielswiese durch einen flachen Abschnitt auf dem Gewindeschaft erschwert sein.
Die Einstellung einer Fußgewindeschaft- und Kragenanordnung könne ähnliche Probleme für
die Höhenverstellung haben wie zuvor beschrieben (Abs. [0005]).
Zum druckschriftlichen Stand der Technik führt die Streitpatentschrift aus, dass aus der EP 0
292 921 A2 ein Passelement zur Verbindung oder Installation eines Möbels bekannt sei. Das
Passelement habe ein Gehrungsrad, über dessen innere Verzahnung ein Stab, der mit einer
äußeren Verzahnung versehen sei und der als ein beweglicher Stützfuß oder bewegliches
Verbindungselement genutzt werden könne, angetrieben werde. Der Antrieb des ersten
Gehrungsrades werde durch ein zweites Gehrungsrad bewirkt, das einem Werkzeug
zugeordnet sei, das in eine Ausnehmung auf beiden Seiten des Passelementes eingebracht
und durch ein Fenster in der Ausnehmung in Eingriff mit dem ersten Gehrungsrad gebracht
werden könne. Das zweite Gehrungsrad könne auch in ein elektrisch oder pneumatisch
betriebenes Handwerkszeug integriert werden (Abs. [0006]).
In der US 7,556,227 werde ein verstellbarer Fuß für ein Gerät beschrieben, das mit einer
Stange und einem Ritzel ausgestattet sei. Das Ritzel stehe mit einem Zahnrad in Eingriff, so
dass die Drehung der Stange das Zahnrad drehe, um die Höhe des Fußes einzustellen. Die
Stange werde von dem Gerät getragen, um in Eingriff mit dem Zahnrad gehalten zu werden,
und erstrecke sich bis vor das Gerät. Die Einstellung des hinteren Fußes des Gerätes könne
so mittels eines Standardschraubenziehers von der Vorderseite des Geräts aus erfolgen. Da
das Gerät für jeden hinteren Fuß ist mit einem Ritzel und einer Stange ausgestattet sei, sei
die Installation dieses Mechanismus‘ in dem Gerät kompliziert. Ritzel- und
Antriebsmechanismus würden zudem überflüssig, sobald die Höhe eingestellt sei (Abs.
[0007]).
Weiterhin sei ein Werkzeug mit den Merkmalen des Oberbegriffs von Anspruch 6 aus der JP
H11 270 919 A bekannt (Abs. [0008]).
25
Ein anderes Werkzeug zum Einstellen eines Fußes oder Beins eines Geräts werde in der
JP1997-206147 A beschrieben. Das Werkzeug enthalte einen Ratschenmechanismus, der
einen Ratschenhebel oder eine Ratschenklinke zum Eingriff mit einer Ratschenverzahnung
auf dem Schaft aufweise. Der Ratschenhebel ergreife die Verzahnung in einer Drehrichtung
und löse sich von der Verzahnung in der entgegengesetzten Drehrichtung. So könne der
Werkzeuggriff in einer definierten Bogenlänge um den Fuß herum vor- und zurückbewegt
werden, um die Höhe des Beins in einer Richtung einzustellen. Um aber die Einstellrichtung
zu ändern (zum Beispiel von aufwärts zu abwärts), sei es notwendig, den Hebelarm des
Ratschenmechanismus zwischen zwei Positionen umzuschalten (Abs. [0009]).
Schließlich beschreibe die JP2008-213058 ein Werkzeug für einen Fuß ähnlich wie in der
JP1997 - 206147 A, das einen horizontal schwenkbaren Werkzeugkopf aufweise, um es zu
ermöglichen, dass das Werkzeug um Hindernisse herum mit dem Fuß in Eingriff treten könne.
Der Schwenkkopf reduziere jedoch die Bogenlänge, um die der Griff bewegt werden müsse,
um den Fuß zur Höhenverstellung zu kurbeln. Ebenso sei es auch hier erforderlich, zum
Ändern der Einstellrichtung den Hebelarm des Ratschenmechanismus zwischen zwei
Positionen umzuschalten (Abs. [0010]).
Vor diesem Hintergrund sieht es das Streitpatent als Aufgabe (das technische Problem) an,
eine verbesserte Vorrichtung zum Einstellen eines höhenverstellbaren Beins oder ein
verbessertes Werkzeug zum Einstellen eines höhenverstellbaren Beins anzugeben.
Als Lösung für dieses Problem schlägt das Streitpatent mit dem Anspruch 1 eine Vorrichtung
mit folgenden Merkmalen vor, die wie nachstehend gegliedert werden können:
1. Vorrichtung zum Einstellen eines höhenverstellbaren Beins zum Abstützen eines
Schranks, wobei die Vorrichtung Folgendes umfasst:
1.1 eine Kopplung und
1.2 ein Werkzeug;
2. die Kopplung (10, 30)
2.1 dient dazu, einen Teil des höhenverstellbaren Beins zu bilden, und
2.2 umfasst ein Abtriebselement (13);
3. das Werkzeug (50),
3.1 umfasst ein Antriebselement (51),
3.2 umfasst einen Drehmomenteingang zum Anlegen eines Drehmoments an das
Antriebselement (51);
3.2.1 als Drehmomenteingang dient ein elektrischer Motor,
3.2.2 wobei der Motor zwischen dem Handgriff (52) und dem Antriebselement
(51) angeordnet ist;
4. das Werkzeug (50) und die Kopplung (10, 30) sind komplementär ausgeführt, um
Eingriff zwischen dem Antriebselement (51) und dem Abtriebselement (13)
26
freigebbar aufrechtzuerhalten, um zu gestatten, dass das Antriebselement (51)
das Abtriebselement (13) antreibt, damit sich die Kopplung (10, 30) um eine
Längsachse des Beins zur Höheneinstellung des Beins dreht;
5. das Antriebselement (51) und das Abtriebselement (13)
5.1 sind Zahnräder, die lösbar miteinander kämmen, wenn das Werkzeug (50) mit
der Kopplung (10, 30) in Eingriff gebracht ist,
5.2 haben parallele Drehachsen, wenn das Zahnrad des Antriebselementes (51)
und das Zahnrad des Abtriebselements (13) im Zahneingriff sind;
6. das Werkzeug (50) ist angepasst ausgebildet, bezüglich des Beins in einer
stationären Winkelposition zu bleiben, wenn das Antriebselement (51) das
Abtriebselement (13) antreibt.
Weiterhin schlägt das Streitpatent mit dem Anspruch 6 ein Werkzeug mit den nachstehenden,
bereits in gegliederter Form wiedergegebenen Merkmalen vor:
1. Werkzeug (50) zum Antreiben eines höhenverstellbaren Beins, das einen Schrank
abstützt, umfassend:
1.1 ein Antriebselement (51) und
1.2 einen Drehmomenteingang zur Drehmomentübertragung an das
Antriebselement (51);
2. das Werkzeug (50)
2.1 ist dazu ausgeführt einen Eingriff mit der Kopplung (10, 30) des
höhenverstellbaren Beins, die das Abtriebselement (13) umfasst, freigebbar
aufrechtzuerhalten, um zu gestatten, dass das Antriebselement (51) das
Abtriebselement (13) zum Einstellen der Höhe des Schranks antreibt,
2.2 ist dazu ausgeführt bezüglich des höhenverstellbaren Beins in einer
stationären Winkelposition zu bleiben, wenn das Antriebselement (51) das
Abtriebselement (13) antreibt,
2.3 umfasst einen elektrischen Motor
2.3.1 als Drehmomenteingang zum Antreiben des Antriebselements (51),
2.3.2 wobei der Motor zwischen dem Handgriff und dem Antriebselement (51)
angeordnet ist;
3. das Antriebselement (51) ist ein Zahnrad, das dazu ausgeführt ist, lösbar mit dem
Abtriebselement (13) der Kopplung (10, 30) zu kämmen;
4. das Abtriebselement (13) und das Antriebselement (51) haben parallele
Drehachsen, wenn das Zahnrad des Antriebselementes (51) und das Zahnrad des
Abtriebselements (13) im Zahneingriff sind.
27
III.
Der Streit der Parteien über das Verständnis des Streitpatents gibt zu den folgenden
Ausführungen hinsichtlich der Auslegung von Patentanspruch 1 Anlass.
1.
Für die Auslegung von Ansprüchen Europäischer Patente gelten nach der Rechtsprechung
des Berufungsgerichts (Anordnung vom 26.02.2024, berichtigt durch Anordnung vom
11.03.2024, CoA_335/2023 = App_576355/2023 – NanoString gg. 10x Genomics) folgende
Grundsätze.
Der Patentanspruch ist nicht nur der Ausgangspunkt, sondern die maßgebliche Grundlage für
die Bestimmung des Schutzbereichs eines europäischen Patents nach Art. 69 EPÜ in
Verbindung mit dem Protokoll über die Auslegung von Art. 69 EPÜ. Für die Auslegung eines
Patentanspruchs kommt es nicht allein auf seinen genauen Wortlaut im sprachlichen Sinne
an. Vielmehr sind die Beschreibung und die Zeichnungen als Erläuterungshilfen für die
Auslegung des Patentanspruchs stets mit heranzuziehen und nicht nur zur Behebung
etwaiger Unklarheiten im Patentanspruch anzuwenden. Das bedeutet aber nicht, dass der
Patentanspruch lediglich als Richtlinie dient und sich sein Gegenstand auch auf das erstreckt,
was sich nach Prüfung der Beschreibung und der Zeichnungen als Schutzbegehren des
Patentinhabers darstellt. Der Patentanspruch ist aus Sicht der Fachperson auszulegen. Bei
der Anwendung dieser Grundsätze soll ein angemessener Schutz für den Patentinhaber mit
ausreichender Rechtssicherheit für Dritte verbunden werden. Diese Grundsätze für die
Auslegung eines Patentanspruchs gelten gleichermaßen für die Beurteilung der Verletzung
und des Rechtsbestands eines europäischen Patents.
Davon ausgehend gilt für die Auslegung von Anspruch 1 des Streitpatents das Folgende.
2.
Gegenstand von Patentanspruch 1 ist eine Vorrichtung zum Einstellen eines
höhenverstellbaren Beins zum Abstützen eines Schranks. Nach dem ausdrücklichen Wortlaut
des Anspruchs umfasst die Vorrichtung nur zwei Bestandteile, nämlich ein Werkzeug und eine
Kopplung (Merkmale 1.1 und 1.2), die in den weiteren Merkmalen des Anspruchs näher
beschrieben werden. Der Schrank und das höhenverstellbare Bein mit Ausnahme der
Kopplung, die gemäß Merkmal 2.1 einen Teil des Beins bilden können soll, sind hingegen
nicht Teil der beanspruchten Vorrichtung.
Sowohl der Schrank als auch das Bein, soweit es sich nicht um die Kopplung handelt, sind
lediglich Gegenstand von Zweck-, Wirkungs- oder Funktionsangaben. Dies wird aus den
Wendungen „Vorrichtung zum Einstellen eines höhenverstellbaren Beins zum Abstützen
eines Schranks“ (Merkmal 1) oder „Kopplung zum Bilden eines Teils des höhenverstellbaren
Beins“ (Merkmal 1.2) deutlich. Solche Funktions- und Zweckangaben definieren den durch
das Patent geschützten Gegenstand regelmäßig lediglich dahin, dass er geeignet sein muss,
für die im Patentanspruch genannte Funktion oder den dort genannten Zweck verwendet zu
28
werden. Sie stellen insofern räumlich-körperlich Anforderungen an die geschützte Vorrichtung
oder ihre Bestandteile, da die Vorrichtung für den genannten Zweck oder die genannte
Funktion geeignet sein muss.
Demnach muss die Kopplung lediglich geeignet sein, Teil eines gedachten
höhenverstellbaren Beins zu sein. Da das Bein einen Schrank stützen können soll, müssen
das Werkzeug und die Kopplung wiederum geeignet sein, dieses Bein und damit auch den
Schrank der Höhe nach zu verstellen, wobei der Anspruch mangels näherer Angaben nicht
auf einen Möbelschrank mit einem bestimmten Gewicht beschränkt ist.
3.
Bei dem Antriebs- und dem Abtriebselement muss es sich um Zahnräder handeln (Merkmal
5.1). Diese Übersetzung des Begriffs „gears“ aus der gemäß Art. 70 EPÜ maßgeblichen
englischen Originalfassung ist vorzugswürdig. Insofern kommt es nicht so sehr darauf an, ob
die zutreffende Übersetzung gewählt wurde, sondern welchen technischen Sinngehalt der
Fachmann dem verwendeten Begriff beimisst, was wiederum durch Auslegung zu ermitteln
ist.
Für das Verständnis des Begriffs „gear“ ist entscheidend, dass das Streitpatent in seiner
Beschreibung den Begriff ausdrücklich definiert („In this specification and claims, the term
‚gear’ is intended to mean a rotary gear that is free to rotate continuously in at least one
direction.”, Abs. [0173]). Demnach sind die maßgebenden Erfordernisse, dass das Bauteil
jedenfalls in eine Richtung frei drehbar ist. Wie dies mit einem Getriebe bewerkstelligt werden
soll, erschließt sich nicht. Auch die Antragsgegnerin erläutert nicht näher, wie sie den von
„rotary gear“ abgeleiteten Begriff „Drehgetriebe“ verstanden wissen will. Stattdessen erscheint
nur die Übersetzung mit „Drehzahnrad“ technisch sinnvoll.
Denkbar wäre allenfalls, dass das Antriebs- und das Abtriebselement zusammen ein Getriebe
bilden. Allerdings ergibt sich in Zusammenschau mit den weiteren Merkmalen des
Patentanspruchs 1, dass es sich jedenfalls um ein Getriebe bestehend aus zwei Zahnrädern
handelt, die miteinander in Eingriff gebracht werden können, um das auf das Antriebselement
aufgebrachte Drehmoment auf das Abtriebselement übertragen zu können. Denn gemäß
Merkmal 5.2 müssen die beiden Elemente nicht nur parallele Drehachsen aufweisen, sondern
es ist in der englischen Fassung sogar von „driving member gear“ und „gear of the driven
member“ die Rede. In diesem Zusammenhang „gear“ mit „Getriebe“ zu übersetzen, kommt
nicht in Betracht. Auch der englische Begriff „meshed together“ im Zusammenhang mit dem
Antriebs- und dem Abtriebselement bringt eine Verzahnung der beiden
Maschinenbauelemente besser zum Ausdruck als ein bloßes „in Eingriff stehen“, steht also
dafür, „gear“ als Zahnrad und nicht als Getriebe zu verstehen.
Wie die das Antriebs- und Abtriebselement bildenden Zahnräder räumlich körperlich gestaltet
sind, ist dem Fachmann überlassen. Es genügt jedes zylindrische, drehbare Bauelement, das
eine Außenverzahnung aufweist, die mit der Verzahnung des korrespondierenden Antriebs-
29
oder Abtriebselements ineinandergreifen kann. Weder ist das Zahnrad auf dünne,
scheibenförmige Bauteile beschränkt, noch muss es sich um ein separates, von der übrigen
Kopplung unterscheidbares Bauteil handeln, solange es eine Außenverzahnung aufweist und
seinen technischen Zweck erfüllt: Antriebs- oder Abtriebselement müssen über ihre
Verzahnung lösbar miteinander kämmen, so dass sich über die Drehung des
Antriebselements das Abtriebselement antreiben lässt. Antrieb und Abtrieb, mithin die
Übertragung eines Drehmoments, entsprechen der technischen Funktion eines Zahnrads, wie
sie auch in den Merkmalsgruppen 4 und 5 gefordert ist.
4.
Mit dem Merkmal 4 verlangt der Patentanspruch 1, dass das Werkzeug und die Kopplung
komplementär ausgeführt sind, um den Eingriff zwischen dem Antriebselement und dem
Abtriebselement aufrechtzuerhalten. Dies ist nicht dahingehend zu verstehen, dass Werkzeug
und Kopplung von sich aus in der Lage sind, den Eingriff zwischen Antriebs- und
Abtriebselement aufrechtzuerhalten, so dass der Eingriff von Antriebs- und Abtriebselement
in alle Richtungen – lateral und axial – gesichert ist. Es genügt vielmehr, dass der Eingriff
lediglich in eine Richtung – sei es axial oder auch lateral in nur eine Richtung – gesichert ist.
Da es sich bei dem Antriebs- und Abtriebselement um Zahnräder handelt, stehen Antriebs-
und Abtriebselement im Eingriff, wenn beide Zahnräder miteinander kämmen, das heißt ihre
Zähne ineinandergreifen und das Abtriebselement über das Antriebselement angetrieben
werden kann, wie es auch Merkmal 4 verlangt. Dafür muss das Werkzeug in eine
entsprechende Position an der Kopplung gebracht werden. Der Patentanspruch 1 spricht auch
hier von „in Eingriff gebracht“ (Merkmal 5.1). Über den bloßen Eingriff hinaus verlangt Merkmal
4 zusätzlich, dass Werkzeug und Kopplung komplementär ausgeführt sind, um den Eingriff
aufrechtzuerhalten.
Der Begriff „komplementär“ bedeutet im Allgemeinen „sich ergänzend“. Demnach müssen
Werkzeug und Kopplung so ausgestaltet sein, dass sie zueinander passen und dadurch den
Eingriff von Antriebs- und Abtriebselement aufrechterhalten können. Zu denken ist insofern
an einen Formschluss, bei dem zwei Bauteile aufgrund ihrer Form so zueinander passen oder
ineinandergreifen, dass eine Relativbewegung ausgeschlossen oder jedenfalls in Teilen
unterbunden wird. Dies erscheint bei funktionaler Betrachtung auch technisch sinnvoll, weil
Relativbewegungen zwischen Werkzeug und Kopplung die Zahnräder außer Eingriff bringen
können. Bei der Übertragung des Drehmoments vom Antriebs- auf das Abtriebselement
wirken Kräfte in seitliche Richtungen, die zu einer entsprechenden Relativbewegung zwischen
Werkzeug und Kopplung führen könnten. Ebenso können, da über den Antrieb des
Abtriebselements die Höhe des Beins verstellt werden soll, Kräfte in axialer Richtung wirken.
Auch diese könnten Antriebs- und Abtriebselement während des Verstellvorgangs außer
Eingriff bringen. Durch eine komplementäre Ausführung von Werkzeug und Kopplung, mit der
der Eingriff von Antriebs- und Abtriebselement aufrechterhalten wird, kann der Eingriff gegen
solche Relativbewegungen gesichert werden.
30
Dieses Verständnis entspricht dem der Beschreibung des Streitpatents. Darin heißt es, dass
das Werkzeug und die Kopplung komplementär ausgelegt sind, so dass das Werkzeug relativ
zu der Kopplung in axialer Richtung und Querrichtung gesichert wird, wenn es mit der
Kopplung in Eingriff steht („the tool and the coupling are complementarily adapted so that the
tool is secured relative to the coupling in an axial direction and a lateral direction when
engaged with the coupling“, Abs. [0025]). Ähnliches ergibt sich aus Absatz [0026]. Allerdings
bezieht sich die zitierte Textstelle nur auf einzelne Ausführungsformen („some embodiments“,
Abs. [0025], ebenso Abs. [0026]). Es kann also nicht verallgemeinernd verlangt werden, dass
jede patentgemäße Vorrichtung so ausgebildet sein muss, dass Werkzeug und Kopplung eine
Relativbewegung sowohl in axialer als auch in lateraler Richtung unterbinden. Wird eine
„komplementäre“ Ausführung von Werkzeug und Kopplung als Eignung zur Sicherung des
Eingriffs von Antriebs- und Abtriebselement verstanden, genügt nach der Lehre des
Streitpatents stattdessen bereits eine Sicherung in nur eine Richtung.
Dieses Verständnis ergibt sich auch aus dem Unteranspruch 4 des Streitpatents. Der
Sinngehalt eines Unteranspruchs kann grundsätzlich zur richtigen Auslegung des
Hauptanspruchs eines Patents beitragen. Unteransprüche engen den Gegenstand des
Hauptanspruchs jedoch regelmäßig nicht ein, sondern zeigen nicht anders als
Ausführungsbeispiele lediglich – gegebenenfalls mit einem zusätzlichen Vorteil verbundene –
Möglichkeiten seiner Ausgestaltung. Der Unteranspruch 4 konkretisiert die komplementäre
Ausführung von Werkzeug und Kopplung näher, indem er anordnet, dass das Werkzeug beim
Eingriff an der Kopplung in einer axialen Richtung und/oder einer seitlichen Richtung und/oder
in beiden axialen Richtungen festgelegt ist. Wenn aber der Unteranspruch 4 dem Fachmann
für eine komplementäre Ausführung von Werkzeug und Kopplung die Wahl überlässt, ob er
das Werkzeug nur in eine Richtung oder in alle Richtungen an der Kopplung festlegt, kann
der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nicht verstanden werden. Es genügt ein Formschluss,
der den Eingriff von Werkzeug und Kopplung in jedenfalls eine Richtung sichert. Die
Aufrechterhaltung des Eingriffs in die übrigen Richtungen kann der Fachmann mit anderen
Mitteln – und sei es mit Muskelkraft (Abs. [0138]) – bewerkstelligen.
Solche Ausführungsformen werden auch in der Beschreibung des Streitpatents dargestellt.
So kann nach einer in der Figur 11 wiedergegebenen Ausführungsform das Werkzeug zur
seitlichen Ausrichtung des Werkzeugs und des Fußes eine seitliche Verlängerung 56
aufweisen, um eine seitlich weisende Oberfläche des Fußes, zum Beispiel die Oberfläche 14,
zu fangen oder sich dagegen abzustützen. Diese Anordnung soll sicherstellen, dass das
Werkzeug seitlich mit dem Fuß in Eingriff verbleibt, wenn der Fuß gegen das Gewicht des
gestützten Objekts angetrieben wird. (Abs. [0133] und [0134]).
Aus den von den Parteien zitierten Absätzen (Abs. [0137], [0142], [0157], [0165] und [0170])
ergibt sich keine andere Wertung.
31
5.
Merkmal 3.2.2 des Patentanspruchs 1 verlangt, dass der Motor zwischen dem Handgriff und
dem Antriebselement angeordnet ist. Damit sind handgetriebene Werkzeuge von der Lehre
des Streitpatents ebenso ausgeschlossen wie Werkzeuge mit einer Schnittstelle für einen
externen Drehmomenteingang, was sich auch ausdrücklich aus der Beschreibung des
Streitpatents ergibt (Abs. [0124]). Darüber hinaus enthält das Merkmal 3.2.2 eine Vorgabe für
die örtliche Positionierung eines Motors. Es ergibt sich ein Werkzeug mit einer axialen
Ausrichtung von Handgriff, Motor und Antriebselement in ebendieser Reihenfolge.
Eine solche Anordnung des Motors in der Nähe des Antriebselements ist vorteilhaft und
technisch zweckmäßig, weil damit einem möglichst schmalen und länglichen Werkzeug
Rechnung getragen wird, das der Anwender auch unter beengten Verhältnissen unter einem
Schrank handhaben kann. Eine Positionierung des Motors seitlich neben dem Griff oder gar
außerhalb des Werkzeugs ist ausgeschlossen und würde zu einer erschwerten Handhabung
des Werkzeugs führen. Hingegen würde eine Anordnung des Motors ausgehend vom
Antriebselement jenseits des Handgriffs einerseits die Drehmomentübertragung auf das
Antriebselement und andererseits die Handhabung des Werkzeugs an einem weiter vorne
angeordneten Griff nicht zuletzt wegen der Gewichtsverteilung erschweren.
Der Anspruch 1 des Streitpatents schließt jedoch nicht aus, dass sich der Motor und der
Handgriff in ihrer axialen Ausdehnung in irgendeiner Weise überlappen oder der Motor sogar
im Handgriff angeordnet ist. Er ist auch dann zwischen Handgriff und Antriebselement
positioniert, wenn sich der Handgriff jenseits des Antriebselements über den Motor hinweg
erstreckt. Dem Streitpatent geht es insofern nicht darum, Handgriff, Motor und
Antriebselement genau außerhalb der räumlichen Grenzen der jeweils anderen Bauteile
anzuordnen. Ein solches Verständnis vermag der Fachmann weder dem Anspruch, noch der
Beschreibung und Zeichnungen des Streitpatents entnehmen. Insbesondere wird der
Fachmann nicht bei dem bloßen Wortlaut „zwischen dem Handgriff und dem Antriebselement“
stehen bleiben, sondern erkennen, dass es in dem Zusammenhang um den axialen Aufbau
bzw. die längliche Erstreckung des Werkzeugs geht. Ein solcher Aufbau schließt aber nicht
aus, dass sich Motor und Handgriff in axialer Richtung überlappen. Dies ist ohne weiteres mit
dem eingangs genannten technischen Sinn der Positionierung des Motors vereinbar.
Insofern ist auch zu berücksichtigen, dass der Anspruch weder die räumlich-körperliche
Erstreckung des Antriebselements und des Motors noch die konkrete Gestaltung des
Handgriffs vorgibt. Für letzteren ist ausgehend von dem Begriff „Handgriff“ allenfalls zu
verlangen, dass der Benutzer das Werkzeug mit einer Hand oder auch mit mehreren Händen
greifen und halten kann. Das Werkzeug muss jedenfalls einen hierfür geeigneten Bereich
aufweisen, so dass die Verwendung des Werkzeugs ordnungsgemäß erfolgen kann. Ein
solcher Handgriff ist notwendigerweise außen am Werkzeug vorgesehen. Der Motor wird
hingegen regelmäßig in einem Gehäuse oder dergleichen und damit innerhalb des Werkzeugs
angeordnet sein. Davon ausgehend ist kein Grund ersichtlich, warum das Streitpatent eine
32
Ausgestaltung ausschließen sollte, bei der sich der innenliegende Motor axial in den
außenliegenden, als Griff fungierenden Bereich des Werkzeugs erstreckt.
Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus der Beschreibung des Streitpatents. Diese lässt
vielmehr erkennen, dass sich die anspruchsgemäße Lehre von den nicht erfindungsgemäßen
Beispielen abgrenzt, bei denen der Drehmomenteingang entweder durch einen drehbaren
Handgriff oder eine an einem freien Ende des Handgriffs vorgesehene Schnittstelle zur
Verbindung einer Antriebswelle mit einer externen Drehmomentzufuhr gebildet wird (Abs.
[0124]). Durch die Verwendung eines elektrischen Motors grenzt sich die Lehre des
Streitpatents von dem händisch zu bedienenden Handgriff ab, durch die Anordnung zwischen
Handgriff und Antriebselement von einer außerhalb des Werkzeugs befindlichen
Drehmomentzufuhr. Es gibt hingegen keine Anhaltspunkte dafür, Motor und Handgriff über
das dargestellte Maß hinaus in einer besonderen Weise anzuordnen.
Schließlich führen auch die Vorgänge im Erteilungsverfahren zu keiner anderen Auslegung.
Im Erteilungsverfahren wurde die Variante einer Anordnung des Motors innerhalb des
Handgriffs aus dem Streitpatent gestrichen:
Da die Erteilungsakte allerdings in Art. 69 EPÜ keine Erwähnung findet, bildet sie
grundsätzlich kein zulässiges Auslegungsmaterial (LK Düsseldorf, Anordnung vom 9. April
2024, CFI_452/2023 = ACT_589655/2023 – Ortovox Sportartikel gg. Mammut Sports u.a.).
Ein Europäisches Patent kann nicht auf der Grundlage von Textstellen, die im
Erteilungsverfahren aus der Beschreibung gestrichen wurden, ausgelegt werden. Allenfalls
Äußerungen des Anmelders oder der Erteilungsbehörde zum Verständnis des auszulegenden
Merkmals eines Patentanspruchs könnten indiziell als sachverständige Äußerung angesehen
werden (LK Düsseldorf, Anordnung vom 9. April 2024, CFI_452/2023 = ACT_589655/2023 –
Ortovox Sportartikel gg. Mammut Sports u.a.). Daran fehlt es aber im Streitfall. Die
Prüfungsabteilung beim EPA scheint in dem als Anlage ASt 9 vorgelegten Bescheid die
Anordnung des Motors zwischen Handgriff und Antriebselement allein in Abgrenzung zu der
gestrichenen Beschreibungsstelle und der Anordnung des Motors im Handgriff zu verstehen,
ohne dass irgendeine Auslegung des Patentanspruchs mitgeteilt wird. Das genügt jedoch –
wie eingangs ausgeführt – nicht.
IV.
Hinsichtlich der Auslegung von Anspruch 6 ergeben sich gegenüber dem Anspruch 1 keine
Abweichungen, so dass ohne Einschränkung auf die vorstehenden Ausführungen zur
Auslegung von Anspruch 1 verwiesen wird.
33
V.
Die Kombination aus der angegriffenen Ausführungsform 1 mit der angegriffenen
Ausführungsform 3 weist sämtliche Merkmale von Anspruch 1 des Streitpatents auf. Gleiches
gilt für die Kombination der angegriffenen Ausführungsform 2 mit der angegriffenen
Ausführungsform 3. Weiterhin verwirklichen die angegriffenen Ausführungsformen 1 und 2
jeweils sämtliche Merkmale von Anspruch 6 des Streitpatents.
1.
Die angegriffene Ausführungsform 1 und die angegriffene Ausführungsform 3 verwirklichen
zusammen sämtliche Merkmale von Anspruch 1 des Streitpatents. Das gilt auch für die
zwischen den Parteien streitigen Merkmale 4 und 5.3.
Das Werkzeug im Sinne von Merkmal 1.2 sowie der Merkmale 3 bis 6 wird durch die
angegriffene Ausführungsform 1 gebildet. Die Kopplung im Sinne der Merkmale 1.1 und 2 wird
hingegen nicht durch die gesamte angegriffene Ausführungsform 3 gebildet, sondern nur
durch den nachstehend wiedergegebenen Sockelfuß.
Denn nach Merkmal 2.1 soll die Kopplung lediglich dazu dienen, einen Teil des
höhenverstellbaren Beins zu bilden. Das Bein selbst (mit Ausnahme der Kopplung) ist nicht
Gegenstand des Anspruchs und damit auch nicht die gesamte angegriffene Ausführungsform
3, sondern nur der Sockelfuß.
Bei den Antriebs- und Abtriebselementen der angegriffenen Ausführungsformen 1 und 3
handelt es sich um Zahnräder im Sinne von Merkmal 5.1. Dies ist für die angegriffene
Ausführungsform 1 unstreitig, gilt aber auch für die angegriffene Ausführungsform 3. Der
Sockelfuß weist eine Hülse auf, deren unterer Bereich eine bezahnte Oberfläche aufweist. Da
es auf die axiale Erstreckung eines Zahnrades im Sinne des Streitpatents nicht ankommt und
auch eine einstückige Ausbildung mit anderen Bestandteilen der Kopplung unschädlich ist, ist
jedenfalls der untere Bereich der Hülse des Sockelfußes der angegriffenen Ausführungsform
3 als Zahnrad im Sinne von Merkmal 5.1 anzusehen.
Die angegriffene Ausführungsform 1 und die angegriffene Ausführungsform 3 sind zudem
gemäß Merkmal 4 komplementär ausgeführt, um den Eingriff zwischen den werkzeugseitigen
Zahnrädern und der bezahnten Oberfläche des Sockelfußes aufrechtzuerhalten. Die
Antragsgegnerin wendet dagegen ein, das Maul des Werkzeugs sei gegenüber der Hülse des
34
Sockelfußes etwas langgestreckt und die werkzeugseitigen Zahnräder befänden sich
infolgedessen nicht automatisch mit der zylindrischen Verzahnung dieser Hülse in Eingriff,
wenn das Maul die Hülse umgreife. Auf ein automatisches Eingreifen kommt es allerdings
nicht an. Für eine komplementäre Ausführung von Werkzeug und Kopplung im Sinne von
Merkmal 4 genügt es bereits, wenn die Zahnräder miteinander in Eingriff gebracht werden
können und der Eingriff jedenfalls in eine Richtung – sei es axial oder auch lateral in nur eine
Richtung – gesichert ist. Das ist bei den angegriffenen Ausführungsformen 1 und 3 der Fall.
Unstreitig lassen sich die Zahnräder des Werkzeugs und die bezahnte Oberfläche des
Sockelfußes miteinander in Eingriff bringen. Durch die Maulöffnung des Werkzeugs mit ihren
seitlichen Armen ist dieser Eingriff auch zu drei Seiten lateral gesichert. Dass der Eingriff in
Richtung der Öffnung des Mauls durch Muskelkraft aufrechterhalten werden muss, ist
unschädlich. Ebenso ist es unbeachtlich, dass die Winkelstellung des Werkzeugs zur
Kopplung verändert werden kann und ab einem bestimmten Punkt die Zahnräder außer
Eingriff mit der Kopplung gelangen. Das Streitpatent verlangt nicht, dass der Eingriff in jede
Richtung und in jeder denkbaren Ausrichtung des Werkzeugs gesichert ist.
2.
Die vorstehenden Ausführungen zur Verwirklichung der Merkmale von Anspruch 1 durch die
angegriffenen Ausführungsformen 1 und 3 gelten für die angegriffenen Ausführungsformen 2
und 3 gleichermaßen. Das Werkzeug 2 unterscheidet sich von dem Werkzeug 1 nur dadurch,
dass es am äußeren Ende des Öffnungsbereichs keine Rollen aufweist. Dies ist aber für die
Lehre des Streitpatents unerheblich. Die Kombination der angegriffenen Ausführungsformen
2 und 3 verwirklichen sämtliche Merkmale von Anspruch 1 des Streitpatents.
3.
Schließlich verwirklichen die angegriffenen Ausführungsformen 1 und 2 auch die Merkmale
von Anspruch 6 des Streitpatents. Diese sind mit den Merkmalen von Anspruch 1 weitgehend
identisch, soweit das Werkzeug betroffen ist. Anspruch 6 hat lediglich nicht die Kopplung zum
Gegenstand. Im Übrigen kann uneingeschränkt auf die Ausführungen zur Verwirklichung von
Anspruch 1 verwiesen werden.
VI.
Es ist auch überwiegend wahrscheinlich, dass Angebot und Vertrieb der angegriffenen
Ausführungsformen durch die Antragsgegnerin eine unmittelbare Verletzung des Streitpatents
gemäß Art. 25 lit. a) EPGÜ und eine mittelbare Patentverletzung gemäß Art. 26 EPGÜ
begründen, soweit nicht das Angebot und der Vertrieb isolierter Sockelfüße in Rede stehen.
1.
Zwischen den Parteien ist unstreitig, dass die Antragsgegnerin die angegriffenen
Ausführungsformen 2 und 3 herstellt, auf ihrer Website https://www.nehl.com/n-just/ anbietet
und auch in den Verkehr bringt im Sinne von Art. 25 lit. a) EPGÜ, ohne dazu berechtigt zu
sein. Angebot und Vertrieb dieser Ausführungsformen in Kombination stellen mit
35
überwiegender Wahrscheinlichkeit eine unmittelbare Verletzung von Anspruch 1 des
Streitpatents dar.
Dagegen kann nicht mit Erfolg eingewandt werden, die Werkzeuge und die Sockelfüße
würden als eigenständige Produkte verkauft. Soweit die angegriffenen Ausführungsformen 1
und 3 zusammen beworben werden, handelt es sich um ein Anbieten der Gesamtvorrichtung
im Sinne von Patentanspruch 1. Gleiches gilt für das Inverkehrbringen der Gesamtvorrichtung,
soweit beide Ausführungsformen zusammen veräußert werden. Dass die angegriffenen
Ausführungsformen 2 und 3 auch gemeinsam angeboten und vertrieben werden, stellt auch
die Antragsgegnerin nicht in Abrede.
Die Antragsgegnerin bietet aber auch die angegriffene Ausführungsform 1 zusammen mit der
angegriffenen Ausführungsform 3 an. Unstreitig bewirbt die Antragsgegnerin auf ihrer Website
die angegriffene Ausführungsform 1 zusammen mit der angegriffenen Ausführungsform 3. Ein
entsprechender Prospekt liegt als Anlage ASt 16 vor. Das zur Verfügung stellen eines solchen
Prospekts auf der Internetseite stellt ein Anbieten im Sinne von Art. 25 lit. a) EPGÜ dar, weil
interessierte Verkehrskreise veranlasst werden sollen, das beworbene Produkt zu erwerben.
Ob die Antragsgegnerin tatsächlich lieferwillig oder -fähig ist oder ob es sich bei der
angegriffenen Ausführungsform 1 nur um einen Prototyp handelt, ist für das Anbieten
unbeachtlich und für die interessierten Verkehrskreise ohnehin nicht ersichtlich. Daher greift
auch der Einwand der Antragsgegnerin nicht durch, bei Betrachtung des Angebots und der
Bewerbung der Antragsgegnerin sei offenkundig, dass eine solche Ausführung wie die
angegriffene Ausführungsform 2 nicht angeboten werde. Warum dies nicht der Fall sein soll,
ist nicht dargelegt.
Soweit die Antragsgegnerin bestreitet, die angegriffenen Ausführungsformen 1 und 3
hergestellt, in den Verkehr gebracht und gebraucht zu haben, besteht jedenfalls die Gefahr,
dass die beiden Ausführungsformen zukünftig hergestellt und in Verkehr gebracht werden.
Art. 62 Abs. 1 EPGÜ lässt einstweilige Maßnahmen auch hinsichtlich drohender
Patentverletzungen zu. Damit von einer drohenden Patentverletzung ausgegangen werden
kann, müssen die Gesamtumstände konkrete Anhaltspunkte dafür bieten, dass eine
Verletzung unmittelbar bevorsteht. Eine unmittelbar bevorstehende Verletzung muss durch
bestimmte Umstände gekennzeichnet sein, die darauf hindeuten, dass die Verletzung zwar
noch nicht stattgefunden hat, aber der potentielle Verletzer bereits die Voraussetzungen dafür
geschaffen hat, mit der Verletzungshandlung unmittelbar beginnen zu können (LK Düsseldorf,
Anordnung v. 06.09.2024, UPC_CFI_165/2024 – Novartis u.a../. Celltrion Healthcare u.a).
Von diesen Voraussetzungen ist im Streitfall auszugehen, auch wenn die Antragsgegnerin
behauptet, bei der angegriffenen Ausführungsform 1 handele es sich nur um einen Prototyp,
der schon vor Jahren durch die angegriffene Ausführungsform 2 ersetzt worden sei. Allerdings
bietet die Antragsgegnerin die angegriffene Ausführungsform 1 nach wie vor an. Dies lässt es
als sehr wahrscheinlich erscheinen, dass sie die angegriffene Ausführungsform 2 bei einem
36
entsprechenden Bedarf auch in den Verkehr bringt. Dazu ist die Antragsgegnerin auch ohne
weiteres in der Lage. Denn sie stellt ohnehin die angegriffene Ausführungsform 2 her, von der
sich die Ausführungsform 1 nur unwesentliche unterscheidet. Eine Herstellung der
angegriffenen Ausführungsform 1 erscheint unproblematisch möglich. Dies beweist auch der
Umstand, dass die Antragsgegnerin bereits einen Prototyp hergestellt hatte. Es gibt demnach
nichts, was die Antragsgegnerin hindert (und was von ihr vorgetragen worden wäre), von der
Herstellung und dem Vertrieb der angegriffenen Ausführungsform 2 unmittelbar zu dem der
angegriffenen Ausführungsform 1 überzugehen.
2.
Mit überwiegender Wahrscheinlichkeit stellen Herstellung, Angebot und Vertrieb der
angegriffenen Ausführungsformen 1 bzw. 2 auch für sich genommen eine Benutzung der
Lehre von Anspruch 6 des Streitpatents gemäß Art. 25 lit. a) EPGÜ dar. Soweit die
angegriffene Ausführungsform 1 nicht mehr hergestellt und vertrieben wird, ist jedenfalls von
einer noch drohenden Verletzung auszugehen. Zur Begründung wird auf die Ausführungen
zur unmittelbaren Verletzung von Anspruch 1 des Streitpatents verwiesen.
3.
Weiterhin ist es überwiegend wahrscheinlich, dass Angebot und (drohender) Vertrieb der
angegriffenen Ausführungsform 1 und 2 eine mittelbare Benutzung der Lehre des
Patentanspruchs 1 im Sinne von Art. 26 Abs. 1 EPGÜ darstellen.
Wie bereits ausgeführt, bietet die Antragsgegnerin die angegriffenen Ausführungsformen 1
und 2 über ihren Internetauftritt in den Vertragsmitgliedsstaaten an und liefert sie (angegriffene
Ausführungsform 2) bzw. droht eine zukünftige Lieferung (angegriffene Ausführungsform 1).
Es handelt sich bei den angegriffenen Werkzeugen um Mittel, die als Teil der
Gesamtvorrichtung zur Benutzung der Erfindung geeignet sind und sich auf ein wesentliches
Element der Erfindung beziehen. Die Antragsgegnerin weiß auch oder jedenfalls hätte sie
wissen müssen, dass die Angebotsempfänger und Abnehmer der Werkzeuge diese zur
Benutzung der Erfindung verwenden werden. Denn die angegriffenen Werkzeuge lassen sich
sinnvoll nur mit der erfindungsgemäßen Kopplung eines höhenverstellbaren Beins benutzen.
Genau so wird die Verwendung von der Antragsgegnerin auch beworben.
4.
Schließlich begründet auch das Anbieten und der Vertrieb der angegriffenen Ausführungsform
3 mit dem Sockelfuß in den Vertragsmitgliedsstaaten des EPG mit überwiegender
Wahrscheinlichkeit eine mittelbare Verletzung des Patentanspruchs 1 gemäß Art. 26 Abs. 1
EPGÜ, soweit dies zusammen mit einem der angegriffenen Werkzeuge erfolgt.
Der Sockelfuß stellt die Kopplung im Sinne des Patentanspruchs 1 dar, ist also als Teil der
Gesamtvorrichtung aus Werkzeug und Kopplung zur Benutzung der Erfindung geeignet und
stellt insofern ein wesentliches Element dieser Erfindung dar.
37
Die Antragsgegnerin hätte jedenfalls wissen müssen, dass die angegriffene Ausführungsform
3 von den Angebotsempfängern und Abnehmern für die Benutzung der Erfindung bestimmt
sind, wenn sie die angegriffenen Möbelfüße zusammen mit den angegriffenen Werkzeugen
anbietet oder liefert.
Auch wenn die angegriffenen Möbelfüße nach dem Vortrag der Antragsgegnerin als
eigenständige Produkte angeboten und veräußert werden, ergibt sich die
Verwendungsbestimmung für die angebotenen Möbelfüße grundsätzlich daraus, dass die
Beklagte auf die Verwendung der angegriffene Ausführungsform 1 bzw. 2 zusammen mit den
Möbelfüßen hinweist. Insoweit steht zu erwarten, dass ein Angebotsempfänger auch
beabsichtigt, die angegriffene Ausführungsform 3 zusammen mit dem Werkzeug
patentgemäß einzusetzen.
Für die Lieferung der angegriffenen Ausführungsform 3 gilt das jedoch nur, wenn zugleich
auch ein patentgemäßes Werkzeug geliefert wird. Denn dann besteht auch die hinreichend
sichere Erwartung, dass die angegriffenen Möbelfüße mit Hilfe dieses Werkzeugs
höhenverstellt werden. Es kann aber nicht davon ausgegangen werden, dass jeder Abnehmer
über ein solches Werkzeug verfügt und die angegriffenen Möbelfüße mit Hilfe eines solchen
Werkzeugs installieren werden. Werden die angegriffenen Möbelfüße ohne die angegriffene
Ausführungsform 2 geliefert, ist eben nicht sicher vorhersehbar, dass die Möbelfüße
patentgemäß mit einem solchen Werkzeug verwendet werden. Im Gegenteil ist vielmehr zu
erwarten, dass die Füße ohne ein entsprechendes Werkzeug justiert werden.
Das Gericht hat keine Zweifel, dass die angegriffene Ausführungsform 3 auch patentfrei
verwendet werden kann. Zum einen müssen beim Aufstellen von Möbeln nicht sämtliche Füße
des Möbelstücks eingestellt werden. Ohne die Notwendigkeit einer Höhenverstellung bedarf
es aber auch keiner Verwendung eines patentgemäßen Werkzeugs und damit auch nicht der
Benutzung der Lehre des Anspruchs 1. Darüber hinaus kann auch nicht davon ausgegangen
werden, dass jeder Abnehmer der angegriffenen Möbelfüße über ein patentgemäßes
Werkzeug verfügt. Eines solchen Werkzeugs bedarf es auch nicht, weil sich die Höhe der
Möbelfüße per Hand einstellen lässt. Dies mag mit gewissen Schwierigkeiten verbunden sein.
Gleichwohl erscheint es wahrscheinlich, dass eine nicht unerhebliche Zahl von Abnehmern
kein patentgemäßes Werkzeug verwendet. Denn ein solches Werkzeug ist mangels Normung
jeweils nur für die Höhenverstellung von Möbelfüßen eines bestimmten Typs geeignet. Soweit
die Möbelfüße verschiedener Hersteller überhaupt eine vergleichbare Technik der
Höhenverstellung aufweisen, werden sie sich regelmäßig durch ihren Durchmesser und die
Art des Abtriebselements unterscheiden. Gewerbliche Abnehmer werden nicht für alle
verschiedenen Typen von Möbelfüßen entsprechende Werkzeuge vorhalten. Das gilt noch
weniger für Verbraucher, die Möbelstücke mit höhenverstellbaren Füßen regelmäßig nur in
geringer Zahl erwerben, so dass die Anschaffung eines patentgemäßen Werkzeugs nicht
lohnenswert erscheint. Bei alledem ist auch zu berücksichtigen, dass es Möbel
unterschiedlicher Größe und mit unterschiedlichem Gewicht gibt. Vor allem die Möbelfüße
38
kleinerer und leichterer Möbel werden sich unschwer per Hand einstellen lassen und machen
die Verwendung eines entsprechenden Werkzeugs obsolet.
Soweit die Antragsgegnerin vornehmlich die X beliefert, ergibt sich nichts anderes. Bei diesem
Abnehmer handelt es sich nicht um einen Küchen- oder Möbelhersteller, so dass es auf Seiten
der X nicht zu einer patentgemäßen Verwendung kommt. Für die Kunden dieses
Unternehmens gelten die eingangs aufgestellten Erwägungen. Es ist völlig offen, ob sie die
angegriffenen Möbelfüße zusammen mit den angegriffenen Werkzeugen verwenden werden.
C
Es kann dahinstehen, ob sich das Streitpatent mit überwiegender Wahrscheinlichkeit als
rechtsbeständig erweisen wird. Jedenfalls sieht das Gericht nach Abwägung sämtlicher
Interessen der Parteien – selbst unter Berücksichtigung der Einwendungen gegen den
Rechtsbestand des Streitpatents – den Erlass einstweiliger Maßnahmen trotz der Verletzung
des Streitpatents als nicht erforderlich an.
I.
Gemäß Art. 62 Abs. 2 EPGÜ und Regel 211 Abs. 3 VerfO wägt das Gericht nach seinem
Ermessen die Interessen der Parteien gegeneinander ab und berücksichtigt dabei
insbesondere den möglichen Schaden, der einer der Parteien aus dem Erlass der
einstweiligen Verfügung oder der Abweisung des Antrags erwachsen könnte, und gemäß
Regel 211 Abs. 4 VerfO auch ein unangemessenes Zuwarten der Beantragung einstweiliger
Maßnahmen (vgl. auch EPG-Berufungsgericht, Anordnung v. 25.09.2024,
UPC_CFI_182/2024 – Ortovox Sportartikel gg. Mammut Sports Group u.a.; LK München,
Anordnung v. 27.08.2024, UPC_CFI_74/2024 = ACT_9216/2024 – Hand Held Products gg.
Scandit; LK Düsseldorf, Anordnung v. 31.10.2024, UPC_CFI_347/2024 = ACT_37931/2024
– Valeo Electrification gg. Magna PT u.a.).
Allerdings sind die genannten Aspekte keine abschließende Aufzählung der bei einer
Interessenabwägung zu berücksichtigenden Umstände (vgl. „insbesondere“ in Art. 62 Abs. 2
EPGÜ und Regel 211 Abs. 3 VerfO). Vielmehr sind alle relevanten Umstände in die Abwägung
einzustellen (LK München, Anordnung v. 27.08.2024, UPC_CFI_74/2024 = ACT_9216/2024
– Hand Held Products gg. Scandit). Vor allem muss die Interessenabwägung die
Wahrscheinlichkeit einer Fehlentscheidung und auch die objektive Dringlichkeit im Sinne einer
Erforderlichkeit einstweiliger Maßnahmen im Hinblick auf ein ebenso mögliches
Hauptsacheverfahren berücksichtigen. Sämtliche Aspekte sind aufeinander rückbezogen
gegeneinander abzuwägen (v. Falck/Dorn in: Einheitspatent, Einheitliches Patentgericht, 1.
Aufl. 2024: Regel 211 VerfO Rn 28).
Die Notwendigkeit der Berücksichtigung auch dieser Aspekte im Rahmen der
Interessenabwägung ergibt sich aus dem Verhältnis des einstweiligen Verfügungsverfahrens
nach Regel 206 ff. VerfO zu einem möglichen Hauptsacheverfahren. In verfahrensrechtlicher
39
Hinsicht ist nämlich das Hauptsacheverfahren die Regel, während das Eilverfahren mit seiner
summarischen Prüfung und der Möglichkeit der nachträglichen Rechtsverteidigung die
Ausnahme ist (LK Düsseldorf, Anordnung v. 31.10.2024, UPC_CFI_347/2024 =
ACT_37931/2024 – Valeo Electrification/Magna PT u.a.). Dieses Verhältnis folgt unmittelbar
aus dem Charakter der Vorläufigkeit, der mit der Anordnung einstweiliger Maßnahmen
verbunden ist. Es geht um die vorläufige Sicherung der Rechte des Patentinhabers bis zum
Abschluss eines Hauptsacheverfahrens. Grundsätzlich besteht aber die Gefahr, dass sich die
Anordnung einstweiliger Maßnahmen im Nachhinein als unzutreffend herausstellt und dem
Antragsgegner seine geschäftliche Tätigkeit zu Unrecht untersagt wurde, weil lediglich eine
summarische Prüfung erfolgt und der Antragsgegner aufgrund des Eilcharakters des
Verfahrens in seinen Rechtsschutzmöglichkeiten beschränkt ist. Wird hingegen die
Anordnung einstweiliger Maßnahmen verweigert, ist der Antragsteller nicht rechtlos gestellt,
sondern kann den von der Verfahrensordnung ohnehin vorgesehenen Weg gehen und seine
Ansprüche im Hauptsacheverfahren durchzusetzen.
Von diesen Wertungen ausgehend sind die Interessen der Parteien unter der Fragestellung
abzuwägen, ob der Erlass einstweiliger Maßnahmen im Hinblick auf die spätere Entscheidung
im Hauptsacheverfahren erforderlich und geboten ist, d.h. ob es dem Antragsteller im Hinblick
auf die Gefahr einer fehlerhaften Anordnung einstweiliger Maßnahmen und die damit
verbundenen Auswirkungen für den Antragsgegner einerseits und die mit der Fortdauer der
Patentverletzung bis zu einer Hauptsacheentscheidung verbundenen Beeinträchtigungen
andererseits unzumutbar ist, mit der Durchsetzung seiner Ansprüche bis zum Abschluss des
Hauptsacheverfahrens zu warten (LK Düsseldorf, Anordnung v. 31.10.2024,
UPC_CFI_347/2024 = ACT_37931/2024 – Valeo Electrification gg. Magna PT u.a.; v.
Falck/Dorn in: Einheitspatent, Einheitliches Patentgericht, 1. Aufl. 2024: Regel 211 VerfO Rn
25). Es muss – wie sich mittelbar auch aus Regel 206 Abs. 2 (c) und (d) VerfO ergibt – ein
Grund dafür glaubhaft gemacht werden, dass eine einstweilige Regelung erforderlich ist, die
bereits vor der Endentscheidung ein Verhalten anordnet, das endgültig erst mit der
Hauptsacheentscheidung angeordnet werden kann. Genau darum hat das Gericht auch ein
unangemessenes Zuwarten des Antragstellers gemäß Regel 211 Abs. 4 VerfO zu
berücksichtigen (v. Falck/Dorn in: Einheitspatent, Einheitliches Patentgericht, 1. Aufl. 2024:
Regel 211 VerfO Rn 25). Es bedarf mithin besonderer Umstände, die die Sache objektiv
dringlich und das Abwarten einer Hauptsacheentscheidung unzumutbar erscheinen lassen.
Diese besonderen Umstände können durch außergewöhnliche Schäden begründet werden,
die der Berechtigte durch die Patentverletzung bis zu einer erstinstanzlichen Entscheidung in
der Hauptsache voraussichtlich erleiden wird. Ein nicht wieder gut zu machender Schaden ist
zwar keine notwendige Voraussetzung für die Anordnung einstweiliger Maßnahmen (EPG-
Berufungsgericht, Anordnung v. 25.09.2024, UPC_CoA_182/2024 – Ortovox Sportartikel gg.
Mammut Sports Group u.a.; EuGH, Entscheidung v. 28.04.2022, C-44/21, Rn 32 –
Phoenix/Harting). Zu berücksichtigen ist aber, dass jede Patentverletzung und der mit ihrer
Verfolgung im Hauptsachverfahren verbundene zeitliche Versatz bis zu einer
erstinstanzlichen Unterlassungsentscheidung typischerweise mit einer jedenfalls zeitlich
40
begrenzten Fortsetzung der Beeinträchtigung der Rechte des Antragstellers einhergeht. Diese
Beeinträchtigungen sind nach der Wertung des Gesetzes grundsätzlich hinzunehmen, sofern
nicht besondere Umstände hinzutreten, die einstweilige Maßnahmen notwendig und
erforderlich erscheinen lassen (LK Düsseldorf, Anordnung v. 31.10.2024, UPC_CFI_347/2024
= ACT_37931/2024 – Valeo Electrification gg. Magna PT u.a.). Es müssen für den Erlass
einstweiliger Maßnahmen jedenfalls besondere Umstände vorliegen, die es als unzumutbar
erscheinen lassen, eine Entscheidung im Hauptsachverfahren abzuwarten.
Solche besonderen Umstände können beispielsweise darin bestehen, dass es sich bei dem
patentverletzenden Produkt um einen Saisonartikel handelt und das Abwarten eines
Hauptsacheverfahrens dazu führen würde, dass das Geschäft einer gesamten Saison
beeinträchtigt würde (vgl. LK Düsseldorf, Anordnung v. 09.04.2024, UPC_CFI_452/2023 =
ACT_589655/2023 – Ortovox Sportartikel gg. Mammut Sports u.a.), oder dass es sich bei dem
patentverletzenden Produkt um ein im Wege eines länger andauernden Prozesses auf die
Bedürfnisse des Abnehmers abgestimmtes Produkt handelt, das nach Abschluss der
Liefervereinbarung nicht mehr ohne weiteres durch ein Produkt des Patentinhabers ersetzt
werden kann (vgl. LK Düsseldorf, Anordnung v. 31.10.2024, UPC_CFI_347/2024 =
ACT_37931/2024 – Valeo Electrification gg. Magna PT u.a.). Denkbar ist beispielsweise auch,
dass die Schutzdauer des Patents kurz vor dem Ablauf steht und das Abwarten eines
Hauptsacheverfahrens dazu führen würde, dass der Patentinhaber seinen
Unterlassungsanspruch überhaupt nicht mehr durchsetzen könnte. Ebenso ist es möglich,
dass das Verletzungsprodukt zu einem deutlich niedrigeren Preis als das Produkt des
Patentinhabers angeboten wird und weitere Umstände hinzutreten, die dem Patentinhaber ein
Zuwarten bis zu einer erstinstanzlichen Hauptsacheentscheidung unzumutbar machen, etwa
weil durch die Festsetzung von Festpreisen oder die Vereinbarung von Rabattverträgen die
niedrigeren Preise fortgeschrieben werden und ein nicht wieder zu korrigierender Preisverfall
einsetzt oder weil es sich um eine einmalige Verkaufsaktion handelt, die dem Patentinhaber
im großen Umfang Abnehmer entzieht.
II.
Gemessen an diesen Grundsätzen überwiegt das Interesse der Antragstellerin an dem Erlass
einer einstweiligen Verfügung nicht das Interesse der Antragsgegnerin, die Angelegenheit in
einem Hauptsacheverfahren zu klären. Der Antragstellerin ist es zuzumuten, die
Entscheidung in einem solchen Hauptsachverfahren abzuwarten, mit dem in der zweiten
Hälfte des Jahres 2025 hätte gerechnet werden können, wenn die Antragstellerin statt eines
Antrags auf Erlass einstweiliger Maßnahmen Hauptsacheklage erhoben hätte.
1.
Die Interessenabwägung kann nicht losgelöst von den einstweiligen Maßnahmen, die das
Gericht gemäß Art. 62 Abs. 1 und 3 EPGÜ sowie Regel 211 Abs. 1 anordnen kann, erfolgen.
Im Streitfall begehrt die Antragstellerin den Erlass einer einstweiligen Untersagungsverfügung
gemäß Art. 62 Abs. 1 EPGÜ bzw. Regel 211 Abs. 1 (a) VerfO. Allerdings ist insofern für die
41
verschiedenen angegriffenen Ausführungsformen und Verletzungshandlungen zu
differenzieren.
Hinsichtlich Herstellung, Angebot und Vertrieb der Kombination aus angegriffenem Werkzeug
und angegriffenem Sockelfuß kommt eine uneingeschränkte Untersagungsverfügung in
Betracht. Gleiches gilt für das Angebot und den Vertrieb der angegriffenen Werkzeuge allein,
weil diese nur patentgemäß verwendet werden können.
Hinsichtlich der angegriffenen Sockelfüße kann ein Schlechthinverbot, mit dem das Angebot
und der Vertrieb dieser Ausführungsform gänzlich untersagt würde, jedoch von vornherein
nicht verhängt werden. Denn die angegriffene Ausführungsform 3 kann grundsätzlich
patentfrei verwendet werden. Diese Möglichkeit der patentfreien Verwendung kann der
Antragsgegnerin nicht untersagt werden. Aber auch ein eingeschränktes Verbot, die
angegriffene Ausführungsform nicht ohne einen Warnhinweis oder die Abnahme eines
Vertragsstrafeversprechens anzubieten oder zu liefern, kommt nicht in Betracht. Denn eine
mittelbare Patentverletzung erscheint überhaupt nur überwiegend wahrscheinlich, soweit die
angegriffene Ausführungsform 3 zusammen mit den angegriffenen Werkzeugen angeboten
oder geliefert wurde. Für die isolierte Lieferung der angegriffenen Ausführungsform 3 ist
hingegen gerade nicht von einer mittelbaren Patentverletzung auszugehen. Dann würde es
aber genügen, der Antragstellerin zu untersagen, die angegriffene Ausführungsform 3
zusammen mit der angegriffenen Ausführungsform 1 oder 2 anzubieten oder zu liefern.
2.
Die Antragstellerin hat keine Gründe dargetan, die den Erlass einstweiliger Maßnahmen in
sachlicher Hinsicht notwendig erscheinen lassen. Sie trägt die Darlegungs- und Beweislast
für die die Erforderlichkeit der einstweiligen Maßnahme begründenden Tatsachen, Regel 206
Abs. 2 (d) VerfO.
a)
Außergewöhnliche Schäden, die durch den weiteren Vertrieb der angegriffenen
Ausführungsformen bis zu einer erstinstanzlichen Hauptsacheentscheidung verursacht
werden könnten, hat die Antragstellerin schriftsätzlich nicht vorgetragen. Sie lassen sich auch
nach ihrem weiteren Vortrag in der mündlichen Verhandlung nicht feststellen.
aa)
Zu berücksichtigen ist zunächst, dass der isolierte Vertrieb der angegriffenen Sockelfüße
patentfrei möglich ist und für eine Schadensabschätzung grundsätzlich nicht in Betracht
kommt.
bb)
Hinsichtlich der angegriffenen Werkzeuge hat die Antragsgegnerin behauptet, insgesamt etwa
750 Stück, zuletzt etwa 200 Stück jährlich, mit einem Umsatz von insgesamt 18.500 EUR
veräußert zu haben. Diesen Vortrag hat die Antragstellerin zwar bestritten. Sie selbst hat aber
42
erst in der mündlichen Verhandlung vorgetragen, insgesamt etwa 3.600 Stück eigener
Werkzeuge veräußert zu haben. Demnach ist der Marktanteil der Antragsgegnerin deutlich
kleiner und führt bei isolierter Betrachtung zu keinen erheblichen Schäden auf Seiten der
Antragstellerin. Es kommt hinzu, dass selbst im Falle eines Verbots des weiteren Vertriebs
der angegriffenen Werkzeuge die Antragstellerin nicht ohne weiteres die Marktanteile der
Antragsgegnerin an sich ziehen könnte. Nicht nur steht die Antragstellerin im Wettbewerb mit
den Anbietern anderer Werkzeuge zur Höhenverstellung von Möbelbeinen, mit denen sie um
diese Marktanteile konkurrieren muss, sondern die Werkzeuge der Antragstellerin sind auch
nicht kompatibel mit den von der Antragsgegnerin veräußerten Sockelfüßen. Abnehmer der
angegriffenen Ausführungsform 3 werden nicht die Werkzeuge der Antragstellerin erwerben,
um die Sockelfüße einzustellen.
cc)
Die Antragstellerin hat daher in der mündlichen Verhandlung auch erstmals vorgetragen, dass
das Geld nicht mit den Werkzeugen verdient werde und der mit dem Vertrieb dieser
Werkzeuge unmittelbar verbundene Schaden nicht entscheidend sei. Es komme vielmehr auf
die Möbelfüße an. Denn Abnehmer der angegriffenen Werkzeuge wie etwa Schreiner,
Küchenbauer und -aufsteller würden auch zukünftig und bis über das Ende der Schutzdauer
des Patents hinaus die zu diesem Werkzeug kompatiblen Möbelfüße der Antragsgegnerin
erwerben. Sie – die Antragstellerin – verkaufe pro Monat etwa 330.000 Möbelfüße, die mit
dem von ihr angebotenen und veräußerten Werkzeug kompatibel seien. Das seien etwa 4
Mio. Möbelfüße im Jahr mit einem Umsatz von etwa 6 Mio. EUR bei einem Durchschnittspreis
von 1,50 EUR. Gehe man von der von der Antragsgegnerin mitgeteilten Anzahl von 750
veräußerten Werkzeugen aus, entstehe der Antragstellerin durch den Verkauf der damit
kompatiblen Möbelfüße ein (Folge-) Schaden von umgerechnet rund 1 Mio. EUR.
Damit vermag die Antragstellerin jedoch nicht durchzudringen. Der von der Antragstellerin
dargestellte so genannte „lock in“-Effekt lässt sich ebenso wenig feststellen wie der von der
Antragstellerin berechnete Schaden. Die Antragsgegnerin hat den diesbezüglichen Vortrag
der Antragstellerin in der mündlichen Verhandlung bestritten. Die Antragstellerin hat jedoch
entgegen Regel 206 Abs. 2 (d) VerfO keine belastbaren Beweismittel dafür vorgelegt, dass
tatsächlich in einem erheblichen Ausmaß die Abnehmer durch den Erwerb eines
angegriffenen Werkzeugs an die Antragsgegnerin und die zu diesem Werkzeug kompatiblen
Möbelfüße der Antragsgegnerin gebunden werden und der Antragstellerin dadurch der von
ihr behauptete Schaden entsteht.
Es ist vielmehr plausibel, dass es vom jeweiligen Kunden abhängt, ob er überhaupt über ein
Werkzeug zur Einstellung von Möbelfüßen verfügt und daran anknüpfend dazu kompatible
Möbelfüße erwirbt. Verbraucher scheiden bei dieser Betrachtung von vornherein aus, weil sie
in der Regel nicht über Werkzeuge zur Einstellung von Möbelbeinen verfügen, diese für die
einmalige Aufstellung einer Küche oder einzelner Möbel auch nicht kaufen und zudem nur in
seltenen Fällen isoliert Möbelfüße erwerben. Unternehmen, die über Werkzeuge zur
Höhenverstellung von Möbelbeinen verfügen und diese verwenden, sind in der Regel solche,
43
die Küchen und Möbel aufstellen. Handelt es sich dabei um Dienstleister für den Küchen- und
Möbeleinzelhandel wie etwa Schreinereien, werden auch sie keine Möbelfüße erwerben. Sie
bauen die Küchen und Möbel so, wie sie vom Handel geliefert werden, auf. Im Zweifel haben
sie verschiedene Werkzeuge, um die verschiedenen Typen von Möbelbeinen einstellen zu
können. Die Entscheidung, welche Möbelbeine verwendet werden, trifft der Möbel- oder
Küchenbauer. Soweit dieser aber die Küchen und Möbel nicht selbst aufbaut, weil er sie als
industrieller Hersteller in den Handel gibt oder weil dies ein Dienstleister oder der private
Endkunde sogar selbst bewerkstelligt, wird er kein besonderes Interesse haben, Möbelbeine
in Abhängigkeit von einem bestimmten Werkzeug zur Einstellung dieser Beine zu erwerben
oder zu verbauen. Letztlich wird für ihn der Preis für den Erwerb der Möbelbeine relevant sein.
Denkbar wäre eine gewisse Kundenbindung daher allenfalls bei Schreinern und sonstigen
Möbel- und Küchenbauern, die die von ihnen gefertigten Möbel und Küchen selbst aufbauen.
Aber auch für dieses Segment kann nicht ohne weiteres von einem erheblichen „lock in“-Effekt
ausgegangen werden. Letztlich werden auch der Werkzeugpreis und der Preisunterschied bei
den Möbelfüßen ausschlaggebend sein. Es erscheint nicht unwahrscheinlich, dass sich ein
Möbelschreiner oder Küchenbauer mehrere verschiedene Werkzeuge leistet. Ebenso kann er
geneigt sein, aufgrund deutlich günstigerer Möbelbeine zu einem anderen Anbieter zu
wechseln mit der Überlegung, dass sich auch die Anschaffung eines Werkzeugs dieses
Anbieters bald amortisieren wird.
Zu all dem hat sich die Antragstellerin nicht konkret geäußert. Es ist nicht ersichtlich, in
welchem Umfang überhaupt Möbelfüße von Abnehmern bezogen werden, die die von ihnen
gefertigten Küchen und Möbeln selbst aufstellen. In keinem Fall wird man von der Anzahl
veräußerter Möbelbeine, die mit dem Werkzeug der Antragstellerin kompatibel sind,
unmittelbar darauf rückschließen können, in welchem Umfang ein Umsatz mit der
angegriffenen Ausführungsform 3 durch den Vertrieb der angegriffenen Ausführungsform 2
erwirtschaftet wird. Noch weniger kann daraus abgeleitet werden, dass damit auf Seiten der
Antragstellerin ein außergewöhnlicher Schaden einhergeht. Die Antragsgegnerin hat zudem
darauf hingewiesen, dass sie die angegriffenen Ausführungsformen an die X veräußert.
Dieses Unternehmen ist weder in der Fertigung noch im Handel mit Möbeln und Küchen tätig
oder mit deren Aufstellung beschäftigt. Es erscheint ausgeschlossen, dass die X von der
Antragsgegnerin die angegriffene Ausführungsform 3 bezieht, weil sie zuvor auch die
angegriffene Ausführungsform 2 erworben hat. Welche Abnehmer aber die X hat und aus
welchen Gründen jene die angegriffenen Möbelfüße erwerben, ist unklar. Eine Abhängigkeit
der Umsätze mit der angegriffenen Ausführungsform 3 von der Anzahl verkaufter
angegriffener Ausführungsformen 2 ist nicht ersichtlich. Dagegen spricht auch, dass die
Antragsgegnerin in der mündlichen Verhandlung unbestritten vorgetragen hat, dass der von
ihr mit dem angegriffenen Werkzeug erwirtschaftete Umsatz in der Vergangenheit stieg,
wohingegen der Umsatz mit den angegriffenen Möbelfüßen stagnierte. Ein „lock in“-Effekt ist
auf Seiten der Antragsgegnerin nicht feststellbar.
Allein der Umstand, dass die Antragsgegnerin und ihre Abnehmerin, die X, an dem Vertrieb
der angegriffenen Ausführungsformen festhalten, lässt ebenfalls nicht vermuten, dass es sich
44
um ein so profitables Geschäft handelt, dass der Antragstellerin ein außergewöhnlicher
Schaden entstehen wird.
dd)
Die Antragstellerin hat in der mündlichen Verhandlung weiterhin geltend gemacht, dass die
nachträgliche Berechnung und Durchsetzung des durch den Vertrieb der angegriffenen
Ausführungsformen verursachten Schadens mit Schwierigkeiten verbunden sei, so dass ihr
auch deshalb ein Zuwarten bis zu einer Entscheidung in der Hauptsache nicht zumutbar sei.
Für den Schaden aus der mittelbaren Verletzung sei auf die Benutzung durch die Abnehmer
abzustellen, die sich kaum aufklären lasse. Das gelte erst recht, wenn auf die Abnehmer der
X abgestellt werden müsse. Ebenso ließen sich die mit der unmittelbaren Verletzung
verbundenen Folgeschäden durch den nachfolgenden Vertrieb der angegriffenen
Ausführungsform 3 kaum aufklären. Die Durchsetzung eines Rückrufanspruchs sei mit
Reputationsverlusten auch auf Seiten der Antragstellerin verbunden, was ebenfalls der
Zumutbarkeit entgegenstehe.
Auch diese Einwände fallen im Rahmen der Interessenabwägung nicht zu ihren Gunsten ins
Gewicht. Die Antragstellerin zählt lediglich die für eine unmittelbare und eine mittelbare
Patentverletzung typischen Folgen der Rechtsdurchsetzung auf. Das sind keine besonderen
Umstände, die ein Zuwarten bis zu einer erstinstanzlichen Hauptsacheentscheidung
unzumutbar erscheinen lassen. Vor allem ist noch keine Rechtsprechung des Einheitlichen
Patentgerichts zu der Frage etabliert, welche Schäden als auf einer mittelbaren
Patentverletzung beruhend anzusehen und zu ersetzen sind. Die damit verbundenen
Unwägbarkeiten machen ebenso wie der mit der Aufklärung von Folgeschäden verbundene
Aufwand das Zuwarten bis zu einer erstinstanzlichen Hauptsacheentscheidung nicht
unzumutbar.
b)
Die Antragstellerin beruft sich für besondere Umstände weiterhin schriftsätzlich darauf, dass
auch dann, wenn die Patentverletzung an sich für eine sachliche Notwendigkeit einstweiliger
Maßnahmen nicht ausreichen mag, es dennoch für den Patentinhaber unzumutbar sei, die
mit der Veräußerung des patentverletzenden Produkts neben dem Originalprodukt
einhergehende Marktverwirrung und ein durch die Patentverletzung unberechtigt begründetes
Wettbewerbsverhältnis hinzunehmen. Damit trägt die Antragstellerin aber nur abstrakt
mögliche Umstände vor, die die Notwendigkeit einstweiliger Maßnahmen begründen sollen.
An der Darlegung konkreter Umstände für den hier vorliegenden Einzelfall fehlt es hingegen.
Die Antragstellerin hat nichts dafür dargetan, dass es tatsächlich zu einer Marktverwirrung
gekommen ist und worin diese bestehen soll. Soweit sich die Antragstellerin jedoch darauf
berufen möchte, dass eine Patentverletzung regelmäßig mit einer Marktverwirrung und einem
unberechtigten Wettbewerbsverhältnis einhergehe, handelt es sich nicht um besondere
Umstände, die das Abwarten einer Hauptsacheentscheidung ausnahmsweise unzumutbar
erscheinen lassen.
45
Abgesehen davon kann im Streitfall nicht von einer Marktverwirrung und einem nicht
hinnehmbaren Wettbewerbsverhältnis ausgegangen werden. Die Antragsgegnerin ist mit den
angegriffenen Ausführungsformen bereits seit vielen Jahren auf dem Markt. Ein wesentlicher
Abnehmer der angegriffenen Produkte ist die X, die die Produkte unter ihrer Marke
weiterverkauft. Eine Marktverwirrung kann hinsichtlich der X jedoch nicht eingetreten sein,
weil diese die Schutzrechtslage kennt. Sie ist sogar Partei in den Verfahren vor dem
Landgericht Düsseldorf. Was die weiteren Abnehmer angeht, ist nicht ersichtlich, dass diese
überhaupt eine Vorstellung von den Produkten der Antragstellerin haben und durch den
langjährigen Vertrieb der angegriffenen Ausführungsformen nunmehr eine Fehlvorstellung
über das Originalprodukt entstanden ist.
Schließlich kann ohne näheren Sachvortrag auch nicht davon ausgegangen werden, dass
sich durch eine einstweilige Verfügung die Wettbewerbsverhältnisse auf dem Markt für
höhenverstellbare Möbelbeine und die dafür erforderlichen Werkzeuge verändern würde. Die
angegriffenen Möbelbeine sind ohnehin grundsätzlich patentfrei, solange sie nicht mit
patentgemäßen Werkzeugen angeboten oder geliefert werden. Was die Werkzeuge angeht,
gibt es – wie bereits ausgeführt – weitere Anbieter von Werkzeugen anderer Bauart auf dem
Markt, so dass die Antragstellerin weiterhin im Wettbewerb steht.
c)
Auf Seiten der Antragsgegnerin ist bei der Interessenabwägung zu berücksichtigen, dass sie
seit vielen Jahren mit den angegriffenen Produkten auf dem Markt ist und mit der X einen
festen Abnehmer ihrer Produkte hat. Diese etablierte Lieferbeziehung würde zerstört, wenn
der Antragsgegnerin der Vertrieb der angegriffenen Produkte nunmehr einstweilen untersagt
würde. Das Missverhältnis zwischen der langjährigen Marktpräsenz der Antragsgegnerin mit
den angegriffenen Produkten und der nunmehr geltend gemachten Patentverletzung im Wege
des einstweiligen Rechtsschutzes ergibt sich daraus, dass das Streitpatent erst im Juli 2024
und damit etwa zehn Jahre nach seinem Anmeldetag erteilt wurde. Grund dafür ist, dass das
Streitpatent auf einer Teilanmeldung beruht, die die Antragstellerin erst spät zur Erteilung
brachte. Auch wenn die Antragstellerin damit nur von den ihr zustehenden rechtlichen
Möglichkeiten des Patenrechts Gebrauch macht, kann im Rahmen einer Interessenabwägung
nicht völlig außeracht gelassen werden, ob ein Verletzer mit seinem Produkt erst nach der
Patenterteilung neu auf den Markt kommt oder das Patent erst nach langjähriger
Marktpräsenz des Verletzungsprodukts erteilt wird. Im erstgenannten Fall erscheint der
Verletzer weniger schutzwürdig als im zweiten Fall, weil er die Patentverletzung sicher
absehen konnte.
3.
Das Interesse der Antragstellerin, unter dem Gesichtspunkt der zeitlichen Dringlichkeit endlich
einen Unterlassungstitel zu erhalten, um dem weiteren Vertrieb der angegriffenen
Ausführungsformen entgegentreten zu können, überwiegt nicht das Fehlen der sachlichen
Notwendigkeit für den Erlass einstweiliger Maßnahmen. Vielmehr erscheint es im Streitfall
46
auch unter zeitlichen Gesichtspunkten nicht geboten, der Antragsgegnerin Angebot und
Vertrieb der angegriffenen Ausführungsformen zu untersagen.
a)
Der Antragstellerin kann zwar nicht vorgeworfen werden, mit der Durchsetzung des
Streitpatents im Wege eines Antrags auf Erlass einstweiliger Maßnahmen unangemessen
zugewartet zu haben. Der Zeitraum des Zuwartens im Sinne von Regel 211 Abs. 4 VerfO ist
ab dem Tag zu bemessen, an dem der Antragsteller von der Rechtsverletzung eine solche
Kenntnis hat oder hätte haben müssen, die ihn in die Lage versetzt, einen Antrag auf
einstweilige Maßnahmen nach Regel 206 Abs. 2 VerfO erfolgversprechend zu stellen (EPG-
Berufungsgericht, Anordnung v. 25.09.2024, UPC_CFI_182/2024 – Ortovox Sportartikel gg.
Mammut Sports Group u.a.). Da der Hinweis auf die Patenterteilung erst am 3. Juli 2024
veröffentlicht und der Antrag auf einheitliche Wirkung erst mit Entscheidung vom 12. Juli 2024
bewilligt wurde, konnte überhaupt erst ab einem dieser Zeitpunkte Kenntnis von einer
Rechtsverletzung bestehen und ein Antrag auf Erlass einstweiliger Maßnahmen eingeleitet
werden. Dieser Antrag wurde bereits am 26. Juli 2024 und damit ohne eine unangemessene
Verzögerung gestellt.
Allein der Umstand, dass die Antragstellerin innerhalb eines Monats nach der Patenterteilung
in der Lage war, einstweilige Maßnahmen zu beantragen und nicht unangemessen
zugewartet hat, begründet für sich genommen aber noch nicht die objektive Dringlichkeit und
damit die Notwendigkeit einstweiliger Maßnahmen (vgl. LK Düsseldorf, Anordnung v.
31.10.2024, UPC_CFI_347/2024 = ACT_37931/2024 – Valeo Electrification gg. Magna PT
u.a.; v. Falck/Dorn in: Einheitspatent, Einheitliches Patentgericht, 1. Aufl. 2024: Regel 211
VerfO Rn 25). Regel 211 Abs. 4 VerfO verknüpft das Erfordernis der objektiven Dringlichkeit
mit dem subjektiven Recht des Antragstellers. Die Vorschrift bringt zum Ausdruck, dass ein
Antragsteller, dessen Verhalten bereits subjektiv darauf hindeutet, dass er es nicht eilig hat,
keine Hilfe durch die Anordnung einstweiliger Maßnahmen erwarten kann. Der
Umkehrschluss, dass einstweilige Maßnahmen anzuordnen sind, nur weil sich der
Antragsteller beeilt hat, gilt hingegen nicht. Vielmehr muss die Anordnung einstweiliger
Maßnahmen auch objektiv dringlich sein.
b)
Daher beruft sich die Antragstellerin im Streitfall auch darauf, dass sie bereits im November
2021 vor dem Landgericht Düsseldorf im Klagewege aus dem EP‘603 gegen die
angegriffenen Ausführungsformen vorgegangen sei, aber dieses Verfahren ausgesetzt und,
nachdem das EP‘603 im November 2023 eingeschränkt aufrechterhalten worden sei, neuer
Termin zur mündlichen Verhandlung erst im Mai 2025 anberaumt worden sei. Sie habe damit
alle rechtlichen Möglichkeiten ausgeschöpft, so dass ihr im Hinblick auf die jahrelangen
Verstöße der Antragsgegnerin gegen ihre – der Antragstellerin – Schutzrechte ein weiteres
Zuwarten nicht mehr zumutbar sei.
47
Dies überzeugt nicht. Das EP‘603 gehört zwar ebenso wie das weitere vor dem Landgericht
Düsseldorf anhängige Gebrauchsmuster zu derselben Schutzrechtsfamilie wie das
Streitpatent. Gleichwohl handelt es sich aber um andere Schutzrechte mit einem anderen
Schutzumfang. Eine etwaige Verletzung dieser Schutzrechte vermag daher die Dringlichkeit
eines Vorgehens aus dem Streitpatent grundsätzlich nicht zu begründen. Noch weniger kann
die Verfahrensdauer vor dem Landgericht Düsseldorf die Dringlichkeit im vorliegenden
Verfahren begründen, weil nicht einzusehen ist, warum die aus welchen Gründen auch immer
bislang nicht gelungene Durchsetzung anderer Schutzrechte als das Streitpatent vor dem
Landgericht Düsseldorf der Antragsgegnerin zum Nachteil gereichen sollte. Es ist vielmehr
das Risiko der Antragstellerin, dass sie die anderen Schutzrechte der Schutzrechtsfamilie vor
dem Landgericht Düsseldorf bislang nicht durchsetzen konnte. Ob es nicht sogar Wege
gegeben hätte, die anderen Schutzrechte früher durchzusetzen, bedarf vor diesem
Hintergrund keiner Entscheidung.
4.
Führt die Interessenabwägung wie im Streitfall zu dem Ergebnis, dass die Anordnung
einstweiliger Maßnahmen nicht erforderlich ist, kommt es auf den Rechtsbestand des
Streitpatents grundsätzlich nicht mehr an. Ungeachtet dessen hat das Gericht Zweifel an der
Neuheit des Streitpatents, die im Rahmen der Interessenabwägung zusätzlich ins Gewicht
fallen und einer Anordnung einstweiliger Maßnahmen obendrein entgegenstehen.
a)
Die Zweifel an der Neuheit des Streitpatents lassen sich nicht bereits mit Verweis darauf aus
dem Weg räumen, dass sich die Antragsgegnerin mit Einwendungen am Erteilungsverfahren
beteiligt habe und das Europäische Patentamt das Streitpatent gleichwohl erteilt habe (vgl.
Anlage ASt 9). Dies mag eine für die Antragstellerin günstige Prognose für den Ausgang des
Einspruchsverfahrens darstellen. Ebenso können Ausführungen des Europäischen
Patentamts im Erteilungsverfahren als sachverständige Äußerungen zu werten sein, mit
denen sich das Gericht auseinanderzusetzen hat. Es ist aber zu berücksichtigen, dass neben
dem Einspruchsverfahren auch eine Nichtigkeitsklage bei der Zentralkammer München
anhängig ist, für deren Ausgang die Erteilung des Streitpatents durch das Europäische
Patentamt nicht indiziell ist. In jedem Fall muss sich das Gericht ein eigenes Bild vom
Rechtsbestand machen. Lassen sich vernünftige Einwendungen gegen die Patentfähigkeit
nicht ohne weiteres von der Hand weisen, sind Zweifel am Rechtsbestand angebracht, die in
der Interessenabwägung zu Gunsten der Antragsgegnerin ins Gewicht fallen.
b)
Zweifel an der Neuheit der Lehre des Streitpatents werden im Streitfall durch die EP 0 904
899 A2 (= D8) begründet, aus der nachfolgend die Figuren 1 und 2 wiedergegeben sind.
48
Zwischen den Parteien ist – zu Recht – weitgehend unstreitig, dass die D8 jedenfalls die
Merkmale 1.1 bis 3.2.1 und 4 bis 6 des Anspruchs 1 (Merkmale 1.1 bis 2.3.1 sowie 3. und 4.
des Anspruchs 6) des Streitpatents offenbart.
Allerdings lässt sich auch mit guten Gründen die Auffassung vertreten, dass die D8 das
Merkmal 3.2.2 (Merkmal 2.3.2 des Anspruchs 6), wonach der Motor zwischen dem Handgriff
und dem Antriebselement angeordnet sein muss, offenbart. Zwar heißt es in der Beschreibung
des ersten Ausführungsbeispiels der D8, dass der Griff 10 in seinem Innern den Motor 12
aufnimmt. Dies schließt die Lehre des Streitpatents bei zutreffender Auslegung jedoch nicht
aus. Nach der Lehre der Ansprüche 1 und 6 des Streitpatents können sich der Handgriff und
der Motor durchaus überlappen, solange sich der Handgriff jenseits des Antriebselements
über den Motor hinaus erstreckt. Das wird in den Figuren 1 und 2 der D8 unmittelbar und
eindeutig offenbart. Die D8 unterscheidet nur zwischen dem den Griff selbst bildenden
Gehäuse 10 und dem Teil 20 für den Eingriff und für die Betätigung der Mutter. Das Gehäuse
10 erstreckt sich aber ausweislich der Figuren 1 und 2 der D8 axial über den Motor 11 hinaus.
Zudem kann der hintere Bereich des Gehäuses zwanglos als Handgriff aufgefasst werden,
weil er ohne Zweifel zum Halten und Handhaben des Werkzeugs mit einer Hand geeignet ist.
Wird das Werkzeug in diesem hinteren Bereich des Gehäuses 10 mit einer Hand gegriffen,
kann der Anwender mit seinem Daumen noch den Schalter 12 für die Inbetriebnahme des
Werkzeugs verschieben. Zudem hat er einen größeren Hebel, um dem Drehmoment beim
Betrieb des Werkzeugs besser entgegenwirken zu können. Dieser hintere Bereich des
Gehäuses mit dem Handgriff erstreckt sich aber deutlich über den Motor 11 hinaus. Dass das
49
Werkzeug auch in anderen Bereichen des Gehäuses (zusätzlich) gegriffen werden kann, ist
unbeachtlich.
Soweit die Prüfungsabteilung beim Europäischen Patentamt auf die Einwendungen Dritter
mitgeteilt hat, dass sämtliche entgegengehaltenen Druckschriften und somit auch die D8 das
Merkmal 3.2.2 nicht offenbaren, genügt dies nicht, um die bestehenden Zweifel auszuräumen.
Die Prüfungsabteilung scheint das Merkmal 3.2.2 mit Blick auf die Streichung der alternativen
Anordnung des Motors innerhalb des Griffs ausgelegt zu haben. Allerdings bleiben die
konkreten Gründe für den Erteilungsentschluss der Prüfungsabteilung offen, weil sie zur
Auslegung des Streitpatents keine Ausführungen macht. Es gibt vernünftige Gründe, die nach
Auffassung des Gerichts für die hier vertretene Auslegung sprechen mit der Folge, dass die
D8 das Merkmal 3.2.2 (Anspruch 1) bzw. 2.3.1 (Anspruch 6) unmittelbar und eindeutig
offenbart. Selbst wenn das Europäische Patentamt dieser Auffassung im Einspruchsverfahren
nicht folgen sollte, erscheint nicht ausgeschlossen, dass die verbleibenden Zweifel zur
Vernichtung des Streitpatents führen. Das Streitpatent ist mit einer Nichtigkeitsklage vor der
Zentralkammer angegriffen, die sich ihre eigene Auffassung von der Auslegung des
Streitpatents und seiner Patentfähigkeit machen wird. Das Verständnis der Prüfungsabteilung
ist in der Hinsicht gerade kein Indiz für den Ausgang des Nichtigkeitsverfahrens.
Schließlich bleibt auch der Einwand ohne Erfolg, die in der D8 dargestellte Mutter 30 könne
mangels hinreichender axialer Länge und daher fehlender axialer Überdeckung mit einer
Gewindehülse keine Kopplung zur Bildung eines höhenverstellbaren Beins bilden; die
gesamte Vorrichtung sei nicht zur Einstellung höhenverstellbarer Beine geeignet. Eine
bestimmte Höhe der Kopplung ist jedoch weder vom Anspruch 1 ausdrücklich gefordert, noch
ergibt sie sich aus dem Zweck der Kopplung, als Teil eines höhenverstellbaren Beins zu
dienen. In jedem Fall kann die Mutter 30 als eine Kopplung, wie sie in Figur 12 des
Streitpatents dargestellt ist, verwendet werden.
c)
Die vorstehenden Ausführungen zur D8 lassen sich uneingeschränkt auf die ITRE 20100070
A1 (= D9) übertragen, die ebenfalls unter anderem ein Werkzeug offenbart, für das sogar
ausdrücklich beschrieben wird, dass es für Stützmittel mit einstellbarer Höhe verwendbar sein
soll (Abs. [0008] der Anlage CBH 16-D9‘). Damit ist das Werkzeug nebst Gewindekörper nach
der D9 zur Einstellung höhenverstellbarer Beine geeignet. In der D9 wird zudem explizit
offenbart, dass ein Motor 41 vorgesehen ist, der innerhalb des Griffs 22 angeordnet ist (Abs.
[0050] der Anlage CBH 16-D9‘). Der Figur 4 lässt sich entnehmen, dass sich der Griff 22 über
den Motor hinaus erstreckt und somit das Merkmal 3.2.2 (Anspruch 1) bzw. Merkmal 2.3.2
(Anspruch 6) offenbart.
D
Die Streitwertfestsetzung in Höhe von 500.000,00 EUR trägt den zuletzt von der
Antragstellerin in der mündlichen Verhandlung geschätzten Schäden durch die
50
Patentverletzung Rechnung, die eine Festsetzung in Höhe von nur 250.000 EUR als nicht
angemessen erscheinen lässt.
ANORDNUNG
1. Der Antrag auf Erlass einstweiliger Maßnahmen wird zurückgewiesen.
2. Die Kosten des Verfahrens trägt die Antragstellerin.
3. Der Streitwert wird auf 500.000,00 EUR festgesetzt.
RECHTSBEHELFSBELEHRUNG
Gegen diese Anordnung kann die unterlegene Partei gemäß Art. 73 EPGÜ und Regel 220
Abs. 1 VerfO innerhalb von 15 Kalendertagen nach Zustellung dieser Anordnung beim
Berufungsgericht Berufung einlegen.
DETAILS DER ANORDNUNG
Anordnung Nr. ORD_62433/2024
UPC Nummer: UPC_CFI_443/2024
Nr. des dazugehörigen Verfahrens Antragsnr.: 43563/2024
Art des Antrags: Antrag auf einstweilige Maßnahmen (R. 206 VO)
Ulrike Voß
(Vorsitzende Richterin)
Dr. Daniel Voß
(rechtlich qualifizierter Richter)
Dr. Walter Schober
(rechtlich qualifizierter Richter)
Merja Heikkinen-Keinänen
(technisch qualifizierte Richterin)
Für den Hilfskanzler
Vermerk:
Bei diesem Dokument handelt es sich um die für die Öffentlichkeit bestimmte redigierte
Version der Anordnung. Sie ist ohne die Unterschriften der beteiligten Richter und des
Vertreters des Hilfskanzlers gültig.


Machine Translation


Local Division Munich
UPC_CFI_443/202
4
Order
of the Court of First Instance of the Unified Patent Court Local
Division Munich
issued on 25 November 2024
HEADNOTES
1. The purpose of Rule 8 (4) and (5) RoP is to keep the proceedings before the Unified
Patent Court free from disputes about the substantive ownership of a European patent,
irrespective of whether the ownership is relevant for the right to bring proceedings or the
entitlement to claim, by establishing the (un)rebuttable presumption that the registered
proprietor is also the actual proprietor.
2. The meaning of a sub-claim can, in principle, contribute to the correct interpretation of
the main claim of a patent. However, sub-claims do not normally restrict the subject
matter of the main claim, but, unlike examples of embodiments, merely show
possibilities of its embodiment, possibly with an additional advantage.
3. Since the grant file is not mentioned in Art. 69 EPC, it does not in principle constitute
admissible material for interpretation. A European patent cannot be interpreted on the
basis of text passages that were deleted from the description during the grant procedure
(continuation of Local Division Düsseldorf, order of 9 April 2024, CFI_452/2023 =
ACT_589655/2023 - Ortovox Sportartikel gg. Mammut Sports and others).
4. The balancing of interests to be carried out in interim injunction proceedings must take
into account the probability of a wrong decision and also the objective urgency in the
sense of the necessity of interim measures with regard to equally possible proceedings
on the merits. All aspects must be weighed up in relation to each other. The need to also
take into account
2
The importance of these aspects in the context of weighing up interests arises from the
relationship between the interim injunction proceedings and possible proceedings on the
merits. From a procedural point of view, the main proceedings are the rule, while the
summary proceedings with their summary examination and the possibility of subsequent
legal defence are the exception.
5. The interests of the parties must be weighed against the question of whether the
granting of interim measures is necessary and required in view of a later decision in the
main proceedings, i.e. whether it is unreasonable for the applicant to wait until the
conclusion of the main proceedings to enforce his claims in view of the risk of an
erroneous order of interim measures and the associated effects for the defendant on the
one hand and the impairments associated with the continuation of the patent
infringement until a decision on the merits of the case on the other.
6. Rule 211 (4) RoP expresses the fact that an applicant whose behaviour already
subjectively indicates that he is not in a hurry cannot expect any help from an order for
interim measures. The reverse conclusion, however, that interim measures are to be
ordered because the applicant is in a hurry, does not apply. Rather, the order for interim
measures must also be objectively urgent.
7. In preliminary injunction proceedings, doubts as to the legal validity of the patent in
dispute may play a role in the balancing of interests and preclude an order for
provisional measures.
3
APPLICANT
Häfele SE & Co KG, legally represented by Häfele Verwaltungs-SE, which is represented by
the Managing Directors Gregor Riekena (Chairman), Michael Distl, Boris Katic, Adolf-Häfele-
Straße 1, 72202 Nagold,
represented by: Attorney Dr Blumenröder, Attorney Dr Busch and all other attorneys at
Grünecker, Leopoldstraße 4, 80802 Munich,
co-operating: Patent attorney Dr Dropmann and all other patent attorneys of the law
firm Grünecker, Domkloster 1, 50667 Cologne,
DEFENDANT
Kunststoff KG Nehl & Co, represented by the managing partner Dr Jürgen Schnittke,
Stresemannstraße 30-34, 32257 Bünde,
represented by: Lawyer Jacobsen, lawyer Kammüller and all other lawyers of the law firm CBH
Rechtsanwälte, Ismaninger Straße 65a, 81675 Munich,
co-operating: Attorney Geschke and all other attorneys of the law firm Wildanger,
Kehrwald, Graf v. Schwerin & Partner, Couvenstraße 8, 40211
Düsseldorf, and
Patent attorney Dr Dilg and all other patent attorneys of the law firm Dilg,
Haeusler, Schindelmann, Leonrodstraße 56-58, 80636 Munich.
PATENT IN SUIT
European Patent No. EP 3 767 151
PANEL/CHAMBER
Panel 2 of the Local Division Munich
PARTICIPATING JUDGES
4
This order was issued by the presiding judge Ulrike Voß, the legally qualified judge Dr Daniel
Voß, the legally qualified judge Dr Walter Schober and the technically qualified judge Merja
Heikkinen-Keinänen.
LANGUAGE OF THE PROCEEDINGS
German
OBJECT
Application pursuant to Rule 206 RoP
ORAL HEARING
14 November 2024
FACTS OF THE CASE
The applicant seeks the adoption of interim measures against the defendant for infringement
of the European patent with unitary effect EP 3 767 151 (Annex ASt 25, in German
translation as Annex ASt 13; hereinafter referred to as the patent in suit): patent in suit).
The applicant is entered in the register for unitary patent protection as the proprietor of the
patent in dispute. The patent in suit is based on a divisional application from EP 3 055 603
and claims its filing date of 8 October 2014 together with four priorities of 11 October 2023,
27 March 2014, 6 June 2014 and 12 June 2014. The reference to the patent grant was
published on 3 July 2024. The request for unitary effect was granted by decision of 12 July
2024 with effect from the grant date of 3 July 2024. The patent in suit is in force.
An opposition against the grant of the patent in suit has been filed with the European Patent
Office. In addition, the defendant has filed an action for revocation with the Central Chamber,
Munich Division, in relation to the patent in suit (ACT_51553/2024 UPC_CFI_526/2024). No
decision has yet been issued in either of these proceedings.
The patent in suit, the language of the proceedings of which is English, is entitled "Cabinet
Levelling Apparatus". Claims 1 and 6 asserted by the applicant are as follows:
1. An apparatus for adjusting a height adjustable leg for supporting a cabinet comprising:
a coupling (10, 30) for forming part of the height adjustable leg, the coupling (10, 30)
comprising a driven member (13), and
5
a tool (50) comprising a driving member (51) and a torque input for applying torque to
the driving member (51),
the tool (50) and the coupling (10, 30) complementarily adapted to releasably maintain
engagement between the driving member (51) and the driven member (13) to allow the
driving member (51) to drive the driven member (13) to rotate the coupling (10, 30)
about a longitudinal axis of the leg for height adjustment of the leg, and
wherein the driving member (51) and the driven member (13) are gears that releasably
mesh together when the tool (50) is engaged with the coupling (10, 30),
wherein the tool (50) is adapted to remain in a stationary angular position relative to the
leg when the driving member (51) drives the driven member (13) and, wherein the
driven member (13) and driving member (51) having parallel rotational axes when the
driving member gear and the gear of the driven member are meshed together
characterised by an electric motor as the torque input for driving the driving member
(51), wherein the motor is located between the handle (52) and the driving member (51).
and
6. A tool (50) for driving a height adjustable leg supporting a cabinet comprising:
a driving member (51) and a torque input for applying torque to the driving member (51),
the tool (50) adapted to releasably maintain engagement with a coupling (10, 30) of the
height adjustable leg comprising a driven member (13) to allow the driving member (51)
to drive the driven member (13) to adjust the height of the cabinet, and
wherein the driving member (51) is a gear adapted to releasably mesh with the driven
member (13) of the coupling (10, 30),
wherein the tool (50) is adapted to remain in a stationary angular position relative to the
leg when the driving member (51) drives the driven member (13), and
wherein the driven member (13) and driving member (51) have parallel rotational axes
when the driving member gear and the gear of the driven member are meshed together,
characterised in that the tool (50) comprises an electric motor as the torque input for
driving the driving member (51), wherein the motor is located between the handle and
the driving member (51).
The German translation of the claims according to the patent in suit is as follows:
1. A device for adjusting a height-adjustable leg for supporting a cabinet, the device
comprising the following:
a coupling (10, 30) for forming a part of the height-adjustable leg, the coupling (10, 30)
comprising an output member (13), and
a tool (50) comprising a drive element (51) and a torque input for applying a torque to
the drive element (51),
wherein the tool (50) and the coupling (10, 30) are complementarily configured to
releasably maintain engagement between the input member (51) and the output
member (13) to allow the input member (51) to drive the output member (13) into
engagement with the input member (51).
(13) to drive the coupling (10, 30) to rotate about a longitudinal axis of the leg to adjust
the height of the leg, and
6
wherein the drive member (51) and the driven member (13) are gears that releasably
mesh with each other when the tool (50) is engaged with the coupling (10, 30), wherein
the tool (50) is adapted to remain in a stationary angular position with respect to the leg,
when the drive element (51) drives the output element (13) and wherein the output
element (13) and the drive element (51) have parallel axes of rotation when the gear of
the drive element (51) and the gear of the output element (13) are in meshing
engagement,
characterised by an electric motor as torque input for driving the drive element (51), the
motor being arranged between the handle (52) and the drive element (51).
and
6. tool (50) for driving a height-adjustable leg supporting a cabinet, comprising:
a drive element (51) and a torque input for torque transmission to the drive element (51),
the tool (50) adapted to releasably maintain engagement with the coupling (10, 30) of
the height-adjustable leg comprising the output member (13) to allow the drive member
(51) to drive the output member (13) into the coupling (10, 30).
(13) to adjust the height of the cabinet, and
wherein the drive element (51) is a toothed wheel which is designed to mesh releasably
with the output element (13) of the coupling (10, 30),
wherein the tool (50) is designed to remain in a stationary angular position with respect
to the height-adjustable leg when the drive element (51) drives the output element (13),
wherein the output element (13) and the drive element (51) have parallel axes of rotation
when the gear wheel of the drive element (51) and the gear wheel of the output element
(13) are in meshing engagement,
characterised in that the tool (50) comprises an electric motor as torque input for
driving the drive element (51), the motor being arranged between the handle and the
drive element (51).
Figures from the patent in suit are reproduced below, showing both a tool and a
corresponding coupling. However, the embodiment example does not correspond to the
invention insofar as the axes of rotation of the drive and output elements are not parallel.
The patent specification makes no reference to an electric motor between the handle and
the drive element in relation to the figures shown.
7
The applicant is a company specialising in hardware technology, lighting and electronic
locking systems, which also offers and sells a plinth adjustment system called AXILO,
consisting of the combination of an adjustment tool with the plinth adjustment foot for
levelling furniture.
The defendant is a plastics processing company. It provides a product brochure for a tool for
"fatigue-free adjustment" on the Internet at the URL https://www.nehl.com/wp-content/
uploads/190517_Nehl_4-Seiter_N-Just_V01.pdf (attacked embodiment 1). For
details, reference is made to the corresponding pdf document (Annex ASt 16), from which
the following illustration of the contested embodiment 1 is taken. In addition, this
embodiment corresponds in its technical functions relevant to the decision here to the
embodiment example according to Figures 1 to 3 of the defendant's patent application DE 10
2020 118 599 A1 (Annex ASt 17).
8
The defendant also offers and currently only sells a tool as shown below (attacked
embodiment 2). The image comes from a video available at the URL
https://www.nehl.com/n-just/.
The contested embodiment 2 differs from the contested embodiment 1 essentially in that it
has no rollers in the opening area. The contested embodiment 2 together with a height-adjustable
leg and a further detailed view are shown below. The first illustration is a section
of an illustration at the URL https://www.nehl.com/n-just/ .
9
Finally, the defendant also offers furniture legs. The base of these furniture legs is identical
to the figure 4 reproduced below from the defendant's patent application 10 2020 118 599
A1 (Annex ASt 17).
A plastic foot with an external thread engages in the internal thread of this plinth foot. The
length of the foot can be varied. The plastic foot is inserted above a flange into a hole in a
foot holder to be attached on the furniture side. Accordingly, the defendant offers feet with
different lengths and mountings at as shown below . The illustration originates
from of the URL
"https://www.nehl.com/n-just/".
The height-adjustable furniture legs consisting of the base foot, the screw-in plastic foot and
the furniture-side mount represent the embodiment 3 in question.
10
The patent family of the patent in dispute includes other property rights, including the
European patent EP 3 055 603 (hereinafter EP'603) and the German utility model DE 20
2014 011 517 (hereinafter DE'517). In November 2021, the applicant brought an action
before the Düsseldorf Regional Court on the basis of both property rights, in which it
asserted claims for injunctive relief against the defendant for offering and selling the
contested embodiments. The Düsseldorf Regional Court initially suspended the hearing
relating to EP 603 and then, after the patent was upheld in opposition proceedings at first
instance with restrictions, scheduled a hearing for 27 May 2025. The hearing in relation to
the utility model was also suspended. A first-instance decision by the Utility Model Division in
the cancellation proceedings is still pending.
REQUESTS OF THE PARTIES
The applicant suggests,
I. order the defendant to refrain from doing the following in the territories of the
Republic of Austria, the Kingdom of Belgium, the Republic of Bulgaria, the
Kingdom of Denmark, the Republic of Estonia, the Republic of Finland, the
French Republic, the Federal Republic of Germany, the Italian Republic, the
Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Grand Duchy of
Luxembourg, the Republic of Malta, the Kingdom of the Netherlands, the
Portuguese Republic, the Republic of Slovenia and/or the Kingdom of
Sweden,
1.1 a device for adjusting a height-adjustable leg for supporting a cabinet,
the device comprising the following,
a) a coupling to form part of the height-adjustable leg,
b) whereby the coupling comprises an output element,
c) a tool comprising a drive element and a torque input for applying a
torque to the drive element,
d) wherein the tool and the coupling are complementarily configured to
releasably maintain engagement between the input member and the
output member to permit
e) the driving member drives the driven member to cause the linkage to
rotate about a longitudinal axis of the leg to adjust the height of the
leg, and
11
f) wherein the input member and the output member are gears which
releasably mesh with each other when the tool is engaged with the
coupling, and
g) wherein the tool is adapted to remain in a stationary angular position
with respect to the leg when the drive member drives the driven
member, and
h) wherein the output member and the input member have parallel
axes of rotation when the gear of the input member and the gear of
the output member are in meshing engagement, and
i) an electric motor as torque input for driving the drive element,
j) whereby the motor is arranged between the handle and the drive
element,
EP 3 767 151 B1/claim 1 in
direct patent infringement
to manufacture, offer, place on the market or use in the territory of one or
more of the states mentioned under I. or to import or possess for the
aforementioned purposes;
1.2 A tool for driving a height-adjustable leg supporting a cabinet, comprising
a) a drive element and
b) one torque input
c) for torque transmission to the drive element
d) wherein the tool is adapted to releasably maintain engagement with
the coupling of the height-adjustable leg comprising the output
member to allow the drive member to drive the output member to
adjust the height of the cabinet,
e) wherein the drive element is a toothed wheel which is designed to
mesh detachably with the output element of the coupling,
f) wherein the tool is designed to remain in a stationary angular
position with respect to the height-adjustable leg when the drive
element drives the output element,
g) wherein the output member and the input member have parallel
axes of rotation when the gear of the input member and the gear of
the output member are in meshing engagement, and
12
h) the tool comprises an electric motor as a torque input for driving the
drive element,
i) whereby the motor is arranged between the handle and the drive
element,
EP 3 767 151 B1/claim 6 in
direct patent infringement
to manufacture, offer, place on the market or use in the territory of one or
more of the states mentioned under I. or to import or possess for the
aforementioned purposes;
1.3 a tool which
a) suitable for adjusting a height-adjustable leg for supporting a cabinet
comprising
aa) a coupling to form part of the height-adjustable leg,
bb) wherein the coupling comprises an output element, and
b) comprises a drive element and a torque input for applying a torque
to the drive element,
c) wherein the tool and the coupling are complementarily configured to
releasably maintain engagement between the input member and the
output member to permit
d) the driving member drives the driven member to cause the linkage to
rotate about a longitudinal axis of the leg to adjust the height of the
leg, and
e) wherein the input member and the output member are gears that
releasably mesh with each other when the tool is engaged with the
coupling, and
f) wherein the tool is adapted to remain in a stationary angular position
with respect to the leg when the driving member drives the driven
member, and
g) wherein the output member and the input member have parallel
axes of rotation when the gear of the input member and the gear of
the output member are in meshing engagement, and
h) wherein the tool is characterised by a motor as torque input for
driving the drive element, which is arranged between the handle and
the drive element,
13
EP 3 767 151 B1/claim 1 in
indirect patent infringement
to offer and/or supply to customers in the territory of one or more of the
countries mentioned under I. for use in the territory of one or more of the
countries mentioned under I;
1.4 a height-adjustable leg for supporting a cabinet, comprising
a) a coupling to form part of the height-adjustable leg,
b) wherein the coupling comprises an output element, wherein the
coupling is complementary to a tool, and the tool
c) comprises a drive element and a torque input for applying a torque
to the drive element,
d) wherein the tool and the coupling are complementarily configured to
releasably maintain engagement between the input member and the
output member to permit
e) the driving member drives the driven member to cause the linkage to
rotate about a longitudinal axis of the leg to adjust the height of the
leg, and
f) wherein the input member and the output member are gears that
releasably mesh with each other when the tool is engaged with the
coupling, and
g) wherein the tool is adapted to remain in a stationary angular position
with respect to the leg when the driving member drives the driven
member, and
h) wherein the output element and the input element have parallel axes
of rotation when the gear wheel of the input element and the gear
wheel of the output element are in meshing engagement,
i) wherein the tool is characterised by a motor as torque input for
driving the drive element, which is arranged between the handle and
the drive element,
EP 3 767 151 B1/claim 1 in
indirect patent infringement
to offer and/or supply to customers in the territory of one or more of the
countries mentioned under I. for use in the territory of one or more of the
countries mentioned under I,
14
in the alternative
to offer and/or supply height-adjustable legs, as described in section I.
1.4, for use in the territory of one or more of the states mentioned under
I., without
- to expressly, conspicuously and prominently point out on every offer,
on the first page of the operating instructions, in the delivery
documents and on the packaging that the coupling of the height-adjustable
leg may not be used with a tool to drive the output
element of the coupling of the height-adjustable leg that supports a
cabinet without the consent of the applicant as the owner of EP 3
767 151;
- to impose on the customers, subject to the imposition of an
appropriate contractual penalty to be paid to the applicant, to be
determined by the applicant and, if necessary, to be reviewed by the
competent court, the written obligation for each case of infringement
not to use the coupling of the height-adjustable leg with tools for
driving an output element, a coupling of a height-adjustable leg
supporting a cabinet, which are equipped with the features described
above under a) to i), without the prior consent of the patent
proprietor,
EP 3 767 151 B1/claim 1 in
indirect patent infringement;
II. order the defendant to pay the costs;
III. to set the amount in dispute at EUR 500,000.00.
The defendant applies,
reject the application for interim measures,
in the alternative the continuation of the challenged
behaviour from to make the continuation of the
challenged behaviour dependent on the provision of security by the defendant,
order the applicant to pay the costs of the proceedings to the extent of the dismissal.
15
KEY POINTS OF CONTENTION
APPLICANT
The applicant considers the offer and sale of the contested embodiments 1 and 2 together
with the contested embodiment 3 by the defendant to be a direct use of the teaching of claim
1 of the patent in suit. Claim 6 of the patent in suit is also directly infringed by the contested
embodiments 1 and 2. Finally, the offer and distribution of the challenged embodiments 1
and 2 on the one hand and of the challenged embodiment 3 on the other hand constituted
an indirect infringement of claim 1 of the patent in suit.
The applicant is of the opinion that the application is sufficiently specific. It is the unanimous
legal opinion that it is at the discretion of the court which measure is ordered. It is sufficient
to describe the requested measure with sufficient precision, which is the case here.
It also had the right to sue because it was entered in the register as the owner.
With regard to the interpretation of the patent claims, the applicant is of the opinion that the
term "gear(s)" for the drive and output element is correctly translated as gear wheel. Such a
gear can also be tubular and is not limited to a thin circular disc with uniform notches. All that
was required was that the tube had uniform notches on the outer circumference and was in
any event rotatable in one direction. Insofar as the claims required that the tool and the
coupling were designed to be (complementary) in order to maintain the engagement
between the driving and driven elements, this could be achieved by any securing measure or
a securing device, for example by applying force or by clamping the tool.
The height-adjustable leg of the contested embodiment 3 has a gear wheel within the
meaning of the patent in suit. The tool and coupling of the contested embodiment are also
complementary in this sense in order to maintain the engagement of the drive and output
elements. Since the patent in suit does not require a specific angular orientation, the feature
is already realised when the tool is applied at right angles to the coupling.
It is undisputed that the challenged embodiment 2 is offered and sold by the defendant.
However, the challenged embodiment 1 was also specifically advertised and offered on the
defendant's website, which is proven by the excerpt of the website submitted as Annex ASt
16. The cessation of distribution does not remove the risk of infringement. For a
comprehensive prohibition of distribution, it is sufficient if the supplied product can only be
used in a technically and economically reasonable manner in a way that infringes the patent.
16
can. This is the case with the contested embodiments. The base feet could only be adjusted
in a technically practicable manner using the patented tool. It is unrealistic that the jaws and
gear wheels of comparable tools have the corresponding dimensions for holding the base
and for meshing the gear wheels. Under no circumstances would the user mix the base feet
of one manufacturer with the assembly tool of another manufacturer. Adjusting the feet by
hand is unrealistic.
The legal validity of the patent in suit was also sufficiently secured. The defendant had
participated in the granting procedure with third-party objections. Nevertheless, the
European Patent Office had granted the patent in suit. In particular, its teaching was new
compared to EP 0 904 899 A2 and ITRE 20100070 A1. These documents did not disclose a
coupling suitable for a height-adjustable leg of a cabinet, nor was the motor of the disclosed
tools arranged between the handle and the drive element.
Finally, the issuance of interim measures is necessary and the corresponding balancing of
interests is in her - the applicant's - favour. On the basis of EP 603, it had already begun to
enforce its claim for injunctive relief against the existing patent infringement acts before the
Düsseldorf Regional Court with a request for action dated 22 November 2021. However, it
had not succeeded in doing so despite an immediate request for a reopening following the
first instance opposition decision because the oral hearing had only been scheduled for 27
May 2025. The same applies to the utility model from the same IP right family. The
infringement proceedings had been suspended and the oral hearing before the Utility Model
Division was still pending. The applicant had thus exhausted all legal options. Above all, it
could not have taken action against the challenged embodiments any earlier. The existing
industrial property rights were in dispute before the Düsseldorf Regional Court and could not
have been asserted before the UPC. Proceedings based on these property rights were also
not equivalent to a European patent with unitary effect such as the patent in dispute.
Therefore, only the patent in dispute was relevant. After its grant, it had not unreasonably
waited to file the application. On the other hand, it was unreasonable for it to wait any longer
in view of the infringements committed by the defendant over many years. In this respect,
the order for interim measures was also objectively necessary because the patent
infringement led to market confusion and an unjustified competitive relationship. A patent
proprietor does not have to accept these impairments until a decision on the merits is
reached.
At the oral hearing, the applicant additionally argued that it suffered damages essentially due
to the fact that the money was not primarily earned with the contested tools, but above all
with the furniture feet. Customers of the challenged tools would only purchase furniture feet
from the applicant that were compatible with the tool and would continue to do so beyond the
term of protection of the patent in dispute in order to be able to use the tool once it had been
acquired. She, the applicant, sells the furniture feet compatible with her tool for an average
of EUR 1.50, the defendant
17
for an average of EUR 0.50. It is also known from out-of-court discussions that the defendant
sells around 1,000 associated furniture legs per tool sold per year. Based on the number of
750 tools sold, as communicated by the defendant, the applicant suffers an annual loss of
the equivalent of around EUR 1 million through the sale of furniture feet compatible with the
tool. This is not only the damage from the indirect patent infringement, but also the
consequential damage from the direct patent infringement. These damages could hardly be
compensated because of the difficulties in clarifying the circumstances of use of the end
customers due to the intermediary of the defendant, X, and in proving the causality between
indirect infringement and subsequent direct infringement.
DEFENDANT
The defendant is of the opinion that the application for interim measures is already
inadmissible. A mandatory requirement is a precise specification of the provisional measures
requested by the applicant. The submission of the application does not fulfil this requirement
because it only suggests that certain measures be ordered and thus places these at the
discretion of the court.
The applicant is also not entitled to make a claim. In the proceedings before the Düsseldorf
Regional Court, the defendant argued that it had received all industrial property rights from
Designerscope Limited NZ. An effective transfer of the patent in dispute to the applicant is
disputed.
With regard to the interpretation of the patent claims, the defendant believes that, in addition
to the tool, it is not the entire height-adjustable leg and even less the table that is the subject
matter of claim 1, but only the coupling. Apart from that, it is a matter of purpose statements.
Insofar as the claims required that the drive element and the output element had to be gear
wheels, this was based on an incorrect translation of the original English version. Instead, it
merely had to be a rotary gear. Furthermore, a tool according to the invention must be
"complementary" to the coupling in order to maintain the engagement between the drive and
output elements during the interaction. It is not sufficient for the two elements to be able to
engage. Rather, this requires that the engagement is also maintained against the acting
forces. The tool and coupling must be able to maintain the engagement between the drive
and output elements, i.e. to secure them axially and laterally, without the aid of muscle
power or other means. Insofar as the claims then also required that the motor be arranged
between the handle and the drive element, the broadest possible meaning was to be
attributed to this feature in the absence of any restrictions. The motor must be arranged
somewhere between the outer limits of the handle and the drive element, this could also be
in the handle.
18
The challenged embodiments did not realise all the features of the patent claims. According
to the applicant's narrow understanding of the translation of the term "gears", the coupling
does not have an output element in the form of a gearwheel. The teeth present are not part
of a gearwheel, but are attached directly to the tube. Moreover, the contested embodiments
1 and 2 did not have a mouth formed at the front of the tool complementary to the coupling of
the height-adjustable leg in order to maintain the engagement between the drive element of
the tool and the output element of the coupling when transmitting the torque. The opening of
the jaw is somewhat elongated compared to the cylindrical toothing of the coupling. If the jaw
of the tool engages around the coupling, the gears of the drive element do not automatically
mesh with the toothing of the coupling, which acts as the output element. There is also no
other mechanism that maintains the engagement. Therefore, there was also no engagement
between the tool and the coupling in the axial upward direction.
The defendant claims that the contested embodiment 1 was neither manufactured, nor
offered, placed on the market, used or imported or possessed for these purposes. There is
simply no use. Exhibit ASt 16 is an image of a prototype that was replaced more than three
years ago by the contested embodiment 2. Offers made by the defendant were obviously not
directed at the contested embodiment 1, which the defendant could also not supply or place
on the market.
The defendant is of the opinion that a direct infringement of claim 1 also fails because tools
and feet are sold as independent products. The defendant should be referred to indirect
infringement. However, the coupling in the form of the base foot is not protected as such and
has been on the market for a long time. Therefore, an absolute prohibition in the case of an
indirect infringement of the patent in dispute would be disproportionate. A patent-free use is
quite conceivable. The challenged feet could easily be operated with a commercially
available spanner or pipe spanner or even turned by hand. Customers would regularly
refrain from purchasing the contested tool. The contested tool, on the other hand, could be
used to adjust other structures fitted with teeth which are not the object of a height-adjustable
leg. Furthermore, the warning notice requested in the alternative was too
extensive and the amount of the contractual penalty was unreasonable.
Furthermore, the legal status is not sufficiently secured. The teaching of the patent in suit
was not disclosed in an executable manner and was based on an inadmissible extension. In
any event, the patent in suit was not patentable.
Finally, the order for interim measures was neither objectively necessary nor urgent in terms
of time and the necessary balancing of interests w a s also in favour of the defendant. The
applicant had not submitted any arguments as to why her
19
interests could not also be safeguarded in an action on the merits. A decision by the court in
proceedings on the merits could be expected within one year. It was not apparent that the
applicant could only be helped to assert her rights if interim measures were ordered
beforehand. Filing an application one month after the grant of a patent did not justify the
need for such measures. The applicant could also have taken action earlier before the
Unified Patent Court, or in any case in summary proceedings before the national courts by
means of other property rights such as EP 603. The applicant had not submitted any
reasons for the factual necessity of interim measures. Neither would the applicant lose
market share as a result of the alleged patent infringement, nor would customer relationships
be disrupted. Nothing had been submitted regarding special damages. In fact - which the
applicant disputes - only 750 units of the infringed tools had been sold in total, most recently
around 200 units per year. The total turnover amounted to approximately EUR 18,500.00.
The challenged furniture feet could also be used patent-free without the challenged tools.
There were no disadvantages that could not be compensated for in the main proceedings.
Since the defendant had already been on the market for many years with the contested
products, nothing had changed as a result of the grant of the patent in dispute. Market
confusion had not occurred. The applicant did not have its own patent-compliant product in
its programme. However, a mere competitive situation was not sufficient for the granting of
interim measures.
At the hearing, the defendant disputed the applicant's assertion that the customers of a tool
subsequently only purchase the furniture feet compatible with this tool. There was no such
dependency of sales. For example, the defendant's sales of the contested tool had
increased in the past, but not the sales of the compatible furniture legs. Industrial furniture
and kitchen manufacturers often have no need for tools because they do not install the
kitchens and furniture. Furniture and kitchen installers, on the other hand, have to make do
with what is supplied to them. The applicant's calculation of damages is not comprehensible.
It - the defendant - only sells around 200,000 of the disputed furniture legs per year. It also
delivered to X. It is unclear to whom X supplies the tools and furniture legs and how they are
used.
20
REASONS FOR THE ORDER
The application for an order for interim measures is admissible, but is not successful on the
merits.
Pursuant to Art. 62(2) UPCA, the ordering of provisional measures is at the discretion of the
court after weighing up the interests of the parties. Pursuant to Rule 211(2) RoP in
conjunction with Art. 62(1) UPCA, it is a prerequisite that it is predominantly probable that the
applicant is entitled to initiate proceedings and that the patent will be infringed. Furthermore,
the court must not consider it to be overwhelmingly probable that the patent is not valid (UPC
Court of Appeal, order of 26 February 2024, UPC_CoA_335/2023 - NanoString
Technologies and others v. 10x Genomics and others; order of 25 September 2024,
UPC_CoA_182/2024 - Ortovox Sportartikel v. Mammut Sports Group and others).
In the case in dispute, it must be assumed that the application for interim measures is
admissible, in particular that the applicant is entitled to bring the matter before the court. It is
also largely probable that the patent in dispute has been infringed. However, the balancing of
interests leads to the conclusion that the order for interim measures is not necessary.
A
The application for interim measures is admissible.
I.
The petitioner is entitled to bring an action before the court pursuant to Art. 47 (1) UPCA.
Pursuant to Rule 8 (4) RoP, it is to be treated as the proprietor of the patent in suit because
it is listed as such in the Register for Unitary Patent Protection.
The defendant does not deny this either. It merely argues that the petitioner was not entitled
to apply for registration of the unitary effect of the patent in dispute due to a lack of
substantive legal entitlement to the patent. However, the defendant is not able to prevail with
this argument.
Rule 8(4) RoP establishes the irrebuttable presumption that the person entered in the
Register for unitary patent protection is also the proprietor of the IP right and thus authorised
to institute proceedings. This is the reverse of Rule 8(5)(c) RoP, according to which the
presumption that the person entered in the Register is also the substantive proprietor of the
European patent is rebuttable. Rule 8(4) RoP does not contain such a provision.
Accordingly, entry in the Register is sufficient for the right to institute proceedings for an
action or summary proceedings based on a European patent with unitary effect pursuant to
Art. 47(1) UPCA.
21
II.
The applicant's request for interim measures is sufficiently specific. This is not lacking
because the applicant merely suggests that the court order certain interim measures.
Like Rule 211(1) RoP, Art. 62(1) and (3) UPCA leaves the ordering of provisional measures
to the discretion of the court ("may"). It is not only at the discretion of the court whether a
provisional measure is ordered, but also which measure is necessary. (v. Falck/Dorn in:
Tilmann/Plassmann, Einheitspatent, Einheitliches Patentgericht, 1st ed. 2024, Rule 211 RoP
para. 1; cf. also Schacht in: Luginbühl/Hüttermann, Unitary Patent System, 1st ed. 2024,
Rule 211 RoP para. 5). However, this does not mean that the court orders the measures it
considers necessary if these are not requested as such by the applicant. Rather, the exact
wording of the prohibition or other measure to be issued is left to the UPC (Schacht loc. cit.).
Nevertheless, an application directed at the measure to be adopted is required, whereby
minor inaccuracies in the wording of the application have no effect (Schacht loc. cit.).
The applicant's request fulfils these requirements. Even if it only suggests a specific
measure, this is to be understood as an application. The application is also so clearly
defined and precisely worded that the framework within which the defendant has to defend
itself and the court has to decide is sufficiently clear.
B
It is predominantly probable that the patent in dispute is infringed by the defendant. The offer
and distribution of the challenged embodiments constitute in part a direct and indirect
infringement of the patent in suit. In any case, there is a risk of first infringement. Only
insofar as the challenged embodiment 3 is offered and supplied in isolation without the
challenged tools, an indirect infringement cannot be assumed.
I.
The applicant is to be regarded as entitled to make a claim. As the registered proprietor of the
patent in dispute, it is entitled to assert a claim for injunctive relief for patent infringement.
The right to appeal to the Unified Patent Court pursuant to Art. 47 UPCA must be
distinguished from the substantive ownership of a claim under the patent. The defendant has
denied the latter on the grounds that it disputes the validity of the transfer of the patent in
dispute to the applicant. However, its denial is irrelevant. This follows from Rule 8 (4) RoP.
22
As explained above, Rule 8(4) RoP contains the irrebuttable presumption that the registered
proprietor of a European patent with unitary effect is to be regarded as the patent proprietor
and thus as authorised to institute proceedings. In addition, however, Rule 8(4) RoP also
leads to the irrebuttable presumption that the person registered as the proprietor of a
European patent with unitary effect is also to be regarded as the person entitled under
substantive law.
Rule 8(4) RoP is part of the provision on the parties and their representation before the
Unified Patent Court and concretises Art. 47 UPCA. This provision in turn determines who is
authorised to bring proceedings before the Unified Patent Court. However, it does not
contain any provisions on the substantive legal entitlement to the patent. Accordingly, Rule 8
RoP also only has a procedural regulatory content. This is consistent because the Rules of
Procedure basically only regulate the proceedings before the Unified Patent Court, while the
entitlement to the patent as part of the property and the substantive claims arising therefrom
are regulated by Regulation (EU) 1257/2012 of 17 December 2012 (Patent Regulation), the
UPCA and, in addition, by national law (see Tilmann in: Tilmann/Plassmann, Unitary Patent,
Unified Patent Court, 1st ed. 2024, Rule 8 para. 11). Nevertheless, in addition to the
question of the right to bring proceedings, the provision also has an impact on the
substantive legal entitlement of a party.
Rule 8 (4) RoP generally orders that the registered proprietor is treated as the actual
proprietor for the purposes of the proceedings covered by the Rules of Procedure. However,
since the actual proprietor is regularly also the proprietor of the rights under the patent, in
particular the claims for patent infringement, the presumption of entitlement under Rule 8 (4)
RoP also applies. From a procedural point of view, the court is relieved of the obligation to
investigate a dispute between the parties regarding the entitlement to claim based on the
ownership of the patent and to clarify who the actual owner of the asserted patent is (see
also Tilmann in: Tilmann/Plassmann, Unitary Patent, Unified Patent Court, 1st ed. 2024,
Rule 8 para.
10). The general purpose of Rule 8(4) RoP (and also of Rule 8(5)(c) RoP) is to keep the
proceedings before the Unified Patent Court free from disputes about the substantive
ownership of a European patent, irrespective of whether the ownership is relevant for the
right to bring proceedings or the entitlement to claim, by establishing the irrebuttable (and in
the case of paragraph (5)(c) the rebuttable) presumption that the registered proprietor is also
the actual proprietor.
In the case in dispute, the applicant is deemed to be the proprietor of the patent in suit
pursuant to Rule 8 (4) RoP and thus also entitled to make a claim. This is because,
according to the extract from the register submitted (Annex ASt 11), she is entered in the
register as the proprietor of the patent in dispute, a European patent with unitary effect. The
denial of the validity of a possible transfer of the patent to the applicant is therefore not
justified for the aforementioned reasons.
23
This is just as irrelevant as the objection that the applicant should not have applied for
registration of the unitary effect. None of this changes the entry of the applicant in the
register and the associated presumption pursuant to Rule 8 (4) RoP that the applicant is also
the actual proprietor of the patent in suit and is therefore entitled to the claims under the
patent.
II.
The invention of the patent in suit relates to a device for adjusting a height-adjustable leg for
levelling or adjusting the height of a cabinet, such as a kitchen, bathroom or laundry cabinet
or a (household) appliance or any other object requiring height or level adjustment. It also
relates to a tool for adjusting the height of a height-adjustable leg via a coupling (paragraph
[0001]; paragraph references without further reference are those of the patent in suit).
With regard to the prior art on which the invention is based, the patent in suit states that
height-adjustable legs are already known which are used to support cabinets, appliances,
furniture or the like. They typically comprise a vertically extending threaded shaft which is
received in a corresponding threaded base which is attached to an appliance or cabinet
whose height is to be adjusted or levelled. The base is attached to the object so that rotation
of the shaft causes a foot of the leg to move axially relative to the base to adjust the height of
the object supported by the foot. To rotate or pivot the threaded shank in the corresponding
threaded socket, the foot could have an engagement feature, such as a hexagonal or square
profile, which could be engaged by a laterally extending tool such as a spanner. Alternatively,
the foot could be rotated by the user by hand (para [0002]).
A tool used to adjust the height of the leg regularly grips the foot from a lateral direction. If
the handle of the tool, such as a spanner, is moved in an arc around or around the foot, this
movement may be impeded by neighbouring feet, equipment, walls or cabinets or the object
itself, so that the foot can only be adjusted by a series of repeated short arc lengths.
Adjusting the height of a leg may therefore require a user to disengage and re-engage the
tool and foot several times in order to rotate the foot through a sufficient amount of angular
movement within a limited arc length or angle of rotation. This is time consuming and
alignment cannot be easily achieved. Vertical as well as tangential and radial alignment is
required for re-engagement (para [0003]).
In particular, adjusting a foot that is located at the back of a cabinet or appliance can be
difficult, as an extra-long tool handle may be required to adjust the foot.
24
from the front of the cabinet. The adjustment arc for the tool handle for operation is thus
further restricted. In addition, the alignment between the mouth of the tool and the
corresponding engagement feature of a rear foot can be difficult due to lack of visibility or
accessibility. A user would regularly have to lie down on the floor to do this. Tools such as
standard spanners or screwdrivers, which are typically used to adjust height-adjustable legs,
are not specially designed for the purpose of adjusting a height-adjustable leg, so that their
use or the adjustment of the leg by hand is associated with a risk of health impairment (para.
[0004]).
There are also height-adjustable legs in which the threaded shaft is held in a threaded collar
or pinion, the height of which is fixed relative to the object to be levelled, but can be freely
rotated. In this case, the rotation of the threaded shank of the foot can be made more difficult,
for example, by a flat section on the threaded shank. The adjustment of a foot threaded shaft
and collar assembly could have similar problems for height adjustment as described
previously (para. [0005]).
With regard to the printed prior art, the patent in suit states that a fitting element for
connecting or installing a piece of furniture is known from EP 0 292 921 A2. The yoke
element has a mitre wheel, via the inner toothing of which a rod, which is provided with an
outer toothing and which can be used as a movable supporting foot or movable connecting
element, is driven. The drive of the first mitre wheel is effected by a second mitre wheel
which is associated with a tool which can be inserted into a recess on both sides of the fitting
element and can be brought into engagement with the first mitre wheel through a window in
the recess. The second mitre wheel could also be integrated into an electrically or
pneumatically operated hand tool (para. [0006]).
US 7,556,227 describes an adjustable foot for a device equipped with a rod and a pinion.
The pinion engages a gear so that rotation of the rod rotates the gear to adjust the height of
the foot. The rod is supported by the device to be held in engagement with the cogwheel and
extends to the front of the device. The adjustment of the rear foot of the device can thus be
made from the front of the device using a standard screwdriver. Since the device is equipped
with a pinion and a rod for each rear foot, the installation of this mechanism in the device is
complicated. The pinion and drive mechanism would also become redundant once the height
was set (para [0007]).
Furthermore, a tool with the features of the generic term of claim 6 is known from JP H11
270 919 A (para. [0008]).
25
Another tool for adjusting a foot or leg of an appliance is described in JP1997-206147 A. The
tool includes a ratchet mechanism having a ratchet lever or ratchet pawl for engaging with a
ratchet toothing on the shaft. The ratchet lever grips the toothing in one direction of rotation
and disengages from the toothing in the opposite direction of rotation. This allows the tool
handle to be moved forwards and backwards around the foot in a defined arc length in order
to adjust the height of the leg in one direction. However, to change the direction of
adjustment (for example, from upwards to downwards), it is necessary to switch the lever
arm of the ratchet mechanism between two positions (para. [0009]).
Finally, JP2008-213058 describes a tool for a foot similar to that in JP1997 - 206147 A,
which has a horizontally pivoting tool head to allow the tool to engage the foot around
obstacles. However, the swivelling head reduces the arc length by which the handle must be
moved in order to crank the foot for height adjustment. Similarly, it is also necessary to
switch the lever arm of the ratchet mechanism between two positions to change the direction
of adjustment (para. [0010]).
Against this background, the patent in suit regards it as a task (the technical problem) to
specify an improved device for adjusting a height-adjustable leg or an improved tool for
adjusting a height-adjustable leg.
As a solution to this problem, the patent in suit in claim 1 proposes a device with the
following features, which can be categorised as follows:
1. A device for adjusting a height-adjustable leg for supporting a cabinet, the device
comprising the following:
1.1 a coupling and
1.2 a tool;
2. the coupling (10, 30)
2.1 serves to form part of the height-adjustable leg, and
2.2 comprises an output element (13);
3. the tool (50),
3.1 comprises a drive element (51),
3.2 comprises a torque input for applying a torque to the drive element (51);
3.2.1 An electric motor serves as the torque input,
3.2.2 wherein the motor is mounted between the handle (52) and the drive
element
(51) is ordered;
4. the tool (50) and the coupling (10, 30) are designed to be complementary in
order to ensure engagement between the drive element (51) and the output
element (13)
26
to allow the drive member (51) to drive the driven member (13) to cause the
linkage (10, 30) to rotate about a longitudinal axis of the leg to adjust the height
of the leg;
5. the input element (51) and the output element (13)
5.1 are toothed wheels that mesh releasably with each other when the tool (50)
is brought into engagement with the coupling (10, 30),
5.2 have parallel axes of rotation when the gear wheel of the drive element (51)
and the gear wheel of the output element (13) are in meshing engagement;
6. the tool (50) is adapted to remain in a stationary angular position with respect to
the leg when the drive element (51) drives the output element (13).
Furthermore, in claim 6, the patent in suit proposes a tool with the following features, which
have already been reproduced in structured form:
1. A tool (50) for driving a height-adjustable leg supporting a cabinet, comprising:
1.1 a drive element (51) and
1.2 a torque input for torque transmission to the drive element (51);
2. the tool (50)
2.1 is adapted to releasably maintain engagement with the coupling (10, 30) of
the height-adjustable leg comprising the output member (13) to allow the
drive member (51) to drive the output member (13) to adjust the height of the
cabinet,
2.2 is designed to remain in a stationary angular position with respect to the
height-adjustable leg when the drive element (51) drives the output element
(13),
2.3 includes an electric motor
2.3.1 as a torque input for driving the drive element (51),
2.3.2 wherein the motor is arranged between the handle and the drive
element (51);
3. the drive element (51) is a toothed wheel which is designed to mesh detachably
with the output element (13) of the coupling (10, 30);
4. the output element (13) and the drive element (51) have parallel axes of rotation
when the gear wheel of the drive element (51) and the gear wheel of the output
element (13) are in meshing engagement.
27
III.
The parties' dispute over the understanding of the patent in suit gives rise to the following
comments on the interpretation of claim 1.
1.
According to the case law of the Court of Appeal (order of 26 February 2024, corrected by
order of 11 March 2024, CoA_335/2023 = App_576355/2023 - NanoString gg. 10x
Genomics), the following principles apply to the interpretation of claims of European patents.
The patent claim is not only the starting point, but the decisive basis for determining the
scope of protection of a European patent under Art. 69 EPC in conjunction with the Protocol
on the Interpretation of Art. 69 EPC. The interpretation of a patent claim does not depend
solely on its exact wording in the linguistic sense. Rather, the description and the drawings
must always be used as explanatory aids for the interpretation of the patent claim and not
only to resolve any ambiguities in the patent claim. However, this does not mean that the
patent claim merely serves as a guideline and that its subject matter also extends to that
which, after examination of the description and the drawings, appears to be the patent
proprietor's request for protection. The patent claim must be interpreted from the perspective
of a person skilled in the art. When applying these principles, appropriate protection for the
patent proprietor should be combined with sufficient legal certainty for third parties. These
principles for the interpretation of a patent claim apply equally to the assessment of
infringement and the legal validity of a European patent.
On this basis, the following applies to the interpretation of claim 1 of the patent in suit.
2.
The subject matter of claim 1 is a device for adjusting a height-adjustable leg for supporting
a cupboard. According to the express wording of the claim, the device comprises only two
components, namely a tool and a coupling (features 1.1 and 1.2), which are described in
more detail in the further features of the claim. However, the cabinet and the height-adjustable
leg, with the exception of the coupling, which according to feature 2.1 is intended
to be able to form part of the leg, are not part of the claimed device.
Both the cabinet and the leg, insofar as the coupling is not involved, are merely the subject
of indications of purpose, effect or function. This becomes clear from the phrases "device for
adjusting a height-adjustable leg for supporting a cabinet" (feature 1) or "coupling for forming
a part of the height-adjustable leg" (feature 1.2). Such indications of function and purpose
regularly define the object protected by the patent only to the effect that it must be suitable
for use for the function or purpose specified in the patent claim.
28
become. In this respect, they impose spatial and physical requirements on the protected
device or its components, as the device must be suitable for the stated purpose or function.
Accordingly, the coupling must only be suitable for being part of an imaginary height-adjustable
leg. Since the leg is intended to be able to support a cabinet, the tool and the
coupling must in turn be suitable for adjusting the height of this leg and thus also the cabinet,
whereby the claim is not limited to a furniture cabinet with a certain weight for lack of further
details.
3.
The driving and driven elements must be gears (feature 5.1). This translation of the term
"gears" from the original English version authoritative under Art. 70 EPC is preferable. In this
respect, it is not so much a question of whether the correct translation has been chosen, but
rather what technical meaning the skilled person attaches to the term used, which in turn is
to be determined by interpretation.
It is decisive for the understanding of the term "gear" that the patent in suit expressly defines
the term in its description ("In this specification and claims, the term
'gear' is intended to mean a rotary gear that is free to rotate continuously in at least one
direction.", para. [0173]). Accordingly, the decisive requirements are that the component is
free to rotate in at least one direction. It is not clear how this is to be achieved with a
gearbox. The defendant also does not explain in more detail how it fulfils the
The term "rotary gear" is derived from "rotary gear". Instead, only the translation "rotary gear"
appears to make technical sense.
At most, it would be conceivable that the drive element and the output element together form
a transmission. However, in conjunction with the other features of patent claim 1, it is
apparent that it is in any case a transmission consisting of two gears which can be brought
into engagement with each other in order to be able to transmit the torque applied to the
drive element to the output element. According to feature 5.2, the two elements must not
only have parallel axes of rotation, but the English version even refers to "driving member
gear" and "gear of the driven member". Translating "gear" as "transmission" in this context is
out of the question. The English term "meshed together" in connection with the driving and
driven member also better expresses the meshing of the two mechanical engineering
elements than a mere "meshing", i.e. it is in favour of understanding "gear" as a gearwheel
and not as a transmission.
The physical design of the gears forming the drive and output element is left to the skilled
person. Any cylindrical, rotatable component with an external toothing that meshes with the
toothing of the corresponding drive and output element is sufficient.
29
or output element can mesh with each other. The gear wheel is not limited to thin, disc-shaped
components, nor does it have to be a separate component that can be distinguished
from the rest of the coupling, as long as it has external teeth and fulfils its technical purpose:
The drive or output element must engage detachably with each other via their toothing so
that the output element can be driven via the rotation of the drive element. The drive and
output, i.e. the transmission of a torque, correspond to the technical function of a gearwheel,
as also required in feature groups 4 and 5.
4.
With feature 4, claim 1 requires that the tool and the coupling are complementary in order to
maintain the engagement between the driving element and the driven element. This is not to
be understood as meaning that the tool and the coupling are capable of maintaining the
engagement between the drive and output elements by themselves, so that the engagement
of the drive and output elements is secured in all directions - laterally and axially. Rather, it is
sufficient that the engagement is only secured in one direction - be it axially or laterally in
only one direction.
Since the drive and output elements are gears, the drive and output elements are in mesh
when the two gears mesh, i.e. when their teeth mesh and the output element can be driven
via the drive element, as also required by feature 4. For this purpose, the tool must be
brought into a corresponding position on the coupling. Patent claim 1 also speaks here of
"brought into engagement" (feature 5.1). In addition to the mere engagement, feature 4 also
requires that the tool and coupling are complementary in order to maintain the engagement.
The term "complementary" generally means "complementary". Accordingly, the tool and
coupling must be designed in such a way that they fit together and can therefore maintain
the engagement of the drive and output elements. In this respect, a positive fit should be
considered, in which two components fit together or interlock due to their shape in such a
way that relative movement is excluded or at least partially prevented. From a functional
point of view, this also appears to make technical sense because relative movements
between the tool and the coupling can disengage the gears. When the torque is transmitted
from the drive element to the output element, forces act in lateral directions that could lead to
a corresponding relative movement between the tool and the coupling. Similarly, since the
height of the leg is to be adjusted via the drive of the output element, forces can act in an
axial direction. These could also disengage the drive and output element during the
adjustment process. The engagement can be secured against such relative movements by a
complementary design of tool and coupling, which maintains the engagement of the drive
and output element.
30
This understanding corresponds to that of the description of the patent in suit. It states that
the tool and the coupling are complementarily adapted so that the tool is secured relative to
the coupling in an axial direction and a lateral direction when engaged with the coupling ("the
tool and the coupling are complementarily adapted so that the tool is secured relative to the
coupling in an axial direction and a lateral direction when engaged with the coupling", para.
[0025]). Paragraph [0026] is similar. However, the cited text passage only refers to individual
embodiments ("some embodiments", para. [0025], also para. [0026]). It is therefore not
possible to generalise that every device according to the patent must be designed in such a
way that the tool and coupling prevent relative movement in both the axial and lateral
directions. If a
If the "complementary" design of the tool and coupling is understood as being suitable for
securing the engagement of the drive and output element, securing in only one direction is
instead sufficient according to the teaching of the patent in suit.
This understanding also results from sub-claim 4 of the patent in suit. The meaning of a sub-claim
can, in principle, contribute to the correct interpretation of the main claim of a patent.
However, sub-claims do not normally restrict the subject matter of the main claim, but, unlike
examples of embodiments, merely show possibilities of its embodiment, possibly associated
with an additional advantage. Subclaim 4 specifies the complementary design of the tool and
coupling in more detail by ordering that the tool is fixed in an axial direction and/or a lateral
direction and/or in both axial directions during engagement with the coupling. However, if
sub-claim 4 leaves the choice to the skilled person for a complementary design of tool and
coupling as to whether he fixes the tool to the coupling in only one direction or in all
directions, the subject matter of patent claim 1 cannot be understood. It is sufficient to have a
positive fit which ensures the engagement of the tool and coupling in at least one direction.
The maintenance of the engagement in the other directions can be achieved by the skilled
person by other means - even if it is by muscle power (para. [0138]).
Such embodiments are also shown in the description of the patent in suit. Thus, according to
one embodiment shown in Figure 11, the tool for laterally aligning the tool and the foot may
comprise a lateral extension 56 to catch or rest against a laterally facing surface of the foot,
for example surface 14. This order is intended to ensure that the tool remains laterally
engaged with the foot when the foot is driven against the weight of the supported object.
(para [0133] and [0134]).
The paragraphs cited by the parties (paragraphs [0137], [0142], [0157], [0165] and [0170])
do not indicate a different assessment.
31
5.
Feature 3.2.2 of claim 1 requires that the motor is arranged between the handle and the
drive element. Thus, hand-driven tools are excluded from the teaching of the patent in suit,
as are tools with an interface for an external torque input, which is also expressly stated in
the description of the patent in suit (para. [0124]). In addition, feature 3.2.2 contains a
specification for the local positioning of a motor. This results in a tool with an axial alignment
of handle, motor and drive element in the same order.
Such an order of the motor in the vicinity of the drive element is advantageous and
technically expedient because it allows for a tool that is as narrow and elongated as possible
and that the user can handle even in cramped conditions under a cabinet. Positioning the
motor to the side of the handle or even outside the tool is impossible and would make
handling the tool more difficult. On the other hand, an order of the motor starting from the
drive element on the other side of the handle would, on the one hand, make torque
transmission to the drive element more difficult and, on the other hand, make it more difficult
to handle the tool on a handle positioned further forwards, not least because of the weight
distribution.
However, claim 1 of the patent in suit does not exclude that the motor and the handle
overlap in their axial extension in any way or that the motor is even arranged in the handle. It
is positioned between the handle and the drive element even if the handle extends beyond
the drive element and beyond the motor. In this respect, the patent in suit is not concerned
with arranging the handle, motor and drive element exactly outside the spatial limits of the
respective other components. Such an understanding cannot be inferred by the skilled
person either from the claim or from the description and drawings of the patent in suit. In
particular, the skilled person will not stop at the mere wording "between the handle and the
drive element", but will recognise that in this context it is a matter of the axial structure or the
longitudinal extension of the tool. However, such a structure does not preclude the motor
and handle from overlapping in the axial direction. This is readily compatible with the
technical purpose of the positioning of the motor mentioned at the beginning.
In this respect, it must also be taken into account that the claim neither specifies the spatial
and physical extension of the drive element and the motor nor the specific design of the
handle. For the latter, based on the term "handle", it is at most required that the user can grip
and hold the tool with one or more hands. In any case, the tool must have a suitable area for
this purpose so that the tool can be used properly. Such a handle is necessarily provided on
the outside of the tool. The motor, on the other hand, will regularly be located in a housing or
the like and thus inside the tool. On this basis, there is no obvious reason why the patent in
suit should have a
32
This should exclude the possibility of a design in which the internal motor extends axially into
the external area of the tool that functions as a handle.
Nothing else results from the description of the patent in suit. Rather, this description
indicates that the claimed teaching is distinguished from the non-inventive examples in
which the torque input is formed either by a rotatable handle or by an interface provided at a
free end of the handle for connecting a drive shaft to an external torque supply (para.
[0124]). The use of an electric motor distinguishes the teaching of the patent in suit from the
manually operated handle, and the order between the handle and the drive element
distinguishes it from a torque supply located outside the tool. However, there is no indication
that the motor and handle are arranged in a special way beyond the extent shown.
Finally, the events in the grant proceedings do not lead to a different interpretation. In the
grant proceedings, the variant of an order of the motor within the handle was deleted from
the patent in suit:
However, as the grant file is not mentioned in Art. 69 EPC, it does not in principle constitute
admissible material for interpretation (LK Düsseldorf, order of 9 April 2024, CFI_452/2023 =
ACT_589655/2023 - Ortovox Sportartikel gg. Mammut Sports and others). A European
patent cannot be interpreted on the basis of text passages that were deleted from the
description during the grant procedure. At most, statements made by the applicant or the
granting authority on the understanding of the feature of a patent claim to be interpreted
could be considered indicatively as an expert statement (LK Düsseldorf, order of 9 April 2024,
CFI_452/2023= ACT_589655/2023 - Ortovox Sportartikel gg. Mammut Sports and others).
However, this is lacking in the case in dispute. In the decision submitted as Annex ASt 9, the
Examining Division at the EPO appears to understand the order of the motor between the
handle and the drive element solely in distinction to the deleted description passage and the
order of the motor in the handle, without providing any interpretation of the patent claim.
However, as stated at the beginning, this is not sufficient.
IV.
With regard to the interpretation of claim 6, there are no deviations from claim 1, so that
reference is made without restriction to the above explanations on the interpretation of claim
1.
33
V.
The combination of the challenged embodiment 1 with the challenged embodiment 3 has all
the features of claim 1 of the patent in suit. The same applies to the combination of the
contested embodiment 2 with the contested embodiment 3. Furthermore, the contested
embodiments 1 and 2 each realise all the features of claim 6 of the patent in suit.
1.
The contested embodiment 1 and the contested embodiment 3 together realise all the
features of claim 1 of the patent in suit. This also applies to features 4 and 5.3 in dispute
between the parties.
The tool within the meaning of feature 1.2 and features 3 to 6 is formed by the contested
embodiment 1. The coupling within the meaning of features 1.1 and 2, on the other hand, is
not formed by the entire contested embodiment 3, but only by the base foot reproduced
below.
This is because, according to feature 2.1, the coupling is merely intended to form part of the
height-adjustable leg. The leg itself (with the exception of the coupling) is not the subject of
the claim and therefore not the entire embodiment 3 attacked, but only the base foot.
The drive and output elements of the contested embodiments 1 and 3 are gears within the
meaning of feature 5.1. This is undisputed for the contested embodiment 1, but also applies
to the contested embodiment 3. The base foot has a sleeve, the lower region of which has a
toothed surface. Since the axial extension of a gearwheel within the meaning of the patent in
suit is irrelevant and an integral design with other components of the coupling is also
harmless, the lower region of the sleeve of the base foot of the contested embodiment 3 is in
any case to be regarded as a gearwheel within the meaning of feature 5.1.
The contested embodiment 1 and the contested embodiment 3 are also designed in a
complementary manner in accordance with feature 4 in order to maintain the engagement
between the tool-side gears and the toothed surface of the base foot. The defendant, on the
other hand, objects that the mouth of the tool is not positioned opposite the sleeve of the
34
The base foot is somewhat elongated and, as a result, the gears on the tool side do not
automatically engage with the cylindrical teeth of this sleeve when the jaw grips the sleeve.
However, automatic engagement is not important. For a complementary design of tool and
coupling within the meaning of feature 4, it is already sufficient if the gears can be brought
into engagement with one another and the engagement is secured at least in one direction -
be it axially or laterally in only one direction. This is the case with the contested
embodiments 1 and 3. It is undisputed that the gear wheels of the tool and the toothed
surface of the base foot can be brought into engagement with each other. This engagement
is also laterally secured on three sides by the jaw opening of the tool with its lateral arms.
The fact that the engagement in the direction of the opening of the jaw must be maintained
by muscular force is harmless. It is also irrelevant that the angular position of the tool in
relation to the coupling can be changed and that at a certain point the gears become
disengaged from the coupling. The patent in suit does not require that the engagement is
secured in every direction and in every conceivable orientation of the tool.
2.
The above remarks on the realisation of the features of claim 1 by the contested
embodiments 1 and 3 apply equally to the contested embodiments 2 and 3. Tool 2 differs
from tool 1 only in that it has no rollers at the outer end of the opening area. However, this is
irrelevant for the teaching of the patent in suit. The combination of the contested
embodiments 2 and 3 realises all the features of claim 1 of the patent in suit.
3.
Finally, the contested embodiments 1 and 2 also realise the features of claim 6 of the patent
in suit. These are largely identical to the features of claim 1 insofar as the tool is concerned.
Claim 6 merely does not relate to the coupling. In all other respects, unrestricted reference
can be made to the comments on the realisation of claim 1.
VI.
It is also predominantly probable that the offer and sale of the contested embodiments by the
defendant constitute a direct infringement of the patent in suit pursuant to Art. 25 lit. a)
UPCA and an indirect patent infringement pursuant to Art. 26 UPCA, insofar as the offer and
sale of isolated base feet are not at issue.
1.
It is undisputed between the parties that the defendant manufactures the challenged
embodiments 2 and 3, offers them on its website https://www.nehl.com/n-just/ and also
places them on the market within the meaning of Art. 25 lit. a) UPCA without being
authorised to do so. Offer and Distribution of these embodiments in
combination represent with
35
is more than likely a direct infringement of claim 1 of the patent in suit.
On the other hand, it cannot be successfully objected that the tools and the pedestals are
sold as independent products. Insofar as the contested embodiments 1 and 3 are advertised
together, it is a matter of offering the overall device within the meaning of patent claim 1. The
same applies to the placing on the market of the overall device insofar as both embodiments
are sold together. The defendant does not deny that the challenged embodiments 2 and 3
are also offered and marketed together.
However, the defendant also offers the contested embodiment 1 together with the contested
embodiment 3. It is undisputed that the defendant advertises the contested embodiment 1
together with the contested embodiment 3 on its website. A corresponding prospectus is
available as Annex ASt 16. The provision of such a prospectus on the website constitutes an
offering within the meaning of Art. 25 lit. a) UPCA, because interested parties are to be
induced to purchase the advertised product. Whether the defendant is actually willing or able
to deliver or whether the contested embodiment 1 is only a prototype is irrelevant for the
offering and is in any case not apparent to the interested public. Therefore, the defendant's
objection that it is obvious from a consideration of the offer and the defendant's advertising
that such a design as the challenged embodiment 2 is not offered does not apply either. Why
this should not be the case has not been explained.
Insofar as the defendant denies having manufactured, placed on the market and used the
contested embodiments 1 and 3, there is in any case a risk that the two embodiments will be
manufactured and placed on the market in the future.
Art. 62(1) UPCA also authorises provisional measures with regard to imminent patent
infringements. In order for an imminent patent infringement to be assumed, the overall
circumstances must provide concrete indications that an infringement is imminent. An
imminent infringement must be characterised by certain circumstances that indicate that,
although the infringement has not yet taken place, the potential infringer has already created
the conditions for being able to start the infringing act immediately (LK Düsseldorf, order of 6
September 2024, UPC_CFI_165/2024 - Novartis u.a../. Celltrion Healthcare u.a.).
These conditions must be assumed in the case in dispute, even if the defendant claims that
the contested embodiment 1 is only a prototype that was replaced years ago by the
contested embodiment 2. However, the defendant continues to offer the contested
embodiment 1. This makes it appear very likely that it will continue to offer the contested
embodiment 2 at a
36
corresponding demand into circulation. The defendant is also in a position to do so without
further ado. In any case, it manufactures the contested embodiment 2, from which
embodiment 1 differs only insignificantly. Production of the contested embodiment 1 appears
to be possible without any problems. This is also proven by the fact that the defendant had
already produced a prototype. Accordingly, there is nothing to prevent the defendant (and
what would have been submitted by it) from switching directly from the manufacture and sale
of the challenged embodiment 2 to that of the challenged embodiment 1.
2.
It is highly probable that the manufacture, offer and sale of the contested embodiments 1
and 2 also in themselves constitute use of the teaching of claim 6 of the patent in suit
pursuant to Art. 25 (a) UPCA. Insofar as the contested embodiment 1 is no longer
manufactured and distributed, it must be assumed that infringement is still imminent.
Reference is made to the explanations on the direct infringement of claim 1 of the patent in
suit.
3.
Furthermore, it is predominantly likely that the offer and (threatened) sale of the attacked
embodiments 1 and 2 constitute an indirect use of the teaching of patent claim 1 within the
meaning of Art. 26 (1) UPCA.
As already stated, the defendant offers the attacked embodiments 1 and 2 via its website in
the Contracting Member States and supplies them (attacked embodiment 2) or threatens a
future supply (attacked embodiment 1). The challenged tools are means which, as part of
the overall device, are suitable for using the invention and relate to an essential element of
the invention. The defendant also knows, or at least should have known, that the offerees
and purchasers of the tools will use them to utilise the invention. This is because the
contested tools can only be used sensibly with the coupling of a height-adjustable leg in
accordance with the invention. This is exactly how the use is advertised by the defendant.
4.
Finally, the offering and distribution of the contested embodiment also constitutes
3 with the base foot in the contracting member states of the UPCA is more likely than not to
constitute an indirect infringement of patent claim 1 pursuant to Art. 26 (1) UPCA, insofar as
this occurs together with one of the attacked tools.
The base foot constitutes the coupling within the meaning of claim 1, i.e. as part of the
overall device comprising the mould and the coupling it is suitable for use with the invention
and thus constitutes an essential element of this invention.
37
In any event, the defendant should have known that the challenged embodiment 3 is
intended for use of the invention by the offerees and purchasers if it offers or supplies the
challenged furniture legs together with the challenged tools.
Even if, according to the defendant's submission, the attacked furniture feet are offered and
sold as independent products, the intended use for the offered furniture feet results in
principle from the fact that the defendant refers to the use of the attacked embodiment 1 or 2
together with the furniture feet. In this respect, it is to be expected that a recipient of the offer
also intends to use the attacked embodiment 3 together with the tool in accordance with the
patent.
However, this only applies to the supply of the contested embodiment 3 if a tool in
accordance with the patent is also supplied. For then there is also the sufficiently certain
expectation that the attacked furniture feet are height-adjusted with the aid of this tool.
However, it cannot be assumed that every customer has such a tool and that the contested
furniture legs will be installed with the aid of such a tool. If the contested furniture feet are
supplied without the contested embodiment 2, it is not foreseeable with certainty that the
furniture feet will be used in accordance with the patent with such a tool. On the contrary, it is
rather to be expected that the feet will be adjusted without a corresponding tool.
The court has no doubt that the challenged embodiment 3 can also be used without a
patent. On the one hand, it is not necessary to adjust all the feet of the piece of furniture
when setting it up. However, without the need for height adjustment, there is also no need to
use a patent-compliant tool and thus also no need to use the teaching of claim 1.
Furthermore, it cannot be assumed that every purchaser of the attacked furniture feet has a
patent-compliant tool. Such a tool is also not required because the height of the furniture feet
can be adjusted by hand. This may be associated with certain difficulties. Nevertheless, it
seems likely that a not inconsiderable number of purchasers do not use a patented tool. This
is because, in the absence of standardisation, such a tool is only suitable for adjusting the
height of furniture legs of a certain type. Insofar as the furniture feet of different
manufacturers have a comparable height adjustment technology at all, they will regularly
differ in their diameter and the type of output element. Commercial customers will not have
the appropriate tools for all the different types of furniture legs. This applies even less to
consumers, who regularly purchase only a small number of pieces of furniture with height-adjustable
feet, so that the purchase of a patented tool does not appear worthwhile. It should
also be borne in mind that furniture comes in different sizes and weights. Furniture feet in
particular
38
of smaller and lighter furniture will be easy to adjust by hand and make the use of an
appropriate tool obsolete.
Insofar as the defendant primarily supplies X, nothing else arises. This customer is not a
kitchen or furniture manufacturer, so that there is no patent-compliant use on the part of X.
The considerations set out above apply to the customers of this company. It is completely
open whether they will use the contested furniture feet together with the contested tools.
C
It is irrelevant whether the patent in suit will prove to be legally valid with a high degree of
probability. In any case, after weighing up all the interests of the parties - even taking into
account the objections to the legal validity of the patent in dispute - the court does not
consider it necessary to issue interim measures despite the infringement of the patent in
dispute.
I.
Pursuant to Art. 62(2) UPCA and Rule 211(3) RoP, the court shall, at its discretion, weigh
the interests of the parties against each other, taking into account, in particular, the possible
prejudice that one of the parties could suffer from the issuance of the interim measures or
the dismissal of the application and, pursuant to Rule 211(4) RoP, also an unreasonable
delay in applying for interim measures (cf. also UPC Court of Appeal, order of 25 September
2024, UPC_CFI_182/2024 - Ortovox Sportartikel gg. Mammut Sports Group and others; LK
Munich, order of 27 August 2024, UPC_CFI_182/2024 - Ortovox Sportartikel gg.2024,
UPC_CFI_74/2024 = ACT_9216/2024 - Hand Held Products gg. Scandit; LK Düsseldorf,
order of 31 October 2024, UPC_CFI_347/2024 = ACT_37931/2024 - Valeo Electrification gg.
Magna PT and others).
However, the aspects mentioned are not an exhaustive list of the circumstances to be taken
into account when weighing up interests (see "in particular" in Art. 62 para. 2 UPCA and
Rule 211 para. 3 RoP). Rather, all relevant circumstances must be included in the balancing
of interests (LK Munich, order of 27 August 2024, UPC_CFI_74/2024 = ACT_9216/2024 -
Hand Held Products gg. Scandit). Above all, the balancing of interests must take into
account the probability of a wrong decision and also the objective urgency in the sense of
the necessity of interim measures with regard to equally possible proceedings on the merits.
All aspects must be weighed against each other in relation to each other (v. Falck/Dorn in:
Unitary Patent, Unified Patent Court, 1st ed. 2024: Rule 211 RoP para. 28).
The need to also take these aspects into account when weighing up interests arises from the
relationship between the interim injunction proceedings under Rule 206 et seq. RoP to
possible proceedings on the merits. In terms of procedural law
39
In this respect, the main proceedings are the rule, while the summary proceedings with their
summary examination and the possibility of subsequent legal defence are the exception (LK
Düsseldorf, order of 31 October 2024, UPC_CFI_347/2024 = ACT_37931/2024 - Valeo
Electrification/Magna PT and others). This relationship follows directly from the provisional
nature of the order for interim measures. The aim is to provisionally secure the rights of the
patent proprietor until the conclusion of the main proceedings. In principle, however, there is
a risk that the order for interim measures will subsequently prove to be incorrect and the
defendant will be wrongly prohibited from doing business because only a summary
examination is carried out and the defendant is limited in his legal protection options due to
the urgent nature of the proceedings. If, on the other hand, the order for interim measures is
refused, the applicant is not left without rights, but can take the route provided for by the
Rules of Procedure anyway and enforce his claims in the main proceedings.
On the basis of these assessments, the interests of the parties must be weighed against the
question of whether it is necessary and appropriate to issue interim measures with regard to
the subsequent decision in the main proceedings, i.e. whether it is unreasonable for the
applicant to wait until the conclusion of the main proceedings to enforce his claims in view of
the risk of an erroneous order for interim measures and the associated effects for the
defendant on the one hand and the impairments associated with the continuation of the
patent infringement until a decision on the merits on the other (LK Düsseldorf, order v. 31
October 2024, UPC_CFI_347/2024 = ACT_37931/2024 - Valeo Electrification gg. Magna PT
and others; v. Falck/Dorn in: Unitary Patent, Unified Patent Court, 1st ed. 2024: Rule 211
RoP Rn
25). As is also indirectly apparent from Rule 206 (2) (c) and (d) RoP, a reason must be made
credible that an interim measure is required that orders behaviour before the final decision
that can only be definitively ordered with the decision on the merits. This is precisely why the
court must also take into account any unreasonable delay on the part of the applicant
pursuant to Rule 211 (4) RoP (v. Falck/Dorn in: Unitary Patent, Unified Patent Court, 1st ed.
2024: Rule 211 RoP para. 25). Special circumstances are therefore required which make the
matter appear objectively urgent and make it unreasonable to wait for a decision on the
merits.
These special circumstances can be justified by extraordinary damages that the authorised
party is likely to suffer as a result of the patent infringement until a first-instance decision on
the merits. It is true that irreparable damage is not a necessary prerequisite for the ordering
of provisional measures (UPC Court of Appeal, order of 25 September 2024,
UPC_CoA_182/2024 - Ortovox Sportartikel gg. Mammut Sports Group and others; ECJ,
decision of 28 April 2022, C-44/21, para. 32 - Phoenix/Harting). However, it must be taken
into account that every patent infringement and the time delay associated with its
prosecution in the main proceedings until an injunction decision at first instance is typically
associated with a time delay.
40
limited continuation of the impairment of the applicant's rights. According to the interpretation
of the law, these impairments are to be accepted in principle, unless special circumstances
arise that make interim measures appear necessary and required (LK Düsseldorf, order of 31
October 2024, UPC_CFI_347/2024
= ACT_37931/2024 - Valeo Electrification gg. Magna PT and others). In any case, there
must be special circumstances for the adoption of interim measures that make it appear
unreasonable to wait for a decision in the main proceedings.
Such special circumstances may be, for example, that the infringing product is a seasonal
article and waiting for the main proceedings would result in the business of an entire season
being affected (see LK Düsseldorf, order of 9 April 2024, UPC_CFI_452/2023 =
ACT_589655/2023 - Ortovox Sportartikel gg. Mammut Sports et al.), or that the infringing
product is a product that has been adapted to the needs of the customer by means of a
longer-lasting process, which can no longer be easily replaced by a product of the patent
holder after the conclusion of the supply agreement (see LK Düsseldorf, order of 31 October
2024, UPC_CFI_347/2024 = ACT_37931/2024 - Valeo Electrification gg. Magna PT and
others). It is also conceivable, for example, that the term of protection of the patent is about
to expire and that waiting for main proceedings would mean that the patent proprietor would
no longer be able to enforce its claim for injunctive relief at all. It is also possible that the
infringing product is offered at a significantly lower price than the patentee's product and that
there are other circumstances that make it unreasonable for the patentee to wait until a first
instance decision on the merits, for example because the lower prices are perpetuated by
setting fixed prices or agreeing discount agreements and a price erosion sets in that cannot
be corrected or because it is a one-off sales campaign that deprives the patentee of
customers on a large scale.
II.
Measured against these principles, the applicant's interest in obtaining an interim injunction
does not outweigh the respondent's interest in clarifying the matter in proceedings on the
merits. The applicant can reasonably be expected to await the decision in such main
proceedings, which could have been expected in the second half of 2025 if the applicant had
brought an action on the merits instead of an application for interim measures.
1.
The balancing of interests cannot be carried out separately from the interim measures that
the court can order pursuant to Art. 62(1) and (3) UPCA and Rule 211(1). In the case in
dispute, the applicant seeks the issuance of an interim prohibition order pursuant to Art.
62(1) UPCA and Rule 211(1)(a) RoP. However, in this respect
41
different embodiments and infringing acts.
An unrestricted prohibition order can be considered with regard to the manufacture, offer and
sale of the combination of the contested tool and the contested base. The same applies to
the offer and sale of the contested tools alone, because they can only be used in
accordance with the patent.
With regard to the contested base feet, however, a prohibition per se, which would
completely prohibit the offer and sale of this embodiment, cannot be imposed from the
outset. This is because the contested embodiment 3 can in principle be used patent-free.
This possibility of patent-free use cannot be prohibited to the defendant. However, a limited
prohibition not to offer or supply the challenged embodiment without a warning or the
acceptance of a contractual penalty promise is also out of the question. This is because an
indirect patent infringement only appears predominantly probable if the attacked
embodiment 3 was offered or supplied together with the attacked tools. In contrast, indirect
patent infringement cannot be assumed for the isolated supply of the attacked embodiment
3. However, it would then be sufficient to prohibit the applicant from offering or supplying the
attacked embodiment 3 together with the attacked embodiment 1 or 2.
2.
The applicant has not presented any reasons that make the adoption of interim measures
appear necessary from a factual point of view. She bears the burden of presentation and
proof for the facts justifying the necessity of the interim measure, Rule 206 (2) (d) RoP.
a)
The applicant has not submitted in writing any extraordinary damages that could be caused
by the further distribution of the contested designs until a decision on the merits at first
instance. They cannot be established even after her further submission at the hearing.
aa)
First of all, it must be taken into account that the isolated sale of the contested plinth feet is
possible without a patent and cannot be considered for a damage assessment.
bb)
With regard to the challenged tools, the defendant claimed to have sold a total of around 750
units, most recently around 200 units per year, with a total turnover of EUR 18,500. The
applicant disputed this submission. However, she herself has
42
only stated at the hearing that it had sold a total of around 3,600 of its own tools.
Accordingly, the defendant's market share is significantly smaller and, when viewed in
isolation, does not lead to any significant damage on the part of the applicant. In addition,
even in the event of a ban on the further distribution of the challenged tools, the applicant
would not be able to take over the market share of the defendant without further ado. Not
only is the applicant in competition with the suppliers of other tools for adjusting the height of
furniture legs, with whom it must compete for this market share, but the applicant's tools are
also not compatible with the plinth feet sold by the defendant. Customers of the contested
embodiment 3 will not purchase the applicant's tools to adjust the plinth feet.
cc)
The applicant therefore also argued for the first time at the hearing that the money was not
earned with the tools and that the damage directly associated with the sale of these tools
was not decisive. Rather, it was the furniture feet that mattered. This is because customers
of the challenged tools, such as carpenters, kitchen fitters and installers, would continue to
purchase the defendant's furniture feet, which are compatible with this tool, in the future and
beyond the end of the term of protection of the patent. It - the applicant - sells around
330,000 furniture feet per month which are compatible with the tool it offers and sells. That is
about 4 million furniture feet per year with a turnover of about EUR 6 million at an average
price of EUR 1.50. If one assumes the number of 750 tools sold as reported by the
defendant, the applicant would suffer (consequential) damages of around EUR 1 million as a
result of the sale of the compatible furniture feet.
However, the applicant is unable to prevail with this argument. The so-called "lock-in" effect
described by the applicant cannot be established, nor can the damage calculated by the
applicant. The defendant disputed the claimant's submission in this regard at the hearing.
However, contrary to Rule 206 (2) (d) RoP, the applicant has not submitted any reliable
evidence that customers are actually tied to the defendant and the defendant's furniture legs
compatible with this tool to a significant extent by the purchase of a challenged tool and that
the applicant thereby suffers the damage alleged by it.
Rather, it is plausible that it depends on the respective customer whether they have a tool for
adjusting furniture legs at all and then purchase compatible furniture legs. Consumers are
excluded from this consideration from the outset because they generally do not have tools
for adjusting furniture legs, do not buy them for the one-off installation of a kitchen or
individual pieces of furniture and only rarely purchase furniture legs in isolation. Companies
that do have and use tools for adjusting the height of furniture legs are generally those that
do,
43
who install kitchens and furniture. If these are service providers for the kitchen and furniture
retail trade, such as joineries, they will not purchase furniture legs either. They assemble the
kitchens and furniture as they are supplied by the retailer. If in doubt, they have various tools
to adjust the different types of furniture legs. The decision as to which furniture legs are used
is made by the furniture or kitchen builder. However, if they do not assemble the kitchens
and furniture themselves because they sell them as an industrial manufacturer or because a
service provider or even the private end customer does this themselves, they will have no
particular interest in purchasing or installing furniture legs depending on a specific tool for
adjusting these legs. Ultimately, the price for purchasing the furniture legs will be relevant for
him. A certain degree of customer loyalty would therefore only be conceivable for carpenters
and other furniture and kitchen manufacturers who assemble the furniture and kitchens they
produce themselves. However, a significant "lock-in" effect cannot simply be assumed for
this segment either. Ultimately, the price of tools and the price difference in furniture legs will
also be decisive. It does not seem unlikely that a cabinet maker or kitchen fitter will buy
several different tools. They may also be inclined to switch to a different supplier due to
significantly cheaper furniture legs, with the consideration that the purchase of a tool from
this supplier will soon pay for itself.
The applicant has not made any specific comments on all of this. It is not clear to what
extent furniture legs are actually purchased by customers who install the kitchens and
furniture they manufacture themselves. In no case will it be possible to draw direct
conclusions from the number of furniture legs sold that are compatible with the applicant's
tool as to the extent to which sales of the contested embodiment 3 are generated by the sale
of the contested embodiment 2. Even less can it be deduced from this that this is
accompanied by extraordinary damage on the part of the applicant. The defendant has also
pointed out that it sells the attacked embodiments to X. This company is neither active in the
production nor in the trade of furniture and kitchens, nor is it involved in their installation. It
appears to be ruled out that X obtains the challenged embodiment 3 from the defendant
because it also previously acquired the challenged embodiment 2. However, it is unclear
which customers X has and for what reasons they purchase the contested furniture legs. It is
not apparent that sales of the contested embodiment 3 are dependent on the number of
contested embodiments 2 sold. This is also contradicted by the fact that the defendant
submitted undisputedly at the oral hearing that the turnover generated by it with the attacked
tool increased in the past, whereas the turnover with the attacked furniture legs stagnated. A
"lock-in" effect on the part of the defendant cannot be established.
The mere fact that the defendant and its customer, X, continue to distribute the contested
designs does not suggest that it is a matter of
44
is such a profitable business that the applicant will suffer extraordinary damage.
dd)
At the hearing, the applicant further argued that the subsequent calculation and enforcement
of the damage caused by the distribution of the contested designs was associated with
difficulties, so that it could not reasonably be expected to wait until a decision in the main
proceedings. The damage from the indirect infringement was to be based on the use by the
customers, which could hardly be clarified. This applies all the more if the customers of the
X had to be taken into account. Likewise, the consequential damages associated with the
direct infringement could hardly be clarified by the subsequent distribution of the challenged
embodiment 3. The enforcement of a recall claim would also be associated with a loss of
reputation on the part of the applicant, which would also be contrary to reasonableness.
These objections also do not weigh in the applicant's favour when weighing up the interests
at stake. The applicant merely lists the typical consequences of legal enforcement for direct
and indirect patent infringement. These are not special circumstances that make it
unreasonable to wait until a first instance decision on the merits. Above all, no case law of
the Unified Patent Court has yet been established on the question of which damages are to
be regarded as based on contributory patent infringement and are to be compensated. The
uncertainties associated with this, as well as the effort involved in clarifying consequential
damages, do not make it unreasonable to wait until a first-instance decision on the merits.
b)
For special circumstances, the applicant further argues in its pleadings that even if the
patent infringement itself may not be sufficient for a substantive necessity of interim
measures, it is nevertheless unreasonable for the patent proprietor to accept the market
confusion associated with the sale of the infringing product alongside the original product
and a competitive relationship unjustifiably established by the patent infringement. However,
the applicant only submits abstractly possible circumstances which are supposed to justify
the necessity of interim measures. However, there is a lack of specific circumstances for the
individual case at hand. The applicant has provided no evidence that market confusion has
actually occurred and what this confusion is supposed to consist of. However, to the extent
that the applicant wishes to rely on the fact that a patent infringement is regularly
accompanied by market confusion and an unjustified competitive relationship, this does not
constitute special circumstances that make it appear unreasonable to wait for a decision on
the merits.
45
Apart from this, market confusion and an unacceptable competitive relationship cannot be
assumed in the case in dispute. The defendant has already been on the market for many
years with the contested designs. A major customer of the challenged products is X, which
resells the products under its trade mark. However, market confusion cannot have occurred
with regard to X because it is aware of the property rights situation. It is even a party to the
proceedings before the Düsseldorf Regional Court. As far as the other customers are
concerned, it is not apparent that they have any idea of the applicant's products and that a
misconception about the original product has now arisen as a result of the long-standing
distribution of the attacked embodiments.
Finally, it cannot be assumed without further substantiation that a preliminary injunction
would change the competitive situation on the market for height-adjustable furniture legs and
the tools required for this. The challenged furniture legs are in principle patent-free anyway,
as long as they are not offered or supplied with patent-compliant tools. As far as the tools
are concerned, there are - as already mentioned - other suppliers of tools of a different
design on the market, so that the applicant is still in competition.
c)
When weighing up the interests of the defendant, it must be taken into account that it has
been on the market with the challenged products for many years and has a regular customer
for its products in X. This established supply relationship would be destroyed if the defendant
were now temporarily prohibited from selling the challenged products. The disproportion
between the defendant's long-standing market presence with the challenged products and
the patent infringement now asserted by way of interim relief arises from the fact that the
patent in dispute was not granted until July 2024 and thus about ten years after its filing
date. The reason for this is that the patent in suit is based on a divisional application that the
applicant only filed for grant at a late stage. Even if the applicant is thus only making use of
the legal options available to it under patent law, it cannot be completely disregarded when
weighing up the interests involved whether an infringer only enters the market with its
product after the patent has been granted or the patent is only granted after the infringing
product has been on the market for many years. In the former case, the infringer appears
less worthy of protection than in the latter case, because he could certainly foresee the
patent infringement.
3.
The applicant's interest in finally obtaining an injunction under the aspect of temporal
urgency in order to be able to counter the further distribution of the challenged designs does
not outweigh the lack of factual necessity for the adoption of interim measures. Rather, in the
case in dispute it appears
46
It was also not necessary from a temporal point of view to prohibit the defendant from
offering and distributing the challenged embodiments.
a)
The applicant cannot be accused of having waited unreasonably to enforce the patent in suit
by way of an application for interim measures. The period of waiting within the meaning of
Rule 211(4) RoP is to be measured from the date on which the applicant has or should have
had such knowledge of the infringement as to enable him to file a request for provisional
measures under Rule 206(2) RoP with a prospect of success (UPC Court of Appeal, order of
25 September 2024, UPC_CFI_182/2024 - Ortovox Sportartikel v Mammut Sports Group
and others). Since the reference to the grant of the patent was not published until 3 July
2024 and the application for unitary effect was not granted until the decision of 12 July 2024,
it was only from one of these dates that knowledge of an infringement could exist and an
application for interim measures could be initiated. This application was filed on 26 July 2024
and thus without undue delay.
However, the mere fact that the applicant was in a position to apply for interim measures
within one month of the grant of the patent and did not wait unreasonably does not in itself
establish objective urgency and thus the need for interim measures (see LK Düsseldorf,
order of 31 October 2024, UPC_CFI_347/2024 = ACT_37931/2024 - Valeo Electrification gg.
Magna PT and others; v. Falck/Dorn in: Unitary Patent, Unified Patent Court, 1st ed. 2024:
Rule 211 RoP para. 25). Rule 211 (4) RoP links the requirement of objective urgency with
the subjective right of the applicant. The provision expresses the fact that an applicant
whose behaviour already subjectively indicates that he is not in a hurry cannot expect any
help from an order for interim measures. The reverse conclusion, however, that interim
measures are to be ordered just because the applicant is in a hurry, does not apply. Rather,
the order for interim measures must also be objectively urgent.
b)
Therefore, the applicant in the dispute also relies on the fact that it had already brought an
action against the challenged embodiments before the Düsseldorf Regional Court in
November 2021 on the basis of EP 603, but that these proceedings were suspended and,
after EP 603 was upheld to a limited extent in November 2023, a new date for oral
proceedings was not scheduled until May 2025. It had thus exhausted all legal options, so
that in view of the defendant's years of infringements of its - the applicant's - property rights,
it could no longer reasonably be expected to wait any longer.
47
This is not convincing. It is true that EP 603, like the other utility model pending before the
Düsseldorf Regional Court, belongs to the same family of industrial property rights as the
patent in suit. Nevertheless, these are different industrial property rights with a different
scope of protection. A possible infringement of these property rights is therefore not in
principle able to justify the urgency of proceedings arising from the patent in dispute. Even
less can the duration of the proceedings before the Düsseldorf Regional Court justify
urgency in the present proceedings, because it is not clear why the failure, for whatever
reason, to enforce other property rights than the patent in dispute before the Düsseldorf
Regional Court should be to the detriment of the defendant. Rather, it is the applicant's risk
that it has not yet been able to enforce the other property rights of the property right family
before the Düsseldorf Regional Court. Whether there would not even have been ways to
enforce the other property rights earlier does not need to be decided against this
background.
4.
If, as in the case in dispute, the weighing of interests leads to the conclusion that the order of
provisional measures is not necessary, the legal validity of the patent in dispute is no longer
relevant. Irrespective of this, the court has doubts about the novelty of the patent in dispute,
which carry additional weight in the balancing of interests and also prevent an order for
provisional measures.
a)
The doubts as to the novelty of the patent in suit cannot be dispelled simply by referring to
the fact that the defendant participated in the grant procedure with objections and that the
European Patent Office nevertheless granted the patent in suit (cf. Annex ASt 9). This may
represent a favourable prognosis for the outcome of the opposition proceedings for the
applicant. Similarly, statements made by the European Patent Office in the grant
proceedings may be regarded as expert opinions which the court must consider. However, it
must be taken into account that, in addition to the opposition proceedings, an action for
revocation is also pending before the Central Chamber in Munich, for the outcome of which
the grant of the patent in dispute by the European Patent Office is not indicative. In any
case, the court must form its own judgement of the legal situation. If reasonable objections to
patentability cannot be dismissed out of hand, doubts as to the legal status are appropriate,
which weigh in favour of the defendant in the balancing of interests.
b)
Doubts as to the novelty of the teaching of the patent in suit are substantiated in the case in
dispute by EP 0 904 899 A2 (= D8), from which Figures 1 and 2 are reproduced below.
48
It is - rightly - largely undisputed between the parties that D8 discloses features 1.1 to 3.2.1
and 4 to 6 of claim 1 (features 1.1 to 2.3.1 and 3. and 4. of claim 6) of the patent in suit.
However, it can also be argued with good reason that D8 discloses feature 3.2.2 (feature
2.3.2 of claim 6), according to which the motor must be arranged between the handle and
the drive element. It is true that the description of the first embodiment of D8 states that the
handle 10 accommodates the motor 12 in its interior. However, this does not exclude the
teaching of the patent in suit when correctly interpreted. According to the teaching of claims
1 and 6 of the patent in suit, the handle and the motor can certainly overlap as long as the
handle extends beyond the motor on the other side of the drive element. This is directly and
clearly disclosed in Figures 1 and 2 of D8. D8 only distinguishes between the housing 10
forming the handle itself and the part 20 for the engagement and for actuating the nut.
However, according to Figures 1 and 2 of D8, the housing 10 extends axially beyond the
motor 11. In addition, the rear area of the housing can be unambiguously understood as a
handle because it is undoubtedly suitable for holding and handling the tool with one hand. If
the tool is gripped with one hand in this rear area of the housing 10, the user can still move
the switch 12 for starting up the tool with his thumb. He also has a larger lever to better
counteract the torque when operating the tool. However, this rear area of the housing with
the handle extends well beyond the motor 11. The fact that the
49
The fact that the tool can also be (additionally) gripped in other areas of the housing is
irrelevant.
Insofar as the Examining Division at the European Patent Office has stated in response to
the objections of third parties that all the cited documents and thus also D8 do not disclose
feature 3.2.2, this is not sufficient to dispel the existing doubts. The examining division
appears to have interpreted feature 3.2.2 with a view to deleting the alternative order of the
motor within the handle. However, the specific reasons for the Examining Division's decision
to grant the patent remain open because it does not provide any explanations on the
interpretation of the patent in suit. There are reasonable grounds which, in the opinion of the
court, speak in favour of the interpretation advocated here, with the consequence that D8
directly and unambiguously discloses feature 3.2.2 (claim 1) and 2.3.1 (claim 6). Even if the
European Patent Office does not follow this view in the opposition proceedings, it cannot be
ruled out that the remaining doubts will lead to the cancellation of the patent in suit. The
patent in suit is challenged with an action for revocation before the central division, which will
form its own opinion on the interpretation of the patent in suit and its patentability. In this
respect, the understanding of the Examining Division is not an indication of the outcome of
the nullity proceedings.
Finally, the objection that the nut 30 shown in D8 cannot form a coupling for forming a
height-adjustable leg due to a lack of sufficient axial length and therefore a lack of axial
overlap with a threaded sleeve also remains unsuccessful; the entire device is not suitable
for setting height-adjustable legs. However, a specific height of the coupling is neither
expressly required by claim 1, nor does it result from the purpose of the coupling to serve as
part of a height-adjustable leg. In any case, the nut 30 can be used as a coupling as shown
in Figure 12 of the patent in suit.
c)
The above remarks on D8 can be applied without restriction to ITRE 20100070 A1 (= D9),
which also discloses, among other things, a tool that is even expressly described as being
usable for support means with adjustable height (para. [0008] of Annex CBH 16-D9').
According to D9, the tool and threaded body are therefore suitable for adjusting height-adjustable
legs. The D9 also explicitly discloses that a motor 41 is provided, which is
arranged within the handle 22 (para. [0050] of the appendix CBH 16-D9'). Figure 4 shows
that the handle 22 extends beyond the motor and thus discloses feature 3.2.2 (claim 1) or
feature 2.3.2 (claim 6).
D
The determination of the value in dispute in the amount of EUR 500,000.00 is based on the
last estimate made by the applicant in of the oral hearing damages by the
50
patent infringement, which makes an amount of only EUR 250,000 appear
ina p p r o p r i a t e .
ORDER
1. The application for interim measures is dismissed.
2. The applicant shall bear the costs of the proceedings.
3. The amount in dispute is set at EUR 500,000.00.
INFORMATION ON LEGAL REMEDIES
The unsuccessful party may appeal against this order to the Court of Appeal within 15
calendar days of service of this order in accordance with Art. 73 UPCA and Rule 220 (1)
RoP.
DETAILS OF THE ORDER
Order no. ORD_62433/202433
UPC number: UPC_CFI_443/2024
No. of the associated procedure Application No.: 43563/2024
Type of application: Application for interim measures (R. 206 VO)
Ulrike Voß (presiding
judge)
Dr Daniel Voß
(legally qualified judge)
Dr Walter Schober
(legally qualified judge)
Merja Heikkinen-Keinänen
(technically qualified judge)
For the Deputy Chancellor
Note:
This document is the redacted version of the order intended for the public. It is without the
signatures of the judges involved and the
Representative of the Deputy Chancellor valid.